Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2018 г. по делу N СИП-245/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента об удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель, поскольку описание полезной модели по оспариваемому патенту составлено с нарушением закона, не соответствует требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2018 г. по делу N СИП-245/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 19 сентября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Моторкиной К.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление Кузнецовой Елены Николаевны (Санкт-Петербург) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.02.2018 о признании патента Российской Федерации на полезную модель N 165963 недействительным.

К участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой" (ул. Коммуны, д. 67, лит. АД, пом. 1-Н, ком. 15, Санкт-Петербург, 195030, ОГРН 1127847591134).

В судебное заседание явились представители:

от Кузнецовой Е.Н. - Мохов Е.В. (по доверенности от 24.04.2018 N 78АБ4808954);

Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихин М.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-405/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Кузнецова Елена Николаевна (далее - Кузнецова Е.Н., заявитель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.02.2018 о признании патента Российской Федерации на полезную модель N 165963 недействительным.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой" (далее - общество "ДорСтрой").

В обоснование поданного заявления Кузнецова Е.Н. указала, что при рассмотрении поданного обществом "ДорСтрой" возражения, Роспатентом не было учтено, что правовых оснований для оспаривания патента Российской Федерации N 165963 не имелось. Так, по мнению Кузнецовой Е.Н., поданное возражение не содержало обоснований неправомерности выдачи патента.

В поданном в суд заявлении Кузнецова Е.Н. указала, что изложенные в возражении доводы относительно того, что описание спорного патента Российской Федерации по свидетельству Российской Федерации N 165963 не достаточно раскрывает сущность полезной модели в части выполнения отверстий в трубе, чтобы они могли реализовывать функцию по сливу воды через сами эти отверстия, основаны на предположениях ничем не обоснованы и не подтверждены. Вместе с тем, Роспатент с данным доводом возражения согласился, указав, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту не представлено сведений ни о месте расположения отверстия в стенке трубы, ни об особенностях его выполнения (форме, размере).

Также Кузнецова Е.Н. обратила внимание на то, что при принятии оспариваемого решения Роспатент необоснованно сослался на другой патентный документ по свидетельству Российской Федерации N 139129, как содержащий сведения, подтверждающие, по мнению Роспатента, неочевидность выбора места и особенностей выполнения водосливного отверстия, а также приводятся рассуждения о невозможности слива воды через отверстие при возникновении ледовой пробки в определенных местах трубы.

По мнению заявителя, содержащийся в решении Роспатента от 27.02.2018 вывод о том, что документы заявки на полезную модель, по которой был выдан оспариваемый патент Российской Федерации N 165963, не соответствует требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, является ошибочным.

Кроме того, заявитель считает, что Роспатент в нарушение пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520 (далее - Правила N 56), неправомерно не предложил внести ему изменения в формулу полезной модели по патенту Российской Федерации N 165963.

Также Кузнецова Е.Н. полагает, что Роспатент неправомерно рассмотрел возражение по пункту 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку в тексте возражения отсутствовали основания, предусмотренные указанной нормой. Вместо этого, как указывает Кузнецова Е.Н., во всех местах текста возражения податель ссылается на пункт 2 статьи 1376 ГК РФ.

Роспатентом представлен отзыв на заявление Кузнецовой Е.Н., в котором он не соглашается с изложенными в нем доводами, считает их необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Роспатент полагает, что в описании к спорному патенту отсутствуют сведения о месте расположения водосливного отверстия в стенке трубы, а также не раскрыты особенности его выполнения (форме, размере), что не позволяет сделать вывод о наличие технического результата в виде ускорения процесса погружения труб в скважину и их последующего извлечения.

Кроме того, Роспатент указывает, что для специалиста не является очевидным любое место расположения водосливного отверстия и любые особенности его выполнения в стенке трубы, для обеспечения функции по сливу воды из внутренней полости трубы.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что в описании полезной модели по патенту Российской Федерации N 165963 не содержится обоснования о возможности выполнения водосливного отверстия в любом месте трубы, любой формы и размера для достижения технического результата.

Общество "ДорСтрой" отзыв на заявление не представило.

В судебном заседании представитель заявителя доводы заявленных требований поддержал, выступил по доводам, изложенным в заявлении, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Представитель Роспатента в судебном заседании против заявленных требований возражал, просил отказать в их удовлетворении.

Общество "ДорСтрой", извещенное о времени и месте судебного разбирательства как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направило.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителя указанного третьего лица в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации на полезную модель N 165963 "Упор буровой установки, используемой при укреплении земляного сооружения" был выдан по заявке N 2016103575/03 с приоритетом от 04.02.2016 на имя Е.Н. Кузнецовой со следующей формулой:

"1. Упор буровой установки, функцией которой является укрепление земляного сооружения, выполненный в виде трубы и с возможностью использования его в качестве поддерживающего элемента буровой установки, отличающийся тем, что в трубе выполнены удерживающее отверстие и водосливное отверстие.

2. Упор по п. 1, отличающийся тем, что удерживающее отверстие выполнено прямоугольным.

3. Упор по п. 1 или 2, отличающийся тем, что удерживающее отверстие выполнено с возможностью пропуска через него крюка поворотного крана буровой установки или крюка лебедки бурового станка".

Общество "ДорСтрой" 06.10.2017 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи данного патента, мотивированным тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники (подпункт 2 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ).

При этом в возражении отмечено, что описание к оспариваемому патенту не достаточно раскрывает сущность полезной модели в части реализации признака, содержащегося в независимом пункте формулы: "в трубе выполнено водосливное отверстие". Податель возражения указал, что в данном описании не раскрыто, где должны быть расположены "водосливные отверстия", чтобы обеспечить слив воды через сами эти отверстия, а также не раскрыта специальная конструкция указанных отверстий, обеспечивающая реализацию указанной функции по сливу воды.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что если отверстия расположены выше "ледовой пробки", образующейся при замерзании воды внутри трубы, то соответственно слив воды из таких отверстий не может быть реализован. То же самое происходит для случая выполнения отверстий на уровне этой "пробки", поскольку такое выполнение приведет к замерзанию самих отверстий. В этой связи, по мнению лица, подавшего возражение, возможность достижения функции по истечению воды из внутренней полости трубы через водосливные отверстия в указанных выше условиях за счет только выполнения отверстий в трубе, а, следовательно, возможность достижения технического результата, заключающегося в ускорении извлечения труб из скважины в грунте, не является очевидной.

В возражении также отмечено, что выполнение отверстий в стенке трубы в решении, известном из патента по свидетельству российской Федерации N 139129, опубликованного 10.04.2014, приводит к достижению противоположного результата, чем тот, который указан в описании к оспариваемому патенту.

В ответ на поданное возражение патентообладателем представлен отзыв, в котором указано на возможность достижения функции по истечению воды из внутренней полости трубы именно через водосливные отверстия за счет только лишь выполнения отверстий в трубе, что является очевидным.

При этом патентообладатель отметил, что при извлечении трубы ледовая пробка не является сплошной, вода легко проникает сквозь такую пробку и вытекает из отверстия. При работах летом ледяная пробка отсутствует и вода также свободно вытекает из отверстия.

Кроме того, по мнению патентообладателя, выполненное в трубе водосливное отверстие может иметь любое, а не специальное расположение и специальную конструкцию, необходимые для достижения функции по истечению воды из внутренней полости трубы.

Также в отзыве указано, что в описании к оспариваемому патенту раскрыто, где должны быть расположены водосливные отверстия, а именно, в стенке трубы.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом принято решение от 27.02.2018 об удовлетворении возражения, поступившего 06.10.2017, патент Российской Федерации на полезную модель N 165963 признан недействительным полностью.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, Кузнецова Е.Н. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения Роспатента недействительным.

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражений против выдачи патента установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29) содержится разъяснение, согласно которому статьям 1248, 1398, 1513 ГК РФ предусмотрено, что решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 Постановление N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки (04.02.2016), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает ГК РФ, Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный N 4520 (далее - Правила N 56), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные Минэкономразвития Российской Федерации от 30.09.2015 N 701, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.12.2015, регистрационный номер N 40244 (далее - Требования).

Пунктом 1 статьи 1374 ГК РФ предусмотрено, что заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с названным Кодексом (заявителем).

Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливаются на основании этого Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (пункт 4 данной статьи).

Согласно пункту 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления; 3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании; 4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели; 5) реферат.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично, в том числе, в случае несоответствия документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В оспариваемом решении Роспатент пришел к выводу о том, что описание полезной модели по оспариваемому патенту составлено с нарушением пунктов 35 и 38 Требований, поскольку не соответствует требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 37 Требований при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержится ли в указанных документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 35 Требований в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом под сущностью заявленного технического решения в отношении изобретений и полезных моделей понимается совокупность признаков, отраженная в формуле и описании, а также, при соблюдении определенных условий, на чертежах.

Более того, сущность полезной модели выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 38 Требований в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Как следует из описания полезной модели по спорному патенту, полезная модель относится к области строительства, в том числе транспортного, дорожного и гидротехнического, и может быть использована для укрепления земляных сооружений различного назначения, в том числе насыпей земляного полотна, дамб, откосов земляных сооружений, предназначенных для строительства на них различных сооружений и т.п. объектов, возводимых на слабых, в том числе болотистых грунтах.

Техническим результатом полезной модели является ускорение процесса погружения труб в скважину и их последующего извлечения.

При этом, как указывается в описании к спорному патенту на полезную модель, процесс извлечения труб краном сопряжен с рядом неудобств. Во-первых, в процессе подъема из вязкого и глинистого грунта трубы выскальзывают из обхвата.

Во-вторых, процесс погружения труб в заранее пробуренное отверстие чреват рядом проблем при наличии близко расположенных к поверхности грунтовых водах. В частности, при бурении отверстия при низких отрицательных температурах бур проникает до уровня грунтовых вод, где вода не мерзлая. Однако, после погружения труб в отверстия, холод быстро проникает в них и вода замерзает, формируя ледовые массы внутри трубы, которые приводят к их замерзанию изнутри трубы и в процессе извлечения трубы из грунта ее приходится поднимать вместе с этими водными массами. В результате, подъем (извлечение) труб становится в условиях отрицательных температур задачей очень сложной.

Задача полезной модели согласно описанию состоит в устранении указанных проблем при одновременном сохранении всех преимуществ прототипа: снижении трудо- и материалозатрат, сокращение сроков производства работ, повышении надежности укрепления и долговечности укрепляемых конструкций при обеспечении возможности выполнения работ по укреплению земляных сооружений с откосами любой крутизны и в условиях строительства или укрепления земляных сооружений, расположенных на слабом, в том числе, болотистом основании, а также уменьшении величины упругих колебаний земляного сооружения.

При этом указанная задача и технический результат обеспечивается за счет того, что в трубе выполнено удерживающее отверстие и водосточное отверстие.

При этом в описании указано, что удерживающее отверстие выполнено прямоугольным. Удерживающее отверстие может быть выполнено с возможностью пропуска через него крюка поворотного крана буровой установки или крюка лебедки бурового станка.

В каждой из поддерживающих труб, на которые опирают буровую установку, выполняют не менее одного удерживающего и не менее одного водосточного отверстия, при этом за удерживающее отверстие цепляют с помощью троса крюк лебедки дополнительного бурового станка буровой установки и используют для извлечения и погружения труб из скважин или внутрь их, соответственно.

Таким образом, ускорение погружения труб в скважину и их последующего извлечения достигается за счет использования удерживающего отверстия, посредством которого трубу легко извлекают из скважины и погружают в скважину, а за счет наличия водосточных отверстий вода не застаивается внутри труб, когда при морозе верхний слой воды замерзает, образуя ледовую пробку, что позволяет в процессе извлечения трубы из грунта поднимать трубу без водных масс, которые вытекают через водосточные отверстия.

При этом описание полезной модели сопровождено рисунком (чертежом), который дополняет описание полезной модели и облегчает понимание сущности полезной модели и формулы полезной модели.

Где 24 - это удерживающее отверстие, а 25 - водосливные отверстия.

При таких обстоятельствах, из описания полезной модели, проиллюстрированного чертежом, который дополняет описание полезной модели и облегчает понимание сущности полезной модели и формулы полезной модели можно усмотреть, что водосливное отверстие располагается в стене трубы и их (водосливных отверстий) может быть несколько и располагаться они могут в разных местах.

Между тем, Роспатент, делая вывод о том, что в описании спорной полезной модели по оспариваемому патенту, не раскрыта сущность полезной модели, поскольку не представлено сведений о месте расположения отверстия в стенке трубы, ни об особенностях его выполнения (форме, размере), в связи с чем не представляется возможным сделать вывод о достижении технического результата, согласился с мнением общества "ДорСтрой", о том, что для специалиста не является очевидным любое место расположения отверстия и любые особенности его выполнения в стенке трубы, для обеспечения функции по сливу воды из внутренней полости трубы и, как следствие, для достижения технического результата, выражающегося в ускорении процесса погружения и извлечение труб из скважины.

В своем решении Роспатент указал, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту не представлено сведений ни о месте расположения отверстия в стенке трубы, ни об особенностях его выполнения (форме, размере).

Однако судебная коллегия полагает необходимым отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Между тем, Роспатент, соглашаясь с доводами общества "ДорСтрой", не обосновал в оспариваемом решении свой вывод о том, почему для специалиста не является очевидным выбор места расположения водосливного отверстия в стенке трубы исходя из температурных условий, особенностей грунта, высоты грунтовых вод, а также исходя из толкования формулы полезной модели с учетом использования описания и чертежа.

Судебная коллегия отмечает, что выводы Роспатента являются голословными, основаны на предположениях и не подкреплены соответствующими сведения из уровня техники, научной литературы, знаниями специалиста в соответствующей области.

Кроме того, суд отмечает, что в нарушение пункта 2 статьи 1354 ГК РФ Роспатентом для толкования формулы полезной модели и понимания ее сущности не использовались описание и чертежи спорной полезной модели.

Вместе с тем патентообладатель обращал внимание на данные обстоятельства.

Кроме того, патентообладатель указал, что расположение водосливных отверстий выше или ниже уровня "ледовой пробки" не имеет значение, поскольку лед после бурения разламывается на куски, а куски льда свободно пропускают воду при хаотичном расположении относительно друг друга.

Однако Роспатентом данные доводы также не приняты во внимание, оценка данным доводам патентообладателя надлежащим образом дана не была, что привело к нарушению прав патентообладателя.

Кроме того, для обоснования неочевидности выбора места и особенностей выполнения водосливного отверстия Роспатент сослался на патентный документ по свидетельству Российской Федерации N 139129.

При этом Роспатент принял во внимание, что в данном патентном документе содержится информация о том, что за счет частичного проникновения грунта в тело сваи через выполненные в ней отверстия значительно увеличивается сила сцепления сваи с грунтом, что в свою очередь будет препятствовать процессу извлечения сваи из скважины, то есть будет приводить к противоположному результату, чем тот который приведен в описании полезной модели по оспариваемому патенту.

При таких обстоятельствах Роспатент пришел к выводу о том, что не является очевидным, что сам факт наличия отверстий, выполненных в любом месте трубы, обязательно должен привести именно к сливу воды из трубы через эти отверстия, поскольку возможен обратный процесс проникновения грунта и грунтовых вод, внутрь трубы, что будет препятствовать достижению технического результата, заключающегося в ускорении процесса погружения и извлечение труб из скважины.

Между тем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с данным выводом Роспатента в силу следующего.

Так, в оспариваемом решении Роспатент сослался на патент Российской Федерации N 139129, из которого усматривается, что полезная модель по данному патенту относится к анкерным сваям, используемым для закрепления различных конструкций типа мачт, башен, стоек, опор трубопроводов и линий электропередачи т.п. от воздействия выдергивающих нагрузок и мерзлых грунтах, в том числе и в районах распространения вечномерзлых грунтов, и предназначена для экономичного, путем снижения расходов металла, создания сваи, имеющей повышенную несущую способность при действии выдергивающих сил, преимущественно при строительстве на вечномерзлых грунтах. Решение поставленной задачи достигается тем, что в стволе стальной анкерной сваи, выполненной в виде трубы, равномерно по всей длине анкерного пояса выполнены отверстия. Сила сцепления сваи с грунтом достигается за счет частичного проникновения грунта в тело сваи, которую погружают не так, как опоры в оспариваемом патенте обычным опусканием, а забиванием в скважину, где диаметр отверстия меньше или равен диаметру трубы. В результате, трение о грунт действительно уплотняет массы вокруг сваи и грунт под давлением проникает через отверстия, которые расположены равномерно по всей длине вдоль анкерного пояса. При этом, внутри труба также заполняется грунтом при забивании, который входит во взаимодействие с отверстиями и проникающим через них грунтом снаружи трубы. Затем все эти массы замерзают, формируя прочную фиксацию с грунтом.

Таким образом, в указанном техническом решении по патентному документу N 139129 выполнение отверстий в боковой стенке трубы приводит к повышению сложности извлечения трубы из грунта ввиду забивания таких отверстий грунтом, что повышает усилия необходимые для извлечения трубы.

В оспариваемом патенте напротив труба свободно опускается в скважину под действием силы тяжести. Уплотнения масс вокруг трубы не происходит. Поэтому, водосливное отверстие не забивается грунтом.

Судебная коллегия отмечает, что техническое решение по патентному документу N 139129 направлено на решение иной задачи, а именно на повышение сложности извлечения трубы из грунта преимущественно при строительстве на вечномерзлых грунтах ввиду забивания таких отверстий грунтом.

Между тем, технический результат по оспариваемому патенту заключается в ускорении процесса погружения труб в скважину и их последующего извлечения за счет наличия, в том числе водосливного отверстия. При этом согласно описанию к оспариваемому патенту в скважину опускаются трубы диаметром, который меньше диаметра пробуренной скважины. При таких обстоятельствах вряд ли возможно "забивание водосливных отверстий грунтом". Однако данному обстоятельству Роспатент оценку также не дал.

Таким образом, суд соглашается с доводом заявителя о том, что Роспатентом некорректно выбрано в качестве примера техническое решение по патентному документу N 139129, которое направлено на достижение иного технического результата с применением иных средств и методов.

При таких обстоятельствах коллегия судей приходит к выводу о том, что нарушения, допущенные Роспатентом при рассмотрении возражения, не позволили ему прийти к правомерному выводу о соответствия документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатентом при рассмотрении возражения общества "ДорСтрой" были допущены существенные нарушения, не позволившие ему принять законное и обоснованное решение, не были приняты исчерпывающие меры к полному и объективному рассмотрению дела.

Поскольку Роспатент не обеспечил полноту рассмотрения доводов возражения, не исследовал в достаточной мере доводы правообладателя, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым признать решение Роспатента от 27.02.2018 недействительным как несоответствующее пункту 1 статьи 1398 ГК РФ, и нарушающее законные права и интересы Кузнецовой Е.Н. и обязать Роспатент повторно рассмотреть возражения с учетом настоящего решения.

Кроме того, в своем заявление Кузнецова Е.Н. указала на нарушение Роспатентом абзаца 2 пункта 4.9 Правил N 56, поскольку на заседании коллегии ей не было предложено внеси изменения в формулу полезной модели, несмотря на такое заявление.

Рассмотрев заявленный довод Кузнецовой Е.Н., судебная коллегия считает необходимым высказать следующее.

Статья 1378 ГК РФ предусматривает возможность изменения документов заявки при соблюдении определенных условий: а) по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; б) до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной; в) если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на полезную модель.

Вместе с тем, положения статья 1378 ГК РФ регулируют вопросы внесения изменений в документы заявки до принятия решения о выдаче патента (на стадии, предшествующей регистрации изобретения - экспертизе заявки по существу) и не подлежит применению при рассмотрении Роспатентом возражения о признании патента недействительным.

Возможность изменения формулы полезной модели при рассмотрении возражения против выдачи патента вытекает из пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, который предусматривает случаи признания патента на полезную модель полностью или частично недействительным.

Применительно к указанной норме права признание патента недействительным частично по основанию несоответствия полезной модели условиям патентоспособности возможно лишь путем внесения изменений в формулу полезной модели как документ, выражающий сущность этого технического решения, причем таким образом, чтобы полезная модель отвечала условиям патентоспособности.

В связи с этим вытекающее из абзаца второго пункта 4.9 Правил N 56 право правообладателя на внесение изменений в формулу полезной модели при рассмотрении возражения против выдачи патента согласуется с нормами части четвертой ГК РФ.

Нормы части четвертой ГК РФ не содержат положений, касающихся определения порядка внесения изменений в формулу полезной модели при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента, а также против выдачи патента на изобретение.

Эти вопросы находятся в сфере правового регулирования федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как указано в абзаце первом пункта 4.9 Правил N 56, при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

В решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228 содержится правовая позиция, согласно которой предложение о внесении изменений в формулу изобретения, предусмотренное абзацем первым пункта 4.9 Правил N 56, является обязанностью палаты по патентным спорам и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

Вышеизложенная правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации применима также и в отношении абзаца второго пункта 4.9 Правил N 56, поскольку содержащаяся в этом абзаце норма, как и норма абзаца первого указанного пункта, регулирует аналогичные правоотношения - процедуру внесения изменений в формулу полезной модели.

Обязанность Роспатента предложить заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, промышленного образца возникает только в том случае, если Роспатентом будут установлены обстоятельства, при которых изменения в формулу устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, или патент на изобретение может быть признан недействительным частично.

В том случае, если Роспатент не установит указанных обстоятельств, обязанность по предложению заинтересованному лицу внести изменения в формулу полезной модели не возникает. Обязанность по доказыванию отсутствия указанных обстоятельств в суде в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагается на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно абзацу первому пункта 4.9 Правил N 56 предложение о внесении изменений в формулу полезной модели направлено на устранение причин, послуживших единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами. В то же время предложение о внесении изменений в формулу полезной модели, основанное на абзаце втором указанного пункта, направлено на избежание признания патента недействительным полностью и сохранение его действия в объеме измененной формулы полезной модели.

В связи с этим допустимыми будут являться те изменения формулы полезной модели, которые не направлены на расширение объема охраны, например путем изменения назначения полезной модели, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.

В то же время привнесение в формулу полезной модели признаков из описания, ранее не предусмотренных формулой, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным, объект.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2015 по делу N СИП-32/2015, от 30.07.2018 по делу N СИП-700/2017, а также от 15.08.2018 по делу N СИП-631/2017.

В отношении довода заявителя о том, что коллегия не предложила патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели следует отметить, что коллегии не видела такой возможности в рамках формулы оспариваемого патента, поскольку приведенные в особом мнении возможные, по мнению патентообладателя, варианты корректировки формулы, сводятся к исключению из формулы полезной модели признака "водосливное отверстие". Однако такое исключение признака приведет к расширению объема правовой охраны вновь выданного патента, в части, связанной с исключением данного признака.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам 12.09.2018 заявитель указал на возможность внесения изменений в формулу полезной модели путем ее корректировки, а именно указания в формуле полезной модели не "водосливное отверстие", а "водосливные отверстия". По мнению заявителя, такая редакция формулы не расширяет правовую охрану полезной модели и может снять имеющиеся с точки зрения Роспатента противоречия.

Данный довод заявлен правообладателем только в судебном заседании и не был предметом рассмотрения в Роспатенте, вместе с тем, поскольку дело подлежит направлению на рассмотрение в Роспатент, эти доводы могут быть заявлены при повторном рассмотрении возражений третьего лица.

Относительно довода патентообладателя о том, что указание в возражении на нарушение пункта 2 статьи 1376 ГК РФ не является основанием для оспаривания патента, судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

В возражении указывается, что описание полезной модели по оспариваемому патенту не соответствует требованию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ (описание полезной модели должно раскрывать ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники). Несоблюдение именно данного требования является одним из оснований для оспаривания, которые перечислены в пункте 1 статьи 1398 ГК РФ. Судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что формальное отсутствие в возражении ссылки на данную норму не является препятствием для его рассмотрения, поскольку в возражении имеется указание на само нарушение.

Установив изложенные обстоятельства, исследовав и оценив в совокупности и взаимосвязи, по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, проверив оспариваемый ненормативный правовой акт на соответствие закону, Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатентом при рассмотрении возражения общества "ДорСтрой" были допущены существенные нарушения, не позволившие ему принять законное и обоснованное решение, не были приняты исчерпывающие меры к полному и объективному рассмотрению дела.

С учетом изложенного решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.02.2018 подлежит признанию недействительным как несоответствующее пункту 1 статьи 1398 ГК РФ, нарушает законные права и интересы Кузнецовой Е.Н.

Таким образом, требование Кунецовой Е.Н. о признании незаконным решения Роспатента 27.02.2018 обоснованно и подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по делу относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявления Кузнецовой Елены Николаевны удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.02.2018 об удовлетворении возражения от 06.10.2017 против выдачи патента Российской Федерации N 165963 на полезную модель и признании этого патента недействительным полностью, как несоответствующее пункту 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "ДорСтрой" от 06.10.2017 против выдачи патента Российской Федерации N 165963 на полезную модель.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу Кузнецовой Елены Николаевны (Санкт-Петербург) 300 (Триста) рублей в счет возмещения судебных расходов на оплату государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин