Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 октября 2018 г. N С01-733/2018 по делу N А40-103446/2017 Дело о запрете использования словесного обозначения в фирменном наименовании ответчика подлежит направлению на новое рассмотрение, поскольку выводы судов нижестоящих инстанций об отсутствии нарушения исключительных прав истца на товарные знаки и фирменное наименование, а также о необоснованности требования истца о признании недобросовестными действий ответчика по приобретению права на товарный знак сделаны в нарушение норм процессуального права без установления существенных для дела обстоятельств, подлежащих оценке на основании применимых по настоящему делу норм материального права

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 октября 2018 г. N С01-733/2018 по делу N А40-103446/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 2 октября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Лапшина И.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Согласие" (ул. Гиляровского, д. 42, Москва, 129190, ОГРН 1027700032700) на решение Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2018 по делу N А40-103446/2017 (судья Никонова О.И.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2018 по тому же делу (судьи Трубицын А.И., Головкина О.Г., Пирожков Д.В.),

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Согласие" к акционерному обществу "Негосударственный пенсионный фонд Согласие - ОПС" (Большой Харитоновский пер., д. 24, стр. 11, Москва, 107078, ОГРН 1147799013075) о запрете использования обозначения "Согласие",

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Согласие" - Беспалова О.С., по доверенности от 14.05.2018, Ласунская А.В.,

по доверенности от 20.02.2018, Лазарев А.А., по доверенности от 10.05.2018, Романичева О.Е., по доверенности от 10.09.2018;

от акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд Согласие - ОПС" - Гафуров Р.Ф., Зайченко Н.М., по доверенности от 14.05.2018, установил:

общество ограниченной ответственностью "Страховая компания "Согласие" (далее - общество "СК "Согласие") обратилась с иском к акционерному обществу "Негосударственный пенсионный фонд "Согласие" (далее - общество "НПФ "Согласие", Фонд) о запрете использовать обозначения "Согласие", "Soglasie" в фирменном наименовании ответчика, в доменном имени "soglasie-npf.ru", о запрете ответчику использовать в своей деятельности обозначения, тождественные и сходные до степени смешения с товарными знаками истца, о признании недобросовестными действий ответчика по приобретению прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 512291.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2018, в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе общество "СК "Согласие" просит указанные судебные акты отменить, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам по делу и направить дело на новое рассмотрение.

В частности, по мнению заявителя кассационной жалобы, апелляционный суд пришел к необоснованному выводу о том, что в судебном порядке не подлежит рассмотрение иска о признании недобросовестными действий ответчика по приобретению прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 512291.

Общество "СК "Согласие" указывает, что факт использования ответчиком обозначения Согласие, Soglasie при осуществлении аналогичных видов деятельности подтверждается представленными в материалы дела.

Выводы судов об обратном противоречит фактическим обстоятельствам дела и нарушают положения статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец также усматривает неправильное применение (неприменение) судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, подлежащих применению при разрешении данного спора: статей 1252, 1474, 1483 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Также, по мнению заявителя кассационной жалобы, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции не мотивированы в нарушение статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представители истца поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, просили решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и направить дело на новое рассмотрение.

Представители ответчика в удовлетворении кассационной жалобы просили отказать, по мотивам, изложенным в отзыве, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

Приложения к отзыву общества Фонда не могут быть приобщены к материалам дела, поскольку их представление в Суд по интеллектуальным правам не отвечает требованиям главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Данные документы подлежат возвращению лицам, их представившим.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Рассмотрев кассационную жалобу истца, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу об ее удовлетворении, по следующим основаниям.

При рассмотрении спора судами установлено, что в соответствии с представленными в дело редакциями Устава истца, общество СК "Согласие" создано в соответствии с учредительными документами в 1993 году, зарегистрировано в Московской регистрационной палате как акционерное общество закрытого типа "Согласие" с полным официальным наименованием на русском языке Страховое общество "Согласие", на английском языке - "Insurance Company "Soglasie".

Истец является правообладателем действующих товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 260086 "Согласие. Объединенная страховая группа" (комбинированный словесно-изобразительный, неохраняемый элемент - "Объединенная страховая группа"), срок регистрации - до 27.09.2021, для индивидуализации товаров 9-го и услуг 36-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); N 274152 "Страховая компания Согласие" (комбинированный словесно-изобразительный, неохраняемый элемент - "Страховая компания"), срок регистрации - до 13.08.2022, для индивидуализации товаров 9-го и услуг 35 и 36-го классов МКТУ.

Согласно пункту 1.2 статьи 1 Устава АО "НПФ "Согласие" (редакция от 21.02.2017), Фонд создан в результате реорганизации Негосударственного пенсионного фонда "Согласие" в форме выделения некоммерческого фонда с одновременным его преобразованием в акционерный фонд в порядке, установленном статьей 13 Федерального закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ. В соответствии со статьей 3 Устава, исключительными видами деятельности Фонда являются: деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения; деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ и договорами об обязательном пенсионном страховании.

В свою очередь, Фонд был создан на основании решения собрания учредителей от 19.07.1994 с наименованием "Русский промышленный пенсионный фонд", переименован в НПФ "Согласие" на основании решения Совета Фонда от 01.10.2003.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ по состоянию на 28.03.2017, ответчик зарегистрирован в ЕГРЮЛ 15.08.2014 с указанным выше наименованием; основным видом деятельности является деятельность негосударственных пенсионных фондов.

Ответчик является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 512291 "Согласие. Интеллект" (комбинированный словесно-изобразительный) на основании договора об отчуждении исключительного права в отношении части товаров и/или услуг от 30.04.2014 для индивидуализации услуг 36-го класса МКТУ (информация по вопросам страхования, консультация по вопросам страхования, посредничество при страховании, страхование, услуги по выплате пенсий, услуги попечительские).

Ответчик имеет бессрочную лицензию Банка России от 13.08.2014 N 434 на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Кроме того, ответчик не отрицает факт использования в своей деятельности доменного имени "soglasie-npf.ru".

Истец посчитав, что ответчик незаконно используют фирменное наименование и товарные знаки, принадлежащие обществу "СК "Согласие", при осуществлении аналогичных видов деятельности в своем фирменном наименование, в доменном имени и при осуществлении своей деятельности в отношении однородных услуг, также указывая, что действия ответчика по приобретению товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 512291, сходного до степени смешения с фирменным наименованием и товарными знаками истца, совершены правообладателем не с намерением использовать его, а с целью продолжения нарушения исключительных прав истца в нарушение статьи 10 ГК РФ и 10bis Парижской конвенции обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, указав на наличие у ответчика исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 388432 (заявка N 2008705556, приоритет 28.02.2008, дата регистрации 02.09.2009) в отношении услуг 36 класса "информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании; страхование; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские" (новый номер свидетельства - N 512291), пришел к выводу, что истец не доказал нарушение своих прав. Доводы истца о недобросовестности действий ответчика по приобретению прав на товарный знак по свидетельству N 512291 суд признает не обоснованными.

Суд апелляционной инстанции, оставляя оспариваемое решение в силе, указанные выводы поддержал, отметив, что в настоящем деле не может быть рассмотрено требование истца о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 512291 в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, так как оно подлежит рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции (часть 4 статьи 34 АПК РФ) и такое требование истцом заявлено не было.

Также суд апелляционной инстанции сделал выводы о том, что использование ответчиком в своей деятельности обозначения "Согласие" является правомерным, в том числе в доменном имени; осуществляемые истцом и ответчиком виды деятельности не являются аналогичными, не вводят в заблуждение потребителей услуг, в силу чего оснований для понуждения ответчика к изменению фирменного наименования не имеется.

Суд по интеллектуальным правам считает, что оспариваемые судебные акты приняты при неправильном применении норм материального и процессуального права, а их выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и представленным в материалы дела доказательствам, а также что судами не дана оценка всей совокупности обстоятельств дела.

На основании пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Как указано в пункте 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет". Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается (пункт 2 статьи 1474 ГК РФ).

В пункте 3 статьи 1474 ГК РФ указано, что не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Таким образом, в пункте 3 статьи 1474 ГК РФ сформулировано три признака противоправности использования другим лицом фирменного наименования правообладателя: во-первых, тождественность используемого другим лицом обозначения фирменному наименованию правообладателя или сходство до степени смешения; во-вторых, осуществление данными юридическими лицами аналогичной деятельности; в-третьих, более позднее включение в единый государственный реестр юридических лиц фирменного наименования другого лица.

Анализ данной нормы позволяет сделать вывод о том, что право на фирменное наименование подлежит защите при установлении совокупности признаков противоправности использования другим лицом фирменного наименования правообладателя.

Как разъяснено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. При применении данной нормы судам необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Согласно пункту 4 статьи 1474 ГК РФ юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

Таким образом, указанной нормой лицу, нарушившему положения пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, по требованию правообладателя, гражданским законодательством предоставляется право, по своему выбору, прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию истца, в отношении аналогичных видов деятельности, или изменить свое фирменное наименование.

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности.

Таким образом, указанная норма также предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, однако, предусматривает исследование вопроса о сходстве двух фирменных наименований, и возможность введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.

Следовательно, в предмет доказывания по настоящему делу входят сходство фирменных наименований, а также наличие угрозы их смешения и потенциальная возможность введения в заблуждение потребителей или контрагентов при использовании фирменного наименования ответчиком путем осуществления деятельности аналогичной деятельности истца.

Как указывалось ранее, судами было установлено, что фирменное наименование ответчика, зарегистрированное в ЕГРЮЛ 01.10.2003, сходно с фирменным наименованием истца, запись о котором внесена в ЕГРЮЛ 28.09.1993.

Однако суд апелляционной инстанции, установив, что ответчиком не осуществляется аналогичная с истцом деятельность, пришел к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам, учитывая положения статьи 10 ГК РФ, а также пункта 2 статьи 1475 ГК РФ, считает, что в рассматриваемом случае, суды пришли к необоснованному выводу о том, что деятельность ответчика не нарушает исключительные права истца на фирменное наименование, а также что стороны не осуществляют аналогичную деятельность, ввиду того, что указанный вывод судов основан на неправильном применении норм процессуального и материального права.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что при исследовании вопроса о том, являются ли виды деятельности, осуществляемые юридическими лицами, аналогичными в смысле пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, учитывается фактически осуществляемая деятельность, и при рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование истец должен доказать, какими видами деятельности фактически занимается и он, и ответчик, а также аналогичность соответствующих видов деятельности.

При этом истец, обладая всей полнотой сведений о видах деятельности, осуществляемой им самим, подтверждая виды деятельности, осуществляемые им самим, должен представить доказательства фактического осуществления им конкретных видов деятельности, в том числе указанных в его учредительных документах.

В отношении ответчика истец может приводить данные как о фактической деятельности ответчика, так и о деятельности, указанной в учредительных документах.

Аналогичность видов деятельности определяется судом исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата соответствующей деятельности. При этом учитывается, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика в глазах такого потребителя.

Смешение в глазах потребителя возможно, если юридические лица, обладая тождественными или сходными фирменными наименованиями, являются участниками одного рынка товаров (услуг) и предоставляют аналогичные товары (услуги), то есть те, которые по своему функциональному назначению, применению, качественным и иным характеристикам полностью идентичны другим товарам (услугам), или в отсутствие таких полностью идентичных товаров (услуг) имеют близкие характеристики.

Как следует из материалов дела, истцом в суд первой инстанции в обоснование довода о противоправности действий ответчика и осуществления им аналогичных видов деятельности, представлялись многочисленные доказательства (стр. 4-6 решения суда).

Однако из оспариваемых судебных актов не усматривается, что судами при принятии оспариваемых судебных актов была дана надлежащая правовая оценка указанным обстоятельствам и доводам истца.

В отношении доводов кассационной жалобы относительно необоснованного отказа в требованиях о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарных знаков при осуществлении ответчиков фактической деятельности в доменном имени soglasie-npf.ru и при оказании однородных услуг суд отмечает следующее.

Из статей 1474, 1475 ГК РФ следует, что юридическое лицо, обладающее исключительным правом на фирменное наименование, вправе использовать его любым не противоречащим закону способом. Из буквального толкования данной нормы также следует, что приведенный в ней перечень не является исчерпывающим.

Как следствие, коммерческая организация вправе указывать свое фирменное наименование в доменном имени в сети Интернет и запрещать иным владельцам доменов использовать тождественное или сходное до степени смешения с фирменным наименованием обозначение в доменных именах.

Данная правовая позиция нашла отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.12.2009 N 9833/09 по делу N А40-53937/2008.

Аналогичные правовые подходы применяются и в отношении товарных знаков.

Так, в силу статьи 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Соглашения о международной регистрации знаков (заключено в Мадриде 14.04.1891) с даты регистрации, произведенной в Международном бюро в соответствии с положениями статей 3 и 3.ter названного Соглашения, в каждой заинтересованной Договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

На основании пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В силу статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В постановлении от 16.01.2001 N 1192/00 по делу о признании права пользования доменным именем "denso.ram" Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP (Internetprotokol), выраженных в виде определенных цифр, в доменное имя для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса. Современная коммерческая практика показала, что при выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью.

В постановлениях от 16.01.2001 N 1192/00, от 11.11.2008 N 5560/08 и от 18.05.2011 N 18012/10 по делам, связанным с доменными именами "kodak.ru", "densom", "mumm.ru", Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации последовательно признавал необходимость исследования и оценки судами действий владельца домена при регистрации доменного имени. При этом высшая судебная инстанция ссылалась на следующие критерии такого исследования и оценки: 1) доменное имя тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком другого лица; 2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; 3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. Наличие данных критериев в совокупности позволяет аннулировать регистрацию доменного имени.

Данный подход обусловлен пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции и согласуется с положениями, сформулированными в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Сформулированная правовая позиция применима также к спорам о соотношении правовой охраны исключительного права на фирменное наименование и права на доменное имя.

Из обжалуемых решения и постановления не усматривается, что указанные вопросы были предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанции.

Также, ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции надлежащим образом не исследованы обстоятельства схожести товарных знаков, правообладателем которого является истец, и обозначения, используемого ответчиком в доменом имени при оказания услуг, то есть не произведен сравнительных анализ, а также ими не установлено обстоятельств возможности в результате сходства этих обозначений введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента, возможности использования спорного обозначения в определенных видах деятельности, а именно тех, при осуществлении которых под обозначениями "Согласие", "Soglasie" создается конкуренция с товарными знаками истца.

Как указывалось выше, выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца был мотивирован исключительно наличием у ответчика исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 512291. Вместе с тем судами не учтено, что исковые требования также были заявлены в отношении указанного товарного знака - о признании недобросовестными действий по приобретению прав на это товарный знак. При этом, рассматривая указанное требование, суд первой инстанции ограничился лишь указанием не обоснованность заявленного требования без его фактического рассмотрения, а суд апелляционной инстанции со ссылкой на положения статьи 1252 ГК РФ уклонился от рассмотрения соответствующего требования истца.

Однако соответствующее требование имеет существенное значение для рассмотрения настоящего дела.

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлено, что не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Установление наличия в действиях лица по регистрации (приобретению) товарного знака злоупотребления правом может послужить основанием в будущем для признания предоставления правовой охраны соответствующего исключительного права на товарный знак недействительным полностью (с момента его регистрации).

Защита прав лица от нарушения антимонопольного законодательства может быть осуществлена лицом не только в административном, но и в судебном порядке (пункт 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства").

Следовательно, требование о признании действий лица недобросовестной конкуренцией может быть предъявлено лицом непосредственно в суд, минуя административный порядок. В этом случае основанием для вынесения Роспатентом решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку будет являться судебное решение о признании действий правообладателя по приобретению права недобросовестной конкуренцией.

Также суд кассационной инстанции находит обоснованным доводы кассационной жалобы о нарушении судами положений части 7 статьи 71, части 2 статьи 169, пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

Частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в мотивировочной части решения должны быть указаны в том числе доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

В нарушении указных процессуальных норм права суд первой инстанции в решении ограничился только описанием доводов и возражений истца и ответчика, а выводы суда, сделанные им в абзацах 3 и 4 на стр. 10 решения, никак не мотивированы.

Суд апелляционной инстанции ограничился лишь анализом аналогичности деятельности истца и ответчика.

Таким образом, выводы об отсутствии нарушения исключительных прав истца на товарные знаки и фирменное наименование, а также о необоснованности требования истца о признании недобросовестными действий ответчика по приобретению прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 512291 сделаны в нарушение норма процессуального права без установления существенных для дела обстоятельств, подлежащих оценке на основании применимых по настоящему делу норм материального права.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что обстоятельства дела, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для настоящего дела, судами надлежащим образом не исследовались, и не устанавливались.

С учетом изложенного, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о необходимости отмены обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции на основании части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе исследовать вопросы о недобросовестности действий ответчика по приобретению прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 512291, наличии или отсутствии нарушения прав истца на товарные знаки и фирменное наименование; о наличии или отсутствии оснований для запрета использования доменного имени http://soglasie-npf.ru, и правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2018 по делу N А40-103446/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2018 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина