Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 октября 2018 г. по делу N СИП-85/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны, а ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и не доказан факт его использования в отношении указанных в исковом заявлении товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 октября 2018 г. по делу N СИП-85/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 1 октября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 8 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминой А.И.,

рассмотрел в судебном заседании, проводимом в порядке части 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Приморского края (судья Овчинников В.В., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем Буковой О.П.) исковое заявление иностранного лица MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A. (Via Giardini Nord, 225 I-41026 Pavullo nel Frigano (MO) (IT), Italy) к индивидуальному предпринимателю Горшковой Алине Александровне (г. Владивосток, ОГРНИП 306253719400039)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461816 в отношении части товаров 19-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых зарегистрирован товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие:

от компании MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A. - Филатов А.Ю. (по доверенности от 18.01.2018);

индивидуальный предприниматель Горшкова Алина Александровна - лично (паспорт гражданина Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A. (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Горшковой Алине Александровне (далее - предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461816 в отношении части товаров 19-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "неметаллические строительные материалы; карнизы; материалы огнеупорные; материалы строительные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; настилы; облицовки для стен; обломы; обшивки для стен; панели для обшивки стен; паркет; плитки; плитки для настилов, полов; плиты из материалов на основе цементов; покрытия; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; пробка [прессованная]; терракота", для которых зарегистрирован товарный знак.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебное заседание явились представитель компании и предприниматель.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей не направил.

До судебного заседания Роспатент представил сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр), касающиеся оспариваемого товарного знака, а также отзыв на исковое заявление, в котором указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в отсутствие его представителя.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителя Роспатента в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель компании поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление и письменных пояснениях.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 461816 с приоритетом от 16.07.2010, зарегистрированного Роспатентом 16.05.2012 в отношении товаров 9-го, 11-го, 17-го, 19-го и услуг 37-го классов МКТУ, в том числе в отношении спорных товаров 19-го класса МКТУ: "неметаллические строительные материалы; карнизы; материалы огнеупорные; материалы строительные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; настилы; облицовки для стен; обломы; обшивки для стен; панели для обшивки стен; паркет; плитки; плитки для настилов, полов; плиты из материалов на основе цементов; покрытия; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; пробка [прессованная]; терракота".

Компания, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров, и полагая, что он не используется ответчиком в отношении этих товаров в течение трех лет, предшествующих дате направления истцом ответчику предложения на основании пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Ответчик полагает, что истцом не соблюден обязательный претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ, просит оставить исковое заявление без рассмотрения.

В обоснование данного довода, предприниматель указывает, что письмо-предложение подписано и направлено неуполномоченным на то лицом, в связи с тем, что доверенность, выданная компанией на имя Филатова Андрея Юрьевича надлежащим образом оформлена только в январе 2018 года, следовательно действие его полномочий начинается с даты оформления полномочий надлежащим образом. Кроме того, предложение направлено физическому лицу - Горшковой Алине Александровне, а не индивидуальному предпринимателю.

Суд отклоняет довод предпринимателя о несоблюдении истцом обязательного претензионного порядка в связи со следующим.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

Истцом в адрес ответчика 01.11.2017, а также по адресу известному из Государственного реестра, в адрес общества с ограниченной ответственностью "МИРЭ" (далее - общество "МИРЭ"), единственным учредителем которого является предприниматель, направлено предложение заинтересованного лица, а исковое заявление подано компанией 30.01.2018 (согласно отметке почты России на описи и конверте - (т. 2, л. д. 131-132), то есть в тридцатидневный срок по истечении двухмесячного срока с момента направления предложения.

Указанное предложение истца в установленный законом срок ответчиком не удовлетворено.

Подлежит также отклонению довод ответчика о том, что предложение заинтересованного лица подписано неуполномоченным лицом в связи с ненадлежащим оформлением доверенности.

К предложению заинтересованного лица, направленному ответчику в подтверждение волеизъявления компании о предоставлении компанией Филатову А.Ю. полномочий на представление интересов компании на территории Российской Федерации, в том числе с правом подготовки, подписи и подачи писем-претензий, представлена доверенность от 05.10.2017 со сроком ее действия пять лет, которая подписана директором правления компании Марко Мигуари.

Доверенность составлена на английском языке с приложением перевода текста на русский язык.

В силу пункта 1 статьи 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами.

Согласно пункту 1 статьи 1209 ГК РФ форма сделки подчиняется праву страны, подлежащему применению к самой сделке. Однако сделка не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования права страны места совершения сделки к форме сделки. Совершенная за границей сделка, хотя бы одной из сторон которой выступает лицо, чьим личным законом является российское право, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права к форме сделки.

Правила, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, применяются и к форме доверенности.

Спорная доверенность имеет перевод на русский язык, подписана уполномоченным представителем и скреплена печатью организации.

При таких обстоятельствах, доверенность, выданная иностранным юридическим лицом российскому представителю, на осуществление действий на территории Российской Федерации соответствует предъявляемым к ней требованиям.

Кроме того, доказательств несоответствия перевода доверенности ее тексту, выполненному на английском языке, предприниматель не заявлял.

В силу положений части 7 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иностранные официальные документы признаются в арбитражном суде письменными доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно статье 1 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в городе Гааге 05.10.1961), легализации подлежат: документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя; административные документы; нотариальные акты; официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.

В пункте 41 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом", указано, что доверенность от имени иностранного лица, выданная на территории иностранного государства, не является официальным документом и, по общему правилу, не требует обязательного удостоверения в виде консульской легализации или проставления апостиля, если не содержит отметок официальных органов иностранного государства.

С учетом изложенного, поскольку доверенность выданная компанией не подлежит легализации, отсутствуют законные основания полагать, что данный документ составлен в ненадлежащей форме.

Таким образом, суд признает, что лицо, направившее предложение предпринимателю от имени компании, является ее уполномоченным представителем, а также, что истцом соблюден обязательный претензионный порядок предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновывает тем, что компания является известным во многих странах производителем покрытий для пола, стен, фасадов и иных товаров, изготовленных из керамического гранита, в том числе и на территории Российской Федерации.

В обоснование известности продукции истца российскому потребителю истец указывает на то, что официальный сайт компании www.mirage.it для удобства российских пользователей имеет русскоязычную версию, компания осуществляет поставку своей продукции на территорию России, а ряд российских интернет-магазинов предлагает продукцию, произведенную истцом.

Также истец является правообладателем товарного знака "MIRAGE" по международной регистрации N 679867 с 09.09.1997, зарегистрированного в отношении таких товаров 19-го класса МКТУ "материалы керамические, керамическая плитка, фарфоровая керамическая плитка, керамическая плинфа, фарфоровая керамическая плинфа, неметаллические строительные материалы; неметаллическая плитка". Действие международной регистрации распространяется на территорию Российской Федерации.

Обосновывая свою заинтересованность в продвижении продукции на территории Российской Федерации, истец указывает на ежегодное участие компании в крупнейшей в России Международной строительно-интерьерной выставке "BATIMAT RUSSIA".

Как отмечено истцом, товары, которые он производит и для которых фактически использует спорное обозначение, являются однородными с товарами 19-го класса МКТУ в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, поскольку по своей природе и назначению они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Истец также указал на то, что условия реализации товаров истца и ответчика, круг их потребителей является одинаковым.

Как полагает истец, сходство товарных знаков истца и ответчика, а также возможность производства однородных товаров под такими обозначениями может создать условия для введения потребителей в заблуждение относительно их источника происхождения.

В подтверждение названных обстоятельств истец в материалы дела представил: копии каталогов продукции истца, распечатки с сайта истца касательно производимой продукции, распечатки с интернет-сайтов касательно реализации продукции истца на территории Российской Федерации, копии договоров поставки продукции истца, заключенных между истцом и юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность в Российской Федерации, копии товарно-транспортных накладных, подтверждающих поставку продукции истца на территорию Российской Федерации, копии счетов за участие истца в Международной строительно-интерьерной выставке "BATIMAT RUSSIA" с 2015 года, сведения о действии товарного знака "MIRAGE" по международной регистрации N 679867.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Вышеуказанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 44 Правил).

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные, в том числе в пункте 42 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Ответчиком оспаривается сходство товарных знаков истца и ответчика ввиду отсутствия звукового, графического и смыслового сходства.

В дополнительном отзыве на исковое заявление от 17.04.2018 (т. 3, л. д. 69-81) предприниматель также указывает на то, что товарный знак истца и товарный знак ответчика не являются сходными до степени смешения, в связи с тем, что Роспатентом в уведомлении от 14.07.2011 в результате проверки соответствия заявленного обозначения истца по заявке N 2010725717 в качестве товарного знака требованиям законодательства, сходство до степени смешения с товарным знаком истца выявлено не было.

В обоснование данного довода ответчик также ссылается на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака ответчика.

Данный довод отклоняется судебной коллегией на основании следующего.

Как установлено судом спорный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента "mirae", выполненного в черном цвете и графического элемента - двух небольших скобок, исполненных в салатовом и зеленом цветах над словом "mirae".

Судебная коллегия считает, что доминирующее положение в спорном обозначении занимает словесный элемент "mirae", так как именно он имеет намного больший размер, чем графический элемент и является более удобным для восприятия потребителем по сравнению с иными элементами обозначения.

Обозначение истца состоит из словесного элемента "MIRAGE", выполненное стандартным шрифтом в черном цвете.

Судебной коллегией учитывается звуковое сходство словесных элементов сравниваемых обозначений.

Словесный элемент "mirae" спорного обозначения по звуковому признаку совпадает со словесным элементом обозначения "MIRAGE", за исключением одного дополнительного звука "ж" в обозначении истца.

Первые четыре звука (из пяти звуков в общей сложности) и их положение словесного элемента товарного знака ответчика дублируют первые четыре звука и их положение обозначения истца.

Таким образом, незначительное отличие между этими словами в одну букву повышает их сходство.

Слова "MIRAGE" и "mirae" являются словами иностранного происхождения.

Смысловое значение в данном случае для российского потребителя несет только английское слово "MIRAGE", ввиду наличия в русском языке идентичного слова, имеющего тождественное значение "мираж".

Вместе с тем слово "mirae" имеет значение только в корейском языке, достаточно редким для российского потребителя. В связи с чем, учитывая звуковое и зрительное сходство, сравниваемые словесные элементы с высокой степенью вероятности могут смешиваться российскими потребителями.

Кроме того учитывается также графическое сходство сравниваемых обозначений. Доминирующий словесный элемент "mirae" спорного обозначения и словесное обозначение "MIRAGE" выполнены буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом, в черном цвете.

При этом судебная коллегия признает словесный элемент спорного обозначения доминирующим, а наличие в спорном обозначении изобразительных элементов "скобок" - считает не влияющим в целом на восприятие сравниваемых обозначений потребителем, поскольку они ассоциируются друг с другом.

Также не влияет в целом на восприятие потребителем исполнение словесных элементов заглавными либо прописными буквами.

Как разъяснено в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с пунктом 41 Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Проведя сравнительный анализ сравниваемых обозначений с учетом приведенных выше критериев, судебная коллегия приходит к выводу о том, что товарный знак истца по международной регистрации N 679867 и спорный товарный знак ответчика являются сходными до степени смешения.

Также, судебная коллегия приходит к выводу о том, что товары 19-го класса МКТУ в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца являются либо тождественными, либо однородными товарам 19-го класса МКТУ для которых, зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Согласно положениям пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом, как указывалось выше, учитывается род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия их реализации, круг потребителей.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Судебной коллегией принято во внимание, что чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Таким образом, однородность товаров носит очевидный характер в силу общей родовой принадлежности (неметаллические строительные материалы), вида материала (неметаллические материалы, в том числе такие как дерево, керамика), функционального назначения (покрытие полов, стен, фасадов), условий реализации (торговля через сеть "Интернет", оптовая и розничная торговля), круга потребителей товаров 19-го класса МКТУ (лица, которые занимаются строительством (ремонтом) как в личных целях так и в целях ведения хозяйственной деятельности), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и товаров 19-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Оценив в совокупности и взаимной связи представленные в материалы доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что компания подтвердила осуществление деятельности, связанной с поставкой и вводом в гражданский оборот Российской Федерации товаров, однородных товарам 19-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, известность своей продукции российскому потребителю и реальное намерение использования обозначения сходного до степени смешения со спорным товарным знаком ответчика.

Поэтому, довод ответчика о незаинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подлежит отклонению, поскольку такая заинтересованность подтверждается материалами дела, осуществляемой истцом деятельностью, связанной с поставкой в Российскую Федерацию своей продукции, а также сходством до степени смешения товарных знаков, возможностью "размытия" товарных знаков или введения потребителей в заблуждение при использовании и предпринимателем и компанией обозначений, содержащих сходный словесный элемент в отношении однородных товаров.

Исходя из положений части 1 статьи 4 АПК РФ, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом. Как указывалось выше, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию (пункт 42 Обзора).

В отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

Так, заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим товарным знаком. Заинтересованность может состоять также в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к "размытию" товарного знака истца, исключения возможности введения потребителей в заблуждение при использовании ими сходных обозначений. По смыслу закона не исключается и иное обоснование заинтересованности истца по данной категории споров.

Учитывая изложенное, судебная коллегия пришла к выводу о доказанности наличия у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы; карнизы; материалы огнеупорные; материалы строительные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; настилы; облицовки для стен; обломы; обшивки для стен; панели для обшивки стен; паркет; плитки; плитки для настилов, полов; плиты из материалов на основе цементов; покрытия; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; пробка [прессованная]; терракота", для которых он зарегистрирован.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

Как следует из пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления претензии правообладателю (01.11.2017), период времени, в течение которого ответчику следовало доказать факт использования оспариваемого товарного знака исчисляется с 01.11.2014 по 31.10.2017.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как следует из представленного предпринимателем дополнительного отзыва на заявление, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 461816 используется самим предпринимателем, а также используется под контролем предпринимателя обществом "МИРЭ" (ОГРН 306253719400039), единственным учредителем и генеральным директором которого является сам предприниматель.

Предприниматель указывает, что вводит в гражданский оборот, в том числе посредством реализации спорных товаров 19-го класса МКТУ обществом "МИРЭ", маркируя спорным товарным знаком такие товары как: греющая пленка, инфракрасная сауна, светоплитка, декоративные солнечные панели для крыш, стен, полов, декоративное покрытие, прочие строительные материалы, в том числе и техническую пробку.

При это факт наличия таких товаров у предпринимателя на складе, в рассматриваемый период, до его реализации, подтверждает полис страхования имущества от 18.11.2014 (т. 7, л. д. 102).

Предприниматель пояснил суду, что он не является производителем названных товаров, но осуществляет их ввод в гражданский оборот на территории России, используя спорный товарный знак.

Предприниматель отмечает, что спорный товарный знак используется на территории Российской Федерации обществом "МИРЭ" с разрешения правообладателя, путем размещения товарного знака на упаковке товаров, сопроводительной документации, в сети "Интернет" на интернет-сайте www.mirae.ru, зарегистрированном на имя предпринимателя, а также через российскую розничную сеть; и путем участия в выставках, конференциях.

В подтверждение использования спорного товарного знака ответчиком в материалы дела представлены: договор на рекламные услуги от 10.02.2014 N 11П, реклама, статьи, макеты, сведения о выставках, дипломы, скриншоты результатов поиска в сети "Интернет" по запросу "mirae" и страниц в "Instagram", скриншоты сайта www.mirae.ru от 16.04.2018, буклет на инфракрасную сауну, сведения о битумной изоляции, прайс-листы на светоплитку, вещественные доказательства - греющая пленка, коробка упаковка, пакет упаковка, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, уведомление о постановке на учет в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный налог, уведомление о постановке на учет физического лица по месту жительства, свидетельства в отношении регистрации общества "МИРЭ", выписка из Единого государственного реестра юридического лица (далее - ЕГРЮЛ) в отношении общества "МИРЭ", справка о праве администрирования предпринимателем доменного имени, архив сайта mirae.ru за 2016, 2017, 2018 годы, копия инструкции, копии расходных накладных от 09.08.2015 N 154, от 21.09.2015 N 206, от 02.10.2015 N 211, от 04.11.2015 N 249, от 28.11.2015 N 267, копии товарных чеков от 24.03.2015, от 01.10.2015, от 16.10.2015, от 01.06.2016, от 12.08.2016, от 01.09.2016, от 11.09.2016, от 20.09.2017, копия выписки с лицевого счета, копии расходных накладный от 05.02.2015 N 43, от 14.02.2015 N 63, от 15.02.2015 N 67, от 26.02.2015 N 85, от 12.03.2015 N 99, от 18.03.2015 N 112, от 23.03.2015 N 120, от 20.04.2015 N 152, от 17.05.2015 N 172, от 24.05.2015 N 187, от 13.06.2015 N 214, от 24.06.2015 N 222, от 27.06.2015 N 225, от 25.07.2015 N 270, от 16.08.2015 N 299, от 23.08.2015 N 302, от 04.09.2015 N 320, от 08.09.2015 N 322, от 13.09.2015 N 331, от 27.09.2015 N 358, от 27.09.2015 N 357, N 359, от 13.10.2015 N 388, N 389, от 10.10.2015 N 384, от 22.11.2015 N 444, от 05.12.2015 N 469, от 17.12.2015 N 486, от 15.01.2016 N 11, копия выписки с расчетного счета, копии расходных накладных от 26.05.2016 N 123, от 09.04.2016 N 98, от 29.05.2016 N 120, от 30.06.2016 N 148, от 21.07.2016 N 171, от 13.08.2016 N 201, от 30.09.2016 N 248, от 07.10.2016 N 257, от 05.10.2016 N 255, от 09.02.2017 N 16, от 01.03.2017 N 28, от 25.03.2017 N 50, от 02.04.2017 N 52, копия выписки с расчетного счета, копия расходной накладной от 06.04.2017 N 57, копия страхового полиса, копия дополнительного соглашения N 1, копия договора субаренды от 01.12.2016, копия платежных поручений по оплате сайта www.mirae.ru.

Исследовав и оценив представленные ответчиком доказательства, суд установил, что предприниматель осуществляет ввод в гражданский оборот на территории Российской Федерации такие товары 19-го класса МКТУ как "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия".

Ввод указанной продукции в гражданский оборот на территории России с согласия и под контролем правообладателя осуществляет также общество "МИРЭ", единственным учредителем и генеральным директором которого является ответчик - Горшкова А.А., что следует на основании выписки из ЕГРЮЛ в отношении общества.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ), договор простого товарищества (глава 55 ГК РФ), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ), предварительный договор (статья 429 ГК РФ), в том числе лицензионный (статья 1235 ГК РФ).

По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

Использование товарного знака обществом под контролем правообладателя - учредителя общества, свидетельствует о факте передачи правообладателем права пользования товарным знаком такому обществу.

Спорный товарный знак используется как на документации предпринимателя, так и общества "МИРЭ", в том числе на документах которые передаются покупателю, а именно: в расходных накладных, товарных чеках, в печатях общества и предпринимателя, на упаковках товаров, на самих товарах, в предложении к продаже: в буклетах, инструкции, прайс-листах, в сети "Интернет" на сайте www.mirae.ru (что подтверждается архивными копиями этого сайта в спорный период (за 2016 год)), в доменном имени mirae.ru, администратором которого является предприниматель, что подтверждается справкой о праве администрирования данного доменного имени.

На указанном сайте представлены к продаже такие товары, маркированные спорным товарным знаком как: греющая пленка, светоплитка, солнечная черепица, солнечные модули, битумная изоляция, инфракрасная сауна, антифрикционная подложка, фольга, техническая пробка, что подтверждают архивные данные сайта www.mirae.ru.

При этом суд не может согласиться с доводом истца о том, что документация, предоставленная ответчиком, касается только продвижения товаров, их рекламы, то есть услуг 35-го класса МКТУ.

Как следует из материалов дела все документы, относящиеся к рекламе продукции ответчика (договор на рекламные услуги, реклама, статьи) направлены на расширение потребительского спроса на товары самого ответчика, маркированные спорным товарным знаком. Следовательно, реклама товаров ответчика относится к предложению к продаже, а не является оказанием услуги 35-го класса для иных третьих лиц.

Представленные в материалы дела документы о рекламе, подтверждают осуществление деятельности по доведению до потребителей сведений о реализуемом именно ответчиком товаре.

Предложение к продаже товаров и реализация товаров осуществляется предпринимателем и обществом "МИРЭ" через розничную сеть, а также посредством сайта www.mirae.ru, администратором которого является предприниматель.

Кроме того предприниматель представил договоры субаренды нежилых помещений, дополнительные соглашения к договорам аренды, заключенные с ИП Лушниковой, обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом Купеческий", обществом с ограниченной ответственностью "Сити энд молз", акты приема передачи помещений, в обоснование довода о наличии у ответчика складских и торговых площадей.

Факт реализации таких товаров, как: светоплитка, терморегулятор, греющая пленка, фольга, армирующая сетка, антифрикционная подложка, техническая пробка, битумная изоляция, в спорный период, подтверждается представленными в материалы дела: копиями расходных накладных, копиями товарных чеков с указанием наименования этих товаров и спорного обозначения.

Ссылка представителя истца на то, что введение товара в гражданский оборот не может подтверждаться лишь кассовыми чеками, является необоснованной, поскольку в случае розничной продажи товара сделка купли-продажи носит обезличенный характер (отсутствует идентификация покупателя).

Вместе с тем, вышеуказанные копии кассовых чеков, расходные накладные имеют все необходимые реквизиты, в том числе указание на наименование продавца (предпринимателя, общество "МИРЭ"), дату, время продажи, телефоны, адрес, наименование реализуемого товара, иные реквизиты.

При этом истец о фальсификации ответчиком представленных доказательств в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не заявлял.

Согласно части 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (далее - Закон N 54-ФЗ) (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) контрольно-кассовая техника (ККТ), включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (далее - Федеральный закон от 03.07.2018 N 290-ФЗ) и отдельные законодательные акты Российской Федерации" индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, а также организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), могут осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу) в порядке, установленном Законом N 54-ФЗ, до 01.07.2019 в случаях предусмотренными подпунктами 1-4 названной статьи.

Согласно пункту 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2018 N 290-ФЗ в случае, если организации или индивидуальные предприниматели в соответствии с Законом N 54-ФЗ вправе не применять контрольно-кассовую технику, такое право сохраняется за ними до 01.07.2018.

Судебная коллегия учитывает, что предпринимателем при продаже товаров в розничной сети ККТ не использовалась, поскольку предприниматель, исчисляющий единый налог на вмененный налог (ЕНВД) на основании названной статьи Федерального закона от 03.07.2018 N 290-ФЗ, мог работать без ККТ, а лишь по требованию покупателя в момент оплаты товара должен был выдавать товарный чек или иной документ, подтверждающий покупку товара.

Таким образом, представленные в материалы дела товарные чеки, расходные накладные являются надлежащими доказательствами реализации спорных товаров именно предпринимателем и обществом "МИРЭ".

Судебная коллегия учитывает, что товары для индивидуализации которых используется спорный товарный знак, могут быть отнесены к спорным строительным материалам 19-го класса МКТУ, поскольку являются строительными материалами и используются, в том числе при жилищном строительстве домов, квартир, их отделке. При этом такие товары являются "неметаллическими материалами", многофункциональны и используются для нанесения в том числе на стены, используются для покрытия как полов, так и потолков.

Так, греющая пленка, применяется как для устройства теплого пола, стен, потолков, так и для создания целой отопительной системы во всем доме.

Такая пленка может использоваться одновременно и в качестве настила и покрытия, а также применяться для облицовки стен (в частности в рекламируемой на сайте предпринимателя сауне), так как эта пленка изготовлена из неметаллического материала и может применяться в строительстве, в ремонте помещений, домов.

"Светоплитка", маркированная ответчиком спорным товарным знаком, является светящейся в темноте декоративной плиткой, используется в строительстве, в качестве настилов, и панели для обшивки стен (для фасадов зданий), полов, покрытия.

Иные товары, для которых используется спорный товарный знак: фольга, армирующая сетка, битумная изоляция, антифрикционная подложка, техническая пробка, также являются строительными материалами и применимы при строительстве, для обшивки и облицовки стен, в качестве покрытия.

Таким образом, предпринимателем представлены в материалы дела доказательства, подтверждающие фактическое введение им в гражданский оборот: светоплитки, терморегуляторов, греющей пленки, фольги, армирующей сетки, антифрикционной подложки, технической пробки, битумной изоляции, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что в указанные товары по своим физическим свойствам и техническим параметрам, характеристикам, могут быть отнесены к таким товарам 19-го класса МКТУ как "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия" а, следовательно, свидетельствуют об использовании оспариваемого товарного знака предпринимателем и под контролем правообладателя в отношении указанных спорных товаров 19-го класса МКТУ.

В то же время доказательств использования спорного товарного знака в отношении таких товаров как "карнизы; материалы огнеупорные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; обломы; паркет; плиты из материалов на основе цементов; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; пробка [прессованная]; терракота" маркированных спорным товарным знаком в период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, ответчиком не представлены.

Доказательства того, что имелись объективные препятствия к использованию оспариваемого товарного знака в отношении упомянутых товаров, ответчиком не представлено.

Более того, судебная коллегия учитывает пояснения предпринимателя в судебном заседании 01.10.2018 о том, что указанные позиции товаров им не производятся и в гражданский оборот на территории России не вводятся, а имеются лишь намерения об их использовании в России.

При этом доводы предпринимателя о том, что действия компании, выраженные в подаче настоящего искового заявления в суд, совершены в обход закона и являются злоупотреблением правом, запрещенным статьей 10 ГК РФ, подлежат отклонению как необоснованные.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

Вместе с тем ответчик, заявляя о злоупотреблении правом со стороны истца, выразившемся в подаче настоящего искового заявления, не представил в материалы дела доказательств того, что данные действия направлены исключительно на заведомо недобросовестное осуществление истцом прав, единственной целью которых было бы причинение вреда ответчику и что данные действия совершены в обход закона.

Само по себе отсутствие возражения истца против предоставления правовой охраны товарному знаку, поданного в административном порядке, и подача настоящего искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарному знаку не свидетельствует о совершении истцом действий в обход закона, с целью причинения вреда ответчику.

Судебная коллегия полагает, что подача настоящего иска в Суд по интеллектуальным правам направлена именно на защиту прав истца, связанных с намерением использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, с целью недопущения возможности введения потребителей в заблуждение, препятствовать так называемому "размытию" товарного знака истца.

При этом граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (пункт 1 статьи 9 ГК РФ).

Определение наиболее эффективного способа защиты своих прав осуществляется самим заявителем.

Таким образом, ходатайства о пропуске срока исковой давности и о применении последствий злоупотребления правом, удовлетворению не подлежат.

Учитывая изложенное Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, в связи с чем правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461816 в отношении таких товаров 19-го класса МКТУ как: "карнизы; материалы огнеупорные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; обломы; паркет; плиты из материалов на основе цементов; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; пробка [прессованная]; терракота" подлежит досрочному прекращению в связи с неиспользованием этого товарного знака правообладателем.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования иностранного лица MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A. удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461816 в отношении товаров 19-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "карнизы; материалы огнеупорные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; обломы; паркет; плиты из материалов на основе цементов; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; пробка [прессованная]; терракота".

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Горшковой Алины Александровны (г. Владивосток, ОГРНИП 306253719400039) в пользу иностранного лица MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A. (Via Giardini Nord, 225 I-41026 Pavullo nel Frigano (MO) (IT), Italy) 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев