Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2018 г. N С01-758/2018 по делу N А40-171719/2017 Суд оставил без изменения вынесенное ранее постановление суда апелляционной инстанции о частичном взыскании компенсации и отказе в удовлетворении требования истца о запрете ответчику предлагать к продаже и продавать товары, маркированные спорными обозначениями, поскольку истец зарегистрировав на свое имя спорные товарные знаки, имел намерение воспользоваться широкой известностью данных обозначений с целью получения необоснованных конкурентных преимуществ и устранения конкурентов на рынке данных товаров, в связи с чем предъявление им иска к обществу расценено судом как злоупотребление правом

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2018 г. N С01-758/2018 по делу N А40-171719/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 4 октября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Кручининой Н.А.,

судей: Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" (ул. Рабочая, д. 46, Ногинск, Московская обл., 142400, ОГРН 1027700053193) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2018 по делу N А40-171719/2017 (судьи Левченко Н.И., Валиев В.Р., Расторгуев Е.Б.)

по исковому заявлению акционерного общества "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" к обществу с ограниченной ответственностью "Профит" (Ильменский пр-д, д. 1, стр. 12, Москва, 127238, ОГРН 1117746210218) о защите исключительных прав на товарные знаки и взыскании компенсации, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "УРСУС" (квартал Клязьма, вл. 1Д, Химки, Московская обл., 141400).

В судебном заседании приняли участие:

от акционерного общества "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" - Сидоров В.С. (по доверенности от 28.11.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Профит" - Тукан Л.Н. (по доверенности от 01.12.2015), Моряева И.Ю. (по доверенности от 01.12.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" (далее - общество "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ") обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Профит" (далее - общество "Профит") о запрете предлагать к продаже и продавать товар, маркированный обозначениями "СПЕЦИАЛИСТ", "ШТОРМ", "Асфальт-Мастер", "ТРУД", "True Master", "Рокон-Букса", "Норд", "NORD", "Драйв", "Авиатор", "ЗЕВС ПРОФИ", "ЗЕВС МАСТЕР", "Нефтяник" и взыскании компенсации в размере 4 550 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.02.2018 исковые требования удовлетворены частично: с общества "Профит" взыскана компенсация в размере 260 000 рублей.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2018 судебный акт суда первой инстанции отменен. Судом принят новый судебный акт, которым с общества "Профит" взыскана компенсация в размере 40 000 рублей; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с судебным актом суда апелляционной инстанции, общество "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемый судебный акт и направить дело на новое рассмотрение.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" указывает, что судом апелляционной инстанции неправильно применены нормы материального права и нарушены нормы процессуального права, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Заявитель кассационной жалобы не согласен с выводами суда апелляционной инстанции о том, что имело место недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом со стороны истца при регистрации товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 588324, по свидетельству Российской Федерации N 291742, по свидетельству Российской Федерации N 283452, по свидетельству Российской Федерации N 562305, по свидетельству Российской Федерации N 290653, по свидетельству Российской Федерации N 353936, по свидетельству Российской Федерации N 406506, по свидетельству Российской Федерации N 564743, по свидетельству Российской Федерации N 383386, по свидетельству Российской Федерации N 572196, по свидетельству Российской Федерации N 562258, поскольку истец, подавая заявки на регистрацию указанных товарных знаков, не мог не знать о существовании компании-ответчика, которая является его прямым конкурентом, и о том, что ответчик использует в своей деятельности сходные с указанными товарными знаками обозначения.

По мнению общества "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ", суд апелляционной инстанции необоснованно не принял во внимание, что истец использовал указанные обозначения задолго до их регистрации в качестве товарных знаков.

В письменных объяснениях на кассационную жалобу общество "Профит" указывает, что обжалуемый судебный акты является законным, а доводы заявителя кассационной жалобы - необоснованными.

В судебном заседании представитель общества "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель общества "Профит" возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в письменных объяснениях от 27.09.2018.

Общество с ограниченной ответственностью "УРСУС", извещенное о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своего представителя в судебное заседание не направило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие представителя третьего лица.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и письменных объяснениях общества "Профит".

Как следует из материалов дела, общество "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" является правообладателем товарных знаков: "СПЕЦИАЛИСТ" по свидетельству Российской Федерации N 283452 с датой приоритета от 10.07.2003, зарегистрированного в отношении товаров 09-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); "ШТОРМ" по свидетельству Российской Федерации N 290653 с датой приоритета от 10.07.2003, зарегистрированного в отношении товаров 09-го класса МКТУ; "Асфальт-Мастер" по свидетельству Российской Федерации N 353936 с датой приоритета от 28.04.2007, зарегистрированного в отношении товаров 09-го и 25-го классов МКТУ; "True Master" по свидетельству Российской Федерации N 406506 с датой приоритета от 26.03.2009, зарегистрированного в отношении товаров 09-го и 25-го классов МКТУ; "ЗЕВС МАСТЕР" по свидетельству Российской Федерации N 564743 с датой приоритета от 13.10.2014, зарегистрированного в отношении товаров 09-го и 25-го классов МКТУ; "ТРУД" по свидетельству Российской Федерации N 291742 с датой приоритета от 10.09.2013, зарегистрированного в отношении товаров 09-го класса МКТУ; "Рокон-Букса" по свидетельству Российской Федерации N 562305 с датой приоритета от 07.08.2014, зарегистрированного в отношении товаров 09-го и 25-го классов МКТУ; "Норд" по свидетельству Российской Федерации N 383386 с датой приоритета от 27.06.2007, зарегистрированного в отношении товаров 09-го класса МКТУ; "NORD" по свидетельству Российской Федерации N 572196 с датой приоритета от 16.04.2014, зарегистрированного в отношении товаров 09-го и 25-го классов МКТУ; "Нефтяник" по свидетельству Российской Федерации N 588324 с датой приоритета от 26.09.2014, зарегистрированного в отношении товаров 09-го и 25-го классов МКТУ; "Авиатор" по свидетельству Российской Федерации N 579851 с датой приоритета от 01.07.2014, зарегистрированного в отношении товаров 09-го и 25-го классов МКТУ; "Драйв" по свидетельству Российской Федерации N 400133 с датой приоритета от 25.12.2007, зарегистрированного в отношении товаров 09-го и 25-го классов МКТУ; "ЗЕВС ПРОФИ" по свидетельству Российской Федерации N 562258 с датой приоритета от 13.10.2014, зарегистрированного в отношении товаров 09-го и 25-го классов МКТУ.

Полагая, что общество "Профит" нарушает исключительные права истца на указанные товарные знаки путем размещения на сайте www.ursus.ru в сети "Интернет" и предложения к продаже однородных товаров, маркированных сходными до степени смешения с товарными знаками обозначениями, общество "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" обратилось в суд с вышеуказанными требованиями.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком прав на указанные товарные знаки, и, принимая во внимание вероятные убытки правообладателя, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал разумным снизить размер компенсации до 260 000 рублей.

При этом, отказывая в удовлетворении требования истца о запрете ответчику предлагать к продаже и продавать товары, маркированные обозначениями, сходными до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками, суд первой инстанции установил, что ответчик не предлагает к продаже спорный товар, в связи с чем пришел к выводу, что абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции установил, что судом первой инстанции не была дана оценка доводам и доказательствам ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца при регистрации вышеуказанных товарных знаков, с учетом того, что настоящий спор касается производителей аналогичных товаров, то есть фактически конкурирующих субъектов.

Судом апелляционной инстанции было установлено, что зарегистрированные обществом "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" в качестве товарных знаков обозначения были известны потребителю задолго до даты их приоритета. В качестве подтверждения указанного суд апелляционной инстанции в своем постановлении приводит документы, представленные в материалы дела.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что истец, регистрирую на свое имя спорные товарные знаки, имел намерение воспользоваться широкой известностью данных обозначений с целью получения необоснованных конкурентных преимуществ и устранения конкурентов на рынке данного товара, в связи с чем предъявление иска к обществу "Профит" расценено судом как злоупотребление правом.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе общества "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ", выслушав пояснения явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия установила, что сторонами не оспариваются выводы суда апелляционной инстанции о принадлежности истцу товарных знаков, в защиту которых заявлен настоящий иск, а также выводы суда о предложении к продаже и продаже обществом "Профит" товаров, маркированных спорными обозначениями.

Поскольку согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, обжалуемый судебный акт в отношении вышеназванных выводов Судом по интеллектуальным правам не проверяются.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и письменных объяснениях ответчика на нее, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель товарного знака в соответствии с нормами статей 1252 и 1515 ГК РФ вправе требовать, в том числе, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также взыскания с правонарушителя компенсации за незаконное использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Вместе с тем в силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 названной статьи ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В пункте 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 названного Кодекса. Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Апелляционный суд, оценив приведенные доводы лиц, участвующих в деле, и представленные в их обоснование документы, пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях общества "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" по регистрации товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 283452, N 290653, N 353936, N 406506, N 564743, N 291742, N 562305, N 383386, N 572196, N 588324, N 562258, в защиту исключительных прав на которые был предъявлен иск, признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, что и послужило основанием для отказа в иске.

Установление фактов злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции на основании анализа нашедших отражение в материалах дела действий лица, участвующего в деле, относится к полномочиям суда, рассматривающего спор по существу и выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем коллегия судей суда кассационной инстанции считает необходимым обратить внимание на следующие обстоятельства.

Согласно статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) всякий акт, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, считается актом недобросовестной конкуренции.

Понимание недобросовестной конкуренции находит свое отражение в Федеральном законе от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (пункты 7 и 9 статьи 4, статья 14), трактующем недобросовестную конкуренцию как деятельность, направленную на получение преимуществ, которая может противоречить не только законодательству и обычаям делового оборота (пункт 1 статьи 5 ГК РФ), но и требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.

Согласно пункту 63 постановления от 26.03.2009 N 5/29, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

Так, одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции, установив, что обозначения "Нефтяник", "СПЕЦИАЛИСТ", "ШТОРМ", "ТРУД", "Рокон-Букса", "Норд", "NORD", элемент "ПРОФИ" обозначения "ЗЕВС ПРОФИ", а также элемент "Мастер", "Master" обозначений "Асфальт-Мастер", "ЗЕВС МАСТЕР", и "True Master" соответственно приобрели широкую известность среди потребителей средств индивидуальной защиты задолго до даты приоритета, принадлежащих истцу товарных знаков, пришел к обоснованному выводу о наличии в действия общества "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" признаков злоупотребления правом, что само по себе являлось для апелляционного суда достаточным основанием для отказа в иске о защите исключительных прав на спорные товарные знаки.

При этом апелляционный суд правомерно отметил, что элементы "Асфальт", "True", "ЗЕВС" ответчик в своей деятельности не использовал.

Вышеприведенные нормы статьи 10 ГК РФ и 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров.

Таким образом, хозяйствующий субъект, претендующий на получение правовой охраны конкретного обозначения в качестве товарного знака, обязан принять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя.

Установление судом апелляционной инстанции факта производства иными производителями товаров, маркированных обозначениями, сходными до степени смешения со спорными товарными знаками истца, в более ранний период времени и вплоть до момента осуществления обществом "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" действий по приобретению исключительных прав на товарные знаки, а также факта сохранения конкурентных отношений именно с этими лицами, в том числе с ответчиком, и недобросовестность цели приобретения исключительных прав на товарные знаки могут в совокупности свидетельствовать о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции со стороны истца.

Таким образом, предъявление истцом требований к обществу "Профит" свидетельствует о злоупотреблении правом с целью получения выгоды, а не направлено на восстановление нарушенных прав.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам находит обоснованными выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения иска в части запрета предлагать к продаже, продавать товары, маркированные спорными товарными знаками, поскольку общество "Профит" добровольно исполнило указанное требование, тогда как абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

Вместе с тем суд кассационной инстанции соглашается с выводами апелляционного суда касательно того, что факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки "Авиатор" по свидетельству Российской Федерации N 579851 и "Драйв" по свидетельству Российской Федерации N 400133 доказан истцом. Однако, учитывая, что ответчик добровольно удалил со своего сайта www.ursus.ru в сети "Интернет" информацию, в которой были использованы обозначения, сходные до степени смешения с названными товарными знаками, суд пришел к обоснованному выводу о том, что компенсация в размере 40 000 рублей (по 20 000 рублей за каждый товарный знак) является разумной при таких обстоятельствах.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе общества "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" фактически сводятся к несогласию с выводами суда апелляционной инстанции, основаны на субъективной оценке истца обстоятельств настоящего дела, не свидетельствуют о неправильном применении судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права либо о наличии выводов, не соответствующих обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Вопреки доводам кассационной жалобы, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального права и норм процессуального права, в связи с чем у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения обжалуемого судебного акта.

Безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судом по интеллектуальным правам также не установлено.

Кроме того, Судом по интеллектуальным правам также принимается во внимание, что из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12).

С учетом изложенного обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2018 по делу N А40-171719/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу акционерного общества "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев