Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2018 г. N С01-815/2018 по делу N А70-1339/2018 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак подлежит направлению на новое рассмотрение, поскольку суды нижестоящих инстанций при разрешении настоящего спора произвольно определили размер компенсации, необоснованно снизив его ниже предела, установленного законодательством

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2018 г. N С01-815/2018 по делу N А70-1339/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 16 октября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" (ул. Победы, д. 9, г. Арзамас, обл. Нижегородская, 607232, ОГРН 1025201335279) на решение Арбитражного суда Тюменской области от 04.04.2018 (судья Маркова Н.Л.) и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2018 (судьи Рожков Д.Г., Дерхо Д.С., Солодкевич Ю.М.) по делу N А70-1339/2018

по иску открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" к обществу с ограниченной ответственностью "АВТОГИД" (ул. Федюнинского, д. 19/3, г. Тюмень, обл. Тюменская, 625062, ОГРН 1167232081950) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416.

В судебном заседании принял участие представитель открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" - Колпаков С.В. (по доверенности от 29.11.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Рикор Электроникс" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "АВТОГИД" (далее - ответчик) 180 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416 (с учетом увеличения размера исковых требований, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 04.04.2018, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2018, исковые требования удовлетворены частично - с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 10 000 рублей.

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение и постановление отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Кассационная жалоба мотивирована тем, что суды неправомерно снизили заявленный размер компенсации ниже низшего предела без представления ответчиком доказательств необходимости такого снижения, необоснованно сослались на правовую позицию, изложенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление от 13.12.2016 N 28-П). По мнению истца, суды не учли, что в соответствии с позицией высшей судебной инстанции, приведенной в указанном постановлении, такое снижение возможно только в том случае, когда одним действием нарушено право на несколько объектов интеллектуальной собственности, в то время как в данном деле нарушено исключительное право на один товарный знак.

Кроме того, как полагает истец, суды, указывая, что лицензионный договор (был представлен истцом в материалы дела в обоснование расчета размера компенсации) не может быть принят во внимание, поскольку объем предоставляемых прав по договору шире объема прав, нарушенных предпринимателем, не учли разъяснения высшей судебной инстанции, изложенные в пунктах 43.2 и 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29). Согласно данным разъяснениям при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения; компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, просил обжалуемые судебные акты отменить, исковые требования удовлетворить.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, направил в суд письменное ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в его отсутствие. В силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка лица, участвующего в деле, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителя истца, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации, исчисленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, подлежат установлению, в зависимости от избранного истцом способа расчета размера компенсации, размер стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, или размер стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, истец является правообладателем изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289416, с приоритетом от 22.07.2004, зарегистрированного в отношении товаров 7, 9, 12, 20 классов МКТУ.

В магазине, расположенном по адресу: г. Тюмень ул. Волжская, 34а, в котором ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность, 08.12.2017 реализован товар - датчик положения дроссельной заслонки, на котором размещено сходное с указанным товарным знаком обозначение.

В качестве доказательств нарушения права истцом представлены в материалы дела товар, кассовый чек от 08.12.2017 на сумму 265 руб., чек платежного терминала банка от 08.12.2017, видеозапись закупки.

Полагая, что ответчик нарушил исключительное право истца на принадлежащий ему товарный знак, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

При этом размер компенсации был исчислен истцом в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определенной лицензионным договором от 01.10.2016 между истцом и обществом с ограниченной ответственностью "Техносфера", в соответствии с которым вознаграждение истцу за использование принадлежащего ему товарного знака составляет 90 000 рублей.

Удовлетворяя заявленные требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности незаконного использования ответчиком принадлежащего истцу товарного знака.

При этом суд, приняв во внимание характер и однократность допущенного ответчиком нарушения исключительного права истца на товарный знак, отсутствие в материалах дела доказательств наличия у истца убытков вследствие допущенного ответчиком нарушения, отсутствие доказательств грубого нарушения ответчиком прав истца, наличие у суда обязанности определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение интеллектуальных прав в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, несоразмерность разницы между ценой продажи товара и заявленным размером компенсации, посчитал необходимым снизить размер компенсации.

Ссылка истца на лицензионный договор от 01.10.2016 отклонена судом первой инстанции, на основании того, что он носит длящийся характер, права лицензиата по этому договору распространяются на внушительный перечень товаров различных классов МКТУ, на которые товарный знак может быть нанесен, в связи с чем предусмотренное этим договором вознаграждение в размере 90 000 рублей не может быть принято за основу взыскания с ответчика компенсации.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

При этом апелляционный суд также указал на отсутствие в деле доказательств того, что продажа контрафактного товара является существенной частью предпринимательской деятельности ответчика и носит систематический характер.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015)).

Таким образом, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Вместе с тем из обжалуемых судебных актов не усматривается, что ответчиком представлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Однако суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации снизили заявленную ко взысканию компенсацию ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Расчет размера компенсации (10 000 рублей) в обжалуемых судебных актах не приведен.

Согласно части 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права.

В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В силу пунктов 9 и 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: основания, по которым в апелляционной жалобе заявлено требование о проверке законности и обоснованности решения; обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Приведенные законоположения не допускают их произвольного применения арбитражными судами, предполагают рассмотрение судом соответствующей инстанции доводов лиц и мотивированное их отклонение в случае необоснованности.

Согласно правовой позиции, выраженной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2015 N 1680-О положения статей 288 и 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не позволяют арбитражным судам выносить немотивированные судебные акты - соответствующие требования к содержанию судебных актов арбитражных судов первой, апелляционной и кассационной инстанций закреплены соответственно частью 4 статьи 170, частью 2 статьи 271, частью 2 статьи 289 и частью 1 статьи 291.13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Отсутствие в числе установленных оспариваемыми нормами оснований для отмены или изменения судебных актов нижестоящих судов такого основания, как немотивированность судебного акта, не препятствует суду кассационной инстанции исправить допущенное нарушение норм процессуального права, если оно привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления (часть 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) или повлияло на исход дела и без его устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Решение вопроса об отнесении выявленных судом кассационной инстанции нарушений норм процессуального права к числу влекущих отмену или изменение проверяемого судебного акта производится этим судом в каждом конкретном деле исходя из его фактических обстоятельств.

Вместе с тем определение размера компенсации не является выводом о применении материально-правовых норм и не относится к компетенции суда кассационной инстанции. Размер компенсации подлежит определению (установлению) судом, рассматривающим спор по существу, на основании оценки доказательств, представленных сторонами в обоснование такого размера.

Суд апелляционной инстанции фактически не исследовал и не дал правовой оценки доводу истца, изложенному в апелляционной жалобе, о необоснованности размера компенсации, присужденной к взысканию (10 000 рублей) судом первой инстанции, его произвольности безотносительно к двукратному размеру стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

После установления размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления от 13.12.2016 N 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3085, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-2988, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-4299, от 18.01.2018 N 305-ЭС17-16920.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что суды при разрешении настоящего спора произвольно определили размер компенсации, необоснованно снизив размер компенсации ниже предела, установленного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены состоявшихся по делу судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо учесть вышеизложенное, определить и обосновать размер подлежащей взысканию компенсации в соответствии с положениями закона.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам нового рассмотрения данного дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Тюменской области от 04.04.2018 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2018 по делу N А70-1339/2018 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин