Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 октября 2018 г. N С01-820/2018 по делу N А70-1338/2018 Принятые ранее судебные акты об удовлетворении иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак отменены, а дело передано на новое рассмотрение, поскольку суд апелляционной инстанции фактически не исследовал и не дал правовой оценки доводу истца о необоснованности размера компенсации, присужденной ко взысканию судом первой инстанции, ее произвольности

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 октября 2018 г. N С01-820/2018 по делу N А70-1338/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 23 октября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Лапшина И.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" (ул. Победы, д. 9, г. Арзамас, Нижегородская обл., 607232, ОГРН 1025201335279) на решение Арбитражного суда Тюменской области от 03.04.2018 (судья Маркова Н.Л.) и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2018 (судьи Солодкевич Ю.М., Дерхо Д.С., Рожков Д.Г.), принятые в рамках дела N А70-1338/2018

по исковому заявлению открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" к обществу с ограниченной ответственностью "Автомаг" (ул. Дамбовская, д. 5, стр. 1, г. Тюмень, 625034, ОГРН 1057200644203) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, установил:

открытое акционерное общество "Рикор Электроникс" (далее - общество "Рикор Электроникс") обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Автомаг" (далее - общество "Автомаг") о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416, в размере 180 000 руб., платы за получение сведений в виде выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в размере 200 руб., расходов по приобретению контрафактного товара в размере 550 руб., расходов на оплату почтовых услуг в размере 92 руб., уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 07.02.2018 Арбитражный суд Тюменской области принял исковое заявление и возбудил производство по делу в порядке упрощенного производства.

Определением от 01.03.2018 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 03.04.2018, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2018, требования удовлетворены частично: с общества "Автоман" в пользу общества "Рикор Электроникс" взыскано 10 000 руб., почтовые расходы в размере 05 руб. 11 коп. и государственная пошлина в размере 355 руб. 20 коп. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. С истца в доход федерального бюджета взыскано 4 400 руб. государственной пошлины.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить, исковые требования удовлетворить полностью.

В обоснование кассационной жалобы истец указывает, что суды, снижая размер компенсации ниже низшего предела, необоснованно сослались на правовую позицию, изложенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление N 28-П). Так, по мнению истца, суды не учли, что в соответствии с позицией высшей судебной инстанции, приведенной в указанном постановлении, такое снижение возможно только в том случае, когда одним действием нарушено право на несколько объектов интеллектуальной собственности, в то время как в данном деле нарушено исключительное право на один товарный знак. Также истец указывает, что суды необоснованно снизили размер компенсации в отсутствие доказательств со стороны ответчика, позволяющих сделать вывод о ее завышенном размере.

Общество "Рикор Электроникс" отмечает, что требования о взыскании компенсации были заявлены на основании пункта 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходя из двукратной стоимости предоставления права использования товарного знака. В то же время суды, произвольно снижая размер компенсации до 10 000 рублей, не обосновали размер компенсации в указанном размере. С точки зрения истца, в материалах дела отсутствуют доказательства, обосновывающие установленный судами размер компенсации, равно как и доказательства необоснованности (несоразмерности и чрезмерности) размера компенсации, рассчитанного истцом.

Кроме того, как полагает общество "Рикор Электроникс", суды, указывая, что лицензионный договор (был представлен истцом в материалы дела в обоснование расчета размера компенсации) не может быть принят во внимание, поскольку объем предоставляемых прав по договору шире объема прав, нарушенных предпринимателем, не учли разъяснения высшей судебной инстанции, изложенные в пунктах 43.2 и 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29). Согласно соответствующим разъяснениям при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения; компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Ответчик в отзыве на кассационную жалобу против удовлетворения кассационной жалобы возражал, настаивая на законности и обоснованности обжалуемых судебных актов.

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание не явились, явку своих представителей не обеспечили. Данные обстоятельства согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не являются препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие сторон.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзывах на нее.

При рассмотрении спора судами установлено, что общество "Рикор Электроникс" является правообладателем товарного знака в виде изобразительного обозначения в отношении товаров 7, 9, 12, 20-го классов МКТУ, согласно свидетельству N 289416 от 23.05.2005, с датой приоритета 22.07.2004, сроком действия до 22.07.2014.

Наименование и адрес правообладателя товарного знака, согласно приложению к указанному свидетельству от 20.02.2007 изменено на открытое акционерное общество "Рикор Электроникс" (прежнее наименование правообладателя - открытое акционерное общество "Арзамасский завод радиодеталей").

Ответчиком 05.12.2017 осуществлена реализация в магазине "Автомаг", расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22, датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗД), стоимостью 550 руб., на корпусе которого имеется изображение товарного знака N 289416, зарегистрированного 23.05.2005, что подтверждается кассовым чеком от 05.12.2017 на сумму 550 руб. ответчика, содержащим наименование последнего и его реквизиты, а также чеком платежного терминала банка от 05.12.2017, видеозаписью покупки.

Истец, полагая, что ответчик нарушил исключительные права на товарный знак, принадлежащие обществу "Рикор Электроникс", обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Удовлетворяя частично исковые требования, суд первой инстанции констатировал наличие у истца исключительного права на указанное выше средство индивидуализации и установил факт нарушения ответчиком исключительного права истца, что в совокупности является основанием для взыскания компенсации. В то же время, уменьшая размер компенсации, суд первой инстанции констатировал неразумность и необоснованность размера компенсации, заявленной истцом.

Так, суд первой инстанции в соответствии со статьями 1252 и 1515 ГК РФ и правовыми позициями, изложенными в постановление N 28-П, указал, что снижение компенсации возможно как в случаях, когда ее размер определяется по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой из цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

С учетом изложенного суд, приняв во внимание ходатайства предпринимателей о снижении размера компенсации, признал расчет компенсации общества несостоятельным. В частности, суд первой инстанции, оценив представленный в материалы дела лицензионный договор от 01.10.2016, сделал вывод о том, что лицензионные платежи по указанному договору в размере 90 000 рублей, не могут быть положены в основу расчета компенсации по настоящему делу, поскольку в спорной ситуации имело место однократное нарушение исключительного права на товарный знак, в результате его размещения на одном товаре небольшой стоимости. В обоснование указанного вывода суд первой инстанции отметил, что в лицензионном договоре правоотношения с лицензиатом носят длящийся характер и распространяются на широкий перечень товаров нескольких классов МКТУ. Суд первой инстанции также принял во внимание, что заявленная обществом сумма компенсации превышает двукратный размер стоимости спорного товара и является несоразмерной допущенному нарушению.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции, в том числе относительно размера компенсации, подлежащей взысканию.

Отклоняя доводы общества, приведенные в апелляционной жалобе, аналогичные доводам, изложенным в кассационной жалобе, апелляционный суд указал, что суд первой инстанции не снижал размер компенсации ниже низшего предела, установленного в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ; определенный судом размер компенсации соответствует указанному минимальному размеру.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражении на нее.

Обществом "Рикор Электроникс" решение и постановления судов первой и апелляционной инстанций обжалуются лишь в части размера компенсации.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав пояснения представителя заявителя кассационной жалобы, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 того же Кодекса предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 указанной статьи.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015)).

Таким образом, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления от 13.12.2016 N 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Вместе с тем в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления N 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Как указывалось выше, истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3085, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-2988, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-4299, от 18.01.2018 N 305-ЭС17-16920.

Из обжалуемых судебных актов не усматривается, что ответчиками представлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Однако суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации снизили заявленную ко взысканию компенсацию ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом коллегия судей кассационной инстанции обращает внимание на то, что в данном случае, исходя из избранного истцом способа определения размера компенсации (подпункт 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ), минимальным пределом компенсации является не 10 000 рублей, как указал апелляционный суд в обжалуемом постановлении, а двукратный размер стоимости права использования товарного знака, который подлежит установлению судом в отношении конкретного средства индивидуализации на основании представленных сторонами доказательств.

Расчет размера компенсации (10 000 рублей) в обжалуемых судебных актах не приведен.

В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В силу пунктов 9 и 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: основания, по которым в апелляционной жалобе заявлено требование о проверке законности и обоснованности решения; обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Приведенные законоположения не допускают их произвольного применения арбитражными судами, предполагают рассмотрение судом соответствующей инстанции доводов лиц и мотивированное их отклонение в случае необоснованности.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что суды при разрешении настоящего спора произвольно определили размер компенсации, необоснованно снизив размер компенсации ниже предела, установленного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, без учета разъяснений, содержащихся в постановление N 28-П.

Вместе с тем определение размера компенсации не является выводом о применении материально-правовых норм и не относится к компетенции суда кассационной инстанции. Размер компенсации подлежит определению (установлению) судом, рассматривающим спор по существу, на основании оценки доказательств, представленных сторонами в обоснование такого размера.

Суд апелляционной инстанции фактически не исследовал и не дал правовой оценки доводу истца, изложенному в апелляционной жалобе, о необоснованности размера компенсации, присужденной к взысканию (10 000 рублей) судом первой инстанции, его произвольности безотносительно к двукратному размеру стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены состоявшихся по делу судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо учесть вышеизложенное, определить и обосновать размер подлежащей взысканию компенсации в соответствии с положениями закона.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам нового рассмотрения данного дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Тюменской области от 03.04.2018 по делу N А70-1338/2018 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2018 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина