Определение Суда по интеллектуальным правам от 31 октября 2018 г. по делу N СИП-615/2015 "Об отказе в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве"

Резолютивная часть определения объявлена 24 октября 2018 года.

Определение изготовлено в полном объеме 31 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) о процессуальном правопреемстве по делу N СИП-615/2015

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Хуснутдиновой Светланы Факилевны (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 312028015900242) к акционерному обществу "Невская косметика" (пр-т Обуховской обороны, д. 80, Санкт-Петербург, 192029, ОГРН 1027806078893) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 189083 в отношении услуг 35-го и 42-го классов МКТУ.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Хуснутдинова Светлана Факилевна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к акционерному обществу "Невская косметика" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 189083 в отношении услуг 35-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2016 между истцом и ответчиком было утверждено мировое соглашение, в связи с чем производство по делу было прекращено.

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович 14.08.2018 обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о процессуальном правопреемстве.

Предприниматели Хуснутдинова С.Ф. и Ибатуллин А.В., общество и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления о процессуальном правопреемстве.

Как указано выше, определением Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2016 между истцом и ответчиком было утверждено мировое соглашение, согласно условиям которого, "ответчик передает истцу принадлежащее ему исключительное право на товарный знак N 189083, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.05.2000 г. по заявке N 98715807 с приоритетом от 28.09.1998 г. (далее - товарный знак), в отношении следующих услуг:

- 35 класс МКТУ: "изучение рынка; демонстрация товаров; распространение образцов; сбыт товара через посредников; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; реклама";

- 42 класс МКТУ: "реализация косметических средств, средств для ухода за телом и волосами, товаров бытовой химии, в том числе моющих средств, препаратов для отбеливания и прочих веществ для стирки, препаратов для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, изделий для упаковки".

2. На основании настоящего соглашения Истец посредством безотзывной оферты предоставляет Ответчику право после государственной регистрации перехода исключительного права на Товарный знак к Истцу заключить с Истцом посредством акцепта такой оферты лицензионный договор (далее - "опцион") на следующих условиях:

2.1. Опцион предоставляется на право заключения лицензионного договора (далее - Лицензионный договор), предметом которого является право использования Товарного знака в отношении следующих услуг:

- 35 класс МКТУ: "изучение рынка; демонстрация товаров; распространение образцов; сбыт товара через посредников; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; реклама";

- 42 класс МКТУ: "реализация косметических средств, средств для ухода за телом и волосами, товаров бытовой химии, в том числе моющих средств, препаратов для отбеливания и прочих веществ для стирки, препаратов для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, изделий для упаковки".

2.2. Лицензия, предусмотренная п. 2.1 настоящего соглашения, является неисключительной безвозмездной и действует в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, в том числе, в случае продления срока действия исключительного права на товарный знак.

2.3. На основании лицензионного договора ответчик вправе использовать товарный знак любыми не запрещенными законом способами для осуществления деятельности по производству и реализации косметики и продукции бытовой химии, включая, но не ограничиваясь следующим:

производить, продавать, реализовывать товары и оказывать услуги, а также предлагать рекламировать, демонстрировать их на выставках или ярмарках под соответствующим товарным знаком;

импортировать, экспортировать, хранить, перевозить или организовывать хранение, перевозку и рекламу товаров и услуг под соответствующим товарным знаком;

использовать товарный знак на товарах, в объявлениях, рекламных материалах, публикациях сопроводительной и деловой документации, на вывесках, а также в сети Интернет, включая, в частности, доменные имена;

использовать товарный знак в отношении материалов, изделий и услуг, связанных с продвижением и размещением рекламных материалов на российских сайтах, а также в отношении маркетинговых материалов и рекламных мероприятий, проводимых на таких сайтах;

размещать соответствующий товарный знак на упаковке и на этикетках товаров;

использовать обозначения, сходные с лицензируемым товарным знаком, способами, указанными выше;

заключать сублицензионные договоры в отношении использования товарного знака.

2.4. Истец обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения лицензионного договора посредством акцепта безотзывной оферты подать заявление о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака ответчику в Федеральную службу ив интеллектуальной собственности. Расходы по оплате государственной пошлины за регистрацию предоставления права использования товарного знака возлагаются на истца.

2.5. Истец обязуется:

- уплачивать пошлины, необходимые для поддержания регистрации товарного знака в силе;

- продлевать регистрацию товарного знака;

- противодействовать нарушениям товарного знака со стороны третьих лиц;

- содействовать ответчику в защите его прав на использование товарного знака, в том числе, предоставлять ответчику необходимые для такой защиты документы и информацию, участвовать в пресечении нарушений прав ответчика со стороны третьих лиц.

3. Предоставление опциона является безвозмездным и не обусловлено встречной обязанностью ответчика по выплате опционной премии.

4. Подписание настоящего соглашения подтверждает направление истцом безотзывной оферты, составляющей опцион, ответчику.

5. Акцепт безотзывной оферты, составляющей опцион, может быть осуществлен в течение двух лет с момента государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак к истцу при условии утверждения настоящего соглашения судом.

6. Акцепт безотзывной оферты, составляющей опцион, осуществляется путем направления уведомления об акцепте в письменной форме на русском языке и считается полученным адресатом надлежащим образом, если отправлен курьерской службой экспресс-доставки в адрес истца по реквизитам, указанным в настоящем соглашении.

7. Истец обязан обеспечить государственную регистрацию перехода исключительного права на товарный знак в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

8. Истец обязуется выплатить за отчуждение исключительного права на товарный знак сумму в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей в течение пяти рабочих дней после утверждения настоящего мирового соглашения Судом.

9. Истец дает свое согласие на использование ответчиком товарного знака в период до завершения государственной регистрации предоставления права использования товарного знака ответчику в соответствии с условиями настоящего соглашения.

10. Истец настоящим дает свое бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию ответчиком в будущем товарных знаков, содержащих недоминирующий элемент "ромашка" для осуществления своей основной деятельности - производство и реализация косметики и продукции бытовой химии.

11. Ответчик гарантирует, что ранее не заключал лицензионные соглашения на использование товарного знака в отношении услуг, указанных в пункте 1 настоящего соглашения, и не заключит в будущем до момента перехода исключительных прав к Истцу.

12. Ответчик гарантирует, что не выдавал письма-согласия на регистрацию товарных знаков, сходных до степени смешения с товарным знаком, в отношении услуг, указанных в пункте 1 настоящего соглашения, и не выдаст в будущем до момента перехода исключительных прав к истцу.

13. С момента государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак к истцу переходит исключительное право на товарный знак в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, а также в отношении этих услуг переходит весь объем прав, связанных с отчуждаемым товарным знаком, имевшихся у ответчика на дату регистрации настоящего договора.

14. В случае если в регистрации перехода исключительного права на товарный знак в соответствии с настоящим соглашением будет препятствовать неправомерность условий настоящего соглашения о том, что услуги, в отношении которых передаются исключительные права, являются однородными товарам, в отношении которых исключительное право остается у ответчика, то ответчик по просьбе истца и в соответствии с ней обязуется подать в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о сокращении перечня услуг, в отношении которых исключительное право на товарный знак передается истцу. В этом случае, исключительное право на товарный знак передается в отношении сокращенного перечня услуг.

15. Настоящее мировое соглашение, после утверждения его Судом и после выполнения истцом обязанности предусмотренной пунктом 8 настоящего соглашения, является основанием для регистрации перехода исключительных прав на товарный знак в отношении услуг, указанных в пункте 1 настоящего соглашения, на условиях указанных в настоящем мировом соглашении.

16. Настоящим мировым соглашением стороны окончательно разрешают имеющиеся между ними разногласия относительно текущих регистраций товарных знаков в пределах срока их действия, включая вопросы неиспользования. Истец обязуется воздерживаться от оспаривания других товарных знаков, принадлежащих ответчику.

17. Судебные расходы по настоящему делу относятся на истца, а ответчик не выставляет истцу каких-либо судебных расходов".

Таким образом, утверждённое 06.04.2016 Судом по интеллектуальным правам мировое соглашение включает в себя не только обязанность общества передать предпринимателю Хуснутдиновой С.Ф. исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 189083, но и взаимную обязанность истца заключить с ответчиком лицензионный договор, предоставляющий последнему право пользования данным товарным знаком.

В свою очередь, заключение указанного лицензионного договора с истцом возможно только в случае наличия у него исключительного права на упомянутый товарный знак, поскольку названное мировое соглашение содержит неразрывное двустороннее обязательство между предпринимателем Хуснутдиновой С.Ф. и обществом, цель которого заключается в передаче истцу товарного знака с сохранением у ответчика юридической возможности использовать товарный знак в своей деятельности, то есть, встречное предоставление обществу права пользования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 189083 является необходимым условием заключённого мирового соглашения о передаче товарного знака истцу.

Обращаясь в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о процессуальном правопреемстве предприниматель Ибатуллин А.В. указал, что между ним и истцом по делу 27.06.2018 был заключен договор уступки права требования в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 189083.

В свою очередь, судебная коллегия, проанализировав представленный предпринимателем Ибатуллинным А.В. договор уступки права требования от 27.06.2018, установила, что он включает в себя лишь условие о передаче ему истцом только права на получение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 189083. При этом в договоре отсутствуют условия о передаче правопреемнику также обязанностей в отношении указанного товарного знака.

Тогда как, в соответствии с пунктом 4 мирового соглашения, которое было утверждено Судом по интеллектуальным правам, его подписание истцом и ответчиком подтверждает направление истцом безотзывной оферты, составляющей опцион, ответчику, и в соответствии с пунктом 2 мирового соглашения, указанным опционом оформлен лицензионный договор между истцом и ответчиком в отношении отчуждаемого товарного знака.

Следовательно, процесс заключения лицензионного договора в отношении отчуждаемого товарного знака уже был инициирован истцом путём оферты при заключении мирового соглашения.

Следовательно, отчуждение товарного знака истцом в пользу предпринимателя Ибатуллина А.В. приводит к тому, что общество лишается возможности получить право пользования (по лицензионному договору) в отношении спорного товарного знака, поскольку знак не принадлежит лицу, которое должно стать лицензиаром.

Согласно пункту 2 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.

В пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки" (далее - постановление от 21.12.2017 N 54) указано, что при оценке того, имеет ли личность кредитора в обязательстве существенное значение для должника, для целей применения пункта 2 статьи 388 ГК РФ необходимо исходить из существа обязательства.

Если стороны установили в договоре, что личность кредитора имеет существенное значение для должника, однако это не вытекает из существа возникшего на основании этого договора обязательства, то подобные условия следует квалифицировать как запрет на уступку прав по договору без согласия должника (пункт 2 статьи 382 ГК РФ).

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки (пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

Уступка права, совершенная в нарушение законодательного запрета, является ничтожной (пункт 2 статьи 168 ГК РФ, пункт 1 статьи 388 ГК РФ). Например, ничтожной является уступка прав бенефициара по независимой гарантии без одновременной уступки тому же лицу прав по основному обязательству (абзац второй пункта 1 статьи 372 ГК РФ). Статья 383 ГК РФ устанавливает запрет на уступку другому лицу прав (требований), если их исполнение предназначено лично для кредитора-гражданина либо иным образом неразрывно связано с его личностью. При этом следует принимать во внимание существо уступаемого права и цель ограничения перемены лиц в обязательстве. Например, исходя из положений пункта 7 статьи 448 ГК РФ запрет уступки прав по договорам, заключение которых возможно только путем проведения торгов, не затрагивает требований по денежным обязательствам (пункт 9 постановления от 21.12.2017 N 54).

Содержание, утверждённого 06.04.2016 Судом по интеллектуальным правам мирового соглашения таково, что личность лица, которому ответчик передаёт исключительное право на товарный знак, имеет для него существенное значение, поскольку именно истец должен предоставить обществу встречное исполнение в виде лицензии на отчуждаемый товарный знак, поскольку именно предприниматель Хуснутдинова С.Ф. уже совершила оферту в отношении соответствующего лицензионного договора, а следовательно, именно она должна быть обладателем товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Тогда как приобретение предпринимателем Ибатуллинным А.В. только лишь исключительного права на спорный товарный знак, исходя из условий договора уступки права требования от 27.06.2018, не связывает его обязанностью заключить с обществом лицензионное соглашение, как это было предусмотрено утверждённым Судом по интеллектуальным правам мировым соглашением, что соответственно нарушает охраняемый законом интерес общества.

Согласно части 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Из анализа приведенной нормы следует, что необходимым условием процессуального правопреемства должна являться замена стороны в материальном правоотношении, процессуальное правопреемство означает переход процессуальных прав и обязанностей от одного субъекта соответствующего материального правоотношения к другому, что влечет занятие правопреемником процессуального статуса правопредшественника.

Таким образом, поскольку договор уступки права требования от 27.06.2018 противоречит пункту 2 статьи 382 ГК РФ и нарушает охраняемый законом интерес общества (пункт 2 статьи 168 ГК РФ), при изложенных обстоятельствах, суд не находит оснований для удовлетворения заявления предпринимателя Ибатуллинна А.В. о процессуальном правопреемстве.

Руководствуясь статьями 148, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам определил:

заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича о процессуальном правопреемстве оставить без удовлетворения.

Определение может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в течение одного месяца.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина