Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2018 г. N С01-872/2018 по делу N А41-3828/2018 Дело о защите исключительного права на изобретение передано на новое рассмотрение, поскольку суды не установили факт использования изобретения по патенту в лекарственном препарате, выпускаемом ответчиком

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2018 г. N С01-872/2018 по делу N А41-3828/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 15 ноября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 ноября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей: Васильевой Т.В., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Bayer HealthCare LLC (100 Bayer Boulevard, Whippany, NJ 07981, USA) на решение Арбитражного суда Московской области от 01.06.2018 по делу N А41-3828/2018 (судья Худгарян М.А.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2018 по тому же делу (судьи Боровикова С.В., Коновалов С.А., Семушкина В.Н.)

по иску иностранной компании Bayer HealthCare LLC к обществу с ограниченной ответственностью "Натива" (ул. Октябрьская, д. 13, г. Красногорск, Московская обл., 143402, ОГРН 1107746352163) о защите исключительных прав на изобретения,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства здравоохранения Российской Федерации (Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1; 2; 3; 4, Москва, 127994, ОГРН 1127746460896) и общества с ограниченной ответственностью "Русстандарт" (ул. Буракова, д. 27, корп. 6, Москва, 105118, ОГРН 1087746467368),

В судебном заседании приняли участие представители:

от Bayer HealthCare LLC - Neils Hessman Johannes W., Семенов А.В. (переводчик, привлеченный на основании статьи 57 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; представлен диплом с отличием от 27.06.1990 ТВ N 513806), Еременко В.Г., Рихтерман В.Я. (по доверенности от 24.08.2018 N 77АВ7399501), Тиллинг Е.М., Лобышева Е.А. (по доверенности от 18.05.2018 N 77АВ7368727), Грамоткин Б.С. (по доверенности от 09.10.2018 N 77АВ9199454);

от общества с ограниченной ответственностью "Натива" - Гусейнова У.А. (по доверенности от 29.05.2018), Герасимова Ю.П. (по доверенности от 10.05.2018 N 13).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранная компании Bayer HealthCare LLC (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд Московской области к обществу с ограниченной ответственностью "Натива" (далее - общество) с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании использования патентов Российской Федерации N 2319693 (далее - патент N 2319693) и N 2420283 (далее - патент N 2420283) на изобретения в лекарственном препарате "Сорафениб-натив", и о запрете изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать и хранить для этих целей продукцию, а также иным способом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственный препарат "Сорафениб-натив".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Министерство здравоохранения Российской Федерации и общество с ограниченной ответственностью "Русстандарт".

Решением Арбитражного суда Московской области от 01.06.2018, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящей кассационной жалобой.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на нарушение судами норм материального и процессуального права при принятии судебных актов, просит обжалуемые судебные акты отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований или направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы компания указывает, что суды необоснованно отказали истцу в назначении патентоведческой экспертизы, тем самым нарушив нормы процессуального права, что привело к принятию незаконных судебных актов.

Как указано в кассационной жалобе, судами также не были приняты во внимание обстоятельства другого судебного дела (дело N А40-157726/2018), в котором общество предъявило требования к компании о предоставлении принудительной лицензии на спорные патенты и признало, что используемый им патент Российской Федерации N 2568638 (далее - патент N 2568638) на изобретение является зависимым по отношению к изобретениям истца. В связи с чем, компания полагает, что ответчик фактически признал заявленные по настоящему делу требования, а указанные обстоятельства не приняты во внимание судами.

Кроме того, как указывает заявитель кассационной жалобы, судами при рассмотрении дела не было установлено, кто являлся обладателем патента Российской Федерации N 2568638.

Вместе с тем, по мнению компании, выводы судов о том, что общество не использует спорные изобретения, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательства, поскольку суды не приняли во внимание представленные в материалы дела заключения специалистов (л.д. 69-132, т. 5), которые, по мнению компании, содержат выводы, прямо опровергающие выводы суда первой инстанции.; не учли отсутствие каких-либо доказательств, подтверждающих факт использования патента Российской Федерации N 2568638 в лекарственном препарате ответчика.

В обоснование кассационной жалобы компания также указывает на неправильное толкование судами положений пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ошибочное применение судами положений пункта 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (далее - Информационное письмо N 122).

В судебном заседании представители компании поддержали доводы кассационной жалобы, указав на незаконность и необоснованность обжалуемых судебных актов.

Представители общества возражали против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на нее; полагали, что обжалуемые судебные акты приняты без нарушения норм права, а изложенные в них выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, явку своих представителей в заседание суда не обеспечили.

Законность решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами, компания является обладателем исключительных прав на изобретение "Производные мочевины (варианты), фармацевтическая композиция (варианты) и способ лечения заболевания, связанного с ростом раковых клеток (варианты)", охраняемое патентом Российской Федерации N 2319693 (дата приоритета от 13.01.1999) и на изобретение "Фармацевтическая композиция, содержащая омегакарбоксиарилзамещенную дифенилмочевину, для лечения рака", охраняемое патентом Российской Федерации N 2420283 (дата приоритета от 07.03.2005).

Судами установлено, что лекарственный препарат "Нексавар" (МНН - Сорафениб) зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации 31.05.2007 (дата переоформления - 23.11.2017) за N ЛСР-000093 (таблетки, покрытые плёночной оболочкой) на имя компании "Байер АГ" и содержит в составе сорафениб в виде соли сорафениб тозилат в качестве активного действующего вещества.

Судами также установлено, что ответчик является производителем лекарственного препарата "Сорафениб-натив" (МНН - Сорафениб), содержащего в качестве активного вещества сорафениб, сведения о котором содержатся в Государственном реестре лекарственных средств за N ЛП004369. Вместе с тем, обществом 08.09.2016 зарегистрирована фармацевтическая субстанция "Сорафениба тозилат" (МНН - Сорафениб) в Государственном реестре лекарственных средств за N ФС-001501.

Полагая, что общество нарушает исключительные права компании на указанные патенты путем производства и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственного препарата "Сорафениб-натив", в состав которого входит вещество - сорафениб, являющееся активным действующим веществом в выпускаемом по патентам N 2319693 и N 2420283 лекарственном препарате "Нексавар", компания обратилась в суд с вышеуказанными требованиями.

В обоснование заявленных требований компания указала, что в лекарственном препарате "Сорафениб-натив" ответчика используются все признаки независимых пунктов 39, 44, 57, 58 и 60 формулы изобретения по патенту N 2319693, а также все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту N 2420283.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из недоказанности истцом факта нарушения ответчиком прав компании на указанные патенты.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, полагает, что имеются правовые основания для удовлетворения кассационной жалобы ввиду следующего.

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи, патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).

Аналогичная позиция изложена в пункте 26 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в соответствии с которым для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

В связи с изложенными нормами права, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что судами первой и апелляционной инстанций был неправильно установлен круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, поскольку с учетом заявленного ответчиком довода, что им используется собственное изобретение, судам следовало установить факт использования изобретения по патенту Российской Федерации N 2568638 в лекарственном препарате "Сорафениб-натив", выпускаемом ответчиком.

Вместе с тем судами не было установлено, используется ли ответчиком патент Российской Федерации N 2568638 в лекарственном препарате "Сорафениб-натив" и принадлежат ли права на использование данного технического решения обществу.

Выводы судов основаны только на сравнении описания формул принадлежащих истцу изобретений по патенту Российской Федерации N 2319693, N 2420283 с описанием формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2568638.

Судебная коллегия считает необходимым отметить, что в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

Однако закон не устанавливает круг вопросов, при разрешении которых необходимы специальные познания. Вопрос о том, требуется ли наличие специальных познаний при исследовании препарата на предмет использования в нем каждого признака, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, рассматривается судом применительно к конкретному случаю.

Следовательно, назначение экспертизы по делу возможно только в том случае, если суд пришел к выводу о том, что для разрешения вопросов, возникших при рассмотрении спора по существу, ввиду отсутствия у суда специальных познаний в какой-либо области знаний необходимо привлечение квалифицированных экспертов, специалистов.

Принимая во внимание, что подлежащие разрешению в настоящем деле вопросы касаются сравнения химических веществ, охраняемых патентом Российской Федерации N 2568638, с химическим веществом, содержащимся в лекарственном препарате "Сорафениб-натив", судебная коллегия приходит к выводу, что указанные вопросы требуют специальных познаний в области не только патентоведения, но и химии и медицины (поскольку формулы изобретения содержат родовые признаки, относящиеся к сфере медицины и химии), и не могли быть разрешены судами на основании сравнения описания формул патентных документов.

Учитывая, что вопрос об использовании всех существенных признаков изобретения требует специальных познаний, суд первой инстанции при рассмотрении спора должен был учесть разъяснения, данные в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" (далее - постановление N 23).

В пункте 3 постановления N 23 указано, что в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

Однако суды первой и апелляционной инстанции, не приняв во внимание предмет спора и обстоятельства дела, отказали в удовлетворении ходатайства компании о назначении комплексной экспертизы.

При указанных обстоятельствах судами не исследовалось наличие или отсутствие в лекарственном препарате "Сорафениб-натив" совокупности признаков, приведенных в каждом независимом пункте формулы технического решения, охраняемого патентом Российской Федерации N 2568638.

Таким образом, кассационная коллегия полагает, что при рассмотрении настоящего дела суды не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, не приняли во внимание положения постановления N 23, в силу чего неправильно применили положения статьи 1358 ГК РФ.

Указанное процессуальное нарушение, допущенное при рассмотрении дела, привело к тому, что судами не был рассмотрен по существу спор, так как не были выполнены задачи судебного разбирательства, к которым Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации относит не только определение спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, но и установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания и имеющих существенное значение для правильного рассмотрения дела, установленных на основании как доказательств, непосредственно представленных лицами, участвующими в деле, так и путем оказания сторонам содействия в предоставлении других доказательств.

Суд кассационной инстанции также считает необходимым обратить внимание, что в результате отказа по формальным основаниям (отсутствие на депозитном счёте суда необходимых денежных средств, заявление о проведении экспертизы двумя экспертами из двух разных экспертных учреждений) в удовлетворении неоднократных ходатайств истца о назначении судебной экспертизы судом первой инстанции были нарушены нормы процессуального права, поскольку истец был лишен возможности реализовать свои процессуальные права на получение доказательств в подтверждение своей правовой позиции на установление фактических обстоятельств, связанных с вопросами, требующими специальных познаний.

Суд апелляционной инстанции не только не исправил допущенное судом первой инстанции нарушение норм процессуального права, но и при рассмотрении апелляционной жалобы также допустил указанное нарушение, отказав компании в назначении судебной экспертизы с ссылкой на то, что предоставление проведения экспертизы двум экспертам из двух разных экспертных учреждений может породить противоречия в выводах данных экспертов по отношению к предмету исследования и то, что компанией представлены дополнительные вопросы, не представленные в суд первой инстанции.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 17.11.2009 N 1464-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Лист" на нарушение конституционных прав и свобод статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", закрепленное в статье 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации право лиц, участвующих в деле, ходатайствовать о назначении экспертизы является дополнительной процессуальной гарантией их конституционного права на судебную защиту, поскольку предоставляет возможность обосновать правомерность занимаемой ими позиции по делу в случае, когда для этого необходимы специальные знания в различных областях науки, техники, искусства, ремесла.

Таким образом, судом первой инстанции использование ответчиком изобретения по патенту Российской Федерации N 2568638 не устанавливалось, а вывод суда об отказе в иске, мотивированный наличием у ответчика исключительных прав на собственное изобретение, не может быть признан обоснованным.

Суд апелляционной инстанции допущенные нарушения не устранил.

Ввиду несоответствия выводов судов, содержащихся в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильного применения судами норм процессуального права, которое привело к принятию необоснованных судебных актов, обжалуемые судебные акты подлежат отмене.

Поскольку установление обстоятельств не входит в компетенцию суда кассационной инстанции, дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

В связи с тем, что указанные нарушения подлежат устранению только при новом рассмотрении дела в суде первой инстанции, в порядке пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению в Арбитражный суд Московской области.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть вышеизложенное, устранить допущенные нарушения, в первую очередь установить факт использования либо неиспользования ответчиком собственного технического решения в выпускаемом лекарственном препарате, во вторую очередь, если будет установлено отсутствие использования ответчиком изобретения по патенту Российской Федерации N 2568638, установить использование или неиспользование в лекарственном препарате "Сорафениб-натив" каждого из признаков, приведенных в независимых пунктах формул изобретений по патентам Российской Федерации N 2319693, N 2420283, либо признаков, эквивалентных им, а также обсудить вопрос о назначении по делу патентоведческой экспертизы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 01.06.2018 по делу N А41-3828/2018 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2018 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

С.М. Уколов