Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2018 г. N С01-155/2018 по делу N А40-36719/2017 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные акты по делу о защите исключительного права на товарный знак, поскольку суд апелляционной, инстанции при новом рассмотрении, правомерно исходил из того, что при определении размера компенсации за основу должна быть принята именно та стоимость товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже нарушителем третьим лицам

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2018 г. N С01-155/2018 по делу N А40-36719/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 12 декабря 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Силаева Р.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица - FORIANELLI TRADING LIMITED (Spyrou Kyprianou 84, P.C. 4004, Limassol, Cyprus) на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2017 по делу N А40-36719/2017 (судья Мищенко А.В.), определение Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2017 (судья Мищенко А.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2018 (судьи Пирожков Д.В., Головкина О.Г., Трубицын А.И.) по тому же делу,

по иску иностранного лица - FORIANELLI TRADING LIMITED к обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" (ул. Ленинская Слобода, д. 19, эт. 1, офис 41Х1Д, Москва, 115280, ОГРН 1027700450337) о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Власта" (ул. Чайковского д. 3, г. Воронеж, 394036, ОГРН 1053600122839), общество с ограниченной ответственностью "Власта Фарма" (пр-т Революции д. 4, г. Воронеж, 394000, ОГРН 1123668009300), общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Урал" (ул. Ласьвинская, д. 43, г. Пермь, 614042, ОГРН 1145958002706), общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад" (ул. Адмирала Ушакова д. 55/1, г. Пермь, 614019, ОГРН 1145958061226), общество с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис" (набережная Гончарная д. 9/16, стр. 1, Москва, 115172, ОГРН 1047796332022), общество с ограниченной ответственностью "КУРОРТМЕДСЕРВИС" (ул. Кантемировская д. 29/1, Москва, 115447, ОГРН 1127746314112).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" - Безруков М.В. (по доверенности от 03.08.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "КУРОРТМЕДСЕРВИС" - Семенов А.В. (по доверенности от 09.01.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - FORIANELLI TRADING LIMITED (далее - компания) обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" (далее - общество "Йодные технологии и маркетинг") о взыскании компенсации в размере 17 902 080 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696, изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара, оборудования и иных средств.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Власта", общество с ограниченной ответственностью "Власта Фарма", общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Урал", общество с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад", общество с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис", общество с ограниченной ответственностью "КУРОРТМЕДСЕРВИС" (общество - "КУРОРТМЕДСЕРВИС").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2017 по делу N А40-36719/2017 исковые требования удовлетворены частично: с общества "Йодные технологии и маркетинг" в пользу компании взыскана компенсация в размере 4 344 192 рублей.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2017 по настоящему делу по ходатайству истца в вышеуказанном решении были исправлены следующие опечатки: на странице 6 решения, четвертый абзац снизу: вместо "72,42 руб." считать правильным "75,42 руб."; в резолютивной части - арифметическая ошибка в абзаце 3 страницы 6: вместо "4 344 192 руб." считать правильным "8 688 384 руб.".

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2017 решение суда первой инстанции отменено частично, определение от 12.10.2017 отменено, исковые требования компании удовлетворены частично: с общества "Йодные технологии и маркетинг" взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 17 902 080 рублей.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2018 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2017 по делу N А40-36719/2017 отменено в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов. Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2018 решение Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2017 и определение от 12.10.2017 по делу N А40-36719/2017 в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов оставлено без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Истец, не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2017, определением Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2017 и постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2018 по делу N А40-36719/2017, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на то, что суд первой инстанции неправильно определил базовую цену контрафактного товара для целей расчета двукратной компенсации, просит обжалуемые судебные акты изменить; удовлетворить исковое заявление в полном объеме, исходя из расчета цены партии контрафактного товара по паспорту качества N 92, ранее установленной в деле N А40-30630/2018 (2 х 155,40 х 57 600 = 17 902 080 рублей).

Истец указывает, что суд апелляционной инстанции не учел, что 17.07.2018 в отношении той же партии товара с участием тех же лиц Арбитражный суд города Москвы во вступившем в законную силу решении по делу N А40-30630/2018 установил, что цена указанного товара составляла 155,40 руб. за штуку.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что в нарушение принципа правовой определенности, состязательности в настоящем деле, судами первой и апелляционной инстанций осуществлена переоценка обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель третьего лица - общества "КУРОРТМЕДСЕРВИС" доводы кассационной жалобы истца поддержал, просил обжалуемые судебные акты изменить.

Представитель общества "Йодные технологии и маркетинг" в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам, выслушав представителей участвующих в деле лиц, обсудив доводы кассационной жалобы и отзывов на нее, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 названного Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем словесного товарного знака "Баю-Бай" по свидетельству Российской Федерации N 527696, с приоритетом от 17.05.2013, зарегистрированного в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "биологически активные добавки к пище".

Истцом выявлены факты продажи ответчиком в различных городах России товара "Капли "Колыбельные" с размещенным на его упаковке обозначением "БАЮ-БАЙ", производителем которого является ответчик. Согласно паспорту качества товар был выпущен ответчиком 19.02.2015.

Полагая, что производство и реализация ответчиком данного товара нарушает исключительное право истца на указанный товарный знак, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

При этом размер компенсации был исчислен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товара, произведенного ответчиком, исходя из цены 155,40 руб., по которой он был реализован обществом с ограниченной ответственностью "Аптека от склада - Запад".

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск частично, пришел к выводу о том, что действия ответчика по производству и продаже названного товара нарушают исключительное право истца на этот товарный знак.

Суд первой инстанции, оценив размер предъявленной к взысканию суммы компенсации, удовлетворил заявленные требования частично в размере 8 688 384 руб. из расчета (57 600 шт. x 75,42 руб.) x 2.

При этом суд указал, что считает разумным и справедливым исходить из отпускной цены товара ответчика - 75,42 руб., а не из цены, по которой реализовывали товар третьи лица.

Суд апелляционной инстанции, в постановлении от 06.12.2017 с выводами суда первой инстанции, касающимися размера взысканной компенсации, не согласился. Изменяя решение суда и удовлетворяя требование о взыскании компенсации в заявленной сумме 17 902 080 руб., апелляционный суд признал требование о взыскании компенсации в данном размере законным и обоснованным.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 26.06.2018 не согласился с данным выводом суда апелляционной инстанции и отменил постановление суда апелляционной инстанции в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов.

При этом направляя настоящее дело на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд в указанной части, Суд по интеллектуальным правам указал, что при определении компенсации в двукратном размере стоимости товаров суд первой инстанции обоснованно исходил из отпускной цены произведенных ответчиком товаров.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ расчет компенсации может быть произведен исходя из двукратного размера стоимости контрафактных товаров.

В постановлении от 26.06.2018 по настоящему делу Суд по интеллектуальным правам отметил, что за основу должна быть принята именно та стоимость товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже нарушителем третьим лицам, а учитывая, что иск заявлен к обществу "Йодные технологии и маркетинг", сумма компенсации должна определяться исходя из той стоимости товара, по которой оно продавало контрафактные товары третьим лицам.

При этом решение суда по делу N А40-30630/2018, на которое ссылается заявитель в кассационной жалобе, не имеет преюдициального значения для настоящего дела.

Вместе с тем, согласно части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Таким образом, суд апелляционной инстанции при новом рассмотрении, учитывая указания суда кассационной инстанции, изложенные в постановлении от 26.06.2018, правомерно исходил из того, что при определении размера компенсации за основу должна быть принята именно та стоимость товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже нарушителем третьим лицам.

Таким образом, суд апелляционной инстанции в оспариваемом постановлении от 10.10.2018, верно отметил, что суд первой инстанции обоснованно исходил из отпускной цены произведенных ответчиком товаров. Двукратный размер стоимости контрафактных товаров составляет 8 688 384 рублей = (57 600 штук х 75,42 рублей за штуку) х 2). При этом суды при определении отпускной цены данного товара исходили из соответствующих доказательств, которые были представлены в материалы настоящего дела (л. д. 132, т. 4).

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, коллегия судей полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2017 по делу N А40-36719/2017, определение Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица - FORIANELLI TRADING LIMITED - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев