Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2018 г. по делу N СИП-752/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента в части признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении услуг 35-го класса МКТУ, поскольку вывод Роспатента о том, что компанией доказан факт использования своего фирменного наименования на территории РФ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, противоречит фактическим обстоятельствам и представленным в их подтверждение доказательствам

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2018 г. по делу N СИП-752/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 20 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассматривал в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Альфа-Альянс" (ул. Вавилова, д. 53, корп. 1, эт. 2, комн. 206-208, Москва, 117312, ОГРН 1037736032400) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 20.11.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 06.09.2017, против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, иностранной компании SPORTSPOWER LIMITED (Level 20, Parkview Centre, No. 7 Lau Li Street, Causeway Bay, Hong Kong).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Альфа-Альянс" - Гетман В.А. (по доверенности от 09.11.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Королева Е.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-406/41) и Шеманин Я.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-415/41);

от SPORTSPOWER LIMITED - Грядов А.В. (по доверенности от 25.05.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Альянс" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.11.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 06.09.2017, против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранная компания - SPORTSPOWER LIMITED (далее - компания).

В рассматриваемом деле судом проверяется правомерность принятого 20.11.2017 Роспатентом решения, которым было удовлетворено возражение компании, поступившее 06.09.2017, и предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 485386 признано недействительным в отношении товаров 28-го "игры и игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; оборудование для площадок для игр, а именно сооружения для игр, состоящие из детских качелей, сооружений для лазания, площадок, домиков для игр и горок" и услуг 35-го "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, а именно: аренда площадей для размещения рекламы, изучение рынка, информация и советы коммерческие потребителям, информация деловая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В своем заявлении общество полагает, что ни один из представленных в возражении документов не подтверждает использование компанией фирменного наименования на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг, содержащихся в перечне оспариваемого товарного знака, поскольку "материалы, иллюстрирующие использование знака "SPORTSPOWER", копии рекламных публикаций, фото продукции" [3], относятся к обозначению, а не фирменному наименованию, а также относятся к периоду после даты приоритета спорного товарного знака, являются сведениями, полученными из сети Интернет, в связи с чем не могли учитываться Роспатентом при принятии обжалуемого решения.

Также, по мнению заявителя, Роспатент неправомерно принял "копии патентов и патентных заявок [11], поскольку данные патенты не имеют отношения к использованию обозначения "SPORTSPOWER" на территории Российской Федерации.

Копия контракта [10], по мнению общества, также не подтверждает использования фирменного наименования в отношении товаров 28-го и услуг 35-го классов МКТУ, так как согласно документам, подтверждающим исполнение данного контракта, компания поставляла товары, произведенные компанией "Dong guan jump power ltd", тогда как сама компания осуществляет только торговую деятельность, которая не является однородной услугам 35-го класса МКТУ, в том числе оспариваемой регистрации.

Помимо этого, общество полагает, что копии писем китайских компаний [15], не могли учитываться Роспатентом, так как они не подтверждают обстоятельств, изложенных в них. Кроме того, они относятся к периоду после даты приоритета оспоренного товарного знака.

Общество также отмечает, что письмо компании Foshan city nanhai hunan style article factory, содержащее информацию, относящуюся к периоду до даты приоритета, является недостоверным доказательством, так как утверждение о том, что товары производились и маркировались товарным знаком "SPORTSPOWER", зарегистрированным в Китае за номером 6637893, для компании начиная с 2007 года не соответствует действительности, поскольку данный товарный знак до 2014 года принадлежал компании Neusports Тренажер (Шанхай) ООО.

В поданных в суд письменных пояснениях общество ссылается на то, что доказательства, приложенные компанией к возражению не подтверждают, что третье лицо осуществляет деятельность по производству, или по введению в гражданский оборот товаров или услуг, однородных указанным в перечне оспоренного товарного знака на территории Российской Федерации.

Также заявитель приводит довод о том, что возражение компании было подано неуполномоченным лицом, которое принимало участие при рассмотрении возражения.

В судебном заседании представитель общества поддержал свои доводы, просил оспариваемое решение отменить, а заявленные им требования - удовлетворить.

Представители Роспатента и компании выступили по доводам, изложенным в отзывах, просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Из материалов настоящего дела следует, что общество "Альфа-Альянс" является правообладателем словесного товарного знака "SPORTSPOWER" по свидетельству Российской Федерации N 485386, который был зарегистрирован, с учетом решения Роспатента от 13.12.2016, и принятого правообладателем решения о сокращение перечня товаров и/или услуг, в отношении товаров 28-го "игры и игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; оборудование для площадок для игр, а именно сооружения для игр, состоящие из детских качелей, сооружений для лазания, площадок, домиков для игр и горок" и услуг 35-го "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, а именно: аренда площадей для размещения рекламы, изучение рынка, информация и советы коммерческие потребителям, информация деловая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов, услуги в области общественных отношений" классов МКТУ по заявке от 13.02.2012 N 2012703640.

Компанией 06.09.2017 в Роспатент было подано возражение против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386 (том 10, л.д. 68-88), мотивированное несоответствием его требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование своих доводов компания указывала, что оспариваемый товарный знак вызывает ассоциации с зарубежным производителем, что не соответствует действительности, и является тождественным произвольной части его фирменного наименования, исключительное право на которое возникло ранее даты его приоритета, а следовательно, спорный товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товаров и места производства, поскольку на дату подачи заявки на российском рынке была известна и популярна продукция компании, маркированная обозначением "SPORTSPOWER", которая была образована 20 апреля в Гонконге в 1995 году и с того времени занимается производством и распространением спортивных товаров, в том числе батутов и гимнастических комплексов, маркированных обозначением "SPORTSPOWER", производство которых осуществляется у различных производственных компаний.

Компания также ссылалась на то, что она разрабатывала соответствующую продукцию, которая признана патентным ведомством США обладающей новизной и изобретательским уровнем, а также оригинальностью внешнего вида. Деятельность компании не является только посреднической/торговой, так как она осуществляла свою деятельность под данным наименованием в отношении товаров 28-го класса МКТУ в мире задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и которая известна в мире. Так, например, в результате запроса "sportspower батут" и "sportspower trampoline" на наиболее популярных в России поисковых ресурсах можно увидеть, что имеет место очень большое количество упоминаний продукции компании, что указывает на известность потребителям продукции компании, содержащей в своём составе слово "SPORTSPOWER", которые ассоциируют продукцию с ее деятельностью.

Компания указала, что официальным дистрибьютором ее продукции на территории Российской Федерации является общество с ограниченной ответственностью "Касторама РУС" (Дербеневская наб., д. 7, стр. 8, Москва, 115114, ОГРН 1047796688554), с которым заключен контракт на закупку товаров с обозначением "SPORTSPOWER", а всего до даты регистрации оспариваемого товарного знака в Россию было поставлено на реализацию около 20 000 батутов, произведенных по заказу компании, и маркированных обозначением "SPORTSPOWER", которое, в том числе было зарегистрировано во многих странах мира на имя компании в качестве товарного знака в отношении товаров 28-го класса МКТУ задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации (самая ранняя заявка была подана в 1996 году).

Кроме того, компания отметила, что на всех декларациях и счетах, подтверждающих поставки в Россию батутов, присутствует указание на компанию. Кроме того, на всех товарах и их упаковке присутствует товарный знак "SPORTSPOWER" и указание на производителя - SPORTSPOWER LIMITED. Таким образом, область деятельности компании напрямую относится к разработке и производству товаров 28-го класса МКТУ, а также к однородным им услугам 35-го класса МКТУ, связанным с реализацией и продвижением этих товаров.

В подтверждение своих доводов, компанией были приложены: распечатка из Реестра компаний Гонконга с переводом на русский язык; материалы, иллюстрирующие использование знака "SPORTSPOWER", копии рекламных публикаций, фото продукции; копия отчета о проверке качества Intertek с переводом на русский язык и результаты поисковых запросов в Google и предложения к продаже в России товаров SPORTSPOWER; копия регистрации товарного знака SPORTSPOWER в Китае с переводом на русский язык; копии товарных знаков SPORTSPOWER в различных странах мира; материалы об использовании, представленные при регистрации товарного знака SPORTSPOWER в США; письма от компании SPORTSPOWER LTD; копия контракта на импорт с компанией ООО "Касторама Рус" с документами, подтверждающими исполнение, а также документы, подтверждающие поставки другим распространителям в России, с переводом на русский язык; копии патентов и патентных заявок США на имя Sportspower Ltd.; отзывы пользователей с зарубежных сайтов, на английском языке; копии судебных решений и Роспатента; копии письменных заявлений китайских фабрик о производстве спортивных товаров по заказу SPORTSPOWER LTD.

В ответ на указанное возражение от общества поступил отзыв, к которому были приложены: решение и постановление по делу N СИП-633/2016 и заключение специалиста от 28.10.2016 N 01242016\77001452016\В6779.

По результатам рассмотрения поданного компанией возражения, решением Роспатента от 20.11.2017 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 485386 было признано недействительным в отношении товаров 28-го "игры и игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; оборудование для площадок для игр, а именно сооружения для игр, состоящие из детских качелей, сооружений для лазания, площадок, домиков для игр и горок" и услуг 35-го "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, а именно: аренда площадей для размещения рекламы, изучение рынка, информация и советы коммерческие потребителям, информация деловая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов" классов МКТУ.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386 была сохранена лишь в отношении услуг 35-го класса МКТУ "услуги в области общественных отношений".

Принятие Роспатентом указанного решения послужило основанием для обращения общества в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было удовлетворено поданное компанией возражение, в результате чего правовая охрана принадлежащего ему товарного знака была признана недействительной, а следовательно, оно затрагивает его права и законные интересы.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 2.3 постановления N 5/29, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2012703640 на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386 (13.02.2012) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ (в соответствующих редакциях) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Роспатент в оспариваемом решении признал компанию заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, так как установил, что спорный товарный знак и фирменное наименование компании являются сходными до степени смешения за счет наличия в их составе фонетически тождественного словесного элемента "SPORTSPOWER", и определил, что право на фирменное наименование у компании возникло (20.04.1995) ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386 (13.02.2012), на основании чего пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению компанией предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, Роспатент, проведя анализ товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386 на предмет его соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции, посчитал, что он сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, так как он не несет в себе информации относительно изготовителя, тогда как документов, подтверждающих, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию компании, последней не представлено.

Таким образом, в отсутствие со стороны компании доказательств, подтверждающих широкую известность ее продукции под спорным обозначением на территории Российской Федерации, Роспатент пришел к выводу о том, что доводы компании о несоответствии товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386 подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, является недоказанным.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что решение Роспатента от 20.11.2017 в части соответствия товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ обществом не оспаривается.

В связи с этим в указанной части решение Роспатента от 20.11.2017 Судом по интеллектуальным правам не проверяется.

Вместе с тем Роспатент усмотрел основания для признания недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в связи с несоответствием его требованиям пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Решение Роспатента от 20.11.2017 в части несоответствия регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386 требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ основано на наличии зарегистрированного на имя компании фирменного наименования, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, право на которое возникло у компании - 20.04.1995, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.02.2012), и которое, как указал Роспатент используется компанией в отношении однородных товаров и услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, за исключением услуг 35-го класса МКТУ "услуги в области общественных отношений".

Судом по интеллектуальным правам также не проверяется вывод Роспатента, изложенный в решении от 20.11.2017, касающийся соответствия услуг 35-го класса МКТУ "услуги в области общественных отношений" оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, так как данный вывод обществом не оспаривается.

В оспариваемом решении Роспатент посчитал, что из представленных компанией документов [3, 10, 11, 15] усматривается, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 1995 года) компания выступала в гражданском обороте под своим фирменным наименованием при производстве товаров спортивного назначения (батутов, качелей, игровых комплексов), а также осуществляла организационные услуги и менеджмент по продвижению спортивных товаров, что соотносится с товарами 28-го и услугами 35-го класса МКТУ оспариваемой регистрации.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам не может в полной мере согласится с указанными выводами Роспатента, по следующим основаниям.

В статье 8 "Конвенции по охране промышленной собственности" (заключена в Париже 20.03.1883) указано, что фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии с пунктом 61 разъяснений, изложенных в постановлении от 26.03.2009 N 5/29, при применении статьи 1475 ГК РФ судам надлежит учитывать, что она не исключает охрану в Российской Федерации права на фирменное наименование иностранных юридических лиц (статья 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности).

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Как следует из пункта 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в отношении однородных товаров в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент правильно полагал, что с учетом положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено наличием совокупности следующих признаков:

обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;

право на фирменное наименование возникло раннее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Вместе с тем также правообладатель фирменного наименования должен доказать использование фирменного наименования на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака применительно к деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Данная правовая позиция отражена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.06.2014 N ВАС-7357/14 по делу N А40-26050/2013.

Суд по интеллектуальным правам, проанализировав обозначение, охраняемое товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 485386, и фирменное наименование компании, считает, что Роспатент пришел к правильному выводу о том, что спорный товарный знак и фирменное наименование компании являются сходными до степени смешения за счет наличия в их составе тождественного словесного элемента "SPORTSPOWER" (пункт 14.4.2 Правил).

Также учитывая, что распечаткой из Реестра компаний Гонконга с переводом на русский язык [1] подтверждается, что право на фирменное наименование SPORTSPOWER LIMITED у компании возникло 20.04.1995 (дата регистрации в качестве юридического лица), данное обстоятельство указывает на то, что право на фирменное наименование у компании возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386 (13.02.2012).

Как следует из пункта 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указывалось ранее, Роспатентом при принятии оспариваемого решения было установлено, что компания выступала в гражданском обороте на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием при производстве товаров спортивного назначения (батутов, качелей, игровых комплексов), а также осуществляла организационные услуги и менеджмент по продвижению спортивных товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака, которые являются однородными товарам 28-го и услугам 35-го класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Данный вывод был сделан Роспатентом на основании анализа представленных с возражением документов (контракта от 25.11.2010 N CR/SL0122, заключенного между компанией и обществом "Касторама Рус", а также документов, подтверждающих поставки другим распространителям в России; материалов, иллюстрирующих использование знака "SPORTSPOWER", копии рекламных публикаций, фото продукции; копий патентов и патентных заявок США на имя Sportspower Ltd.; копии письменных заявлений китайских фабрик по производству спортивных товаров по заказу SPORTSPOWER LTD).

Как отмечено выше, спорному товарному знаку была предоставлена правовая в отношении товаров 28-го "игры и игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; оборудование для площадок для игр, а именно сооружения для игр, состоящие из детских качелей, сооружений для лазания, площадок, домиков для игр и горок" и услуг 35-го "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, а именно: аренда площадей для размещения рекламы, изучение рынка, информация и советы коммерческие потребителям, информация деловая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов, услуги в области общественных отношений" классов МКТУ.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386 решением Роспатента от 20.11.2017 была признана недействительной в отношении всего перечня товаров и услуг, за исключением услуг 35-го класса МКТУ "услуги в области общественных отношений", как несоответствующая требования пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.02.2012) компания выступала в гражданском обороте под сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменным наименованием, которое использовалось в отношении однородных товаров 28-го класса МКТУ, для которых товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 485386 зарегистрирован, поскольку из контракта от 25.11.2010 N CR/SL0122 и товаро-сопроводительной документации к нему (том 11, л.д. 124-149), усматривается факт поставки компанией обществу "Касторама Рус" спортивных товаров (батутов), которые соотносятся с товарами, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знака, как род/вид (спортивные), имеют одно назначение (для занятия спортом) и круг потребителей (люди, занимающиеся физической активностью).

Судебная коллегия отмечает, что контракт на поставку заключен на территории Российской Федерации (Москва), что само по себе является достаточным основанием для вывода о ведении компанией соответствующей деятельности (по поставке товаров) на территории Российской Федерации.

Также из представленных с возражением документов усматривается факт производства, в том числе под контролем компании, товаров спортивного назначения (качелей, игровых комплексов), на которых, в том числе их упаковке, присутствует обозначение "SPORTSPOWER" и указание на производителя - SPORTSPOWER LIMITED.

Следовательно, судебная коллегия считает, что Роспатент правильно полагал, что компания, как правообладатель сходного с оспариваемым товарным знаком фирменного наименования, доказала факт его использования на территории Российской Федерации до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386 применительно к деятельности, однородной товарам 28-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В свою очередь, судебная коллегия не может согласиться с выводом Роспатента о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака компания осуществляла на территории Российской Федерации организационные услуги и менеджмент по продвижению спортивных товаров, которые являются однородными услугам 35-го класса МКТУ оспариваемой регистрации, поскольку он является необоснованным.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что к 35-му классу МКТУ относятся услуги, оказываемые лицами или организациями, основной целью которых является: помощь в эксплуатации или управлении коммерческого предприятия, или помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия, а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг.

Таким образом, данный класс включает в себя, в основном рекламу; менеджмент в сфере бизнеса; административную деятельность в сфере бизнеса; оказание консультативных услуг в сфере бизнеса.

Следовательно, указанная деятельность по оказанию услуг 35-го класса МКТУ, направлена на оказание содействия другим (третьим) лицам таких услуг в продвижении их товаров.

Суд по интеллектуальным правам, проанализировав представленные компанией с возражением документы (указанные выше), не усматривает из них обстоятельств, подтверждающих самостоятельное оказание до даты приоритета оспариваемого товарного знака компанией услуг 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, третьим лицам, в том числе, что третье лицо оказывало кому-либо организационные услуги и менеджмент по продвижению спортивных товаров на территории Российской Федерации.

То обстоятельство, что компанией по контракту от 25.11.2010 N CR/SL0122 осуществлялась поставка обществу "Касторама Рус" спортивных товаров (батутов), вопреки выводам Роспатента, не свидетельствует о том, что ей оказываются организационные услуги и менеджмент по продвижению спортивных товаров других лиц на территории Российской Федерации.

На основании чего вывод Роспатента в том, что компанией доказан факт использования своего фирменного наименования на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении деятельности, однородной услугам 35-го класса МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, а именно: аренда площадей для размещения рекламы, изучение рынка, информация и советы коммерческие потребителям, информация деловая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов", для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 485386, признается Судом по интеллектуальным правам несостоятельным, так как он противоречит фактическим обстоятельствам и представленным в их подтверждение доказательствам.

В связи с этим решение Роспатента от 20.11.2017 в части признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 485386 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, а именно: аренда площадей для размещения рекламы, изучение рынка, информация и советы коммерческие потребителям, информация деловая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов", признается коллегией судей незаконным, так как оно не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам признает несостоятельными доводы общества о том, что ни один из представленных компанией с возражением документов не подтверждает использование компанией фирменного наименования на территории Российской Федерации в отношении товаров 28-го класса МКТУ, содержащихся в перечне оспариваемого товарного знака, поскольку они также противоречат фактическим обстоятельствам дела и представленным в их подтверждение доказательствам.

Вопреки указанному доводу заявителя, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент правильно полагал, что представленными в Роспатент с возражением копиями документов, в том числе контрактом от 25.11.2010 N CR/SL0122 и документов, подтверждающих исполнение указанного контракта (товарно-транспортных накладных, счетов на оплату, таможенных деклараций), рекламными публикациями, фото продукции, копиями патентов и патентных заявок США на имя компании (том 12, л.д. 137-150), документами, подтверждающими заказ товаров спортивного назначения у компании распространителями в Российской Федерации (том 14, л.д. 140-том 15, л.д. 77), а также из письмами китайских компаний, содержащих информацию о производстве ими товаров спортивного назначения по заказу и под контролем компании (том 10, л.д. 96-125), подтверждается, что под своим фирменным наименованием занималась производством батутов, качелей, игровых комплексов, а следовательно производила товары, однородные товарам 28-го класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Суд по интеллектуальным правам также не может согласиться с утверждением заявителя о том, что письма китайских компаний о производстве товаров спортивного назначения по заказу и под контролем третьего лица, являются недостоверными доказательствами, так как указанные письма содержат необходимые реквизиты, расшифровки подписей подписавших их должностных лиц, печати компаний, а также сведения, подтверждающие указанные в них обстоятельства.

Тогда как о фальсификации данных писем, обществом не заявлено, в связи с чем у суда не имеется оснований для признания указанных писем недостоверными доказательствами.

То обстоятельство, что некоторые из представленных компанией к возражению документов содержат дату после даты приоритета спорного товарного знака, не свидетельствует об их недопустимости, поскольку они представлены не в подтверждение факта использования компанией своего фирменного наименования после даты приоритета оспариваемого товарного знака, а в подтверждение факта ввода компанией в гражданский оборот на территорию Российской Федерации до даты приоритета оспариваемой регистрации товаров, однородных товарам 28-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 485386.

Суд по интеллектуальным правам считает, что из совокупности представленных к возражению документов их взаимосвязи друг с другом, усматривается, что компания, в период, в том числе предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, вводила в гражданский оборот на территорию Российской Федерации товары, однородные товарам 28-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 485386, использовав принадлежащее ей исключительное право на данное средство индивидуализации, путем его указания на документации, в объявлениях и рекламе, на товарах и их упаковках, и в сети "Интернет" (пункт 1 статьи 1474 ГК РФ).

Тогда как доказательств, дезавуирующих доказательства компании, обществом в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено.

Утверждение заявителя о том, что для применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ необходимо доказать производство товаров и услуг обладателем соответствующего фирменного наименования, основано на неправильном толковании норм материального прав, так как в соответствии с положениями данной нормы права, не требуется быть производителем соответствующих товаров, а достаточно осуществлять деятельность по вводу в гражданский оборот соответствующих товаров под своим фирменным наименованием.

Вопреки соответствующему доводу общества, сведения, представленные из сети "Интернет", могли учитываться Роспатентом при принятии обжалуемого решения, так как такая информация, представляемая для приобщения к материалам дела на бумажном носителе, в силу статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является письменным доказательством.

В отношении довода общества о том, что письмо компании "Foshan citi nanhai hunan style article factory" является недостоверным доказательством, коллегия судей отмечает, что вопрос о возникновении исключительных прав на товарный знак у компании Роспатентом не исследовался, поскольку им при принятии оспариваемого решения было установлено сходство оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием компании, исключительное право на которое у нее возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Относительно довода заявителя о том, что Роспатент неправомерно принял "копии патентов и патентных заявок [11]", Суд по интеллектуальным правам отмечает, что на основании указанных заявок, наравне с другими доказательствами [3, 10, 15] Роспатент пришел к своему выводу о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака компания выступала в гражданском обороте под своим фирменным наименованием при производстве, в том числе под ее контролем, товаров, однородных товарам 28-го оспариваемой регистрации, а не только для факта использования обозначения "SPORTSPOWER".

В отношении довода общества о том, что возражение компании было подано неуполномоченным лицом, которое принимало участие в заседании коллегии палаты по патентным спорам Роспатента, так как доверенность на представителя компании, выданная 18.03.2016 без срока ее действия, на основании пункта 1 статьи 186 ГК РФ, сохраняет силу лишь в течение 1 года и к моменту рассмотрения возражения утратила свою силу, суд отмечает, что названная доверенность выдана в Гонконге на представление интересов доверителя, в том числе в Роспатенте, указанными в ней гражданами Российской Федерации, которая подписана государственным нотариусом, и апостилирована на территории Гонконга.

В силу пункта 2 статьи 1217.1 ГК РФ, если иное не вытекает из закона, отношения между представляемым или представителем и третьим лицом определяются по праву страны, которое выбрано представляемым в доверенности, при условии, что третье лицо и представитель были извещены об этом выборе.

Если представляемый не выбрал применимое право в доверенности либо выбранное право в соответствии с законом не подлежит применению, отношения между представляемым или представителем и третьим лицом определяются по праву страны, где находится место жительства или основное место деятельности представителя. Если третье лицо не знало и не должно было знать о месте жительства или об основном месте деятельности представителя, применяется право страны, где преимущественно действовал представитель в конкретном случае.

В соответствии с пунктом 2 статьи 186 ГК РФ удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.

Из указанного следует, что предусматривается бессрочное (до отмены доверителем) действие нотариально удостоверенной доверенности, выданной без указания в ней срока для представительства за границей.

Следовательно, вопреки доводу заявителя, принимавшее участие при рассмотрении возражения компании лицо, в том числе подавшее возражение в Роспатент, обладало изложенными в доверенности полномочиями.

С учетом указанных обстоятельств, коллегия судей считает, что вывод Роспатента о том, что материалами возражения подтверждается несоответствие товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386 в части товаров 28-го "игры и игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; оборудование для площадок для игр, а именно сооружения для игр, состоящие из детских качелей, сооружений для лазания, площадок, домиков для игр и горок" классов МКТУ пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, является обоснованным, и соответствует нормам права.

Тогда как доводы заявителя в данной части свидетельствуют лишь о его несогласии с оспариваемым решением, однако, не нашли своего подтверждения в исследуемых нормах права и представленных доказательствах.

В свою очередь, Суд по интеллектуальным считает, что решение Роспатента от 20.11.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 06.09.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 485386 в части признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 485386 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, а именно: аренда площадей для размещения рекламы, изучение рынка, информация и советы коммерческие потребителям, информация деловая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов", является незаконным и необоснованным, поскольку оно не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, а следовательно, оно нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя при осуществлении им своей предпринимательской деятельности.

При названных обстоятельствах требование заявителя о признании незаконным решения Роспатента от 20.11.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 06.09.2017 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386, в указанной части подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 Постановления N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает, что в целях восстановления прав и законных интересов заявителя, Роспатент обязан восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, а именно: аренда площадей для размещения рекламы, изучение рынка, информация и советы коммерческие потребителям, информация деловая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов", и внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Альфа-Альянс" удовлетворить частично.

Признать незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.11.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 06.09.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 485386 в части признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 485386 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, а именно: аренда площадей для размещения рекламы, изучение рынка, информация и советы коммерческие потребителям, информация деловая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов" как несоответствующее пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485386 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, а именно: аренда площадей для размещения рекламы, изучение рынка, информация и советы коммерческие потребителям, информация деловая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов".

В остальной части требования общества с ограниченной ответственностью "Альфа-Альянс" оставить без удовлетворения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Альфа-Альянс" (ОГРН 1037736032400) 3 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Л. Рассомагина