Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2018 г. по делу N СИП-313/2017 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку установил наличие в действиях общества по регистрации спорного товарного знака признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2018 г. по делу N СИП-313/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 26 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - И.В. Лапшиной,

судей - Д.А. Булгакова, Н.Л. Рассомагиной,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Моторкиной К.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ореховой Екатерины Владимировны (Московская область, ОГРНИП 304502231700030) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.04.2017 об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 581435.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью "Энергоэффективные покрытия" (ул. Ялтинская, д. 4, корп. 3, Москва, 117452, ОГРН 1157746306464), общество с ограниченной ответственностью "Коломенские Краски" (ул. Леваневского, д. 36, г. Коломна, Московская обл., 140411, ОГРН 1105022001171), Пыртиков Юрий Сергеевич (г. Рязань).

В судебное заседание явились представители:

Ореховой Е.В. - Бычкова Е.С. (по доверенности от 03.07.2017);

Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-411/41);

общества с ограниченной ответственностью "Энергоэффективные покрытия" - Чиженок В.П. (по доверенности от 31.01.2017), Макаров В.Г. (по доверенности от 15.03.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Орехова Екатерина Владимировна (далее - индивидуальный предприниматель Орехова Е.В.) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании недействительным решения Роспатента от 25.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 581435, об обязании Роспатента аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 581435.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Энергоэффективные покрытия" (далее - общество "Энергоэффективные покрытия"), общество с ограниченной ответственностью "Коломенские краски" (далее - общество "Коломенские краски"), а также Пыртиков Юрий Сергеевич.

В обоснование заявленных требований индивидуальный предприниматель указывает, что решение Роспатента является незаконным и необоснованным, нарушающим права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

Так заявитель полагает, что спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 581435 является комбинированным, содержащий изобразительный элемент в виде стилизованного фонтана и брызг краски. При этом при подаче возражения предпринимателем в Роспатент были представлены соответствующие документы, подтверждающие, что оригинальный дизайн изобразительного элемента в виде стилизованного фонтана и брызг краски был разработан для использования на этикетках краски, производимой предпринимателем и аффилированными с ним лицами.

Кроме того, заявитель указывает, что Роспатент, установив, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака заявитель разработал оригинальную концепцию дизайна упаковки продукта (краски), сравнив его с изобразительным элементом оспариваемого товарного знака, пришел к необоснованному выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 581435 не вызывает в сознании потребителя неверное представление об изготовителе либо о поставщике товаров.

Также заявитель полагает ошибочным вывод Роспатента о том, что при восприятии потребителем оспариваемого товарного знака его внимание акцентируется на словесном элементе "teplo-effect", что не согласуется с пунктами 6.3.1, 6.3.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), согласно которым степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента.

В заявлении предприниматель также не соглашается с выводом Роспатента о том, что ей не представлено доказательств изготовления и реализации широкому кругу потребителей лакокрасочной продукции, маркируемой стилизованным изображением фонтана брызг краски до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, заявитель указал, что дизайн упаковки с изображением стилизованного фонтана брызг краски используется предпринимателем для лакокрасочных товаров с зарегистрированными на ее имя товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 366204, 369276, 475632, для товаров, которые являются однородными товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, поскольку имеют один рынок сбыта, группу потребителей.

Таким образом, по мнению заявителя, регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 581435, сходного с известным дизайном упаковки товаров предпринимателя, произведена обществом "Энергоэффективные покрытия" с целью воспользоваться чужой репутацией и вводить потребителей в заблуждение, в связи с чем такая регистрация противоречит положениям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Кроме того, индивидуальный предприниматель Орехова Е.В. считает, что действия общества "Энергоэффективные покрытия" по регистрации спорного товарного знака, являются недобросовестными, не соответствуют требованиям статьи 10 ГК РФ, а также свидетельствуют о недобросовестной конкуренции со стороны общества "Энергоеффективные покрытия".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2018 требования индивидуального предпринимателя Ореховой Е.В. удовлетворены.

Суд признал недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.04.2017 об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 581435. Обязал Роспатент аннулировать правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 581435.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу N СИП-313/2017 решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам.

Отправляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал на необходимость суду первой инстанции исследовать и оценить все обстоятельства, подлежащие установлению для применения статьи 10 ГК РФ.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам указал на неполную оценку судом первой инстанции доводов правообладателя спорного товарного знака относительно отсутствия конкурентных отношений между ним и предпринимателем по состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также не исследовал вопрос о законности правопритязания на использование соответствующего обозначения самой Ореховой Е.В. в своей предпринимательской деятельности.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в заявлении, а также пояснениях и дополнительно представленных возражениях на пояснения Роспатента и третьего лица, просил удовлетворить заявленное требование.

Представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в отзыве и письменных пояснениях, просил отказать в удовлетворении заявленного требования.

Представитель общества "Энергоэффективные покрытия" поддержал правовую позицию Роспатента, против удовлетворения заявленных требований также возражал по доводам, изложенным в письменных объяснениях, приобщенных к материалам дела.

Общество "Коломенские Краски", Пыртиков Ю.С., извещенные своевременно и надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явились, своих возражений против рассмотрения дела в их отсутствие не заявили.

В судебном заседании представитель общества "Энергоэффективные покрытия" заявил о том, что "представленные заявителем договоры оказания услуг по созданию дизайна упаковок продуктов N СКД 19/06 от 06.09.2006 и N 23/06 от 24.10.2006 от 24.10.2006 являются подложными, сфальсифицированными Ореховой или ее представителем, с целью создания искусственных доказательств для представления данных документов. О чем им подано соответствующее заявление в Прокуратуру г. Москвы и УВД СВАО по ГУ МВД России по г. Москве". Однако в судебном заседании на неоднократный вопрос суда ответил, что о фальсификации данных документов не заявляет.

Кроме того, представитель третьего лица просил истребовать подлинники указанных документов, с целью, "если они потребуются прокуратуре, она могла бы истребовать их из материалов настоящего дела".

Суд, рассмотрев заявленное ходатайство, не находит оснований для его удовлетворения, поскольку в рамках полномочий, предоставленных прокуратуре Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации", она наделена соответствующими полномочиями по сбору доказательств, в связи с чем в удовлетворении указанного ходатайства судом отказано.

Выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд установил следующее.

Как установлено судом в ходе повторного рассмотрения настоящего дела и следует из материалов дела, комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 581435 с приоритетом от 06.07.2015 зарегистрирован Роспатентом 20.07.2016 в отношении товаров 17-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя общества "Энергоэффективные покрытия" в цветовом сочетании "белый, черный, красный".

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения льющейся струи краски и словесного элемента "teplo-effect": .

Предприниматель Орехова Е.В. и общество "Коломенские Краски" 07.12.2016 обратились в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированным тем, что его регистрация противоречит пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, так как вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги).

При этом предприниматель Орехова Е.В. указывала, что изобразительный элемент спорного товарного знака был разработан дизайнерским бюро по заказу общества с ограниченной ответственностью "Аргус-Лакокраска" (далее - общество "Аргус-Лакокраска"), генеральный директор и один из соучредителей указанного общества - Бураков В.В., который, в свою очередь, являлся правообладателем словесных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 366204 ("effectplast"), N 369276 ("mettplast"). Кроме того, общество "Коломенские Краски" (генеральный директор Бураков В.В.) являлось правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 475632 "teplomett".

На момент рассмотрения дела в суде первой инстанции правообладателем указанных товарных знаков является предприниматель Орехова Е.В.

Предприниматель также является правообладателем исключительного права на дизайнерское решение, представляющее собой стилизованное изображение фонтана брызг краски, на основании договоров об отчуждении исключительного права на названный объект.

Кроме того, предприниматель Орехова Е.В. указала, что выпуск лакокрасочной продукции, на упаковке которой использовалось спорное изображение, входящее в состав оспариваемого товарного знака, был налажен обществом "Аргус-Лакокраска" с 2006 года. Общество "Аргус-Лакокраска" возглавлял ее отец - Бураков В.В. В дальнейшем технология и средства производства, оборудования, дизайн упаковки и средства индивидуализации были переданы обществом "Аргус-Лакокраска" обществу "Коломенские Краски" (генеральный директор Бураков В.В.), а затем - предпринимателю Ореховой Е.В.

Одним из крупных покупателей и основным дистрибьютером лакокрасочной продукции предпринимателя является общество с ограниченной ответственностью "Центр Современных Строительных Решений" (далее - общество "Центр Современных Строительных Решений"), которое, в свою очередь, реализует его продукцию другим потребителям.

Таким образом, по мнению предпринимателя, стилизованное изображение в виде фонтана брызг краски в результате длительного и интенсивного использования обществами "Аргус-Лакокраска", "Коломенские Краски", а затем предпринимателем Ореховой Е.В. стало узнаваемым среди потребителей.

По мнению предпринимателя, после регистрации спорного товарного знака обществом "Энергоэффективные покрытия" активно предпринимаются действия, направленные на введение потребителей в заблуждение и дезориентацию покупателей относительно оригинальной продукции, производимой предпринимателем.

Решением Роспатента от 25.04.2017 в удовлетворении возражения было отказано, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

При исследовании доводов возражения Роспатент пришел к выводу о том, что способность спорного товарного знака вызывать у потребителя ассоциации с предпринимателем и тем самым вводить потребителя в заблуждение не доказана.

Также Роспатент указал, что доказательств изготовления и реализации предпринимателем Ореховой Е.В. широкому кругу потребителей лакокрасочной продукции, маркированной спорным изобразительным элементом, до даты приоритета оспариваемого товарного знака не представлено.

Кроме того, Роспатент обратил внимание на то, что изобразительный элемент в оспариваемом товарном знаке не является доминирующим, так как элементом, на котором акцентируется внимание потребителя, является словесный элемент "teplo-effect".

Предприниматель, полагая, что решение Роспатента от 25.04.2017 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратился в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанным заявлением.

Кроме того, оспаривая решение Роспатента от 25.04.2017, предприниматель Орехова Е.В. в заявлении ссылалась на то, что действия общества "Энергоэффективные покрытия" по регистрации спорного товарного знака, являются недобросовестными, не соответствуют требованиям статьи 10 ГК РФ и свидетельствуют о недобросовестной конкуренции со стороны общества "Энергоэффективные покрытия".

Изучив материалы дела, выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей заявителя Роспатента, общества "Энергоэффективные покрытия", оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" содержится разъяснение, согласно которому при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.07.2015) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

На основании пункта 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 3(1) Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23 марта 2001 года N 39 (далее - Рекомендации N 39), обязательных к применению Роспатентом, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциаций.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Способность введения потребителя в заблуждение таким обозначением может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о введении потребителя в заблуждение требуется не только наличие доказательств введения товаров со сходным обозначением иным производителем в гражданский оборот, но и возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим товарным знаком, и его производителем.

Как следует из материалов дела, оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 581435 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом "teplo-effect", выполненным стилизованным шрифтом строчными буквами латинского алфавита в одну строку через дефис, а также изобразительным элементом в виде фонтана и брызг краски, расположенным справа от словесного элемента "teplo-effect", правовая охрана товарного знака предоставлена в цветовом сочетании "белый, черный, красный".

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17-го класса МКТУ "материалы изоляционные; краски, лаки изоляционные" и услуг 35-го класса МКТУ "реклама; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе через Интернет; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)".

Индивидуальному предпринимателю Ореховой Е.В. принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N N 366204 ("effectplast"), 369276 ("mettplast"), N 475632 "teplomett" в отношении товаров 2-го класса МКТУ, в том числе белила (краски, красители); грунтовки; красители; краски; лаки; олифы). При этом, как указывает предприниматель, он использует их при маркировке продукции с изобразительным элементом, тождественным с изобразительным элементом оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 581435.

Заявитель указал, что изобразительный элемент в виде стилизованного фонтана и брызг краски является неизменным элементом дизайна упаковки его товаров, использовался им при маркировке лакокрасочной продукции до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и для потребителя именно данный изобразительный элемент идентифицирует товары, произведенные заявителем.

В подтверждение своих доводов предпринимателем представлены следующие документы:

- распечатки свидетельств с сайта ФИПС в отношении товарных знаков N N 581435, 475632, 366204, 369276;

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении правообладателя, ООО "Коломенские краски", ООО "Аргус-Лакокраска";

- копия договора N СКД 19/06 от 06.09.2006 на разработку дизайна упаковки;

- копии договоров об отчуждении права на дизайнерские решения;

- фотографии продукции, образцы этикеток;

- копия письма типографии с фотографиями;

- копии договоров на поставку продукции;

- копия наряд-заказа на участие в выставке "Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна-2015" и фотографии с выставок;

- копия договора N 12640 от 18.04.2012 на проведение работ по подтверждению соответствия продукции;

- копии договоров на оказание рекламно-информационных услуг;

- распечатки печатных публикаций в отраслевых изданиях;

- решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.05.2016 по делу N А54-7067/2015;

- распечатки страниц официального сайта правообладателя и страниц официального сайта ИЛ Ореховой Е.В.;

- копии предупредительных писем, отправленных г-ном Пыртиковым Ю.С.;

- копии писем ООО "НовоТех", ООО "ВентСтройФасад", ООО "СПбТСК", распечатка диалога чата с сайта ООО "Коломенские краски" arguslk.ru;

- копия письма г-на Пыртикова Ю.С., направленного ООО "Коломенские краски".

Из материалов дела следует, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака была произведена разработка оригинальной концепции дизайна упаковки нового продукта (краски), что подтверждено договором N СКД 19/06 от 06.09.2006, заключенным между обществом "Студия корпоративного дизайна Евгении Толкачевой" и обществом "Аргус-Лакокраска".

Роспатентом установлено, что дизайнерское решение упаковки имеет степень сходства, приближенную к тождеству, с изобразительным элементом оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 581435, в отношении однородных товаров.

В подтверждение использования стилизованного изображения фонтана брызг краски (в разном цвете) предпринимателем представлены фотографии, образцы этикеток, ведер с покрытиями (изоляция, грунт, эмаль и т.д.), которые включают в различных вариациях словесные элементы: "effectplast", "mettplast", "teplomett", "mettnorth" и изобразительный элемент в виде фонтана брызг краски.

Кроме того, предпринимателем представлены договоры поставки лакокрасочной продукции за 2013 - 2015 гг., заключенные различными лицами; в том числе между обществом "Коломенские Краски" и ACCSB Group DOO; дилерский договор от 28.03.2013 N 8, заключенный между обществом "Центр современных строительных решений" и обществом "Термал-Уфа"; договоры об оказании рекламных услуг от 23.05.2014, 1.03.2013, 28.07.2014; договор на проведение работ по подтверждению соответствия продукции от 18.04.201 N 12640, заключенный между АНО по сертификации "Электросерт" и обществом "Коломенские Краски".

Вместе с тем, Роспатентом установлено, что заявитель является стороной только трех из представленных договоров поставки (от 05.03.2014 N 4, от 22.12.2014 N 17, от 12.01.2015 N 1).

При этом судебная коллегия отмечает, что доказательств исполнения данных договоров в материалы дела не представлено.

Кроме того, в материалах дела имеется письмо типографии "Риза Пресс" (т. 2, л.д. 45), согласно которому типография информирует, что печатает для предпринимателя Ореховой Е.В. этикетки с 2012 года. При этом, согласно макетов этикеток (приложение т. 2, л.д. 46-48), на которых изображено спорное обозначение, в качестве изготовителя продукции указано общество "Коломенские Краски".

Таким образом, из представленных в материалы дела доказательств не представляется возможным установить, что именно предприниматель Орехова Е.В. вводила в гражданский оборот лакокрасочную продукцию с использованием спорного обозначения, а также доказательств того, что потребители ассоциировали данное графическое решение именно с предпринимателем Ореховой Е.В.

Так, в материалы дела представлены договор на участие общества "Коломенские Краски" в Межрегиональной специализированной выставке "Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна-2015", копии фотографий выставочных стендов, распечатка статьи о продукции общества "Коломенские краски" из издания "Новости теплоснабжения" N 8 за август 2011 года и статьи из Интернет-ресурса www.to-inform.ru за июль без указания года публикации. Данные документы не позволяют установить, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с заявителем.

Представленное заявителем решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.05.2016 по делу N А54-7067/2015 не имеет отношения к настоящему спору, поскольку предметом спора по указанному делу являлось нарушение исключительных прав индивидуального предпринимателя Ореховой Е.В. на товарный знак "teplomett" путем его использовании в доменных именах "teplomett-moskva.ru", "teplo-mett.ru".

Представленные заявителем письма общества с ограниченной ответственностью "Новотех", общества с ограниченной ответственностью "Вентстройфасад", общества с ограниченной ответственностью "СПбТСК" и распечатка диалога между оператором и посетителем сайта www.arguslk.ru также не имеют отношения к настоящему спору, поскольку касаются сравнения обозначений "teploeffect" и "teplomett", в свою очередь, вопрос сходства указанных обозначений не являлся предметом рассмотрения при принятии оспариваемого решения Роспатента.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам также отмечает, что представленные в Роспатент документы в отношении лакокрасочной продукции с использованием изобразительного элемента в виде стилизованного изображения фонтана и брызг краски (в разном цвете) содержат помимо указания на заявителя, также указания на общество "Коломенские Краски", общество с ограниченной ответственностью "Аргус-Лакокраска", общество с ограниченной ответственностью "Центр Современных Строительных Решений".

Кроме того, в поданном в Роспатент возражении сам заявитель указывает, что общество "Аргус-Лакокраска" использовало изобразительный элемент в виде стилизованного изображения фонтана брызг краски (в разном цвете) с 2006 года, в дальнейшем данное изображение использовалось обществом "Коломенские Краски" (стр. 2-3 возражения), что также нашло отражение в письменных пояснениях, представленных заявителем в Роспатент 01.03.2017 (абз. 7, стр. 5, абз. 1, стр. 6 письменных пояснений). Кроме того, судебная коллегия отмечает, что 09.06.2014 данное дизайнерское решение на основании договора об отчуждении было передано предпринимателю Ореховой Е.В.

Судебная коллегия принимает во внимание, что Орехова Е.В. является дочерью Буракова В.В., а также последовательно работала в обществах "Аргус-Лакокраска" (с 2001 по 2006), "Коломенские Краски" (с 2012 по 2013), "Центр Современных Строительных Решений" (с 2013 по 2015), что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Между тем данные обстоятельства не опровергают вывод Роспатента о том, что из представленных в Роспатент документов не представляется возможным сделать вывод о том, что именно индивидуальный предприниматель Орехова Е.В. до даты приоритета оспариваемого товарного знака изготавливала и реализовывала широкому кругу потребителей лакокрасочную продукцию, маркированную спорным изобразительным элементом, в результате чего потребители стали ассоциировать данное изображение исключительно с заявителем.

Отсутствие возникновения у потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака ассоциативной связи именно с индивидуальным предпринимателем Ореховой Е.В. также подтверждается тем, что письма от потребителей с вопросом о том, кем выпускается продукция со спорным товарным знаком, были адресованы генеральному директору общества "Коломенские Краски", а не предпринимателю Ореховой Е.В.

Результатов исследования вопроса об известности российским потребителям спорного обозначения либо предпринимателя Ореховой Е.В., как лица, оказывающего услуги по производству и продвижению лакокрасочной продукции с использованием спорного обозначения, в материалы дела не представлено.

С учетом изложенного представленные доказательства не свидетельствуют о том, что спорное обозначение ассоциируется у российского потребителя именно с предпринимателем Ореховой Е.В.

Между тем, коллегия судей Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с выводом Роспатента о том, что при сравнении спорного товарного знака и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения фонтана брызг краски отсутствует сходство, способное вызвать смешение в глазах потребителей.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, установленные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству N 581435 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент "teplo-effect" выполнен стилизованным шрифтом строчными буквами латинского алфавита в одну строку через дефис. Изобразительный элемент в виде фонтана брызг краски расположен справа от словесного элемента "teplo-effect".

Сравнив спорный товарный знак и изобразительный элемент заявителя (в том виде, в котором он используется при маркировке лакокрасочной продукции), судебная коллегия приходит к выводу о том, что элементом, на котором акцентируется внимание потребителя, является именно изобразительный, который занимает значительный объем при маркировке продукции.

Кроме того, в словесном элементе оспариваемого товарного знака "teplo-effect" присутствует удвоенное буквосочетание "FF", что усиливает его сходство со стилем оформления упаковки лакокрасочных товаров заявителя и товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N N 366204, 369276, 475632, правообладателем которых также является заявитель.

Довод представителя общества "Энергоэффективные покрытия" о том, что отсутствие сходства до степени смешения обозначения "teplo-effect" с вышеназванными товарными знаками заявителя установлено судебными актами по делу N А40-110035/16 не принимается судебной коллегией, так как в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные при рассмотрении указанного дела, не имеют преюдициальное значение при рассмотрении настоящего спора, поскольку настоящее дело и дело N А40-110035/16 не совпадают по составу лиц, участвующим в деле.

Кроме того, в деле N А40-110035/16 судом оценивались на предмет сходства до степени смешения именно словесные элементы спорного товарного знака и товарных знаков, принадлежащих предпринимателю Ореховой Е.В. В настоящем деле оценки подлежит изобразительный элемент в виде фонтана брызг краски, который присутствует как на продукции заявителя, так и в спорном товарном знаке.

Между тем, вывод Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения между изобразительным элементом в виде фонтана брызг краски, используемом заявителем и спорным товарным знаком, не привел к принятию незаконного решения, поскольку представленные в обоснование доводов документы не содержат фактических данных о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака в результате визуального сходства изобразительного элемента оспариваемого знака по свидетельству Российской Федерации N 581435 и изображения фонтана и брызг краски, используемого в хозяйственной деятельности рядом лиц, спорное изображение ассоциировалось у потребителей с каким-либо конкретным производителем.

В силу изложенного коллегия судей считает правомерными выводы решения Роспатента о соответствии регистрации спорного товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, поскольку заявителем не доказано наличие необходимых условий для применения указанной нормы, а именно осведомленности потребителя о существовании спорного обозначения и ассоциации его иным лицом, не являющимся правообладателем спорного товарного знака.

Помимо доводов о несоответствии предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ заявитель также ссылается на наличие признаков недобросовестности и злоупотребления правом со стороны общества "Энергоэффективные покрытия", и в частности его директора Пыртикова Ю.С. при подаче заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака и последующем использовании этого товарного знака.

В обоснование этих доводов предприниматель ссылается на то, что генеральный директор общества "Энергоэффективные покрытия" Пыртиков Ю.С. на дату подачи соответствующей заявки знал о законном использовании заявителем сходного до степени смешения графического обозначения в виде фонтана и брызг краски для индивидуализации лакокрасочной продукции и намеревался воспользоваться репутацией заявителя; единственной целью общества "Энергоэффективные покрытия" являлось воспрепятствование деятельности предпринимателя на территории Российской Федерации.

Рассмотрев перечисленные доводы заявителя, оценив представленные в материалы дела доказательства, коллегия судей приходит к выводу о том, что представленная совокупность доказательств является недостаточной для вывода о наличии в действиях общества "Энергоэффективные покрытия" признаков недобросовестности и злоупотребления правом. При этом суд исходит из следующего.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 63 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

При рассмотрении довода заявителя, касающегося наличия в действиях правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака недобросовестности, их направленности на получение необоснованных преимущества, судебная коллегия принимает во внимание, что рассмотрение такого довода не относилось к компетенции Роспатента, принявшего оспариваемое решение, вследствие чего считает возможным учитывать как материалы, предоставленные заявителем при административном разбирательстве, так и при рассмотрении настоящего судебного дела.

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу вышеприведенной нормы статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Руководствуясь положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

В пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно пункту 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Приведенные выше нормы права, основанные на положениях статьи 10.bis Парижской конвенции, обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением правом должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако, установление осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Критериями недобросовестности действий лица, приобретающего исключительное право на товарный знак, могут быть широкое использование другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации однородных товаров и услуг, получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами без регистрации в качестве товарного знака.

В обоснование рассматриваемого довода заявитель указала, что регистрация спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 581435 третьим лицом нарушает права и законные интересы предпринимателя в сфере предпринимательской деятельности, создавая предпосылки к "размытию" товарных знаков и применяемого вместе с ними фирменного дизайна упаковки товара заявителя, снижению их маркетинговой и инвестиционной ценности.

Также заявитель обращает внимание на то, что широкая известность, сложившаяся репутация товаров, выпускаемых с упаковкой, имеющей дизайнерское изображение фонтана и брызг краски, повышает вероятность ошибочного восприятия спорного товарного знака как связанного с товарами, выпускаемыми заявителем и входящего с ним в одну серию.

Появление на рынке продукции со сходным внешним видом упаковки может привести к приобретению третьим лицом, использующим спорный товарный знак, преимуществ в предпринимательской деятельности за счет известного бренда и снижению затрат на продвижение товара с обозначением, похожим с ранее введенным в оборот и известным широкому кругу потребителей.

Таким образом, по мнению заявителя в данном случае имеет место акт недобросовестной конкуренции по отношению к заявителю и очевидно направлено на неправомерное получение коммерческих выгод и преимуществ за счет известной продукции заявителя.

Также индивидуальный предприниматель Орехова Е.В. указала, что общество "Энергоэффективные покрытия" (правообладатель товарного знака) до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака имело информацию о том, что на рынке лакокрасочных товаров, в том числе жидких теплоизоляционных покрытий, широко известна продукция, выпускаемая обществом "Коломенские Краски" с использованием изображения фонтана и брызг краски.

Руководитель и единственный учредитель общества "Энергоэффективные покрытия" Пыртиков Ю.С., согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц, являлся также руководителем общества с ограниченной ответственностью "Новые энергоэффективные покрытия", общества с ограниченной ответственностью "Ветер перемен", общества с ограниченной ответственностью "Нота Бене", которые осуществляли закупку товаров, маркируемых спорным изобразительным элементом в виде стилизованного фонтана и брызг краски, производимых обществом "Коломенские Краски".

Рассмотрев данный довод предпринимателя Ореховой Е.В., судебная коллегия полагает необходимым отметить, что названные обстоятельства, не позволяют сделать вывод о том, что в действиях третьего лица имело место злоупотребление правом в целях извлечения необоснованных экономических преимуществ в силу следующего.

Как ранее установлено судом, предпринимателем Ореховой Е.В. не представлено доказательств того, что спорное обозначение широко использовалось именно ею для индивидуализации лакокрасочной продукции и стало в связи с этим известно российским потребителям, а также ассоциируется у них именно с предпринимателем Ореховой Е.В., как производителем соответствующих товаров.

В материалах дела отсутствуют доказательства производства и введения в гражданский оборот продукции с использованием спорного обозначения предпринимателем Ореховой Е.В.

Так, в материалах дела отсутствуют доказательства исполнения договоров, заключенных Ореховой Е.В. с контрагентами на изготовление и поставку лакокрасочной продукции. Кроме того, на упаковках продукции, представленных в материалы дела заявителем, в качестве изготовителя указано общество "Коломенские Краски" либо общество "Аргус-Лакокраска".

Из материалов дела следует, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака по свидетельству N 581435 был разработан дизайнерским бюро по заказу общества "Аргус-Лакокраска" (договор от 06.09.2006 N СКД 19/06).

Согласно договорам об отчуждении исключительного права на дизайнерские решения от общества "Аргус-Лакокраска" к обществу "Коломенские краски" (07.08.2012) и от общества "Коломенские краски" к индивидуальному предпринимателю Ореховой Е.В. (09.06.2014 на основании договора об отчуждении) соответственно, передано дизайнерское решение продукции (фирменного стиля) представляющего собой стилизованное изображение фонтана брызг краски.

Выпуск лакокрасочной продукции, на упаковке которой использовалось изображение, входящее в состав оспариваемого товарного знака, был налажен обществом "Аргус-Лакокраска" с 2006, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

В дальнейшем технология и средства производства, оборудование, дизайн упаковки (фирменный стиль) и средства индивидуализации были переданы от общества "Аргус-Лакокраска" к обществу "Коломенские Краски", а затем индивидуальному предпринимателю Ореховой Е.В.

Кроме того, в материалы дела представлены документы, которые свидетельствуют о том, что общество "Ноте Бене" в лице генерального директора Пыртикова Ю.С. в 10.06.2011 на основании договора об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности N 23 приобрело у общества с ограниченной ответственностью "Премьер-СПБ" права на графическое изображение в виде фонтана и брызг краски, которое было разработано обществом с ограниченной ответственностью "ФМ-Дизайн" по заказу последнего 19.09.2005 по договору на создание логотипа N 23л/05. В 2014 году общество с ограниченной ответственностью "Гранд групп" приобрело право на результат интеллектуальной деятельности - графическое изображение продукции "Жидкая теплоизоляция Тепло-эффект" (teploeffect) и представило согласие "на использование логотипа "teplo-effect", включая словесное и графическое его выполнение, при государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015720603 на имя общества "Энергоэффективные покрытия".

Кроме того, при новом рассмотрении дела в суде первой инстанции, обществом "Энергоэффективные покрытия" в материалы дела представлен договор оказания услуг от 19.08.2010, на основании которого по заказу Пыртикова Ю.С. был разработан сайт www.teplo-effekt.ru, на котором размещалась информация (архивные данные за апрель 2011 года) о продукции жидкой керамической теплоизоляции "ТЕПЛОЭФФЕКТ" с использованием изображения фонтана и брызг краски (т. 14, л.д. 34-55).

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что Пыртиков Ю.С., являющийся генеральным директором и единственным учредителем общества "Энергоэффективные покрытия", использовал изображение виде фонтана брызг и краски в своей деятельности, в том числе и на сайте www.teplo-effekt.ru для продвижения лакокрасочной продукции (жидкая керамическая теплоизоляция "ТЕПЛОЭФФЕКТ") с 2011 года.

Из материалов дела также усматривается, что единственным учредителем и генеральным директором общества "Коломенские Краски" является Бураков В.В. (дата государственной регистрации 12.04.2010), а единственным учредителем общества "Энергоэффективные покрытия" и его директором является Пыртиков Ю.С. (дата государственной регистрации 05.03.2015).

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что указанные лица использовали спорное обозначение в своей деятельности как самостоятельно, на основании указанных ранее документов, так и совместно, поскольку указанные лица являлись соучредителями общества "Новые энергоэффективные покрытия" (дата государственной регистрации 25.07.2012), которое в свою очередь занималось реализацией лакокрасочной продукции.

При этом из материалов дела не усматривается, что на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (06.07.2015) между обществом "Энергоэффективные покрытия" (генеральный директор Пыртиков Ю.С.), обществом "Коломенские Краски" (генеральный директор Бураков В.В.), а также индивидуальным предпринимателем Ореховой Е.В. существовали какие либо разногласия, побудившие общество "Энергоэффективные покрытия" обратиться с соответствующей заявкой на регистрацию спорного обозначения, чтобы воспрепятствовать самостоятельной предпринимательской деятельности обществом "Коломенские Краски" и/или индивидуальным предпринимателем Ореховой Е.В.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что 25.12.2014 в отношении общества "Коломенские Краски" была введена процедура банкротства (наблюдение), а решением Арбитражного суда Московской области от 15.07.2015 по делу N А41-51054/2014 общество "Коломенские Краски" было признано несостоятельным (банкротом).

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу о том, что действия общества "Энергоэффективные покрытия" по подаче заявки на регистрацию спорного товарного знака (06.07.2015) и по регистрации на себя оспариваемого товарного знака нельзя признать недобросовестными, поскольку имеющиеся в деле доказательства не образуют совокупность, достаточную для вывода о том, что действительной целью общества "Энергоэффективные покрытия" при подаче заявки на регистрацию спорного товарного знака являлось создание препятствия для осуществления обществом "Коломенские Краски" предпринимательской деятельности (находилось в стадии банкротства), а предприниматель Орехова Е.В. деятельность с использованием спорного обозначения самостоятельно не осуществляла (доказательства обратного в материалы дела не представлено).

Кроме того, судебная коллегия принимается во внимание правовой поход, сформулированный президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 16.07.2018 по настоящему делу, согласно которому, если при оценке законности решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, поданного на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, установлено отсутствие ассоциативной связи между товарами (услугами), маркируемыми определенным обозначением, и товарами (услугами) конкретного лица, то последующее признание в действиях правообладателя товарного знака злоупотребления правом, выразившееся в паразитировании на известности товаров (услуг) такого лица, очевидно будет не соответствовать ранее установленным фактическим обстоятельствам.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что злоупотребление правом должно носить очевидный характер, основываться на достаточной совокупности доказательств, позволяющей прийти к однозначному выводу о его наличии, а не являться следствием предположений.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации актом недобросовестной конкуренции прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий.

Однако, установление осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Между тем заявителем не представлено в материалы дела доказательств, свидетельствующих о том, что общество "Энергоэффективные покрытия", обращаясь с заявкой на регистрацию оспариваемого товарного знака, имело исключительно цель воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью спорного обозначения.

Сам по себе факт того, что после регистрации товарного знака правообладатель предъявил претензию к лицам, использовавшим обозначение сходное до степени смешение с товарным знаком, правообладателем которого он является, не свидетельствует о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом, поскольку запрет правообладателя иному лицу использовать без его согласия обозначение, сходного до степени смешения или тождественного с его товарным знаком, соответствует понятию исключительного права на средство индивидуализации (статьи 1252, 1515 ГК РФ).

При названных обстоятельствах коллегия судей, основываясь на совокупности имеющихся в настоящем деле доказательств, не может прийти к выводу о наличии в действиях общества "Энергоэффективные покрытия" по регистрации спорного товарного знака признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что отклонение судом в рамках настоящего спора довода предпринимателя Ореховой Е.В. о наличии в действиях общества "Энергоэффективные покрытия" по регистрации оспариваемого товарного знака признаков злоупотребления правом не означает, что предприниматель Орехова Е.В. в дальнейшем лишена возможности обратиться с самостоятельным иском с соответствующим предметом при условии представления необходимого объема доказательств, подтверждающих обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование наличия злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Предпринимателем Ореховой Е.В. было заявлено требование о взыскании с общества "Энергоэффективные покрытия" судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 130 000 рублей.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для удовлетворения требований заявителя о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в силу следующего.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (часть 1 статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 2 той же статьи).

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы подлежат отнесению на предпринимателя Орехову Е.В. в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении требований индивидуального предпринимателя Ореховой Екатерины Владимировны отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.