Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2019 г. по делу N СИП-134/2018 Суд признал действия индивидуального предпринимателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом, поскольку он, регистрируя в качестве товарного знака обозначение, содержащее в себе доминирующий элемент, аналогичный имеющемуся в обозначении, признанном вступившими в законную силу судебными актами сходным до степени смешения с товарными знаками истца, действовал в обход закона

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2019 г. по делу N СИП-134/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июня 2019 г. N С01-367/2019 настоящее решение оставлено без изменений

Резолютивная часть решения объявлена 29 января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 5 февраля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Мындря Д.И.,

судей - Силаева Р.В., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лавровой Е.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению иностранного лица Familia Trading S.a.r.l. (13-15 avenue Libertee, 1931, Luxemburg), общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА ГРУПП" (ул. Рочдельская, д. 15, стр. 15, оф. 4, Москва, 123022, ОГРН 1027739364443)

к индивидуальному предпринимателю Печерских Николаю Николаевичу о признании действий по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638798 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Мазаика" (ул. Демакова, д. 23, оф. 309, г. Новосибирск, 630128, ОГРН 1155476111911), общество с ограниченной ответственностью "Созвездие" (ул. Демакова, д. 23, оф. 401, г. Новосибирск, 630128, ОГРН 1155476111955), общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (ул. Демакова, д. 23, оф. 401, г. Новосибирск, 630128, ОГРН 1155476111900), общество с ограниченной ответственностью "Альмира" (ул. Демакова, д. 23, оф. 111, г. Новосибирск, 630128, ОГРН 1165476069274), общество с ограниченной ответственностью "Тиара" (ул. Демакова, д. 23, оф. 401, г. Новосибирск, 630128, ОГРН 1165476069285), общество с ограниченной ответственностью "Гелиос" (ул. Демакова, д. 23, оф. 404, г. Новосибирск, 630128, ОГРН 1165476069164), общество с ограниченной ответственностью "Факел" (ул. Демакова, д. 23, оф. 211, г. Новосибирск, 630128, ОГРН 1165476069186), общество с ограниченной ответственностью "Верона" (ул. Станционная, д. 60/1, оф. 230, г. Новосибирск, 630096, ОГРН 1165476069362), управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, ул. Кирова, д. 3, г. Новосибирск, 63001, ОГРН 1035401913568), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание 22.01.2019 явились представители:

от иностранного лица Familia Trading S.a.r.l. - Суворов К.А. (по доверенности от 06.10.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА ГРУПП" - Изотова Е.В. (по доверенности от 07.08.2018);

Печерских Николай Николаевич (личность установлена по предъявленному паспорту);

от индивидуального предпринимателя Печерских Н.Н. - Мещерякова М.А. (по доверенности от 01.04.2018 N 5) и Марканов Д.Ю. (по доверенности от 01.04.2018 N 5).

В судебное заседание 29.01.2019, продолженное после объявленного судом перерыва, явились представители:

от иностранного лица Familia Trading S.a.r.l. - Суворов К.А. (по доверенности от 06.10.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА ГРУПП" - Изотова Е.В. (по доверенности от 07.08.2018) и Кононенко В.А. (по доверенности от 26.12.2018);

от индивидуального предпринимателя Печерских Н.Н. - Мещерякова М.А. (по доверенности от 01.04.2018 N 5).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо Familia Trading S.a.r.l. (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском о признании действий индивидуального предпринимателя Печерских Николая Николаевича (далее - предприниматель) по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638798 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2018 общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМА ГРУПП" (далее - общество "МАКСИМА ГРУПП") на основании статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступило в дело в качестве соистца.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Мазаика" (далее - общество "Мазаика"), общество с ограниченной ответственностью "Созвездие" (далее - общество "Созвездие"), общество с ограниченной ответственностью "Карусель" (далее - общество "Карусель"), общество с ограниченной ответственностью "Альмира" (далее - общество "Альмира"), общество с ограниченной ответственностью "Тиара" (далее - общество "Тиара"), общество с ограниченной ответственностью "Гелиос" (далее - общество "Гелиос"), общество с ограниченной ответственностью "Факел" (далее - общество "Факел"), общество с ограниченной ответственностью "Верона" (далее - общество "Верона"), управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (далее - антимонопольный орган), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Компания, полагая, что действия предпринимателя по регистрации вышеуказанного товарного знака и его использованию содержат признаки злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском по настоящему делу.

Общество "МАКСИМА ГРУПП", посчитав, что действия ответчика по регистрации исключительного права на спорный товарный знак являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции по отношению к нему, обратилось с ходатайством о вступлении в рассматриваемое дело в качестве соистца.

Как следует из исковых заявлений и пояснений к ним от 30.07.2018, 24.08.2018, 27.08.2018, 16.10.2018, 20.11.2018, 21.01.2019, указанную позицию компания и общество "МАКСИМА ГРУПП" обосновывают, ссылаясь на положения пункта 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция), статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции).

Истцы полагают, что названные действия предпринимателя направлены на обход установленного в рамках судебного дела N А45-23174/2015 запрета использования обозначения, что свидетельствует о недобросовестной цели приобретения исключительного права на спорный товарный знак.

Так, компания ссылается на то, что она и ее дочерние общества с 2001 года на территории Российской Федерации интенсивно используют собственные товарные знаки, образующие серию товарных знаков, для индивидуализации розничной сети магазинов-дискаунтеров "ФАМИЛИЯ". Интенсивность использования данной серии товарных знаков подтверждается тем, что в настоящее время сеть "ФАМИЛИЯ" насчитывает более 180 одноименных магазинов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Рязани, Пензе, Оренбурге, Краснодаре, Саратове, Белгороде, Тюмени, Новосибирске и в других городах России; выручка торговой сети "ФАМИЛИЯ" по итогам 2016 года составила 12,2 миллиардов рублей.

Истцы обращают внимание на быстрые темпы роста сети магазинов "ФАМИЛИЯ", на несение существенных затрат в связи с рекламированием ее деятельности (в период с 2013 по 2018 год - приблизительно 900 миллионов рублей без НДС), а также на то, что деятельность сети магазинов "ФЭМИЛИ" приводит к смешению в глазах потребителей двух различных сетей розничной торговли.

Общество "МАКСИМА ГРУПП" указывает, что с 2002 года является администратором доменного имени сайта https://www.famil.ru в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности группы компаний и магазинов сети "ФАМИЛИЯ" / "FAMILY".

В 2015 году, при осуществлении подготовительных действий для расширения сети магазинов "ФАМИЛИЯ" в Сибирский регион, компании и обществу "МАКСИМА ГРУПП" стало известно, что в Новосибирской области функционирует сеть розничных магазинов-дискаунтеров, для индивидуализации своей деятельности использующая обозначение, которое включает в себя словесные элементы "ФЭМИЛИ world" и изобразительные элементы - четырехугольник, напоминающий стилизованную сумку для покупок, внутри которого расположено изображение стилизованных силуэтов семьи (мужчина, женщина, два ребенка).

Посчитав использование указанного обозначения нарушением своих исключительных прав на серию товарных знаков, компания и общество "МАКСИМА ГРУПП" обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с исками о взыскании компенсации, которые были рассмотрены в рамках N А45-7979/2015, а также с иском о запрете использовать указанное обозначение в отношении однородных услуг розничной торговли, который был рассмотрен в рамках судебного дела N А45-23174/2015.

Истцы отмечают, что вступившими в законную силу судебными актами по названным делам "операторы" магазинов, использующих спорное обозначение, были привлечены к ответственности за нарушение исключительных прав компании на товарные знаки; товарные знаки компании и использующееся "операторами" магазинов обозначение были признаны сходными до степени смешения по признаку доминирующего словесного элемента "ФЭМИЛИ". Использование обозначения, содержащего указанный доминирующий словесный элемент, в отношении услуг, однородных тем, для которых зарегистрированы товарные знаки компании, судом было запрещено.

Истцы полагают, что фактические бенефициары сети магазинов "ФЭМИЛИ" предприняли действия, направленные на обход исполнения указанных судебных актов, что выразилось в том, что юридические лица - ответчики по указанным выше судебным делам были ликвидированы в добровольном порядке еще в период судебных споров; магазины (торговые площади), для индивидуализации которых использовалось спорное обозначение, были переведены под управление новых юридических лиц, в состав участников и директоров которых входят те же лица, которые являлись таковыми в ликвидированных обществах; предпринимателем (который, по мнению истцов, является фактическим бенефициаром сети магазинов "ФЭМИЛИ") были поданы заявки на регистрацию серии товарных знаков, объединенных общими словесными элементами "ФЭМИЛИ" / "FAMILY", в результате чего был зарегистрирован спорный товарный знак.

Кроме того, истцы отмечают, что юридические лица, привлеченные к участию в деле в качестве третьих лиц, фактически продолжают использование обозначения, использовавшегося ранее ответчиками по судебным делам N А45-23174/2015 и N А45-7979/2015 и являвшегося предметом спора по данным делам. По указанному обстоятельству истцами инициированы новые судебные дела о защите нарушенных исключительных прав на товарные знаки, ответчиками по которым выступают общества "Мазаика", "Созвездие", "Карусель", "Альмира", "Тиара", "Гелиос", "Факел", "Верона" (номера судебных дел А45-20225/2017, А45-20224/2017, А45-20220/2017, А45-20222/2017, А45-20223/2017, А45-20226/2017, А45-20221/2017). Во всех указанных делах предприниматель самостоятельно ходатайствовал о вступлении в дело и был привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Истцы указывают на то, что все названные общества входят в группу лиц, созданную предпринимателем, в том числе, в целях избежания исполнения ранее принятых судебных актов по делам N А45-23174/2015 и N А45-7979/2015, исходя из следующего:

сведения обо всех магазинах, управляемых разными юридическими лицами, размещены на одном сайте в сети Интернет - naroi.ru - администратором которого является предприниматель. При этом в рамках данного сайта все магазины позиционируются как единая сеть "ФЭМИЛИ";

юридические лица (третьи лица по настоящему делу), управляющие различными магазинами, имеют совпадающий адрес регистрации (различны лишь комнаты внутри одного здания), одинаковый состав учредителей и лиц, действующих от имени юридических лиц без доверенности;

магазины (торговые площади), управляемые различными юридическими лицами, имеют одинаковое оформление и индивидуализирующее обозначение "ФЭМИЛИ". При этом предприниматель управляет одним из магазинов сети, расположенным по адресу Новосибирск, ул. Карла Маркса, д. 2;

в рамках судебных дел с номерами А45-20225/2017, А45-20224/2017, А45-20220/2017, А45-20222/2017, А45-20223/2017, А45-20226/2017, А45-20221/2017, ответчиками по которым являются различные юридические лица, их интересы представляют одни и те же представители;

договоры о предоставлении права использования товарного знака, право на который принадлежит предпринимателю, заключены лишь с юридическими лицами, в отношении которых истцами инициированы указанные выше судебные дела, при этом с юридическими лицами, управляющими иными магазинами сети "ФЭМИЛИ", информация о которых содержится на сайте в сети Интернет, аналогичные договоры не заключены;

в рамках рассмотрения Федеральной службой по интеллектуальной собственности возражения компании против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 638798 предприниматель представил отзыв, в котором указал, что "торговая сеть "ФЭМИЛИ" является крупнейшей сетью формата "дисконт-центр" в Сибирском федеральном округе, объединяет под единым обозначением 99 семейных магазинов низких цен";

при исполнении судебных актов в части взыскания компенсации за нарушение прав на товарные знаки истца компанией также было установлено, что все юридические лица, фактически управляющие розничными магазинами, имеют незначительные финансовые показатели, тогда как предприниматель указывает на то, что сеть магазинов "ФЭМИЛИ" является крупнейшей торговой сетью в Сибирском регионе.

Совокупность названных обстоятельств, по мнению истцов, свидетельствует о том, что совместные действия ответчика и привлеченных к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, направлены на обход запрета, установленного вступившими в законную силу судебными актами, при этом данные действия направлены против истцов с намерением причинить им вред как правообладателю серии товарных знаков и лицу, их использующему, и извлечь преимущества из такого недобросовестного поведения.

На основании изложенного истцы полагают, что формально правомерные действия предпринимателя по регистрации спорного товарного знака направлены на преодоление выводов судов по делам N А45-23174/2015 и N А45-7979/2015, а также выраженного в судебных актах запрета, и на избежание ответственности подконтрольных юридических лиц за длительное и существенное нарушение исключительных прав компании на серию товарных знаков.

Кроме того, истцы указывают на то, что имеющиеся в материалах дела доказательства того, что ответчик и все юридические лица, управлявшие и управляющие розничными магазинами, являются аффилированными, также свидетельствуют и о том, что ответчик по настоящему делу не мог не знать о принятых судебных актах по названным делам, а также о том, что используемое аффилированными с ним лицами обозначение признано сходным до степени смешения с товарными знаками компании.

Компания и общество "МАКСИМА ГРУПП" также обращают внимание на то обстоятельство, что сеть магазинов "ФЭМИЛИ", в том числе третьи лица, участвующие в настоящем деле и имеющие лицензии на использование спорного товарного знака, после регистрации предпринимателем исключительного права на спорный товарный знак продолжили использование обозначения, ранее признанного судами сходным до степени смешения с товарными знаками компании и в отношении использования которого установлен запрет, что свидетельствует о намерении предпринимателя в действительности продолжить использование обозначения, являвшегося ранее предметом судебных разбирательств. В данном контексте истцы полагают, что основной целью регистрации спорного товарного знака в реализуемой предпринимателем и его подконтрольными лицами "схеме" избежания исполнения судебных актов является легитимация использования обозначения, что запрещено вступившими в законную силу судебными актами. Так, в рамках судебных дел с номерами А45-20225/2017, А45-20224/2017, А45-20220/2017, А45-20222/2017, А45-20223/2017, N А45-20226/2017, А45-20221/2017, инициированных компанией в защиту товарных знаков против новых юридических лиц, осуществляющих управление магазинами сети "ФЭМИЛИ", ответчики ссылаются на то, что исключительные права компании ими не нарушаются, поскольку использование спорного обозначения осуществляется в рамках лицензионных договоров с предпринимателем как с правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638798.

Совокупность названных обстоятельств, по мнению истцов, свидетельствует о наличии в действиях предпринимателя признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом по смыслу статьи 10 ГК РФ в форме обхода закона.

При этом истцы ссылаются на то, что существует многообразие форм и методов недобросовестной конкуренции, в связи с чем возможное отсутствие в действиях ответчика всех элементов недобросовестной конкуренции по смыслу действующего законодательства само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении требований истцов, поскольку в данном случае недобросовестная конкуренция может быть установлена на основании того, что ответчиком используется недобросовестная конкурентная тактика, от которой истцы вправе получить защиту.

Наличие в действиях предпринимателя признаков недобросовестной конкуренции истцы обосновывают также тем, что поскольку предпринимательская деятельность истцами и ответчиком ведется в отношении однородных услуг (розничные дисконт-магазины), для индивидуализации которых предпринимателем и аффилированными с ним лицами используется сходное до степени смешения обозначение, на рынке истцы и предприниматель являются конкурентами.

При этом общество "МАКСИМА ГРУПП", ссылаясь на данные поисковых систем в сети Интернет (в частности, "Yandex.ru", сервис "Яндекс.Карты"), указывает на то, что присутствие на рынке сети дисконт-магазинов "ФЭМИЛИ" само по себе способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего соответствующие услуги, поскольку при поисковом запросе "ФЭМИЛИ" предоставляется информация о сети магазинах "ФАМИЛИЯ".

В отзыве на исковое заявление и в дополнениях к нему от 21.08.2018, 20.11.2018, 21.01.2019 предприниматель просит отказать в удовлетворении исковых требований компании и общества "МАКСИМА ГРУПП", полагая их незаконными и необоснованными.

Предприниматель ссылается на то, что истцами не доказано наличие всей совокупности обстоятельств, необходимых для признания его действий недобросовестной конкуренцией.

Так, ответчик указывает на то, что истцы никогда не использовали в своей деятельности обозначение , охраняемое в качестве товарного знака ответчика. Предприниматель, напротив, использует данное обозначение на протяжении длительного времени.

Ответчик указывает на то, что первый розничный магазин был открыт в 2005 году и индивидуализировался обозначением, разработанным по заказу предпринимателя по договору подряда от 06.09.2004 между предпринимателем и Трегубом В.В. на разработку логотипа, идентифицирующего сеть дисконт-центров "ФЭМИЛИ". Исключительное право на созданный логотип перешло к предпринимателю на основании договора о передаче прав на логотип от 30.09.2004.

Также между истцами и ответчиком, по мнению последнего, на дату приоритета спорного товарного знака отсутствовали конкурентные отношения, поскольку сеть магазинов "ФЭМИЛИ" всегда была локализована в Сибири, тогда как распространение розничных магазинов истцов не охватывало Сибирский федеральный округ (первый магазин истцов был открыт в Новосибирске в ноябре 2017 года). При этом заявка на регистрацию спорного товарного знака предпринимателем была подана 28.04.2017. Предприниматель обращает внимание на то, что компания в качестве юридического лица зарегистрирована 05.08.2013, то есть существенно позднее того, как ответчик получил статус индивидуального предпринимателя (03.07.2001), при этом согласно выписке из торгового реестра в отношении компании целью ее деятельности является не торговая деятельность, а "приобретение долей участия в любой форме в других люксембургских или иностранных компаниях, а также управление такими долями". Между предпринимателем и обществом "МАКСИМА ГРУПП" также отсутствуют конкурентные отношения, поскольку это не следует из материалов дела; также общество "МАКСИМА ГРУПП" не использует в своей деятельности товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 379310, N 358973, N 358641, N 273592, поскольку лицензионные договоры между ним и правообладателем были расторгнуты 18.07.2016, то есть до даты приоритета спорного товарного знака. Предприниматель отмечает, что именно в отношении данных товарных знаков было установлено сходство до степени смешения обозначения, используемого сетью магазинов "ФЭМИЛИ", в рамках судебных дел, на которые ссылаются истцы.

Кроме того, у предпринимателя отсутствует намерение причинить истцам вред, использовать деловую репутацию или вытеснить их с рынка.

На данное обстоятельство, по мнению ответчика, указывает то, что обозначение "ФЭМИЛИ" в Сибирском регионе используется им более 13 лет для индивидуализации торговой сети, узнаваемо среди потребителей и ответчик не нуждается в использовании чужой деловой репутации. При этом из материалов дела не следует, что предпринимателю было известно об открытии истцами собственных магазинов в Новосибирске. Также предприниматель ссылается на то, что поскольку истцами не используется обозначение , предъявление к ним каких-либо требований со стороны предпринимателя невозможно, что свидетельствует об отсутствии опасности причинения им вреда путем предъявления таких требований.

Предприниматель полагает, что длительное и интенсивное использование указанного выше обозначения, в том числе до даты приоритета спорного товарного знака, само по себе свидетельствует об отсутствии в его действиях признаков злоупотребления правом либо недобросовестной конкуренции. При этом предприниматель также полагает, что обладает исключительным правом на соответствующее коммерческое обозначение, а также ему принадлежит авторское право на логотип.

Обосновывая свою добросовестность, предприниматель также указывает на то, что при регистрации спорного товарного знака им было учтено решение Роспатента от 30.12.2015, относящееся к рассмотрению заявки общества с ограниченной ответственностью "Концепт" (ОГРН 1122224004330, далее - общество "Концепт") за номером 2013731027, в котором сходство заявленного обществом "Концепт" обозначения было установлено лишь с товарным знаком компании по свидетельству Российской Федерации N 273592 на основании сходства их изобразительных элементов. При этом с иными товарными знаками, принадлежащими компании, сходство Роспатентом установлено не было.

В данном контексте предприниматель указывает на то, что при регистрации спорного товарного знака из использовавшегося ранее обозначения был исключен графический элемент в виде изображения семьи, в результате чего спорный товарный знак нельзя признать сходным до степени смешения с товарными знаками компании, что подтверждается заключением коллегии Палаты по патентным спорам (т. 7, л.д. 106-119).

Относительно доводов истцов о намеренном неисполнении им судебных актов по делам N А45-23174/2015 и N А45-7979/2015 предприниматель отмечает, что выводы судов по этим делам не имеют преюдициального значения для настоящего дела ввиду разных составов участников, неучастия в них предпринимателя, а также ввиду того, что предметом сравнения в них выступало обозначение, содержащее словесные элементы "ФЭМИЛИ world", а также стилизованное изображение пакета и четырех фигур людей, тогда как в настоящем деле предметом исследования является товарный знак, не содержащий словесного элемента "world" и изображения фигур людей, а также выполненный в ином цвете.

На основании изложенных выше обстоятельств предприниматель также обосновывает отсутствие в своих действиях злоупотребления правом по смыслу статьи 10 ГК РФ, поскольку в его действиях отсутствует умысел на причинение вреда истцу.

Кроме того, по мнению предпринимателя, действия компании и общества "МАКСИМА ГРУПП" по подаче исков (в том числе по настоящему делу) свидетельствуют об их недобросовестном поведении, направленном на причинение вреда предпринимателю и его вытеснение с рынка.

От обществ "Мазаика", "Созвездие", "Карусель", "Альмира", "Тиара", "Гелиос", "Факел", "Верона" поступил отзыв на исковое заявление компании, в котором они поддержали позицию предпринимателя и просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

До судебного заседания Роспатент представил в суд отзыв, в котором сообщил о том, что вопрос о признании действий предпринимателя злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции не входит в компетенцию Роспатента. Иных пояснений Роспатент в отзыве не представил, просил рассмотреть дело в отсутствие его представителей.

Антимонопольный орган отзыв на исковые заявления в материалы дела не представил, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил. Поскольку в материалах дела имеются надлежащие доказательства того, что антимонопольный орган о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, суд полагает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие его представителей на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители компании и общества "МАКСИМА ГРУПП", явившиеся в судебное заседание, настаивали на удовлетворении исковых требований по изложенным в заявлениях доводам. Пояснили, что усматривают в действиях ответчика по регистрации и использованию спорного товарного знака признаки как недобросовестной конкуренции, так и злоупотребления правом в форме обхода закона.

Предприниматель и его представители просили оставить требования компании и общества "МАКСИМА ГРУПП" без удовлетворения, ссылаясь на добросовестность ответчика.

В судебном заседании, открытом 22.01.2019, в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, был объявлен перерыв до 29.01.2019.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при ведении протокола тем же секретарем судебного заседания.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Компания является обладателем исключительных прав на:

комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 273592, зарегистрированный 16.08.2004 по заявке N 2003712037 от 21.06.2003 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);

комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 358641, зарегистрированный 28.08.2008 по заявке N 2007709324 от 03.04.2007 в отношении услуг 35-го класса МКТУ;

комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 358973, зарегистрированный 04.09.2008 по заявке N 2007709322 от 03.04.2007 в отношении услуг 35-го класса МКТУ;

словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 379310, зарегистрированный 15.05.2009 по заявке N 2008707589 от 17.03.2008 в отношении услуг 35-го класса МКТУ;

комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 544374, зарегистрированный 29.05.2015 по заявке N 2014720050 от 27.09.2013 в отношении товаров 25-го и услуг 35-го классов МКТУ;

комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 543832, зарегистрированный 26.05.2015 по заявке N 2014720049 от 17.06.2014 в отношении товаров 25-го и услуг 35-го классов МКТУ;

комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 584895, зарегистрированный 24.08.2016 по заявке N 2015702916 от 06.02.2015 в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Общество "МАКСИМА ГРУПП" является юридическим лицом, которое управляет сетью магазинов "ФАМИЛИЯ" на территории Российской Федерации. В состав учредителей общества "МАКСИМА ГРУПП" входит компания с 0,1 % доли в уставном капитале и общество с ограниченной ответственностью "ТКФ" (ОГРН 1097746193720; далее - общество "ТКФ") с 99,9% долей в уставном капитале. При этом учредителем общества "ТКФ" со 100 % долей в уставном капитале является компания.

Также общество "МАКСИМА ГРУПП" использует товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 544374 и N 543832, принадлежащие компании, с ее согласия и под ее контролем на основании лицензионного договора от 09.03.2016, зарегистрированного за номером РД0193315 (до этого в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 273592, N 358641, N 358973, N 379310 - лицензионного договора от 16.04.2014, зарегистрированного за номером РД0145910), а также разрешения компании от 31.12.2015 в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 379310, N 273592, N 358641, N 358973.

Предприниматель является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638798, зарегистрированного 12.12.2017 по заявке N 2017717034 от 28.04.2017 в отношении услуг 35-го классов МКТУ.

Общества "Мазаика", "Созвездие", "Карусель", "Альмира", "Тиара", "Гелиос", "Факел", "Верона" на основании договоров с предпринимателем обладают неисключительными лицензиями на право использования указанного товарного знака (даты и номера государственной регистрации договоров соответственно - 26.03.2018 N РД0247256, 26.03.2018 N РД0247368, 26.03.2018 N РД0247254, 27.03.2018 N РД0247392, 27.03.2018 N РД0247387, 26.03.2018 N РД0247315, 26.03.2018 N РД0247367, 26.03.2018 N РД0247255).

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения требований в силу следующего.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Как усматривается из исковых требований компании и общества "МАКСИМА ГРУПП", а также письменных и устных дополнений к ним, истцы требуют признать действия предпринимателя по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638798 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, ссылаясь на положения статей 10 ГК РФ, 10.bis Парижской конвенции, 14.4 Закона о защите конкуренции.

Суд первой инстанции обязан установить действительную волю заявителя в отношении избранного им способа защиты нарушенного права исходя из оценки фактических обстоятельств дела, на что, в том числе, указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.04.2016 N 304-ЭС16-2291.

Аналогичная правовая позиция изложена в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации".

Из приведенных разъяснений высшей судебной инстанции усматривается, что суду следует установить истинную волю истца независимо от выбранного им правового обоснования, которое может быть ошибочным, и самостоятельно дать юридическую квалификацию заявленным требованиям.

Суд по интеллектуальным правам при оценке правоотношения, из которого возник настоящий спор, исследовав содержащиеся в материалах дела доказательства и доводы, изложенные в заявлениях компании и общества "МАКСИМА ГРУПП", принимая во внимание правовые позиции, высказанные представителями лиц, участвующих в деле, в судебном заседаниях, приходит к выводу о том, что фактически настоящий спор обусловлен мнением истцов о незаконности действий ответчика по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак ввиду наличия в них в отношении обоих истцов признаков как недобросовестной конкуренции, так и злоупотребления правом в форме обхода судебного запрета на использование обозначения, сходного до степени смешения с серией товарных знаков компании.

Суд рассматривает заявленное требование как единое, имеющее одно фактическое основание и предмет. Определение надлежащей правовой квалификации требованию истцов, как было указано выше, относится к полномочиям суда.

В пункте 10 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016, отмечено, что совокупность условий, необходимых для квалификации действий хозяйствующего субъекта в качестве акта недобросовестной конкуренции, определяется положениями пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции (применяемого с учетом пункта 16.1 и абзацев третьего и четвертого пункта 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - постановление N 11)).

В силу пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Как отмечено в пункте 16.1 постановления N 11, в статье 14 Закона о защите конкуренции (в настоящее время - в главе 2.1) приведен открытый перечень действий, являющихся недобросовестной конкуренцией (в настоящее время на это прямо указывает статья 14.8).

При этом при анализе вопроса о том, является ли конкретное совершенное лицом действие актом недобросовестной конкуренции, подлежат учету не только указанные законоположения, но и положения статьи 10.bis Парижской конвенции, в силу которых актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Учитывая открытость перечня действий, которые могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, следует признать, что сами по себе недобросовестные действия по приобретению исключительного права на товарный знак без недобросовестных действий по использованию такого права по общему правилу могут составлять акт недобросовестной конкуренции.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.10.2016 по делу N СИП-620/2015, от 14.05.2018 по делу N СИП-497/2017.

Определяющим для признания конкретных действий недобросовестными является не упоминание их в главе 2.1 Закона о защите конкуренции, а то, охватываются ли они составом недобросовестной конкуренции в том виде, в котором этот состав охарактеризован в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции и статье 10.bis Парижской конвенции.

Для квалификации конкретных совершенных лицом действий как акта недобросовестной конкуренции следует исходить из цели таких действий (пункт 17 постановления N 11). Цель действий может быть установлена исходя в том числе из последующего поведения правообладателя. Вместе с тем такая цель может быть установлена и на основании иных обстоятельств.

В обоснование наличия заинтересованности в подаче настоящего иска истцы ссылаются на недобросовестную конкурентную тактику предпринимателя вследствие регистрации и использования спорного товарного знака, а также на причинение такими действиями вреда компании и обществу "МАКСИМА ГРУПП", начавшим использовать товарные знаки, сходные до степени смешения со спорным товарным знаком, ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что изложенные истцами доводы и представленные ими доказательства свидетельствуют о том, что они вправе просить суд проверить добросовестность действий предпринимателя по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак, а также установить наличие либо отсутствие в действиях предпринимателя на дату приоритета спорного товарного знака признаков недобросовестной конкуренции.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт использования спорного обозначения (или сходного до степени смешения) иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

- наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения, либо получить необоснованные преимущества за счет использования обозначения, известного потребителю ранее в связи с деятельностью истца;

- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

При недоказанности хотя бы одного из элементов состава действия лица не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции по смыслу положений Закона о защите конкуренции.

Судебная коллегия отмечает, что в рамках искового производства суд не осуществляет регулирование отношений на рынке определенного товара в общественных интересах (что входит в полномочия антимонопольного органа), а рассматривает гражданско-правовой спор между хозяйствующими субъектами, устанавливая все элементы состава применительно к отношениям спорящих сторон на основе принципа состязательности и равноправия сторон.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 названной статьи).

Согласно пункту 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции товарный рынок - сфера обращения товара, который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Как отмечено в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018 по делу N СИП-718/2016, N 300-КГ17-12023 по делу N СИП-717/2016, N 300-КГ17-12021 по делу N СИП-626/2016, осуществление хозяйствующими субъектами предпринимательской деятельности в различных регионах объективно препятствует возможности смешения деятельности в глазах потребителей.

Оценив представленные истцом доказательства, судебная коллегия приходит к выводу, что из материалов дела не усматривается, что компания и общество "МАКСИМА ГРУПП", с одной стороны, и предприниматель, с другой стороны, состояли в конкурентных отношениях по смыслу Закона о защите конкуренции на дату приоритета спорного товарного знака (28.04.2017), поскольку истцами не подтверждено, что они осуществляли торговую деятельность в Новосибирской области либо Сибирском регионе до ноября 2017 года, а деятельность ответчика на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака распространялась за пределы указанных регионов.

Между тем, данное обстоятельство (наличие конкурентных отношений) служит необходимым элементом квалификации действий в качестве акта недобросовестной конкуренции в вышеуказанном смысле. При этом доказывание этого факта возлагается на истца.

Отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих наличие между истцами и ответчиком фактических конкурентных отношений на географическом рынке Сибирского региона на момент совершения действий по регистрации права на товарный знак ответчиком свидетельствует о недоказанности истцом необходимой совокупности обстоятельств, свидетельствующих о возможности признаний действий ответчика по приобретению и использованию спорного товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем, судебная коллегия принимает во внимание, что при обращении в суд с требованиями по настоящему делу компания и общество "МАКСИМА ГРУПП" также заявили о злоупотреблении предпринимателем правом при его регистрации, руководствуясь положениями статей 10 bis Парижской конвенции и 10 ГК РФ.

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Как следует из правовой позиции, содержащейся в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 01.04.2008 N 450-О-О, положения статьи 10.bis Парижской конвенции восприняты антимонопольным законодательством Российской Федерации и в части, касающейся запрета на недобросовестную конкуренцию (статья 10 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", статья 14 Федерального закона "О защите конкуренции"). При этом из части 1 статьи 2 Федерального закона "О защите конкуренции" вытекает взаимосвязь условий применения соответствующих норм данного Федерального закона и определенных статьей 10 ГК РФ правовых последствий "злоупотребления правом" и "использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции", что позволяет суду в каждом конкретном случае с помощью понятийного аппарата антимонопольного законодательства (статья 4 Федерального закона "О защите конкуренции") обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ на основе исследования конкурентной тактики правообладателя.

Положениями пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Руководствуясь положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ, суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

Как разъясняется в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны (пункт 3 статьи 307, пункт 4 статьи 450.1 ГК РФ). Нарушение этой обязанности может повлечь отказ в судебной защите названного права полностью или частично, в том числе признание ничтожным одностороннего изменения условий обязательства или одностороннего отказа от его исполнения (пункт 2 статьи 10, пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из вышеприведенных правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

В обоснование рассматриваемого довода истцы указали, что регистрация спорного товарного знака ответчиком нарушает права и законные интересы истцов в сфере предпринимательской деятельности, поскольку спорный товарный знак является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, права на которые принадлежат компании.

Утверждая, что целью предпринимателя является причинение компании и обществу "МАКСИМА ГРУПП" вреда, последние ссылаются на то, что ответчиком используется легальная схема уклонения от исполнения законных судебных актов, одним из элементов которой является приобретение предпринимателем исключительного права на спорный товарный знак.

Как усматривается из материалов дела и открытых источников в сети Интернет (официальный сайт "Картотека арбитражных дел"), 12.02.2015 компания и общество "МАКСИМА ГРУПП" обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (ОГРН 1067746823099), обществу с ограниченной ответственностью "ЛОКАТА" (ОГРН 1117746683097); обществу с ограниченной ответственностью "Меркурий" (ОГРН 1125476171677, далее - общество "Меркурий"); обществу с ограниченной ответственностью "Колибри" (ОГРН 1125476170654, далее - общество "Колибри") о защите исключительных прав на товарные знаки (дело N А40-24608/2015).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2015 по делу N А40-24608/2015 (т. 8, л.д. 15-17) требования компании и общества "МАКСИМА ГРУПП" к обществам "Меркурий" и "Колибри" были выделены в отдельное производство, требования в выделенной части были направлены по подсудности в Арбитражный суд Новосибирской области (номеру выделенного дела присвоен номер А45-23174/2015). К участию в указанном деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество "Концепт".

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 28.03.2016 по делу N А45-23174/2015 (т. 2, л.д. 107-131) иск компании и общества "МАКСИМА ГРУПП" к обществам "Меркурий" и "Колибри" о запрете использования обозначения, содержащего словесный элемент "ФЭМИЛИ", сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 379310, 273592, 358641, 358973 в отношении индивидуализации услуг магазинов, в том числе по реализации товаров, был удовлетворен, обществам "Меркурий" и "Колибри" было запрещено использовать указанное обозначение в названных целях.

В названном решении, вступившем в законную силу, указано, что используемое указанными обществами обозначение "имеет доминирующий словесный элемент ФЭМИЛИ, выполненный стандартным шрифтом контрастным (темным) цветом на светлом (желтом) фоне.

Различие в цветовой гамме принадлежащих истцу товарных знаков и спорного обозначения, а равно различие в количестве слогов в словесном элементе, не влияют на общее впечатление, создаваемое данными обозначениями у потребителя, при общем семантическом и фонетическом сходстве словесных элементов. Включение в состав словесного элемента слова world, выполненного мелким шрифтом прописными буквами, не препятствует созданию сходного с товарными знаками впечатления основным словесным элементом ФЭМИЛИ.

Включение в состав обозначения изображения пакета с нанесенными силуэтами фигур людей также не оказывает влияния на общее восприятие словесного элемента как доминирующего в данном обозначении, поскольку не является составной частью словесного элемента ФЭМИЛИ и не занимает преобладающую позицию в спорном обозначении."

Таким образом, Арбитражным судом Новосибирской области по делу N А45-23174/2015 с участием вышеназванных лиц установлено сходство до степени смешения обозначения с товарными знаками по свидетельствам N 358973, 358641, 379310, 273592, исключительные права на которые принадлежат компании.

Компания 21.04.2016 обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с исками к обществам "Меркурий" и "Колибри" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 379310, 273592, 358641, 358641, 358973 (номера дел А45-7981/2016 и А45-7979/2016 соответственно).

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 10.08.2016 производство по делу N А45-7981/2016 по иску к обществу "Меркурий" прекращено в связи с его ликвидацией.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 14.10.2016 по делу N А45-7979/2016 требования компании к обществу "Колибри" удовлетворены, с общества взыскана компенсация в размере 300 000 рублей за нарушение исключительных прав компании на указанные выше товарные знаки.

Общество "Концепт" 09.09.2015 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 273592 в связи с его неиспользованием.

В обоснование указанного требования общество "Концепт" сослалось на то, что оно является владельцем сети магазинов (около 80), оказывающих услуги 35-го класса МКТУ под обозначением "ФЭМИЛИ world", а также 09.09.2013 подало заявку N 2013731027 в Роспатент на регистрацию в качестве товарного знака для широкого перечня товаров 03, 05, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 28-го классов и услуг 35-го класса МКТУ обозначения , по которой административным органом 25.05.2015 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака, в том числе по основанию наличия зарегистрированного товарного знака компании по свидетельству Российской Федерации N 273592.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2015 по делу N СИП-505/2015 (т. 13, л.д. 41-48) требования общества "Концепт" были удовлетворены частично: правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 273592 досрочно прекращена в части услуг 35-го класса МКТУ "услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]". В отношении иных товаров и услуг, для которых был зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 273592, в том числе услуг по организации и ведению розничной торговли, компанией было доказано его использование.

Согласно сведениям из общедоступного официального источника (сайта Федеральной налоговой службы России в сети Интернет):

общество "Меркурий" было исключено из Единого государственного реестра юридических лиц на основании ликвидации 07.07.2016, решение о ликвидации и назначении ликвидатора было принято обществом 19.02.2016 (в период рассмотрения спора по делу N А45-23174/2015). Ликвидатором и учредителем общества являлась Щербак Мария Владимировна;

общество "Колибри" находится в стадии ликвидации, решение о ликвидации и назначении ликвидатора было принято обществом 19.02.2016 (в период рассмотрения спора по делу N А45-23174/2015). Ликвидатором и единственным участником общества является Мартынцева Мария Владимировна;

общество "Концепт" находится в стадии ликвидации, решение о ликвидации и назначении ликвидатора было принято обществом 19.02.2016. Конкурсным управляющим общества указана Мещан Вероника Павловна; единственным участником - Саенко Андрей Васильевич.

Согласно сведениям из общедоступного официального источника (сайта Федеральной налоговой службы России в сети Интернет):

общество "Мазаика" зарегистрировано 16.10.2015, единственным участником и генеральным директором общества является Щербак М.В. (т. 1, л.д. 35-41);

общество "Созвездие" зарегистрировано 16.10.2015, единственным участником и генеральным директором общества является Щербак М.В. (т. 1, л.д. 42-48);

общество "Карусель" зарегистрировано 16.10.2015, единственным участником и генеральным директором общества является Щербак М.В. (т. 1, л.д. 49-55);

общество "Альмира" зарегистрировано 20.02.2016, единственным участником и генеральным директором общества является Филиппова Т.В. (т. 1, л.д. 56-62);

общество "Тиара" зарегистрировано 20.02.2016, единственным участником и генеральным директором общества является Филиппова Т.В. (т. 1, л.д. 63-68);

общество "Гелиос" зарегистрировано 20.02.2016, единственным участником и генеральным директором общества является Филиппова Т.В. (т. 1, л.д. 69-74);

общество "Факел" зарегистрировано 20.02.2016, единственным участником и генеральным директором общества является Филиппова Т.В. (т. 1, л.д. 75-80).

Все указанные общества зарегистрированы в период рассмотрения спора N А45-23174/2015; имеют адрес места нахождения: город Новосибирск, ул. Демакова, д. 23 (различаются лишь номера офисов). Аналогичный адрес места нахождения имели и общества "Колибри" и "Меркурий".

Кроме того, из представленных предпринимателем доказательств следует, что зарегистрированными обществами фактически осуществлялось управление магазинами (торговыми площадями), ранее управлявшимися иными юридическими лицами, входящими в сеть "ФЭМИЛИ". К указанному выводу суд приходит, проанализировав договоры аренды торговых площадей. Например, арендаторами торговой площади, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, д. 1, в различное время являлись - общество с ограниченной ответственностью "ФЭМИЛИ Н-ск" (ОГРН 1075473019962, далее - общество "ФЭМИЛИ Н-ск") на основании договоров аренды от 01.01.2008, от 01.01.2009, от 01.01.2010 (т. 10, л.д. 18-19, 41-42, 96-97); общество "Меркурий" на основании договора аренды от 01.12.2012 (т. 8, л.д. 84-85); общество "Альмира" на основании договора аренды от 01.03.2016 (т. 8, л.д. 90-91).

Из представленного истцом отчета по сбору информации о магазинах сети "ФЭМИЛИ" в городах Барнауле, Новосибирске, Кемерово, Томске, Красноярске, подготовленного обществом с ограниченной ответственностью "Юридическая компания "Интеллектуальные ресурсы" по состоянию на 2017 год (т. 8, л.д. 24-50), следует, что магазины сети "ФЭМИЛИ" в городе Новосибирск, в том числе, находятся по следующим адресам: Красный проспект, д. 188; ул. Троллейная, д. 130а; ул. Арбузова, д. 1/1; ул. Софийская, д. 1.

При этом из представленных предпринимателем доказательств (договоров аренды) следует, что магазины по указанным адресам существовали ранее, находясь под управлением иных лиц:

в отношении торговой площади по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 188 в материалах дела имеются договоры аренды: между обществом с ограниченной ответственностью "КК "МАКРОН" и предпринимателем от 13.06.2005 N 03/05-Д (т. 8, л.д. 86-89); между закрытым акционерным обществом "Донтранс" и обществом "ФЭМИЛИ Н-ск" от 15.12.2007 N 06/07/1-Д (т. 10, л.д. 4-7), от 01.01.2008 N 01/08-Д (т. 10, л.д. 14-17), от 01.12.2008 N 06-08-Д (т. 10, л.д. 32-40), от 01.11.2009 N 05-09-Д (т. 10, л.д. 81-89), от 01.08.2012 N 04-12-Д (т. 10, л.д. 108-116); между обществом с ограниченной ответственностью "Респект" и обществом "ФЭМИЛИ Н-ск" от 13.03.2009 N 01-09-Р (т. 10, л.д. 43-52);

в отношении торговой площади по адресу: г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 130а в материалах дела имеются договоры аренды: между обществом с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" и обществом "ФЭМИЛИ Н-ск" от 19.08.2009 (т. 10, л.д. 63-68), от 01.12.2009 (т. 10, л.д. 90-95); между обществом с ограниченной ответственностью "Зерона" и обществом "ФЭМИЛИ Н-ск" от 23.09.2009 N Т-З-Р/55 (т. 4, л.д. 109 - 113); между обществом с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" и обществом "Колибри" от 01.12.2012 (т. 8, л.д. 72-83);

в отношении торговой площади по адресу: г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 1/1 в материалах дела имеются договоры аренды: между обществом с ограниченной ответственностью "Комплект-НД" и обществом "ФЭМИЛИ Н-ск" от 15.12.2007 N 040 (т. 10, л.д. 8-13), от 01.06.2008 N 28/2008 (т. 10, л.д. 20-26), от 26.05.2009 N 25/2009 (т. 10, л.д. 56-62), от 25.05.2010 N 05/2010 (т. 10, л.д. 101-107);

в отношении торговой площади по адресу: г. Новосибирск, ул. Софийская, д. 1 в материалах дела имеется договор аренды от 07.09.2009 между обществом с ограниченной ответственностью "Новая Сибирь" и обществом "ФЭМИЛИ Н-ск" (т. 10, л.д. 69-75).

Как следует из представленных предпринимателем доказательств, а именно - корпоративной газеты "ФЭМИЛИ" (т. 10, л.д. 131-154, т. 11, л.д. 1-133), заявления Сайко И.Ф. (т. 11, л.д. 137-139) - предприниматель является лицом, контролирующим деятельность ряда юридических лиц, использующих обозначение до и после даты приоритета спорного товарного знака, а также до и после вынесения судебных актов по делам N А45-7979/2016 и N А45-23174/2015.

Так, в выпуске корпоративной газеты "ФЭМИЛИ" за январь 2018 года (т. 11, л.д. 127) Печерских Н.Н. указан в качестве "генерального директора сети". В заявлении Сайко И.Ф., подпись которой засвидетельствована нотариально, также содержатся сведения о том, что хотя она и являлась учредителем и директором общества "ФЭМИЛИ Н-ск" (согласно сведениям из общедоступного официального источника (сайта Федеральной налоговой службы России в сети Интернет) общество зарегистрировано 20.12.2007, исключено из Единого государственного реестра юридических лиц 22.08.2013 в связи с ликвидацией), группа компаний "ФЭМИЛИ" подконтрольна Печерских Н.Н.

Указанные обстоятельства, а также то, что:

предприниматель утверждает, что именно по его заказу был изготовлен логотип который впоследствии использовался обществами "Меркурий" и "Колибри" и был предметом судебных дел N А45-23174/2015, N А45-7981/2016, N А45-7979/2016;

предприниматель обладает консолидированной информацией о деятельности юридических лиц, использующих указанное выше обозначение; представляет в настоящее судебное заседание документы, относящиеся к предпринимательской деятельности этих лиц (в частности, хозяйственные договоры), в том числе, относящиеся к деятельности ликвидированных лиц (обществ "ФЭМИЛИ", "ФЭМИЛИ Н-ск", "Меркурий", "Концепт");

представителями всех указанных выше обществ, а также самого предпринимателя в рамках различных судебных дел являются одни и те же лица (Марканов Д.Ю., Струполев А.М., Сергунина Т.В.);

предприниматель, третьи лица, участвующие в настоящем деле, а также лица, не участвующие в настоящем деле, но ранее принимавшие участие в судебных делах относительно спорного обозначения, обосновывая собственную правовую позицию, ссылаются на наличие "крупной сети магазинов-дискаунтеров "ФЭМИЛИ" в Сибирском регионе", что предполагает согласованность действий, как минимум, по использованию средств индивидуализации;

предприниматель является администратором доменного имени naroi.ru, на сайте по указанному адресу содержатся сведения обо всех магазинах сети "ФЭМИЛИ", что подтверждается письмом общества с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" от 30.11.2016 N СУ-3011/1-2016 (т. 1, л.д. 114);

позволяют судебной коллегии сделать вывод о том, что фактически предприниматель является лицом, контролирующим деятельность совокупности (ряда) юридических лиц, управляющих отдельными магазинами торговой сети "ФЭМИЛИ" и использующими обозначение, которое являлось предметом спора по делам N А45-7979/2016 и N А45-23174/2015.

При наличии в материалах дела указанных доказательств судебная коллегия полагает, что именно на предпринимателя относилась обязанность по опровержению соответствующего указанному выводу довода истца в случае его несоответствия действительности, чего предпринимателем сделано не было (статья 9, часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В контексте указанных обстоятельств утверждения предпринимателя о том, что ему было известно о решении Роспатента от 30.12.2015 по заявке общества "Концепт" и о содержании этого решения, но при этом до даты приоритета спорного товарного знака было неизвестно о судебных делах, проходящих в тот же период, в том числе с участием общества "Концепт", требовали достоверного обоснования и подтверждения. Однако таких объяснений суду не представлено.

В соответствии с официальными разъяснениями, содержащимися в абзаце четвертом пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства" (далее - постановление N 30), требования антимонопольного законодательства применяются к гражданско-правовым отношениям.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "абзаце четвертом пункта 1" имеется в виду "абзаце третьем пункта 1"

Как разъясняется в пункте 2 постановления N 30, согласованность действий хозяйствующих субъектов на товарном рынке может быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении.

Вывод о наличии одного из условий, подлежащих установлению для признания действий согласованными, а именно: о совершении таких действий было заранее известно каждому из хозяйствующих субъектов, - может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. Например, о согласованности действий, в числе прочих обстоятельств, может свидетельствовать тот факт, что они совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин.

Подтверждать отсутствие со стороны конкретного хозяйствующего субъекта нарушения в виде согласованных действий могут, в том числе, доказательства наличия объективных причин собственного поведения этого хозяйствующего субъекта на товарном рынке и (или) отсутствия обусловленности его действий действиями иных лиц.

Суд исходит из того, что все проанализированные выше документы (за исключением сведений о доменном имени naroi.ru и отчета о магазинах торговой сети "ФЭМИЛИ") были представлены в материалы судебного дела самим ответчиком.

В связи с этим суд критически относится к пояснениям ответчика о том, что он не контролирует деятельность сети магазинов "ФЭМИЛИ", а лишь в качестве правообладателя допускает использование обозначений самостоятельными обществами - операторами магазинов. В условиях наличия в материалах дела указанных выше доказательств и принимая во внимание существо вышеизложенного разъяснения, именно на предпринимателя возлагалась обязанность раскрыть разумные экономические или иные мотивы и причины приведенных схожих обстоятельств и хронологических совпадений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судебная коллегия соглашается с доводами истцов относительно противоречивости позиции предпринимателя относительно вопросов существования сети магазинов "ФЭМИЛИ" и наличия у нее контролирующего лица, прежде всего, в сфере использования средств индивидуализации.

Суд также принимает во внимание, что риски предпринимательской деятельности при избранной предпринимателем форме ее организации относятся на предпринимателя (пункт 1 статьи 2 ГК РФ).

Данный вывод вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ) (пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что в рамках настоящего дела доказано и иное не подтверждено, что предпринимателю было известно о вступивших в законную силу судебных актах, принятых до даты приоритета спорного товарного знака, в которых было обозначение признано сходным до степени смешения с товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат компании.

Оценивая действия ответчика, не опровергнувшего должным образом наличие с его стороны контроля над сетью магазинов "ФЭМИЛИ", судебная коллегия отмечает, что, несмотря на судебный запрет использования обозначения , содержащийся в решении Арбитражного суда Новосибирской области от 28.03.2016 по делу N А45-23174/2015, вступившем в законную силу 23.08.2016, магазинами сети "ФЭМИЛИ" указанное обозначение продолжало использоваться, о чем свидетельствуют представленные самим предпринимателем доказательства, в частности: договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 23.08.2016 N 123 РК1 между обществом с ограниченной ответственностью "Кольцо" (далее - общество "Кольцо") и обществом "Альмира" (т. 7, л.д. 29-32); договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 23.08.2016 N 123 РК2 между обществом "Кольцо" и обществом "Альмира" (т. 7, л.д. 33-36), договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 01.09.2016 N 624/РК4 между обществом с ограниченной ответственностью "Первый" (далее - общество "Первый") и обществом "Карусель" (т. 6, л.д. 109-112); договор размещения информационных средств в торговом комплексе "КВАНТ" от 01.11.2016 N Р-Б4 между обществом с ограниченной ответственностью "ТК "КВАНТ" и обществом "Гелиос" (т. 7, л.д. 1-7); договор об оказании услуг от 27.01.2017 N 11 между обществом "Гелиос" и обществом с ограниченной ответственностью "Стив и Бартон" на изготовление и размещение рекламы (т. 7, л.д. 48-105); договор возмездного оказания услуг от 31.01.2017 N ИПП-17/21 между обществом "Факел" и индивидуальным предпринимателем Паршуто Д.Е. на размещение рекламно-информационных материалов (т. 6, л.д. 96-104); договор возмездного оказания услуг от 01.03.2017 N ИП ГАС/37/РА между обществом "Факел" и индивидуальным предпринимателем Гавриленко А.С. на разработку, производство и размещение рекламно-информационных материалов в СМИ (т. 6, л.д. 60-68), договор от 31.03.2017 N БРН 92/03/17 между обществом "Карусель" и обществом с ограниченной ответственностью "Гэллери Сервис" на размещение рекламно-информационных материалов (т. 6, л.д. 122-133).

Во всех указанных договорах фигурирует обозначение .

Предприниматель 28.04.2017 обратился в Роспатент с заявкой N 2017717034 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

При этом судебная коллегия критически относится к доводам предпринимателя о том, что при подаче указанной заявки им была учтена невозможность использования обозначения в первоначальном виде, в связи с чем из обозначения было исключено слово "world" и изображение силуэтов людей, что, по мнению предпринимателя, свидетельствует о принятии им всех необходимых мер, направленных на исключение смешения с товарными знаками компании.

Напротив, судебная коллегия отмечает, что доминирующий словесный элемент - "ФЭМИЛИ" - на основании наличия которого, в первую очередь, обозначение было признано Арбитражным судом Новосибирской области сходным до степени смешения с товарными знаками компании, был сохранен.

О намерении ответчика использовать именно доминирующий словесный элемент "ФЭМИЛИ", главным образом, как установлено вступившим в законную силу судебным актом, влияющий на вопрос сходства до степени смешения с серией товарных знаков компании, свидетельствует также:

подача предпринимателем заявки от 20.02.2017 N 2017706225 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ обозначения (т. 8, л.д. 58-59), в регистрации которого Роспатентом было отказано;

подача предпринимателем заявки от 28.04.2017 N 2017717033 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ обозначения (т. 8, л.д. 56-57), в регистрации которого Роспатентом было отказано;

подача предпринимателем заявки от 10.08.2017 N 2017732620 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ обозначения (т. 12, л.д. 50-51), в регистрации которого Роспатентом было отказано;

подача предпринимателем заявки от 10.08.2017 N 2017732609 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ обозначения (т. 12, л.д. 52-53) в регистрации которого Роспатентом было отказано;

подача предпринимателем заявки от 13.09.2017 N 2017737837 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ обозначения (т. 12, л.д. 48-49) в регистрации которого Роспатентом было отказано;

приобретение предпринимателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 405206 в отношении услуг 35-го класса МКТУ (т. 8, л.д. 51-53), государственная регистрация перехода права произведена 30.08.2017 за номером РД0230599.

Кроме того, суд также оценивает последующее использование предпринимателем исключительного права на спорный товарный знак, в частности, представленные ответчиком в этом отношении доказательства: договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 11.05.2017 N 624/РК5 между обществом "Первый" и обществом "Карусель" (т. 6, л.д. 105-108), договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 11.05.2017 N 102/РК2 между обществом с ограниченной ответственностью "Обь-2" и обществом "Альмира" (т. 7, л.д. 21-24), договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 11.05.2017 N 123/РК3 между обществом "Кольцо" и обществом "Альмира" (т. 7, л.д. 25-28), договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 11.05.2017 N 123/РК4 между обществом "Кольцо" и обществом "Альмира" (т. 7, л.д. 37-40), договор аренды рекламного носителя от 29.06.2017 N 33/А между обществом с ограниченной ответственностью "ПРОПАГАНДА" и обществом "Мазаика" на предоставление рекламного носителя и печать рекламы арендатора для этого носителя (т. 6, л.д. 36-39), договор аренды от 01.08.2017 между обществом с ограниченной ответственностью "Компания Холидей" и обществом "Альмира", а также соглашение о размещении рекламы "ФЭМИЛИ" (т. 5, л.д. 76-90).

Исходя из указанных доказательств, из которых следует, что общества "Карусель", "Альмира", "Мазаика", "Факел" после даты приоритета спорного товарного знака, охраняющего обозначение , фактически продолжали использовать обозначение , а также из представленных истцами доказательств (в частности, фотографий магазинов сети "ФЭМИЛИ" (т. 1, л.д. 115-122, т. 10, л.д. 117-130, т. 12, л.д. 67-115), отчета по сбору информации о магазинах сети ФЭМИЛИ в городах Барнауле, Новосибирске, Кемерово, Томске, Красноярске (т. 8, л.д. 24-50)), судебная коллегия приходит к выводу, что ни предприниматель, ни согласованно с ним действующие общества, несмотря на наличие лицензионных договоров и предварительных договоров от 29.04.2017, не начали фактическое использование спорного товарного знака ни на дату приоритета спорного товарного знака, ни на момент его регистрации, ни на момент возникновения настоящего спора.

Между тем, регистрация товарного знака без целей его дальнейшего использования противоречит институциональному назначению данного средства индивидуализации - непосредственной индивидуализации товаров, работ или услуг, что свидетельствует о несоответствии фактической цели регистрации предпринимателем спорного товарного знака законной цели, предусмотренной статьей 1484 ГК РФ.

В соответствии с официальными разъяснениями, содержащимися в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств", пункте 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" и пункте 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", независимо от состава лиц, участвующих в деле, обстоятельства, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитываются судом, рассматривающим второе дело.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что учет судебных актов по иным делам основан в данном случае не на правилах о преюдиции (статья 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), которые применяются только по спорам между теми же лицами, а на общих принципах процессуального законодательства в отношении обязательности судебных актов.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Таким образом, совокупность действий предпринимателя и согласованно с ним действующих лиц, а именно - ликвидация обществ, в отношении которых вынесены решения Арбитражного суда Новосибирской области о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками компании; регистрация новых юридических лиц, продолживших управление теми же магазинами; регистрация на имя предпринимателя спорного товарного знака в отсутствие действительного намерения использовать его в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана; продолжение предпринимателем и иными обществами использования обозначения, запрет на использование которого содержится во вступившем в законную силу судебном акте, фактически свидетельствует о недобросовестном поведении ответчика в форме обхода закона (в частности, принципа обязательности судебного акта и норм института правовой охраны товарных знаков), а также препятствуют исполнению судебных актов в отношении исключительных прав компании на товарные знаки.

Суд отмечает, что даже если предположить, что предпринимателю ранее было неизвестно о судебном запрете использования указанного обозначения, из материалов настоящего дела не усматривается реальное намерение предпринимателя обеспечить среди лицензиатов и иных лиц использующих обозначение, учет требований обязательных судебных актов, о которых ему с очевидностью стало известно в период рассмотрения настоящего спора. Этот факт также оценивается судом как одна из характеристик последующего (после регистрации товарного знака) поведения, что также позволяет суду определить фактическую цель регистрации спорного товарного знака.

Судебная коллегия полагает, что целью регистрации спорного товарного знака в действительности являлось придание использованию обозначения, которое было запрещено Арбитражным судом Новосибирской области в отношении услуг розничной торговли, статуса законности. На данное обстоятельство, по мнению суда, указывает не только неиспользование в деятельности сети товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован (иного в рамках настоящего дела не доказано), но и доводы предпринимателя и обществ "Мазаика", "Созвездие", "Карусель", "Альмира", "Тиара", "Факел", "Верона" в рамках судебных дел с номерами А45-20225/2017, А45-20224/2017, А45-20220/2017, А45-20222/2017, А45-20223/2017, А45-20226/2017, А45-20221/2017, продолжающих использование прежнего обозначения, о том, что ими на законных основаниях используется товарный знак, исключительное право на который принадлежит предпринимателю.

Указанный вывод суда свидетельствует о злоупотреблении предпринимателем правом при регистрации спорного товарного знака по смыслу статьи 10 ГК РФ.

Относительно доводов предпринимателя о наличии у него авторского права на произведение изобразительного искусства , основанный на представленном в материалы дела договоре о передаче прав на логотип от 30.09.2004 между предпринимателем и Трегубом В.В. (т. 8, л.д. 64-65), а также письменных пояснениях Трегуба В.В. (т. 11, л.д. 134-136) и его свидетельских показаниях, а также о наличии у предпринимателя права на аналогичное коммерческое обозначение, судебная коллегия отмечает следующее.

Объекты авторского права, в отличие от средств индивидуализации, являются выражением творческой деятельности в области науки, литературы и искусства (статья 1259 ГК РФ). При этом, исходя из содержания исключительного права на эти объекты (статья 1270 ГК РФ), индивидуализация товаров, работ и услуг не входит в функциональное назначение объектов авторского права, они создаются и используются в иных целях. В связи с изложенным, анализ предполагаемого возникновения у предпринимателя авторского права на объект изобразительного искусства не входит в предмет настоящего дела, в котором рассматривается вопрос использования предпринимателем и иными лицам обозначения в качестве средства индивидуализации услуг розничных магазинов.

Относительно заявления предпринимателя о принадлежности ему исключительного права на коммерческое обозначение, на основании которого был зарегистрирован спорный товарный знак, судебная коллегия отмечает следующее.

В силу пункта 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение и каковы его признаки, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного (и какого именно) предприятия, с какого момента такое использование началось, и продолжается ли его использование.

Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории.

При этом должна быть установлена вся совокупность указанных выше условий, а в случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Представленные предпринимателем доказательства (договоры аренды, договоры оказания услуг по рекламированию услуг торговой сети "ФЭМИЛИ"), действительно, начиная с 2008 года, содержат сведения об использовании обозначения , а также иных схожих обозначений (с иным расположением и размером словесного элемента "world"; цветовое решение из представленных черно-белых копий не усматривается). Вместе с тем, судебная коллегия полагает данные доказательства недостаточными для признания права предпринимателя на соответствующее коммерческое обозначение в настоящем деле, поскольку обозначения в представленных документах имеют различия; все представленные доказательства относятся к деятельности различных юридических лиц; предпринимателем суду не раскрыта сущность и состав его предприятия как имущественного комплекса; предпринимателем не приведено сведений об известности указанного обозначения среди потребителей на определенной территории (не конкретизировано также, в каком именно регионе - городе Новосибирск, Новосибирской области, Сибирском регионе, Сибирском федеральном округе - обозначение приобрело известность); не указано, по состоянию на какую дату суду следовало установить право на коммерческое обозначение.

Ссылка ответчика на аналитический отчет 07.11.2018 - 18.11.2018, подготовленный Российским обществом социологов "Центр "Общественное мнение" (т. 14, л.д. 76-102), судом отклоняется, поскольку указанный отчет составлен лицом, сведения о котором на дату составления отчета исключены из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с ликвидацией (центр прекратил деятельность 21.11.2017 - т. 14, л.д. 147-153). К пояснениям предпринимателя относительно того, что указанный отчет в действительности подготовлен иным лицом, суд относится критически, поскольку иного отчета, подписанного лицом, фактически его подготовившим, в материалы дела не представлено.

Кроме того, из этого отчета не усматривается, что он содержит ретроспективный анализ мнения потребителей (по состоянию на дату приоритета спорного товарного знака), а также в нем фактически содержатся сведения о вероятности смешения обозначений в глазах потребителей (так, приблизительно 50% респондентов на вопросы о том, могут ли они перепутать обозначения, выбрали варианты ответа "Да, могу перепутать", "Скорее могу перепутать", "Скорее не могу перепутать", "Затрудняюсь ответить").

Также суд принимает во внимание представленные обществом "МАКСИМА ГРУПП" сведения о том, что вероятность смешения услуг, оказываемых истцами и ответчиком, подтверждается данными общедоступного сервиса в сети Интернет "Яндекс.Карты", из которого следует, что на поисковой запрос "ФЭМИЛИ" предоставляется информация о сети магазинах "ФАМИЛИЯ".

Судебная коллегия также учитывает, что в рамках сайта сети магазинов "ФЭМИЛИ" (доменное имя naroi.ru, администратором которого является предприниматель) функционирует онлайн-магазин, что обуславливает возможность приобретения товара потребителями, находящимися в иных регионах.

Между тем, хозяйствующий субъект, претендующий на правовую охрану конкретного обозначения в качестве средства индивидуализации, обязан предпринять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого индивидуализируемая таким обозначением услуга воспринимается потребителем как услуга иного лица, в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц (аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2018 по делу N СИП-342/2017).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного дела следует читать как "N СИП-579/2017"

Иное противоречит как существу положений статьи 10 ГК РФ с учетом статьи 10.bis Парижской конвенции о недопустимости смешения, так и содержанию исключительного права на коммерческое обозначение, предполагающего правовую охрану лишь на той территории, на которой оно возникло и приобрело известность.

Судебная коллегия отмечает, что помимо доводов о наличии у предпринимателя исключительного права на коммерческое обозначение, которые сами по себе не являются доказательствами наличия этого права, никаких доказательств, свидетельствующих об этом и относящихся непосредственно к деятельности предпринимателя, в материалы настоящего дела не представлено. При этом суд учитывает, что у предпринимателя остается возможность заявления самостоятельного иска об этом.

Кроме того, суд отмечает, что исключительное право использования обозначения в качестве средства индивидуализации может принадлежать только лицу, обладающему каким-либо правом в отношении данного обозначения. Между тем, предприниматель, утверждая, что обозначение торговой сети "ФЭМИЛИ" было разработано в 2004 году и использовалось с 2005 года, не принял необходимые меры к получению (регистрации либо приобретению в связи с иным юридическим фактом) исключительного права на соответствующее средство индивидуализации (статьи 1232, 1480 ГК РФ).

Как усматривается из материалов дела, общество "Концепт", относящееся к сети магазинов "ФЭМИЛИ", обратилось с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака лишь 09.09.2013, однако в регистрации этого обозначения в отношении услуг 35-го класса МКТУ, связанных с розничной торговлей, Роспатентом было отказано; указанный отказ обществом "Концепт" не обжаловался.

Доказательств, подтверждающих доводы предпринимателя о том, что им предпринимались попытки зарегистрировать указанное обозначение в качестве товарного знака, до даты приоритета товарных знаков компании, предпринимателем в материалы дела не представлено.

Доводы предпринимателя о недостатках защиты прав обществ "Колибри" и "Меркурий" в рамках судебного дела N А45-23174/2015, существенным образом повлиявших на результат указанного дела, судебной коллегией отклоняются.

Действие принципа обязательности законного судебного акта, установленного статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе и для суда, рассматривающего настоящее дело, не может быть поставлено в зависимость от процессуального поведения лица, участвующего в деле, а также качества оказываемых ему юридических услуг, учитывая самостоятельный выбор лицами, участвующими в деле, своих представителей.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что в рамках судебного дела N А45-23174/2015 представителями обществ "Колибри" и "Меркурий" были Абросимова А.А. и Темеров С.А. - они присутствовали в судебном заседании, в котором дело было рассмотрено по существу, и подписывали от имени указанных обществ процессуальные документы. Утверждая, что именно по причине неквалифицированной юридической помощи указанных лиц обществам "Колибри" и "Меркурий" было запрещено использование спорного обозначения, предприниматель не поясняет, по какой разумной причине эти же представители были привлечены третьими лицами, участвующими в настоящем деле и являющимися ответчиками в судебных делах с номерами А45-20225/2017, А45-20224/2017, А45-20220/2017, А45-20222/2017, А45-20223/2017, А45-20226/2017, А45-20221/2017 по искам компании в защиту исключительных прав на товарные знаки.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что ответчик, использовавший указанное выше обозначение, как он утверждает, ранее начала использования товарных знаков компании, должен был проявить надлежащую степень заботливости и осмотрительности и осознавать риски наступления неблагоприятных последствий при несовершении им действий, связанных с приобретением права на соответствующий товарный знак с момента начала его использования, и при совершении действий по регистрации товарного знака при наличии судебного запрета, а также мог предпринять необходимые для предотвращения возможных негативных последствий меры, представив суду в рамках настоящего дела надлежащие доказательства принадлежности ему права на соответствующее коммерческое обозначение, если таковое имелось.

Исходя из характера предпринимательской деятельности, осуществляемой на свой риск и под свою ответственность, лицо обязано проявлять необходимую степень осторожности и осмотрительности, разумности в выборе целей и средств своего поведения исходя из объективно существующих фактических обстоятельств, и не допускать действий, которые могут быть квалифицированы как направленные на обход закона и нарушение прав иных лиц.

Суд считает, что в сложившейся ситуации, учитывая многочисленные судебные споры между лицами, участвующими в настоящем деле, наличие зарегистрированных исключительных прав на товарные знаки как у компании, так и у предпринимателя, а также судебные запреты, установленные вступившими в законную силу судебными актами, исходя из представлений о разумно ожидаемом поведении добросовестных участников предпринимательской деятельности, объективно оценивающих реально сложившиеся обстоятельства, настоящий спор мог бы быть оптимально урегулирован лишь путем переговоров.

Суд неоднократно принимал зависящие от него меры к мирному урегулированию спора, предоставлял сторонам время для этого, в том числе специально объявлял перерыв в судебном заседании 20.11.2018 для проведения переговоров между истцами и ответчиком.

Однако назначенные сторонами переговоры не состоялись, по пояснению представителя истцов, ввиду отказа предпринимателя от ранее согласованной с руководством компании встречи. Ответчик пояснил суду, что предложение истцу было направлено, в связи с чем возможность мирного урегулирования спора, по его мнению, исчерпана.

При этом судебная коллегия принимает во внимание, что мирное урегулирование спора возможно на любой стадии рассмотрения спора.

Заявленный предпринимателем довод о наличии признаков злоупотребления правом в действиях компании и общества "МАКСИМА ГРУПП", мотивированный тем, что действия истцов направлены на вытеснение с рынка Новосибирской области предпринимателя, зарегистрировавшего спорный товарный знак в условиях длительного предшествующего использования обозначения и приобретенной им известности, о чем было известно истцам, подлежит отклонению ввиду следующего.

Предприниматель, утверждая, что истцы злоупотребляют правом, поскольку имеют намерение получить выгоду от указанных выше действий, не представил в материалы данного дела доказательств, подтверждающих, что умысел истцов при подаче иска был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, а их целью было причинение вреда предпринимателю при отсутствии иных добросовестных целей. Наличие препятствий со стороны истцов к осуществлению ответчиком предпринимательской деятельности (безотносительно вопроса использования тех или иных обозначений для индивидуализации такой деятельности) в материалы дела не представлено.

Сами по себе действия компании и общества "МАКСИМА ГРУПП" по подаче настоящих исков не противоречат действующему законодательству и не свидетельствуют о злоупотреблении ими правом. Судебная коллегия полагает бесспорным и очевидным тот факт, что интерес, основанный на вступившем в законную силу судебном акте и заключающийся в необходимости его надлежащего исполнения в целях защиты и восстановления нарушенных прав, не является незаконным по смыслу статьи 10 ГК РФ.

Учитывая имеющиеся в материалах дела доказательства, а также принимая во внимание предшествующее (до регистрации) и последующее (после регистрации) поведение предпринимателя, прежде всего, в сфере использования средств индивидуализации, суд приходит к выводу, что предприниматель, регистрируя в качестве товарного знака обозначение, содержащее в себе доминирующий элемент, аналогичный имеющемуся в обозначении, признанном вступившими в законную силу судебными актами сходным до степени смешения с товарными знаками компании, действовал в обход закона (пункт 1 статьи 10 ГК РФ).

Указанные выводы позволяют суду сделать вывод о наличии правовых оснований для удовлетворения требования компании и общества "МАКСИМА ГРУПП" о признании действий предпринимателя по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638798 злоупотреблением правом.

В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации излишне уплаченная государственная пошлина в размере 6 000 рублей за подачу обществом "МАКСИМА ГРУПП" искового заявления подлежит возврату ее плательщику из федерального бюджета.

Расходы компании и общества "МАКСИМА ГРУПП" по уплате государственной пошлины за подачу исков в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на предпринимателя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования иностранного лица Familia Trading S.a.r.l. и общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА ГРУПП" удовлетворить.

Признать действия индивидуального предпринимателя Печерских Николая Николаевича по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638798 злоупотреблением правом.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Печерских Николая Николаевича в пользу иностранного лица Familia Trading S.a.r.l. 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Печерских Николая Николаевича в пользу общества с ограниченной ответственностью "МАКСИМА ГРУПП" 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "МАКСИМА ГРУПП" из федерального бюджета 6 000 (Шесть тысяч) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной за подачу иска по чеку-ордеру от 15.10.2018, операция 42.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур