Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2019 г. N С01-1157/2018 по делу N А40-136077/2017 Суд оставил в силе апелляционное постановление, которым вопрос о назначении по делу судебной экспертизы направлен на новое рассмотрение, поскольку судом первой инстанции были допущены нарушения порядка назначения экспертизы

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2019 г. N С01-1157/2018 по делу N А40-136077/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 30 января 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 февраля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей: Силаева Р.В., Четвертаковой Е.С.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Натива" (ул. Октябрьская, д. 13, Московская обл., г. Красногорск, 143402, ОГРН 1107746352163) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2018 по делу N А40-136077/2017 (судьи Левченко Н.И., Садикова Д.Н., Захарова Т.В.),

по иску иностранного лица - Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim, Germany) к обществу с ограниченной ответственностью "Стрелиция" (пр-т Океанский, д. 13, г. Владивосток, 690091, ОГРН 1152540007597), обществу с ограниченной ответственностью "Соби-Фарм" (ул. Гиляровского, д. 50, ком. XII/1-5, Москва, 129110, ОГРН: 1085018002970), обществу с ограниченной ответственностью "Натива",

с участием в деле третьего лица - Министерства здравоохранения Российской Федерации (пер. Рахмановский, 3/25, стр. 1; 2; 3; 4, Москва, 127994, ОГРН 1127746460896),

о защите исключительных прав на изобретение.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG - Мельников А.В. (по доверенности от 22.02.2016), Горячев И.С. (по доверенности от 22.02.2016), Колесникова М.В. (по доверенности от 21.08.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Натива" - Герасимова Ю.П. (по доверенности от 10.05.2018 N 13), Гусейнова У.А. (по доверенности от 29.05.2018 N 50).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью "Стрелиция" (далее - общество "Стрелиция"), обществу с ограниченной ответственностью "Соби-Фарм" (далее - общество "Соби-Фарм"), обществу с ограниченной ответственностью "Натива" (далее - общество "Натива", общество) о защите исключительных прав на изобретение по Евразийскому патенту N ЕА004381.

Истцом в суде первой инстанции заявлено ходатайство о назначении экспертизы.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2018 удовлетворено ходатайство истца о назначении по делу судебной экспертизы, производство по делу приостановлено.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2018 определение Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2018 отменено, вопрос о назначении по делу судебной экспертизы направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Общество "Натива", не согласившись с названным судебным актом суда апелляционной инстанции, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В обоснование поданной кассационной жалобы заявитель указывает, что выводы суда апелляционной инстанции о существенности нарушения судом первой инстанции норм процессуального права, выразившегося в несоблюдении порядка назначения экспертизы, являются неправомерными.

По мнению заявителя кассационной жалобы, то обстоятельство, что в определении суда первой инстанции от 23.08.2018 не указано какие материалы и документы подлежат предоставлению эксперту, не является существенным нарушением норм процессуального права, влекущим отмену этого судебного акта.

Как отмечает заявитель кассационной жалобы, в согласии на проведении экспертизы, представленном Московским государственным медико-стоматологическим университетом имени А.И. Евдокимова (экспертам которого определением от 23.08.2018 поручено проведение экспертизы), указано, что для проведения экспертизы необходимо представить описания патентов, инструкции по применению лекарственных препаратов, промышленные регламенты или фармакопейную статью.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что данные документы были ранее представлены в материалы дела.

Таким образом, по мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к ошибочному выводу об отсутствии в материалах дела материалов и документов, необходимых для проведения экспертизы и, соответственно невозможности ее проведения.

Кроме того, как отмечает заявитель кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции при принятии обжалуемого постановления не учел тот факт, что на момент рассмотрения апелляционной жалобы истца, эксперты уже ознакомились с материалами настоящего дела.

Компанией представлен отзыв на кассационную жалобу ответчика, в котором она возражала против удовлетворения заявленных в ней доводов, а также указала, что судом первой инстанции при назначении судебной экспертизы и приостановлении производства по делу не было рассмотрено ходатайство истца об истребовании необходимых для проведения судебной экспертизы образцов вещества, используемого в качестве активного вещества в спорном лекарственном препарате "Тиотропиум-натив".

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители общества выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просили обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции отменить, определение суда первой инстанции оставить в силе.

Представители компании выступили в судебном заседании по доводам, изложенным в отзыве, против удовлетворения кассационной жалобы возражали.

Иные ответчики и третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

В соответствии с частью 4 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы арбитражный суд выносит определение.

В случае назначения экспертизы арбитражный суд вправе приостановить производство по делу (часть 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определение арбитражного суда может быть обжаловано отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, в случаях, если в соответствии с названным Кодексом предусмотрено обжалование этого определения, а также, если это определение препятствует дальнейшему движению дела.

Как разъяснено в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" (далее - Постановление N 23), определение о назначении экспертизы не относится к судебным актам, которые могут быть обжалованы в соответствии с частью 1 статьи 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Поэтому по общему правилу возражения по поводу назначения экспертизы могут быть заявлены при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (часть 2 статьи 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем, в случае приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы назначение экспертизы как основание приостановления подлежит оценке судами апелляционной, кассационной инстанций при проверке законности определения о приостановлении производства по делу (часть 2 статьи 147 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом суд вправе рассмотреть вопрос о том, имелась ли для рассмотрения дела необходимость в назначении экспертизы, соблюден ли порядок ее назначения. Суд также вправе оценить необходимость приостановления производства по делу исходя из сложности экспертного исследования, сроков его проведения.

Суд апелляционной инстанции, проверяя законность определения суда первой инстанции от 23.08.2018 о приостановления производства по делу в связи с назначением экспертизы, пришел к выводу, что судом первой инстанции были допущены нарушения порядка назначения экспертизы, установленного статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Так, суд апелляционной инстанции учитывал, что в нарушение части 4 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом первой инстанции не установлен перечень материалов и документов, предоставляемых в распоряжение эксперта.

Судом апелляционной инстанции также установлено, что документы, на которые указывали эксперты в ответе на запрос суда, в материалах дела отсутствуют, что суд первой инстанции не определил, кто должен предоставить необходимые документы для проведения экспертного исследования и в каком порядке.

Допущенное судом первой инстанции процессуальное нарушение суд апелляционной инстанции признал существенным, в связи с чем направил вопрос на новое рассмотрение.

Суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого постановления Девятого арбитражного апелляционного суда.

Согласно части 4 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в определении о назначении экспертизы указываются основания для назначения экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; материалы и документы, предоставляемые в распоряжения эксперта; срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в арбитражный суд.

Вместе с тем из определения суда первой инстанции от 23.08.2018 не следует, что судом определено какие документы и материалы подлежат предоставлению экспертам, кто должен представить экспертам необходимые документы и в каком порядке.

Согласно абзацу двенадцатому статьи 16 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы.

В пункте 11 Постановления N 23 также указано, что лица, участвующие в деле, не вправе предоставлять непосредственно эксперту без участия суда материалы и документы для производства судебной экспертизы.

Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о несоблюдении судом первой инстанции порядка назначения экспертизы, предусмотренного статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, является обоснованным.

В соответствии с частью 3 статьи 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.

Согласно части 4 статьи 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.

Однако в материалах дела отсутствуют сведения о ходе экспертизы, о том, что эксперты были ознакомлены с материалами дела. В том числе отсутствуют какие-либо сведения, что необходимые материалы были получены экспертами, в достаточном для проведения исследования объеме.

При этом суд первой инстанции не предпринял никаких мер к соблюдению сроков судопроизводства, не направил запросы в экспертную организацию, не запросил у экспертов сведений о ходе экспертизы.

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции соглашается с выводами суда апелляционной инстанции о существенном характере допущенного судом первой инстанции процессуального нарушения.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции также учитывает, что в пункте 7 Постановления N 23 указано, что согласно положениям части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в определении о назначении экспертизы должны быть решены в том числе вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта.

С учетом приведенных норм судебная коллегия суда кассационной инстанции полагает, что суд первой инстанции должен был, в том числе определить размер вознаграждения экспертов, а также дату представления заключения эксперта и срок на который приостановлено производство по делу.

Учитывая, что судом первой инстанции не было определено, какие именно материалы необходимо предоставить экспертам, указанный в определении суда первой инстанции период проведения экспертизы "до получения заключения, но не позднее 20 рабочих дней с момента получения необходимых материалов", нельзя считать точно определенным.

Таким образом, суд апелляционной инстанции, правильно применив нормы процессуального права, оценив представленные в материалы дела доказательства, и учитывая необходимость назначения по делу судебной экспертизы в целях разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, но принимая во внимание несоблюдение судом первой инстанции установленного процессуальным законодательством порядка назначения экспертизы, пришел к обоснованному выводу о необходимости направления вопроса на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено.

При этом судебная коллегия суда кассационной инстанции учитывает, что доводы кассационной жалобы не содержат указание на то, какие нормы материального и процессуального права нарушены судом апелляционной инстанции при принятии обжалуемого постановления, по своей сути выражают несогласие с выводами суда апелляционной инстанции о необоснованности и немотивированности судебного акта суда первой инстанции, в связи с чем подлежат отклонению.

Вместе с тем суд считает обоснованными указания истца на то, что судом первой инстанции при назначении экспертизы не было рассмотрено ходатайство об истребовании доказательств.

Также, учитывая предмет настоящего спора, является обоснованной ссылка истца на то, что в рассматриваемом случае в силу пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации для установления факта использования либо неиспользования изобретения в продукте необходимо исследование именно самого продукта, а не само по себе связанной с ним какой-то нормативно-технической документации.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2015 по делу N А40-90149/2011 и от 21.11.2018 по делу N А41-3828/2018.

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба общества "Натива" - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2018 по делу N А40-136077/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Натива" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.С. Четвертакова