Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2019 г. по делу N СИП-552/2018 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку согласился с выводом Роспатента о том, что общество фактически производило товар, маркированный обозначением, сходным со спорным товарным знаком заявителя, до даты его приоритета

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2019 г. по делу N СИП-552/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 февраля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 21 февраля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.

судей Васильевой Т.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Жегаловой А.А.,

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Базовые проекты" (ул. Павловская, д. 6, Москва, 115093, ОГРН 1117746012647) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.05.2018 (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 576195, третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой-Связь" (ул. Большая Бульварная, дом 13-26, г. Таганрог, Ростовская область, 347913, ОГРН 1156154001520), общество с ограниченной ответственностью "Протон-ССС" (ул. Большая Бульварная, дом 13-26, г. Таганрог, Ростовская область, 347913, ОГРН 1026102587620), при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Базовые проекты" - Гурова Е.Л., Бражников В.С., по доверенности от 24.10.2018, Черемицин С.В., генеральный директор, Новожилов В.В., по доверенности от 12.02.2019; от Роспатента - Барский С.А., Шеманин Я.А., по доверенности от 15.05.2018; от общества с ограниченной ответственностью "Спецстрой-Связь" - Смирнова И.М., Грунин Е.В., Плисова О.В., по доверенности от 28.11.2018; от общества с ограниченной ответственностью "Протон-ССС" - Смирнова И.М., Грунин Е.В., Плисова О.В., по доверенности от 10.12.2018, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Базовые проекты" (далее - общество "Базовые проекты") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.05.2018 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 576195.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой-Связь" (далее - общество "Спейстрой-Связь") и общество с ограниченной ответственностью "Протон-ССС" (далее - общество "Протон-ССС").

Как полагает заявитель, Роспатент неправильно применил норму подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), вследствие чего выводы Роспатента о применении указанной нормы не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

По мнению заявителя, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Фактически, как утверждает заявитель, Роспатент пришел к выводу, что регистрация спорного товарного знака за правообладателем - обществом "Базовые проекты" способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров (услуг).

Заявитель отмечает, что материалы, на которые ссылается Роспатент, возможно, могут подтвердить факт вывода товара на рынок, но никак не подтверждают возникновение, наличие и сохранение на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака устойчивой ассоциативной связи у потребителя относительно товара АТС (ЦАТС) "Протон-ССС" и изготовителя Группы компаний "Протон-ССС".

По мнению заявителя, выводы Роспатента об однородности товаров 9-го и услуг 34 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) являются необоснованными, так как противоречат представленным заявителем заключениям.

Роспатент направил отзыв на заявление, в котором указано на то, что доводы заявителя, по его мнению, являются необоснованными и не соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

Исходя из оценки всех представленных доказательств в совокупности, Роспатент пришел к выводу о том, что группа компаний "Протон-ССС" задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляла деятельность по разработке, производству и установке телекоммуникационного оборудования, которая однородна товарам 9-го и услугам 37, 42-го классов МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак. По мнению Роспатента, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые услуги могут оказываться одним лицом, в связи с чем сравниваемые услуги являются однородными.

Таким образом, регистрация оспариваемого словесного товарного знака "Протон-ССС" по свидетельству Российской Федерации N 576195 на имя заявителя, может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, поскольку есть вероятность возникновения в сознании потребителя ассоциаций, связанных с определенным изготовителем, которые не соответствуют действительности, а именно, с группой компаний "Протон-ССС", включающая, в том числе, лицо, подавшее возражение, поскольку доказательства, представленные в материалы настоящего дела, в совокупности подтверждают возникновение и сохранение устойчивой ассоциативной связи между товарами, маркированными обозначением "Протон-ССС", и группой компаний "Протон-ССС".

Также Роспатент в отзыве указал, спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 576195 и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 322842 являются сходными до степени смешения за счет полного фонетического и семантического вхождения доминирующего словесного элемента "Протон-ССС" противопоставленного товарного знака в оспариваемый товарный знак, услуги 37-го класса МКТУ спорного товарного знака однородны услугам 40-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Третьи лица, в представленных в материалах дела отзывах, просят оставить оспариваемое решение без изменения.

В судебном заседании представители общества "Базовые проекты" поддержали заявленные требования. Также ими было заявлено ходатайство о проведении судебной экспертизы.

С учетом мнения сторон, руководствуясь статьей 82-88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом отказано в удовлетворении заявленного ходатайства, в связи с отсутствием необходимости наличия разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

В судебном заседании 13.02.2019 объявлен перерыв до 14.02.2019.

После перерыва общество "Базовые проекты" заявило ходатайство об уточнении заявленных требований, которые были приняты судом.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований, указав на то, что считает доводы заявителя необоснованными, просил оставить без изменения оспариваемое решение Роспатента от 21.05.2018.

Представители третьих лиц в судебном заседании поддержали доводы, изложенные в отзывах, просили оставить заявленные требования без удовлетворения, оспариваемое решение Роспатента - без изменения.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Регистрация товарного знака "Протон-ССС" по свидетельству Российской Федерации N 576195 с приоритетом от 01.04.2015 произведена 26.05.2016 на имя общества "Базовые проекты" в отношении товаров 09-го класса "приборы/оборудование для передачи связи, радиопередатчики, а именно цифровое оборудование беспроводной передачи данных (радиорелейное оборудование)" и услуг 37-го "установка и ремонт приборов/оборудования для передачи связи, радиопередатчиков, а именно цифрового оборудования беспроводной передачи данных (радиорелейного оборудования)" и 42-го "разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения для оборудования передачи связи, радиопередатчиков, а именно цифрового оборудования беспроводной передачи данных (радиорелейного оборудования" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В Роспатент было подано возражение общества "Спецстрой-связь", поступившее 21.11.2017, против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное, в том числе несоответствием его регистрации подпунктам 1, 2 пункта 3 и подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 21.05.2018 вышеуказанное возражение удовлетворено. Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 576195 признано недействительным в связи с несоответствием его регистрации пункту 3 и подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "Базовые проекты", полагая, что решение Роспатента от 21.05.2018 не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления о признании оспариваемого ненормативного правового акта недействительным в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 указанной статьи заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента компанией не пропущен, что Роспатентом и третьим лицом не оспаривается.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 названной статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения компании против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции этого государственного органа.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках его полномочий, что иными лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.04.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. N 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Кроме того, подлежат учету сложившиеся в правоприменительной практике методологические подходы, нашедшие отражение, в том числе в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации).

Основанием для вывода Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 576195 послужило признание такой охраны не соответствующей подпункту 1 пункта 3 и подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК Российской Федерации.

Судебная коллегия не может согласиться с доводом общества "Базовые проекты" о недоказанности заинтересованности общества "Спецстрой-связь" в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 576195.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 ГК РФ, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Понятие заинтересованного лица не определено в действующем гражданском законодательстве. Вместе с тем заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к тем мотивам, по которым подается возражение.

При этом согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, Роспатент, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. Также в указанном постановлении отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, и исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Вместе с тем, вопреки доводам, изложенным в заявлении, Роспатент оценил представленные в материалы административного дела доказательства, и пришел к верному выводу о том, что обществом "Спецстрой-связь" подтверждено наличие заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, поскольку данным обществом осуществляется производство оборудования связи, также наличием исключительны прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 322842.

Данное обстоятельство, как верно указал Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте, свидетельствует о наличии реального столкновения интересов упомянутых лиц на рынке, что подтверждает тот факт, что оспаривая предоставление правовой охраны спорному товарному знаку, общество "Спецстрой-связь" имеет законный интерес к устранению обстоятельств, препятствующих осуществлению им предпринимательской деятельности в части использования обозначения "ПРОТОН-ССС" для индивидуализации производимой им продукции.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, Роспатент пришел к правильному выводу о том, что общество "Спецстрой-связь" является лицом, заинтересованным в оспаривании предоставления спорному товарному знаку правовой охраны.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

На основании подпункта 2.5.1 Правил рассмотрения заявки, к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

При этом для вывода о возникновении возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Аналогичная правовая позиция нашла отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2015 по делу N СИП-631/2014.

Таким образом, при определении ложности представления, вызываемого обозначением, влекущей введение потребителей в заблуждение относительно экономической связи спорящих субъектов предпринимательской деятельности для целей подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, во внимание должны приниматься следующие факторы: 1) сила (степень) ассоциаций у потребителей, возникающая при восприятии ими сравниваемых обозначений; 2) сходство этих обозначений; 3) близость областей деятельности спорящих субъектов; 4) однородность товаров и услуг, входящих в объем правовой охраны сравниваемых обозначений. Также могут принимать во внимание и иные факторы, например, местонахождение бизнеса спорящих субъектов; характеристики рынка; намерение лица на создание в глазах общественности не соответствующего действительности представления относительно его экономической связи с лицом, заявляющим о наличии у него "старших" прав на спорное обозначение.

Соответственно, для признания государственной регистрации спорного товарного знака нарушающей требование подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ установлению подлежат указанные выше юридические факты.

Как установлено Роспатентом в оспариваемом решении и подтверждается материалами дела, общество с ограниченной ответственностью "НПП "СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ" (далее - общество "НПП "СПЕСТРОЙ-СВЯЗЬ") до 2015 года, а впоследствии общество "Спецстрой-связь", входящие в Группу компаний "Протон-ССС", разрабатывали, производили, продвигали и обслуживали оборудования связи, в том числе цифровые автоматические телефонные станции под обозначением "Протон-ССС", указанной деятельностью общество с ограниченной ответственностью "НПП "СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ" занималось до даты приоритета спорного товарного знака.

Как было указано выше в предмет доказывания по настоящей категории дел входит установлению фактическое производство лицом товара, маркированного обозначением, тождественным либо сходным со спорным товарным знаком, до даты приоритета такого товарного знака.

Доводы общества "Базовые проекты" о том, что представленные обществом "Спецстрой-связь" документы не свидетельствуют о производстве оборудования связи, в том числе цифровые автоматические телефонные станции под обозначением "Протон-ССС" предприятиями, входящими в Группу компаний "Протон-ССС", оцениваются судом критически в связи со следующим.

В обоснование возражения, поступившего в Роспатент 21.11.2017 обществом "СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ" были представлены: копия письма Минпромторга Российской Федерации N 18257/11 от 19.06.2015 адресованного обществу "НПП "СЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ" (с копией приказа N 1399 от 03.06.2015) о присвоении телекоммуникационному оборудованию "Протон-ССС" статуса оборудования российского происхождения; распечатки из сети Интернет содержащие информацию об исключительных правах по патенту Российской Федерации N 63998 на полезную модель, программ для ЭВМ по свидетельствам N 2006614225, 2010613176, а также на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 322842; распечатка из сети Интернет содержащая информацию о владельце доменного имени www.proton-sss.ru; копии претензий от общества "Базовые проекты" к обществу "НПП "СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ", общества с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань" и "Газпром Комплектация"; копия письма от общества с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация" с уведомлением от общества с ограниченной ответственностью "Центра правового обслуживания" о незаконном использовании товарного знака; копия Соглашения о сотрудничестве и создании Группы компаний "Протон-ССС" от 22.01.2001; копия Протокола внеочередного общего собрания участников обществ "НПП "СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ" и "ПРОТОН-ССС" от 14.04.2015; копия Дополнительного соглашения N 1 к Соглашению о сотрудничестве от 22.01.2001; копии Сертификатов соответствия, Заключений и Деклараций на оборудование для связи "Протон-ССС"; копии договоров общества "НПП "СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ" на изготовление, поставку, установку и обслуживание ЦАТС "Протон-ССС" за разные периоды с 1999 по 2015 годы; письма-отзывы от потребителей общества НПП "СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ" и группы компаний "Протон-ССС" об оборудовании для связи "Протон-ССС"; копии договоров на участие общества НПП "СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ" в выставках, дипломов и фотографий стендов; копии рекламных буклетов; копия статьи "Есть пророки в своем Отечестве" из сборника "Связь и автоматизация МВД России 2005", а также благодарность Департамента тыла МВД России; буклет, посвященный проекту "Сеть связи Чукотского АО" 2006 года, копия статьи "Цифровые потоки глубинки" в газете Крайний Север N 19 от 20 мая 2005 года; буклет "НАТО уже в России..." 2009 года; копии договоров общества "ПРОТОН-ССС" на изготовление и поставку оборудования для связи маркированного обозначением "Протон-ССС"; копия Генерального соглашения на организацию совместного производства ЦАТС "Протон-ССС" между обществом "НПП "СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ" и ГРПЗ; письмо от АО "ГРПЗ" N НПК-1611 от 16.11.2017; копия договора общества "Спецтрой-связь" с обществом "Протон-ССС" от 26.12.2014, счет/фактура и товарная накладная от 13.05.2015; письмо от общества с ограниченной ответственностью "МЕТАФРАКС-ИНФОРМ" (город Губаха, Пермский край) N 214 от 16 ноября 2017 года; сведения из словарей; пояснительное письмо общества "НПП "СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ" за N 78 от 17.11.2017; информационные письма общества с ограниченной ответственностью "Метафракс-Информ", АО "Государственный Рязанский Приборный Завод".

Тем самым вопреки доводам заявителя об обратном, факт длительного производства с 1999 года сначала обществом "НПП "СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ", а в дальнейшем с 2015 года обществом "Спецстрой-связь" по настоящее время правомерно установлен Роспатентом.

Доводы общества "Базовые проекты" о незаключенности Соглашения о сотрудничестве и создании Группы компаний "Протон-ССС" от 22 января 2001 года и невозможности определить производителя продукции, с использованием обозначения "Протон-ССС" отклоняется судом.

Согласно статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Как следует из абзаца 5 статьи 4 этого закона, аффилированными лицами юридического лица являются лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное лицо.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам, в частности, из следующих признаков: хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества (пункт 6 части 1 статьи 9).

Поэтому правовая оценка заявителем Соглашения о сотрудничестве и создании Группы компаний "Протон-ССС" от 22 января 2001 года как договора о товариществе не может быть признана судом обоснованной.

Судебная коллегия указывает том, что само по себе установление законности или незаконности совместной деятельности хозяйствующих субъектов, входящих в Группу компаний "Протон-ССС" не входит в предмет рассмотрения по настоящему делу.

Таким образом, судебная коллегия не усматривает правовых оснований для несогласия с выводом Роспатента о доказанности факта производства (включая разработку программного обеспечения, монтажные и пуско-наладочные работы), а также поставляло продукцию "телекоммуникационное оборудование для связи "Протон-ССС) различным лицам на территории Российской Федерации, поскольку он следует из совокупности документов, представленных в Роспатент совместно с возражением. Указанные доказательства обществом "Базовые проекты" по существу не оспорены, заявлений о фальсификации каких-либо доказательств от данного общества не поступало.

При этом обществом "Базовые проекты" доказательств производства им лично или иными лицами средств связи и оказания соответствующих, маркированных обозначением "Протон-ССС" до даты приоритета спорного товарного знака не представлено. Представленные заявителем сведения и письма организаций не свидетельствуют об обратном.

Помимо установления факта производства обществом "НПП "СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ", обществом "Спецстрой-связь" и обществом "Протон-ССС", входящих в Группу компаний "Протон-ССС", средств связи, маркированного обозначением "Протон-ССС", Роспатентом также установлено наличие ассоциативной связи между указанным товаром и его производителями, объединенных в одну группу хозяйствующих субъектов. В обоснование указанного довода заявителем возражения было представлены многочисленные благодарственными письмами и отзывами потребителей за длительный срок, сведения о конференциях, форумах, копии дипломов и удостоверений, информация как в средствах массовой информации, так и собственных изданиях. При этом доводы общества "Базовые проекты" о отсутствии исходных данных некоторых буклетов и брошюр, не порочат в целом ассоциативную связь потребителей продукции, выпускаемой Группой компаний "Протон-ССС", в которую входят третьи лица. Как усматривается из оспариваемого решения, вывод Роспатента основан не только на указанных обществом "Базовые проекты" доказательствах, отмеченных как порочные, но также и на иных доказательствах, подтверждающих интенсивное использование указанного обозначения до даты приоритета спорного товарного знака.

Судебная коллегия отмечает, что, помимо доводов, направленных на оспаривание доказательств, представленных обществом "Спецстрой-связь" в подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между ним и лицами, входящими в Группу компаний "Протон-ССС" и товаров, маркированным обозначением "ПРОТОН-ССС", обществом "Базовые проекты" каких-либо доказательств обратного не представлено (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В материалах дела отсутствуют документы, позволившие бы суду усомниться в выводах Роспатента о наличии указанной выше ассоциативной связи, либо свидетельствующие бы о наличии в сознании потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным спорным обозначением, и предприятиями, входящими в Группу компаний "Протон-ССС".

Оценивая обстоятельства сходства противопоставленных обозначений, близость областей деятельности спорящих субъектов, однородность товаров и услуг, входящих в объем правовой охраны сравниваемых обозначений, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Судебная коллегия отмечает, что обозначение "Протон-ССС", используемое в деятельности обществом "Спецстрой-связь", тождественно спорному товарному знаку "ПРОТОН-ССС", что обществом "Базовые проекты" в заявлении, поданном в суд, не оспаривается.

Равным образом общество "Базовые проекты" не оспаривает близость областей деятельности с обществом "Спецстрой-связь", наличие между указанными лицами конкурентных отношений.

Иные доводы заявителя не опровергают вышеприведенные выводы, поскольку, по мнению суда, носят формальный характер, сводятся к оспариванию отдельных выводов Роспатента и не опровергают установленных Роспатентом обстоятельств производства обществом "НПП "СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ", обществом "Спецстрой-связь", входящими в Группу компаний "Протон-ССС" товара, маркированного обозначением "Протон-ССС", до даты приоритета спорного товарного знака и наличия у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами (оборудование связи), маркированными данным обозначением, и предприятиями, входящими в Группу компаний "Протон-ССС".

Относительно довода общества "Базовые проекты" о неоднородности товаров 9-го и услуг 37, 42-го классов МКТУ, в отношении которых правовая охрана спорного товарного знака прекращена, и товаров, производимых предприятиями, входящими в Группу компаний "Протон-ССС" до даты приоритета спорного товарного знака суд отмечает следующее.

Как следует из пункта 14.4.3 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с правовым подходом, изложенным в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Данное положение по однородности может быть отнесено и к услугам.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1 и 3.1.2 Методических рекомендаций N 198).

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным (пункт 3.4 Методических рекомендаций N 198).

Согласно позиции, содержащейся в пункте 3.6 Методических рекомендаций N 198, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Роспатент, руководствуясь вышеизложенными правилами, обосновано признал однородными товар "цифровые АТС" и товары 9-го класса МКТУ "приборы/оборудование для передачи связи, радиопередатчики, а именно цифровое оборудование беспроводной передачи данных (радиорелейное оборудование" спорного товарного знака, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров "средства связи", имеют один канал реализации (организации, осуществляющие продажу всего спектра телекоммуникационного оборудования) и один круг потребителей (коммерческие организации и государственные органы), являются взаимодополняемыми (цифровые АТС используются совместно с радиорелейными оборудованием для обеспечения услугами связи), а также предназначены для удовлетворения одних и тех же потребностей потребителей (обеспечение связью).

В пункте 3.5 Методических рекомендаций N 198 отмечено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги: например, "программы для компьютеров" (9 класс МКТУ) и "составление программ для компьютеров" (42 класс МКТУ); "одежда" (25 класс МКТУ) и "пошив одежды" (40 класс МКТУ); "очки (оптика)" (9 класс МКТУ) и "услуги оптиков" (44 класс МКТУ); "издания печатные", "продукция печатная" (16 класс МКТУ) и "полиграфия", "печать офсетная" (40 класс МКТУ), "издание книг" (41 класс МКТУ).

Кроме того, из системного толкования пунктов 3.4 и 3.5 Методических рекомендации N 198 следует, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги, относимые к одному виду деятельности.

Тем самым услуги 37, 42-го классов МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, также являются однородными товарам (цифровые АТС, программное обеспечение), которые водит в оборот Группа компаний "Протон-ССС", поскольку являются услугами по обслуживанию данных товаров.

Также следует учитывать, что наличие сходства (тождества) оспариваемого товарного знака и используемого обозначения и, что не оспаривается обществом "Базовые проекты" и свидетельствует о высокой степени сходства сравниваемых обозначений. Указанное обстоятельство, в свою очередь, обуславливает высокую опасность смешения обозначений, а, следовательно, диапазон товаров и услуг, которые должны рассматриваться как однородные, в рассматриваемом случае может быть широким.

Принимая во внимание изложенные положения, судебная коллегия не может согласиться с доводом общества "Базовые проекты" о неоднородности товаров и услуг, для которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак, товарам, которые производились Группа компаний "Протон-ССС" до даты приоритета спорного товарного знака.

В отношении представленных обществом "Базовые проекты", как в ходе рассмотрения возражения, так и при рассмотрении настоящего дела заключения N 015507/10/77001/032018/И-8868 от 31.01.2018, N 095/3360 от 28.08.2018 и от 20.12.2018 суд указывает на следующее.

Указанные документы отражают мнения частных лиц, которые не имеют решающего значения для суда, рассматривающего спор по существу исходя из основополагающих принципов - независимости и беспристрастности судей, законности, состязательности и равноправия сторон, закрепленных в статьях 19, 120, 123 Конституции Российской Федерации, статьях 5-7, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Перечисленные заключения по своей правовой природе не являются экспертными заключениями, а является частными мнениями, которые по смыслу части 2 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может приниматься судом во внимание.

Суд также считает необходимым отметить, что все представленные заключения не опровергают выводы Роспатента об однородности, а наоборот (заключение от 31.01.2018) содержит сведения о взаимодополняемости цифровых АТС и радиорелейного оборудования.

В отношении вывода Роспатента о несоответствии товарного знака пункту 6 статьи 1483 ГК РФ по свидетельству Российской Федерации N 576195 судебная коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак "Протон-ССС" по свидетельству N 576195 выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 322842, с датой приоритета 16.06.2005, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "ПРОТОН-ССС", выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из разомкнутых окружностей, зарегистрирован на имя общества "Спецстрой-связь" в отношении услуг 40-го класса МКТУ "работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]".

Роспатент верно отметил, что сходство оспариваемого знака и противопоставленного товарного знака обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически тождественные и сходные визуально словесные элементы "Протон-ССС" - "ПРОТОН-ССС".

Наличие в противопоставленном знаке изобразительного элемента в данном случае не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического сходства доминирующих словесных элементов.

Данный вывод Роспатента заявителем не оспаривается.

Относительно довода общества "Базовые проекты" о неоднородности услуг 37-го спорного товарного знака и услуг 40-го класса товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 322842 судебная коллегия отмечает, следующее.

Сравнение перечней услуг 37-го спорного товарного знака и 40-го классов противопоставленного товарного знака МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одно назначение (монтаж и сборка оборудования) и являются взаимодополняемыми (когда при оказании одних услуг (монтажно-сборочных) требуется одновременно оказывать ряд других услуг (работы по установке), дополняющих первые), в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые услуги могут оказываться одним лицом.

На основании вышеизложенного, судебная коллегия считает, что Роспатент сделал обоснованный вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству N 576195 в отношении указанных выше услуг 37-го класса МКТУ не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, в данной части следует признать правомерным.

Доводы заявителя, сводящиеся к отсутствию однородности услуг, не может быть принят судом во внимание, поскольку носит субъективный характер, и основан на выборочном применении самим заявителем вышеприведенных правил и правовых подходов. Соответствующая аргументация заявителя не опровергает выводов Роспатента, признанных судом верными.

Также не могут быть положены в основу решения об отмене оспариваемого ненормативного акта и доводы заявителя о наличии иных зарегистрированных товарных знаков, содержащих словесный элемент "Протон" в отношении товаров 9-го класса МКУТУ, поскольку они сами по себе не свидетельствуют о неправомерности оспариваемого решения Роспатента, так как определенная практика регистрации товарных знаков не является предметом спора и обстоятельства их регистрации должны рассматриваться отдельно (аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06).

Таким образом, судебная коллегия считает, что доводы общества "Базовые проекты" не опровергают приведенные в оспариваемом решении Роспатента от 21.05.2018 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный акт соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование общества "Базовые проекты" о признании решения Роспатента от 21.05.2018 недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей заявления, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом результата рассмотрения дела следует отнести на общество "Базовые проекты".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью общества с ограниченной ответственностью "Базовые проекты" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Т.В. Васильева

Судья

И.В. Лапшина