Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2019 г. по делу N СИП-546/2018 Суд оставил без удовлетворения заявление о признании недействительным решения Роспатента о признании недействительным патента РФ на полезную модель, поскольку спорный патент не соответствует признаку охраноспособности "новизна", а внесение в него изменений с частичным его сохранением при сокращении объема правовой охраны невозможно

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2019 г. по делу N СИП-546/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 марта 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 20 марта 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Путинцевой М.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Клюнина Олега Станиславовича (Ленинградская обл.) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.05.2018 об удовлетворении возражения от 02.11.2017 и признании недействительным полностью патента Российской Федерации на полезную модель N 87492.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Богачек Олег Евгеньевич (Санкт-Петербург), федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1027739154343).

В судебном заседании принимали участие представители:

от Клюнина О.С. - Красноперов Р.А. (по доверенности от 05.08.2018 N 78АБ4797551) и Красноперова Л.Р. (по доверенности от 18.10.2018 N 78АБ5687384);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихин М.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-405/41);

от федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" - Сенчихин М.С. (по доверенности от 18.01.2019 N 41-84-12);

от Богачека О.Е. - Дмитренко Е.Г., Тимофеев А.М. и Энберт Е.Ю. (по доверенности от 15.10.2018 N 78АБ5781129).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Клюнин Олег Станиславович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.05.2018 об удовлетворении возражения от 02.11.2017 и признании недействительным полностью патента Российской Федерации N 87492 на группу полезных моделей "Баллон высокого давления (варианты)".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Богачек Олег Евгеньевич, федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФГБУ "ФИПС").

В судебное заседание явились представители всех лиц, участвующих в деле.

Представитель Клюнина О.С. заявленное требование, изложенное в заявлении и дополнении к заявлению (том 7, листы дела 1-7), поддержал, просил его удовлетворить.

Представитель Роспатента, ФГБУ "ФИПС", Богачека О.Е. против удовлетворения заявленных требований возражали.

Как установлено судом, Клюнин О.С. являлся правообладателем патента Российской Федерации N 87492 на группу полезных моделей "Баллон высокого давления (варианты)", полученного по заявке от 08.05.2009 N 2009118349, и действовавшего со следующей формулой, состоящей из независимых пунктов 1 и 6 и зависимых пунктов 2-5 и 7-9:

1. Баллон высокого давления, содержащий металлическую оболочку из алюминиевого сплава, отличающийся тем, что металлическая оболочка выполнена из термически неупрочняемого алюминиево-магниевого сплава.

2. Баллон высокого давления по п. 1, отличающийся тем, что металлическая оболочка выполнена цельной.

3. Баллон высокого давления по п. 1, отличающийся тем, что металлическая оболочка выполнена цельной из трубной заготовки методом закатки, по крайней мере, одного концевого участка.

4. Баллон высокого давления по п. 1, отличающийся тем, что он содержит внешнюю силовую оболочку из композиционного материала.

5. Баллон высокого давления по п. 1, отличающийся тем, что в качестве термически неупрочняемого алюминиево-магниевого сплава использован алюминиево-магниевый сплав АМг6, содержащий 5,8-6,8% магния или алюминиево-магниевый сплав АМг4,5 (5083), содержащий 4,0-4,9% магния.

6. Баллон высокого давления, содержащий внешнюю силовую оболочку из композиционного материала и металлическую внутреннюю оболочку (лейнер) из алюминиевого сплава, отличающийся тем, что металлическая внутренняя оболочка (лейнер) выполнена из термически неупрочняемого алюминиево-магниевого сплава.

7. Баллон высокого давления по п. 6, отличающийся тем, что в качестве термически неупрочняемого алюминиево-магниевого сплава использован алюминиево-магниевый сплав АМг6, содержащий 5,8-6,8% магния или алюминиево-магниевый сплав АМг4,5 (5083), содержащий 4,0-4,9% магния.

8. Баллон высокого давления по п. 6, отличающийся тем, что металлическая оболочка выполнена цельной.

9. Баллон высокого давления по п. 6, отличающийся тем, что металлическая оболочка выполнена цельной из трубной заготовки методом закатки, по крайней мере, одного концевого участка.

Как следует из описания группы полезных моделей, в ее основу положена задача создать баллон высокого давления с такой алюминиевой оболочкой (алюминиевый баллон или композитный баллон с алюминиевым лейнером), которая позволила бы исключить при изготовлении баллона высокого давления термическую обработку, чтобы упростить и удешевить технологию изготовления баллонов высокого давления, имеющих низкую удельную материалоемкость при сохранении требуемого уровня прочности. Поставленная задача решается тем, что металлическая оболочка выполнена из термически неупрочняемого алюминиево-магниевого сплава. Использование термически неупрочняемого алюминиево-магниевого сплава для производства металлических оболочек баллонов высокого давления, а именно металлических баллонов или металлических внутренних оболочек (лейнеров) композитных баллонов высокого давления, позволяет исключить операцию термического упрочнения материала оболочки (закалка и искусственное старение) и тем самым упростить и удешевить технологию изготовления баллонов высокого давления (металлических или композитных), особенно баллонов, имеющих большие габариты и, соответственно, упростить и удешевить технологию изготовления баллонов высокого давления.

Богачеком О.Е. 02.11.2017 подано в Роспатент возражение против выдачи спорного патента на полезную модель, мотивированное несоответствием группы полезных моделей условию патентоспособности "новизна".

По мнению подателя возражения, все признаки спорной полезной модели, содержащиеся как в независимых, так и в зависимых пунктах, известны из заявки на изобретение N 2007136258.

Кроме того, податель возражения полагал, что все признаки спорной полезной модели, охарактеризованной в пункте 1 формулы, известны из международного стандарта ISO 7866:1999, имеющего дату выпуска 15.06.1999; все признаки спорной полезной модели, охарактеризованной в зависимом пункте 2 формулы, известны из британского стандарта BS EN 1975:2000; все признаки спорной полезной модели, охарактеризованной в пункте 4 формулы, известны из международного стандарта ISO 7866 с учетом международного стандарта ISO 11119-2.

В отношении полезной модели, охарактеризованной в пункте 6 спорного патента, податель возражения указал на несущественность признака "содержащий внешнюю силовую оболочку из композиционного материала".

Кроме того, податель возражения просил учесть, что признаки, охарактеризованные в зависимых пунктах 2-5 и 7-9, не являются существенными, так как не влияют на достижение заявленного технического результата.

Правообладателем направлен в Роспатент отзыв на возражение, в котором со ссылкой на пункт 3 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) указывалось на неправомерность включения в уровень техники заявки на изобретение N 2007136258, поскольку авторский состав названной заявки и спорного патента частично совпадает, а заявка на спорный патент была подана в срок, не превышающей 6 месяцев с момента опубликования 10.04.2009 заявки на изобретение N 2007136258.

Кроме того, патентообладатель полагал, что указанные подателем возражения международные стандарты также не могут быть включены в уровень техники для проверки охраноспособности оспариваемого патента, поскольку эти стандарты не содержат даты их опубликования, а иных документов, подтверждающих возможность любого лица ознакомиться с этими стандартами до даты приоритета спорной полезной модели, с возражением представлено не было.

Также правообладатель просил принять во внимание, что подателем возражения спорной полезной модели по зависимым пунктам 3 и 5, а также по независимому пункту 6 (а значит и зависимым от него пунктам 7-9) противопоставлена только вышеназванная заявка на изобретение, которая не может быть включена в уровень техники. В такой ситуации, по мнению патентообладателя, спорная полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте 6 формулы патента и зависимых пунктах 7-9 формулы патента, в любом случае соответствует условию патентоспособности "новизна" и не требует дальнейшей проверки.

Правообладатель выразил мнение о том, что спорную полезную модель, охарактеризованную в независимом пункте 1 формулы патента, не может порочить международный стандарт ISO 7866:1999, так как содержит признак "термически необработанный сплав", в то время как спорный патент содержит признак "термически неупрочняемый сплав". Данные признаки, по мнению правообладателя, являются различными.

Правообладатель не согласился с мнением подателя возражения о несущественности перечисленных в возражении признаков полезной модели, высказал позицию о том, что все признаки, содержащиеся в независимых и зависимых пунктах формулы спорного патента, являются существенными.

В заседании палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.01.2018 подателем возражения были представлены выдержки из учебника "Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов" (МИСИС, 1999), англо-русского словаря по сварочному производству, а также документы, подтверждающие дату опубликования международных стандартов, положенных в основу возражения, в связи с чем заседание палаты по патентным спорам было отложено.

В Роспатент 15.03.2018 подателем возражения были направлены разъяснения к возражению, а также выдержки из справочника "Композиционные материалы", монографии "Механика конструкций из композиционных материалов" (Васильев В.В., Москва, Машиностроение, 1988), а также дополнительные документы, подтверждающие дату опубликования приведенных в возражении международных стандартов.

В заседании палаты по патентным спорам 20.03.2018 патентообладателем было представлено дополнение к отзыву с подтверждающими его доводы материалами (в том числе решениями Роспатента по иным делам, выдержки из словарно-справочных источников, ГОСТов, энциклопедий, статей), а также ходатайство об отложении рассмотрения возражения, которое было удовлетворено.

В следующем заседании палаты по патентным спорам патентообладателем вновь было заявлено ходатайство об отложении заседания по рассмотрению возражения и представлено еще одно дополнение к отзыву (с приложениями).

В заседание палаты по патентным спорам 04.04.2018 патентообладателем вновь были представлены дополнения к отзыву (с приложениями), заседание в очередной раз отложено.

В заседании палаты по патентным спорам 13.04.2018 возражение было рассмотрено и удовлетворено. Патентообладателем 16.04.2018 в Роспатент направлено особое мнение, выражающее несогласие с результатом рассмотрения возражения палатой по патентным спорам.

Решением Роспатента от 30.05.2018 возражение, поступившее 02.11.2017, удовлетворено, патент Российской Федерации на полезную модель N 87492 признан недействительным полностью.

Роспатентом установлено, что заявка на изобретение N 2007136258 подана 02.10.2007, заявителем по ней является общество с ограниченной ответственностью НПО "Поиск", эта заявка не отозвана до даты опубликования, с материалами заявки вправе ознакомиться любое лицо, так как заявка опубликована 10.04.2009. В свою очередь, заявка на выдачу спорного патента подана 08.05.2009 иным лицом - Клюниным О.С.

При таких обстоятельствах Роспатент пришел к выводу, что заявка на изобретение N 2007136258 входит в уровень техники для проверки спорного патента на соответствие признаку патентоспособности "новизна" в объеме формулы и описания на основании пункта 2 статьи 1351 ГК РФ.

Сопоставив признаки спорного патента, содержащиеся в независимых пунктах 1 и 6 формулы, Роспатент признал, что они присущи техническому решению, охарактеризованному в противопоставленной заявке.

Также Роспатент установил, что признаки всех зависимых пунктов формулы спорного патента также известны из противопоставленной заявки.

Указанные обстоятельства послужили основанием для выводов о том, что спорный патент не соответствует признаку охраноспособности "новизна", а также о невозможности внесения в спорный патент изменений с частичным его сохранением при сокращении объема правовой охраны.

Кроме того, Роспатентом рассмотрены доводы возражения, основанные на противопоставлении международного стандарта ISO 7866:1999.

Роспатент указал, что этот международный стандарт был опубликован 01.07.1999, то есть подлежит включению в уровень техники для проверки соответствия группы полезных моделей условию патентоспособности "новизна".

Проведя сравнительный анализ, Роспатент констатировал, что из указанного международного стандарта известно средство того же назначения, которому присущи все признаки независимого пункта 1 спорного патента, что свидетельствует о несоответствии полезной модели по спорному патенту, охарактеризованной в независимом пункте 1, признаку патентоспособности "новизна".

В отношении независимого пункта 6 спорного патента Роспатент отметил, что в результате сравнения с противопоставленным международным стандартом выявлен только один отличительный признак - "устройство содержит внешнюю силовую оболочку из композиционного материала", который был признан Роспатентом несущественным.

С учетом изложенного Роспатент сделал вывод о том, что полезная модель по спорному патенту, охарактеризованной в независимом пункте 6, не соответствует признаку патентоспособности "новизна".

Кроме того, в решении Роспатента отклонены доводы патентообладателя, изложенные в особом мнении.

Не согласившись с решением Роспатента от 30.05.2018, Клюнин О.С. обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В заявлении Клюнин О.С. выразил мнение о том, что заявка на изобретение N 2007136258 не порочит новизну спорной полезной модели, поскольку заявка на спорную полезную модель подана в срок, не превышающий шести месяцев с момента опубликования заявки на противопоставленное техническое решение и в обоих заявках частично совпадает авторский состав. Из указанного, по мнению Клюнина О.С., следует, что в силу пункта 3 статьи 1351 ГК РФ противопоставленная заявка на изобретение не может порочить новизну спорной полезной модели.

Кроме того, Клюнин О.С. считает, что в противопоставленной заявке отсутствуют признаки "металлическая оболочка выполнена цельной из трубной заготовки методом закатки, по крайней мере, одного концевого участка".

С учетом приведенной позиции патентообладатель считает, что вывод Роспатента о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна" является ошибочным.

Кроме того, по мнению патентообладателя, международный стандарт ISO 7866:1999 не порочит новизну спорной полезной модели, поскольку подателем возражения не была подтверждена ни дата, с которой ознакомление с этим источником стало возможным, ни дата помещения этих сведений в электронную среду (сеть "Интернет" либо иную электронную среду).

Также патентообладатель считает, что из этого международного стандарта не известен такой признак спорной полезной модели, как "термически неупрочняемый алюминиево-магниевый сплав", поскольку в этом стандарте имеется признак "не подвергаемый термической обработке", что не является тождественным "термически неупрочняемому".

Также Клюнин О.С. просит принять во внимание, что слово "cylinder" может быть переведено и как "баллон" и как "труба". Многозначность перевода указанного слова порождает неопределенность в том, является ли средство, известное из названного международного стандарта, средством того же назначения.

Клюнин О.С. не согласен с вводом Роспатента о несущественности такого признака, присущего спорной полезной модели, как "внешняя силовая оболочка выполнена из композиционного материала", полагает, что данный признак влияет на достижение заявленного технического результата: позволяет повысить эффективность упрочнения давлением.

Патентообладатель считает, что Роспатентом должны были оцениваться все представленные им доказательства в подтверждение соответствия спорной полезной модели признаку патентоспособности "новизна", однако названным административным органом учтены не все представленные им доказательства.

В частности, Клюнин О.С. ссылается на то обстоятельство, что Роспатентом было рассмотрено возражение против патента Российской Федерации на изобретение N 2382919 с противопоставлением этому изобретению международного стандарта ISO 7866:1999. В удовлетворении такого возражения было отказано, в том числе вследствие неизвестности из этого международного стандарта такого признака как "термически неупрочняемые алюминиево-магниевые сплавы". Заявитель считает такую позицию Роспатента непоследовательной, противоречивой и незаконной.

Также Клюнин О.С. считает, что при рассмотрении возражения ему неправомерно не было сделано предложение о внесении изменений в формулу спорного патента с целью частичного сохранения его правовой охраны, чем нарушен пункт 4.9 Правил подачи возражений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

По мнению Клюнина О.С., Роспатентом нарушен пункт 2.5 Правил N 56, так как источники информации, подтверждающие включение международного стандарта ISO 7866:1999 в уровень техники, представлялись подателем возражения не одновременно с возражением, а в ходе его рассмотрения. Кроме того, как указывает заявитель, в ходе рассмотрения дела в административном порядке неоднократно представлялись различные источники информации, отличные от словарно-справочных источников.

Клюнин О.С. считает, что Роспатентом нарушен пункт 2.2 Правил N 56, поскольку не все противопоставленные с возражением источники были переведены на русский язык.

Богачеком О.Е. и Роспатентом представлены в суд отзывы на заявление, в которых выражено мнение о законности и обоснованности оспариваемого решения административного органа и несостоятельности доводов, изложенных в поданном в суд заявлении.

Кроме того, Богачеком О.Е. представлены в суд нотариально заверенные переводы всех источников, представленных с возражением, которые были выполненных на иностранном языке с приложением переводов, осуществленных представителем (в соответствии с требованиями, предъявляемыми при административном рассмотрении споров).

Впоследствии Клюниным О.С. были дополнены основания заявленных требований (том 7, листы дела 1-7). Уточнение принято судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Клюнин О.С. просил принять во внимание процедурные нарушения, допущенные в ходе административного рассмотрения дела. Заявитель указал, что на первом заседании палаты по патентным спорам им было подано ходатайство о ведении аудиозаписи, которое было удовлетворено.

Впоследствии, на заседании палаты по патентным спорам, проводимом после отложения, председательствующий потребовал повторной подачи такого ходатайства.

Заявитель считает, что такие действия являются неправомерными. Однако заявитель на существенность допущенных нарушений не ссылался, прося суд сделать вывод об их существенности или несущественности.

Богачеком О.Е. представлено в суд возражение на дополнительные основания, в которых высказано мнение о том, что перечисленные заявителем нарушения, даже если они и были допущены, не могут считаться существенными, поскольку правообладателем повторное ходатайство было подано и коллегией палаты по патентным спорам удовлетворено.

Роспатентом также представлено дополнение к отзыву, в котором указано на правомерность требования подачи ходатайства о ведении аудиозаписи на каждом заседании палаты по патентным спорам.

Кроме того, Роспатент указал, что заявленное Клюниным О.С. повторное ходатайство было удовлетворено, его права ничем не нарушены.

Заявителем 05.03.2019 направлен в суд документ, обозначенный как "дополнение к заявлению". Однако в ходе судебного заседания представитель заявителя пояснил, что это дополнение не содержит иных оснований недействительности оспариваемого решения Роспатента, нежели уже были указаны ранее, и не требует принятия в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения Богачека О.Е. против патента Российской Федерации на полезную модель N 87492 и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается обществом Клюниным О.С. в заявлении, поданном в суд.

Поскольку оспариваемым решением аннулирован принадлежащий заявителю патент на полезную модель, оспариваемое решение затрагивает его права и законные интересы.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан спорный патент (08.05.2009), правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по этому патенту условиям патентоспособности включает ГК РФ в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Административный регламент).

Порядок рассмотрения возражений регламентирован Правилами N 56, действующими в части, не противоречащей ГК РФ.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным названным Кодексом, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 этого Кодекса.

Право любого лица на оспаривание патента на полезную модель по основаниям его несоответствия условиям патентоспособности путем подачи возражения в Роспатент установлено пунктом 2 названной статьи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 этого Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Административного регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство ого же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 22.4 Административного регламента при проведении информационного поиска в объем информационного поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, кроме отозванных заявителем в соответствии со статьей 1380 ГК РФ, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);

заявка подана другим лицом, то есть другим заявителем;

с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 ГК РФ, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

В силу подпункта 6 пункта 22.4 Административного регламента в том случае, когда источником информации, из которого известно средство, отвечающее требованиям подпункта 4 этого пункта, является заявка с более ранним приоритетом, следует убедиться в том, что с документами этой заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 ГК РФ, то есть сведения о заявке опубликованы и на дату публикации заявка не отозвана и не признана отозванной. В том случае, когда сведения о заявке с более ранней датой приоритета на дату завершения поиска еще не опубликованы, но заявка не отозвана и не признана отозванной, заявителю сообщается о наличии такой заявки (без указания ее библиографических данных, кроме номера заявки и даты ее подачи, и без раскрытия содержания). Заявителю сообщается также о том, что в силу указанной причины эта заявка на данный момент не может быть включена в уровень техники, но если в дальнейшем сведения об этой заявке будут опубликованы и появится возможность для любого лица ознакомиться с ее документами в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 ГК РФ, выданный патент может быть оспорен в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 этого Кодекса.

Как следует из поданного в суд заявления, патентообладатель не согласен с тем, что заявка N 2007136258 подлежит включению в уровень техники для проверки спорного патента на соответствие условию патентоспособности "новизна".

Между тем, противопоставленная заявка подана 02.10.2007, то есть ранее подачи заявки на спорный патент (08.05.2009).

Данная заявка не признана отозванной, на ее основании впоследствии выдан патент на изобретение (что заявителем не оспаривается).

С материалами заявки вправе было ознакомиться любое лицо: заявка опубликована 10.04.2009.

Противопоставленная заявка подана иным лицом - обществом с ограниченной ответственностью НПО "Поиск" (в то время как заявителем по заявке, на основании которой выдан спорный патент, является Клюнин О.С.).

При таких обстоятельствах Роспатент пришел к правильному выводу о том, что противопоставленная заявка подлежит включению в уровень техники для проверки патентоспособности спорного патента.

При этом, как следует из приведенных норм права, такая заявка подлежит включению в уровень техники ни с даты ее опубликования (как ошибочно полагает Клюнин О.С.), а с даты ее подачи.

Ссылка заявителя на то, что Роспатентом необоснованно не применен пункт 3 статьи 1351 ГК РФ, подлежит отклонению.

Согласно названному пункту раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

Действительно, состав авторов противопоставленной заявки и спорного патента частично совпадает: авторами по противопоставленной заявке являются Клюнин О.С. и Елкин Н.М.; автором спорного патента - Клюнин О.С.

Вместе с тем, судебная коллегия соглашается с мнением Роспатента об отсутствии оснований для применения пункта 3 статьи 1351 ГК РФ в настоящем случае, поскольку норма пункта 2 этой статьи устанавливает специальное правило, регулирующее включение в уровень техники заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Это правило позволяет включать в потенциальный уровень техники даже те заявки, которые не опубликованы не только на дату приоритета спорного патента, но даже и на момент осуществления экспертизы по заявке, по которой выдан спорный патент. В таком случае уже выданный патент может быть оспорен после опубликования ранее поданной заявки, о чем свидетельствует подпункт 6 пункта 22.4 Административного регламента.

Вопреки доводам заявителя возможность получения двух патентов на идентичные технические решения при разных датах подачи заявки и без права оспаривания более позднего патента на противопоставлении ему более ранней заявки не соответствует положениям части четвертой ГК РФ и требованиям Административного регламента.

Таким образом, противопоставленная заявка на изобретение обоснованно включена в уровень техники для проверки патентоспособности спорного патента.

Клюнин О.С. не оспаривает, что в противопоставленной заявке описано средство того же назначения.

Кроме того, заявитель не приводит доводов, выражающих несогласие с выводом Роспатента об известности из противопоставленной заявки всех признаков, присущих группе спорных полезных моделей, охарактеризованных в независимых пунктах 1 и 6 формулы.

Сравнение оспариваемого патента и противопоставленной заявки подтверждает, что все признаки, содержащиеся в независимых пунктах спорной полезной модели, известны из противопоставленного источника.

Клюнин О.С. полагает, что из противопоставленной заявки не известны признаки "металлическая оболочка выполнена цельной из трубной заготовки методом закатки, по крайней мере, одного концевого участка", приведенные в зависимых пунктах спорной полезной модели.

Между тем, анализ противопоставленного источника позволяет сделать вывод об известности этих признаков из пунктов 11 и 12, а также из пункта 19 противопоставленной заявки.

Иные признаки зависимых пунктов спорной полезной модели также известны из противопоставленного источника, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о правильности вывода Роспатента о несоответствии группы спорных полезных моделей условию патентоспособности "новизна", а также о невозможности внесения изменений в формулу патента таким образом, чтобы частично сохранить его действие с сокращением объема правовой охраны путем внесения признаков зависимых пунктов в независимые пункты (поскольку все признаки зависимых пунктов также являются известными).

С учетом изложенного довод Клюнина О.С. о необоснованном неприменении Роспатентом пункта 4.9 Правил N 56 подлежит отклонению.

Судебная коллегия полагает, что эти выводы являются достаточными для того, чтобы признать соответствующим требованиям действующего законодательства решение Роспатента, которым аннулирован принадлежащий Клюнину О.С. патент на основании его несоответствия признаку патентоспособности "новизна".

При этом судебная коллегия считает подлежащими отклонению доводы Клюнина О.С. о допущенных при рассмотрении возражения процедурных нарушениях.

Как разъяснено в пункте 52 Постановления N 5/29, нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Вместе с тем, нарушения пунктов 2.2 и 2.5 Правил N 56, на которые ссылается заявитель, относятся к иному противопоставленному источнику и не имеют отношения к заявке на патент на изобретение N 2007136258, в связи с чем в любом случае не могут порочить вывод Роспатента, касающийся несоответствия спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна", сделанный при сравнении признаков спорной полезной модели с заявкой на патент на изобретение N 2007136258.

Рассмотрев дополнительное основание заявленных требований, касающееся неправомерного, по мнению заявителя, требования комиссии палаты по патентным спорам повторно подать ходатайство об осуществлении аудиозаписи заседания, судебная коллегия считает необходимым констатировать, что такое повторное ходатайство Клюниным О.С. было подано и комиссией палаты по патентным спорам удовлетворено. В связи с этим требование о подаче повторного ходатайства не могло привести к не полному, не всестороннему или не объективному рассмотрению возражения. Такое нарушение, даже если оно и было допущено, в любом случае не может быть признано существенным.

В заявлении, поданном в суд, Клюнин О.С. выражает несогласие с выводами Роспатента о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна", сделанными по результатам сопоставления признаков независимых пунктов спорной полезной модели с иным источником информации: международным стандартом ISO 7866:1999 (в части включения этого источника в уровень техники; в части выводов об известности всех существенных признаков независимых пунктов из этого противопоставленного источника; в части предоставления подателю возражения дополнительной возможности подтверждения даты опубликования этого международного стандарта).

С учетом приведенных доводов, содержания спорного патента и противопоставленного источника, иных документов, имеющихся в материалах административного дела, судебная коллегия признает сделанные Роспатентом выводы недостаточно убедительными.

Так, в поданном возражении содержится лишь довод о том, что из этого международного стандарта известны признаки спорного патента, приведенные в независимом пункте 1 и зависимом пункте 4.

Довод об известности из этого международного стандарта признаков независимого пункте 6 формулы спорной полезной модели в возражении отсутствует, в то время как Роспатентом признана известность существенных признаков независимого пункта 6 формулы, а отличающийся признак "устройство содержит внешнюю силовую оболочку из композиционного материала" отнесен к несущественным.

Указанное обстоятельство свидетельствует о выходе Роспатента за пределы возражения в этой части.

Как следует из оспариваемого решения, Роспатентом признан известным из противопоставленного международного стандарта признак "термически неупрочняемый сплав", присущий спорной полезной модели, охарактеризованной в независимом пункте 1 формулы.

Заявитель указывает, что из противопоставленного международного стандарта усматривается такой признак, как "термически не обрабатываемый сплав", полагает, что терминами "неупрочняемый и "не обрабатываемый" характеризуются разные признаки. В ходе рассмотрения возражения правообладателем представлялись материалы, подтверждающие его позицию, однако в полной мере оценка представленным правообладателем документов не дана.

Кроме того, из материалов административного дела усматривается, что податель возражения представлял документы, подтверждающие факт включения названного международного стандарта в уровень техники, не одновременно с подачей возражения, а на стадии его рассмотрения, что не соответствует требованиям пункта 2.5 Правил N 56, в котором указано, что дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

При таких обстоятельствах выводы Роспатента об известности из названного международного стандарта всех существенных признаков, охарактеризованных в независимых пунктах 1 и 6 спорного патента, представляются недостаточно обоснованными и мотивированными.

Вместе с тем, как уже указывалось, выводы Роспатента о несоответствии группы спорных полезных моделей условию патентоспособности "новизна", а также о невозможности внесения изменений в формулу патента таким образом, чтобы частично сохранить его действие с сокращением объема правовой охраны путем внесения признаков зависимых пунктов в независимые пункты, сделанные на основании сравнительного анализа спорной полезной модели и заявки на изобретение N 2007136258, являются достаточным основанием для признания спорного патента недействительным. Вывод Роспатента об аннулировании спорного патента является правильным.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего дела подлежат отнесению на заявителя - Клюнина О.С.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление Клюнина Олега Станиславовича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

А.А. Снегур