Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2019 г. по делу N СИП-776/2018 Суд признал недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку довод возражения о том, что спорное обозначение указывает на назначение товара, не получил никакой оценки

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2019 г. по делу N СИП-776/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2019 г. N С01-547/2019 по делу N СИП-776/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 20 марта 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 26 марта 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Булгакова Д.А., Четвертаковой Е.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Путинцевой М.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ореховой Резеды Агзамовны (г. Липецк, ОГРНИП 304482227200041) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 10.08.2018 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 584247.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "СТС" (ул. Княгини Волковой, д. 4, оф. 110, г. Белгород, 308017, ОГРН 1093123018460).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Ореховой Резеды Агзамовны - Васильева А.В. (по доверенности от 26.11.2018 N 48АА1424196);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-402/41);

от общества с ограниченной ответственностью "СТС" - Прозоровский А.Ю. (по доверенности от 27.12.2018 N 11) и Карабекян Р.Г. (по доверенности от 27.12.2018 N 12).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Орехова Резеда Агзамовна (далее - предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 10.08.2018 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 584247.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен податель возражения - общество с ограниченной ответственностью "СТС" (далее - общество).

В судебное заседание явились представители заявителя, Роспатента и третьего лица.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал свою правовую позицию по доводам, изложенным в заявлении.

В свою очередь, представители Роспатента и третьего лица против удовлетворения заявления возражали, считая, что оспариваемое решение является законным и обоснованным.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, на имя предпринимателя по заявке N 2014740842 от 04.12.2014 Роспатентом 18.08.2016 зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесным элементом "Снежколеп" по свидетельству Российской Федерации N 84247 в отношении товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "приспособление для производства снежков".

Обществом 06.10.2017 в Роспатент подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации, мотивированное несоответствием указанного товарного знака положениям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В своем возражении общество указало на свою заинтересованность в подаче данного возражения, поскольку им с 2012 года осуществляется деятельность, связанная с ввозом, рекламой и распространением продукции с обозначением "Снежколеп" производства общества с ограниченной ответственностью "Сталекс" (Украина).

Общество указало, что по заявлению правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 584247 таможенные органы запретили ввоз на территорию Российской Федерации продукции с обозначением "Снежколеп". Общество считало, что это препятствует его хозяйственной деятельности.

В подтверждение данного довода обществом представлены следующие документы: таможенные декларации, сертификат соответствия N 1261463, письмо Федеральной таможенной службы от 22.05.2017 N 14-40/26607 и N 14-40/26607.

Ссылаясь на положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, общество указало в своем возражении, что товарный знак предпринимателя не обладает различительной способностью как указывающий на вид и назначение товара.

В возражении, поданном в Роспатент, общество отметило, что слово "снежколеп", являющееся доминирующим и более того единственно значимым элементом в оспариваемом товарном знаке, указывает на назначение товара, а также имеет характер родового понятия, указывающего на вид изделия в процессе его использования задолго до подачи заявки N 2014740842.

В обоснование того, что словесный элемент "снежколеп" указывает на назначение и вид товара, общество отметило, что различные производители, реализуя предмет, предназначенный для лепки снежков, называют его "снежколеп", а большая часть потребителей понимает, о каком товаре идет речь.

В качестве доказательств указанного довода общество представило решение Арбитражного суда Московской области от 02.05.2017 по делу N А41-15501/2017, решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.06.2017 по делу N А56-10342/2017, лингвистическое заключение от 31.07.2017, копию и перевод на русский язык патента США N 5080572, сведения о патенте Российской Федерации на промышленный образец N 97600, нотариальные протоколы осмотра доказательств от 07.08.2017 N 77АВ5251904, N 77АВ5251905, N 77АВ5251906, N 77АВ5251907 и сертификат соответствия Таможенного союза N ТС RU C-RU.AB58.B.01744.

Решением от 10.08.2018 Роспатент удовлетворил возражение общества, признал предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 584247 недействительным полностью.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из доказанности заинтересованности общества в подаче возражения, отсутствия определенного семантического значения доминирующего словесного элемента оспариваемого товарного знака, доказанности возникновения у российского потребителя ассоциации слова "снежколеп" с устройством для лепки снежков.

Так, Роспатент отметил, что словесный элемент "Снежколеп" является доминирующим элементом, несущим индивидуализирующую функцию обозначения. При этом Роспатент указал, что отсутствие какой-либо информации в словарно-справочных источниках не позволяет сделать вывод о том, что слово "снежколеп" имеет определенное семантическое значение и является видом товара.

Вместе с тем, Роспатент, исходя из представленных подателем возражения документов, пришел к выводу о том, что обозначение "снежколеп" наряду с правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 584247 использовалось различными производителями до даты приоритета.

Исследовав представленные обществом нотариальные протоколы осмотра сайтов и распечатки интернет-страниц, Роспатент указал на наличие отзывов потребителей об указанном товаре, изображений данного товара и его характеристик в общем доступе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем пришел к выводу о том, что словесный элемент "снежколеп" у российского потребителя ассоциируется с устройством для лепки снежков.

Кроме того, Роспатент отметил, что само устройство, предназначенное для изготовления снежков в зимнее время года, было известно до даты приоритета оспариваемой регистрации.

При таких обстоятельствах Роспатент сделал вывод о том, что словесный элемент "Снежколеп" должен быть свободен в обиходе для использования лицами, производящими устройства для лепки снежков, не может ассоциироваться с одним лицом, вследствие чего в целом не обладает различительной способностью.

Не согласившись с решением Роспатентом и полагая, что оно является недействительным, так как принято с нарушением действующего законодательства, и затрагивает права и законные интересы предпринимателя, последний обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В обоснование заявленных требований предприниматель указал на то, что подателем возражения не было представлено достаточное количество доказательств, позволяющих Роспатенту сделать вывод об отсутствии различительной способности оспариваемого товарного знака.

По мнению предпринимателя, слово "снежколеп" не является ни общепризнанным термином, ни словом, характеризующим свойство товара, поскольку, как указывает сам Роспатент в оспариваемом решении, в современных словарно-справочных изданиях до настоящего времени отсутствует устоявшееся определение такого термина, как "снежколеп".

Кроме того, ссылаясь на пункт 3.2 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26 (далее - Методические рекомендации), заявитель отметил, что существует три признака, по которым можно определить, что обозначение товара вошло во всеобщее употребление, однако, подателем возражения не доказано наличие совокупности всех этих признаков в отношении такого обозначения, как "снежколеп".

Также предприниматель отметил, что вывод Роспатента о том, что на дату регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 584247 обозначение "снежколеп" утратило различительную способность, поскольку обозначало товар определенного рода, не соответствует положениям действующего законодательства.

Кроме того, предприниматель указал, что задолго до даты приоритета спорного товарного знака это обозначение приобрело различительную способность именно по отношению к предпринимателю.

Предпринимателем также заявлено об уточнении (дополнении) оснований заявленных требований (принято судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в которых он указал на то, что Роспатент, принимая оспариваемое решение, вышел за пределы рассматриваемого возражения.

Предприниматель считает, что податель возражения настаивал лишь на том, что спорный товарный знак указывает на вид и назначение товара, в то время как Роспатентом признано отсутствие различительной способности этого обозначения в целом вследствие использования его различными производителями и возникновения у потребителей неких ассоциативных связей.

Роспатентом представлен отзыв на заявление предпринимателя, в котором названный государственный орган не согласился с предъявленными к нему требованиями, настаивал на законности и обоснованности оспариваемого решения.

Ссылаясь на пункт 2.3.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), Роспатент отметил, что перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, по мнению Роспатента, также могут быть отнесены обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Исходя из того, что на имя предпринимателя выдан патент на промышленный образец N 97600, а также из того, что подобное устройство было известно задолго до даты приоритета указанного патента, Роспатент подтвердил, что в сознании потребителей создалась четкая ассоциация между словесным элементом "снежколеп" и устройством для лепки снежков.

Роспатент повторно отметил, что представленные обществом с возражением документы подтверждают тот факт, что оспариваемое обозначение интенсивно использовалось различными независимыми производителями соответствующего товара задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также то, что потребители осведомлены об использовании словесного обозначения "снежколеп" разными производителями.

Также Роспатент в своем отзыве просил принять во внимание, что основанием для аннулирования товарного знака не являлось отнесение этого обозначения к указывающим на вид товара, в связи с чем просил доводы правообладателя, указывающие на неправомерность такого вывода, отклонить. Роспатент поддержал ранее сделанный вывод о том, что словесный элемент оспариваемого товарного знака "снежколеп" отсутствует в словарно-справочных источниках, в связи с чем не может быть признан видом товара, но ассоциируется у российского потребителя с устройством для лепки снежков.

Роспатент счел необоснованной ссылку предпринимателя на приобретение этим обозначением различительной способности, отметил, что достаточных доказательств приобретенной различительной способности предпринимателем представлено не было.

В дополнительных пояснениях Роспатент также не согласился с доводом предпринимателя о том, что при принятии оспариваемого решения названный государственный орган вышел за пределы возражения.

По мнению Роспатента, общество в своем возражении прямо указывало на то, что "в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства и сбыта".

Кроме того, Роспатент отметил, что в возражении общества содержатся неоднократные указания на отсутствие у оспариваемого товарного знака различительной способности.

Таким образом, по мнению Роспатента, в своем возражении общество прямо ссылалось как на то, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, так и на то, что оспариваемый товарный знак состоит только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид. Наличие в тексте возражения доводов об отсутствии различительной способности без ссылки на соответствующий пункт статьи 1483 ГК РФ, как полагает Роспатент, не является основанием для отклонения или не рассмотрения указанных доводов.

Роспатент указывает, что само по себе отсутствие ссылок на конкретные нормы права в тексте возражения применительно к конкретным доводам и основаниям неправомерности государственной регистрации товарного знака не означает, что такие доводы в возражении отсутствуют. Норма права, соответствующая таким доводам и основаниям, подлежит установлению исходя из текста возражения.

Кроме того, Роспатент отметил, что обществом были представлены материалы, свидетельствующие об использовании обозначения "снежколеп" различными производителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака, которые в соответствии с пунктом 2.3.1 Правил N 32 относятся к доводу возражения об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ.

На основании изложенного Роспатент полагает, что при принятии оспариваемого решения он не вышел за пределы возражения, а ненормативный правовой акт, принятый по результатам рассмотрения указанного возражения, является законным и обоснованным.

Обществом в суд были представлены отзыв на заявление и дополнительные пояснения, в которых оно не согласилось с изложенной в заявлении позицией. При этом общество поддержал по существу правовую позицию Роспатента, считая оспариваемое решение этого органа соответствующим действующему законодательству.

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, поддержали позиции, изложенные в заявлении, отзывах на него, дополнительных письменных пояснениях.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Поскольку оспариваемым решением признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 584247, правообладателем которого являлся предприниматель, это решение затрагивает его права и законные интересы.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается предпринимателем в заявлении, поданном в суд.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признание недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.12.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила N 32.

В свою очередь, к порядку рассмотрения возражения применяются Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (в части, не противоречащей ГК РФ; далее - Правила N 56).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением, в том числе, требований пункта 1 статьи 1483 этого Кодекса.

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в том числе подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 названного Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Таким образом, возражение по указанным в нем основаниям могло быть подано только заинтересованным лицом.

Как следует из оспариваемого решения Роспатента, при установлении заинтересованности общества в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку Роспатентом были проанализированы представленные подателем возражения документы, содержащие информацию об осуществляемой им деятельности, связанной с реализацией товаров с обозначением "Снежколеп".

По результатам анализа названных документов Роспатент признал общество лицом, заинтересованным в подаче возражения по заявленным основаниям.

Судебная коллегия принимает во внимание, что в заявлении, поданном в суд, предпринимателем не оспаривается заинтересованность общества в подаче возражения.

При таких обстоятельствах решение Роспатента в части выводов, касающихся признания общества лицом, заинтересованным в подаче возражения, судебной коллегией не проверяется.

При судебной ревизии оспариваемого решения Роспатента по доводам, изложенным в поданном в суд заявлении, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Довод предпринимателя о том, что Роспатент при принятии оспариваемого решения вышел за пределы возражения отклоняется судебной коллегией.

Как следует из пункта 2.5 Правил N 56 возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

Из текста возражения следует, что общество ссылалось на, что в спорном товарном знаке доминирующим является словесный элемент "снежколеп", а оригинальный шрифт, которым воспроизведено это слово, не приводит к возникновению качественно иного восприятия обозначения.

Также общество указывало следующее: "в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценности, а также на время, место и способ их производства или сбыта".

В тексте возражения общество неоднократно отмечало отсутствие у спорного товарного знака различительной способности в целом.

Кроме того, общество в возражении акцентировало внимание на том, что спорное обозначение указывает на вид и назначение товара.

Таким образом, в своем возражении общество прямо ссылалось на то, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, а также на то, что оспариваемый товарный знак состоит только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и назначение.

Судебная коллегия полагает, что цитирование в тексте возражения текста первого абзаца пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а также приведение доводов в подтверждение позиции об отсутствии у спорного обозначения различительной способности даже в отсутствие ссылки на указанную норму права не позволяет согласиться с мнением правообладателя о выходе Роспатентом за пределы поданного возражения.

Аналогичная позиция нашла отражение также и в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2017 по делу N СИП-464/2016.

Таким образом, изучив материалы административного дела, в частности само возражение общества и приложенные к нему документы, суд приходит к выводу о необоснованности довода предпринимателя о том, что Роспатент при принятии оспариваемого решения вышел за пределы возражения.

Также подлежат отклонению доводы предпринимателя, направленные на оспаривание вывода Роспатента о том, что спорное обозначение отнесено административным органом к виду товара, поскольку такой вывод в решении Роспатента отсутствует.

Напротив, Роспатент указал на отсутствие такого слова в словарно-справочных изданиях и отсутствие у этого слова семантического значения, тем самым не признав, что слово "снежколеп" является видом товара.

Судебная коллегия полагает, что Роспатент обоснованно согласился с доводом возражения о том, что словесный элемент "снежколеп" является единственным словесным элементом в спорном товарном знаке и его доминирующим элементом.

Данный вывод является очевидным и предпринимателем в поданном в суд заявлении не оспаривается.

В отношении вывода Роспатента, сделанного в оспариваемом решении, о том, что оспариваемое обозначение не обладает различительной способностью, судебная коллегия отмечает следующее.

Действительно пункт 1 статьи 1483 ГК РФ не допускает регистрацию в качестве товарного знака обозначений, перечисленных в подпунктах этого пункта, а также не обладающих различительной способностью в целом.

При таких обстоятельствах мнение Роспатента о том, что указанный в этой норме перечень не является исчерпывающим и могут быть установлены иные обстоятельства, свидетельствующие о том, что какое-либо обозначение не обладает различительной способностью, является правильным.

Между тем использование этого общего основания не должно дезавуировать применение иных перечисленных в этой норме права оснований таким образом, что нехватка доказательств для применения конкретного подпункта влечет возможность применения общего основания.

Как указал Роспатент в оспариваемом решении, спорное обозначение используется различными производителями, а у потребителей ассоциируется с устройством для лепки снежков.

Однако в названной норме права имеются несколько оснований, при наличии которых обозначение не может быть признано охраноспособным вследствие того, что оно либо является видом товара (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), либо вошло во всеобщее употребление для товаров определенного вида (подпункт 1 статьи 1483 ГК РФ).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпункт 1 статьи 1483 ГК РФ" имеется в виду "подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ"

Для применения каждого из этих оснований необходима определенная совокупность доказательств.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил N 32 к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Поскольку Роспатент установил отсутствие слова "снежколеп" в словарно-справочных изданиях, а также отсутствие у этого слова семантического значения, названный государственный орган сделал правильный вывод об отсутствии оснований для вывода о том, что указанное обозначение является видом товара.

Иное основание, относящееся названной нормой права к "видовым", а именно: "вошло во всеобщее употребление для товаров определенного вида", подателем возражения не заявлялось.

Кроме того, как следует из пункта 2.3.2.1 Правил N 32 под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно пункту 3.2 Методических рекомендаций признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются: использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время.

Таким образом, для применение этого основания необходимо не только указание на него в возражении, но и представление определенного объема доказательств.

Приведенное правовое регулирование не позволяет сделать вывод о том, что недостаточность доказательств, необходимых для применения подпункта 1 и подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ может послужить причиной для применения общего основания - отсутствия различительной способности в целом в ситуации, когда используются те же аргументы, которые необходимы для применения подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (использование несколькими производителями, специалистами в соответствующей области, потребителями), но в их подтверждение предоставляется "уменьшенный" объем доказательств.

При таких обстоятельствах судебная коллегия признает, что вывод Роспатента о неохраноспособности спорного обозначения вследствие его использования несколькими производителями и потребителями, основанный на общем условии - отсутствии различительной способности - не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, оценив представленные в материалы дела документы, прежде всего материалы административного дела, судебная коллегия приходит к выводу о том, что на основании тех доказательств, которые были представлены обществом с возражением, нельзя сделать однозначные выводы об использовании этого обозначения различными производителями, а также о наличии у потребителей ассоциативной связи между словесным элементом "снежколеп" и конкретным приспособлением.

Как указал Роспатент в оспариваемом решении "документами возражения (2, 9, 14, 18) подтверждается, что обозначение "снежколеп" наряду с правообладателем товарного знака по свидетельству N 584247 использовалось различными производителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.12.2014)" (стр. 8 решения).

Между тем из источника, пронумерованного Роспатентом (2) следует, что один из сертификатов соответствия выдан подателю возражения, второй - лицу, в отношении которого нет никаких иных сведений об использовании этого обозначения для маркировки товаров.

В качестве источника (9) Роспатентом пронумерованы нотариальные протоколы осмотра информации, находящейся в сети "Интернет".

Ссылка в одном из протоколов на "Снежколепы" "B.C.Creation" в отсутствие иных документов является недостаточным доказательством для вывода о наличии такого производителя, идентифицировать такое лицо не представляется возможным.

Источник, которому Роспатентом присвоен N 14, как следует из оспариваемого решения, был представлен самим правообладателем, вследствие чего не мог быть положен в основу признания недействительной правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

Источник, которому Роспатентом присвоен N 18 (диск "Ленивые снежки" и расшифровка к нему), представлены подателем возражения не одновременно с возражением, а в ответ на отзыв предпринимателя, то есть с нарушением пункта 2.5 Правил N 56, в связи с чем не мог быть принят во внимание при рассмотрении возражения.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что до даты приоритета это обозначение из производителей использовалось только обществом.

Вместе с тем судебная коллегия считает необходимым отметить, что приведенное в возражении основание для признания обозначения неохраноспособным является абсолютным и направлено на защиту интересов неопределенного круга лиц, а не на защиту интересов конкретного конкурента.

Кроме того, Роспатент по результатам исследования отзывов, содержащихся в нотариальных осмотрах информации, размещенной в сети Интернет, сделал вывод о возникновении у потребителей ассоциаций между словом "снежколеп" и конкретным изделием для изготовления снежков.

Повторно исследовав эти протоколы, судебной коллегией установлено, что к периоду ранее даты приоритета спорного товарного знака относятся несколько (7-8 раз) упоминаний устройства для лепки снежков "снежколеп" (без учета повторяющихся объявлений).

Одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак, тем более в таком незначительном количестве, недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением.

При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями.

Представленные обществом нотариальные осмотры Интернет-страниц не являются достаточным доказательством, поскольку представляют собой, по сути, несколько отзывов о товаре, размещенных на разных Интернет-сайтах.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии оспариваемого обозначения пункту 1 статьи 1483 ГК РФ не соответствует положениям названной нормы права.

Поскольку оспариваемое решение нарушает права предпринимателя и принято с нарушением пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, оно подлежит признанию недействительным.

В соответствии с частью 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться указание на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

При рассмотрении вопроса о том, каким способом подлежат восстановлению права и законные интересы заявителя, нарушенные незаконным решением Роспатента, судебная коллегия учитывает следующее.

В возражении общество указывало помимо прочего на то, что спорному обозначению не может быть представлена правовая охрана, поскольку оно указывает на назначение товара.

Однако этот довод возражения никакой оценки Роспатента не получил.

Судебная коллегия не вправе подменять собой Роспатент и делать выводы по доводам возражения, не получившим оценку при административном рассмотрении дела.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о необходимости обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение общества.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные предпринимателем, подлежат возложению на Роспатент.

При обращении в суд с настоящим заявлением предпринимателем была уплачена государственная пошлина в размере 3 000 рублей по платежному поручению от 13.11.2018 N 357.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 3 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными государственная пошлина подлежит уплате для физических лиц в размере 300 рублей.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пунктом 3 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации" имеется в виду "пунктом 3 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации"

В связи с изложенным излишне уплаченная государственная пошлина в размере 2 700 рублей подлежит возврату заявителю.

Как отмечено в статье 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено главой 25.3 данного Кодекса.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление индивидуального предпринимателя Ореховой Резеды Агзамовны удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.08.2018 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 584247 недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности устранить допущенные вынесенным ненормативным правовым актом нарушения прав и законных интересов индивидуального предпринимателя Ореховой Резеды Агзамовны путем повторного рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 584247.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу индивидуального предпринимателя Ореховой Резеды Агзамовны 300 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего заявления.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Ореховой Резеде Агзамовне из федерального бюджета 2 700 рублей излишне уплаченной государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Е.С. Четвертакова