Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 апреля 2019 г. N С01-219/2019 по делу N А33-4702/2018 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о защите исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды нижестоящих инстанций неправомерно сравнивали принадлежащий истцу товарный знак с товарным знаком, правообладателем которого является третье лицо

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 апреля 2019 г. N С01-219/2019 по делу N А33-4702/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 3 апреля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 8 апреля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Мындря Д.И., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зангиевым И.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Красноярского края (судья Раздобреева И.А. при ведении протокола отдельного процессуального действия помощником судьи Селивановой А.И.)

кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) на решение Арбитражного суда Красноярского края от 09.10.2018 по делу N А33-4702/2018 (судья Курбатова Е.В.) и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.01.2019 по тому же делу (судьи Петровская О.В., Бабенко А.Н., Шелега Д.И.)

по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича к обществу с ограниченной ответственностью "Торговая сеть Командор" (ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 51/1, г. Красноярск, 660064, ОГРН 1022402479505) о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Командор-Холдинг" (ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 51/1, г. Красноярск, 660010, ОГРН 1072465006646); общество с ограниченной ответственностью "Стройпрестиж" (ул. 78 добровольческой бригады, 12, г. Красноярск, 660077, ОГРН 1022401793270).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича - Шайхутдинов А.Г. (по доверенности от 18.03.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Торговая сеть Командор" - Пахомчик М.А. (по доверенности от 31.01.2019) и Долгинцев В.И. (по доверенности от 03.04.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - истец, предприниматель) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Торговая сеть Командор" (далее - ответчик, общество "ТС Командор"), в котором просил признать незаконным использование ответчиком обозначения "Командор" при осуществлении своей деятельности, в том числе в фирменном наименовании, и взыскать компенсацию за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 567820, в размере 600 000 рублей (с учетом принятого судом изменения предмета иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 15.03.2018 исковое заявление принято к производству в порядке упрощенного производства на основании части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 29.03.2018 Арбитражный суд Красноярского края перешел к рассмотрению настоящего дела по общим правилам искового производства.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 10.05.2018 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Командор-Холдинг" (далее - третье лицо, общество "Командор-Холдинг"), общество с ограниченной ответственностью "Стройпрестиж" (далее - третье лицо, общество "Стройпрестиж").

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 09.10.2018 исковые требования удовлетворены частично, признано незаконным использование обществом "ТС Командор" коммерческого обозначения "Командор" в фирменном наименовании, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.01.2019 решение Арбитражного суда Красноярского края от 09.10.2018 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, предприниматель, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить в части отказа в удовлетворении части заявленных требований и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды неправомерно сравнивали принадлежащий истцу товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 567820 с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 309427, правообладателем которого является общество "Стройпрестиж", тогда как следовало сравнивать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 567820 с коммерческим обозначением "КОМАНДОР", которое ответчик использовал при осуществлении своей деятельности, в том числе для индивидуализации принадлежащих ему магазинов. При этом, по мнению истца, для установления сходства до степени смешения суды должны были сравнить товарный знак и коммерческое обозначение по фонетическому, семантическому и графическому признаку, однако в нарушение требований законодательства и правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации суды уклонились от оценки сходства сравниваемых объектов в целом и по семантическому признаку.

Предприниматель настаивает, что, оценивая графические различия между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 567820 и используемым ответчиком обозначением, суд апелляционной инстанции проигнорировал правовую позицию, сформулированную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/11-27-22, согласно которой для словесных обозначений отдельные графические отличия шрифта и наличие изобразительных элементов не влияют на восприятие сравниваемых обозначений при установлении степени сходства противопоставляемых объектов.

Ссылаясь на положения части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предприниматель указывает на нарушение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, выразившееся в отказе в приобщении к материалам дела копии решения Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2018 по делу N СИП-334/2018, которым досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309427. Заявитель кассационной жалобы настаивает, что он очевидно не имел возможности представить это письменное доказательство в суд первой инстанции и что данное доказательство могло повлиять на выводы суда апелляционной инстанции, поскольку в указанном решении Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о сходстве до степени смешения товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 567820 и N 309427, а это опровергает сделанный судом первой инстанции при рассмотрении настоящего дела вывод об отсутствии такого сходства.

Кроме того, по утверждению заявителя кассационной жалобы, суды первой и апелляционной инстанций фактически не рассмотрели заявленные исковые требования в полном объеме, уклонившись от оценки правомерности использования словесного обозначения "Командор" в доменном имени, описании и рекламе торговой сети "Командор".

Предприниматель также считает, что судом апелляционной инстанции не учтен объем правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309427, правообладателем которого является общество "Стройпрестиж" для товаров 28-го и 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), что привело к необоснованному выводу о недоказанности размера компенсации с указанием на безвозмездность лицензионного договора, заключенного между ним и индивидуальным предпринимателем Кондаковой Надеждой Яковлевной. В обоснование указанного довода заявитель кассационной жалобы отмечает, что просил взыскать компенсацию в двукратном размере от выручки, полученной ответчиком с использованием товарного знака истца, а потому безвозмездность лицензионного договора не имеет правового значения для определения размера компенсации.

Наряду с этим, предприниматель не согласен с выводом суда апелляционной инстанции о том, что компенсация не подлежит взысканию ввиду отсутствия доказательств размещения ответчиком на реализуемых им товарах товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 567820, правообладателем которого является истец. Заявитель кассационной жалобы утверждает, что при рассмотрении дела он не ссылался на размещение ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на каких-либо товарах, а заявлял, что такое обозначение используется ответчиком в фирменном наименовании, а также для индивидуализации своих магазинов, и из обжалуемых судебных актов прямо следует, что изложенные обстоятельства признаны доказанными. При этом предприниматель отмечает, что принадлежащий ему товарный знак не распространяет правовую охрану в отношении каких-либо товаров, поскольку зарегистрирован в отношении услуг 41-го и 42-го классов МКТУ, в том числе в отношении услуг "реализация товаров, магазины", которые являются однородными деятельности ответчика.

Допущенные судами нарушения норм процессуального права, по мнению заявителя кассационной жалобы, заключаются в том, что, отказывая в удовлетворении требования о взыскании компенсации, суды исходили из недоказанности истцом ее размера и при этом необоснованно отказали истцу в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств, подтверждающих размер выручки ответчика за последние три года. Кроме того, суды не применили положения части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и не приняли доводы истца относительно размера выручки ответчика в качестве неоспоренного (признанного) обстоятельства, а впоследствии уклонились от оценки представленных истцом доказательств.

Как указывает заявитель кассационной жалобы, само по себе удовлетворение требования о признании незаконным обозначения "Командор" в фирменном наименовании ответчика является достаточным основанием для взыскания компенсации. Ссылаясь на правовую позицию, изложенную в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 10.01.2019 N 310-ЭС18-16787, предприниматель отмечает, что суд может снизить размер компенсации, в том числе в случае ее расчета исходя из двукратного размера выручки ответчика.

В дополнениях к кассационной жалобе предприниматель указал, что степень однородности товаров (услуг) при установлении вероятности смешения обозначений может компенсировать низкую степень сходства обозначений, в частности товарный знак по свидетельству Российской Федерации зарегистрирован в отношении услуг 42-го класса МКТУ, идентичных с деятельностью ответчика.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы обратил внимание Суда по интеллектуальным правам, что в рассматриваемом случае избранный истцом способ расчета компенсации исключает возможность суда снизить ее размер, однако если суд снижает компенсацию ниже установленного законом предела, то он должен это мотивировать со ссылкой на представленные в материалы дела доказательства.

В представленных 29.03.2019 в суд кассационной инстанции письменных пояснениях предприниматель частично повторил вышеприведенные доводы кассационной жалобы и сообщил, что несмотря на то, что решение суда первой инстанции вступило в законную силу, ответчик не прекратил использование спорного обозначения в своем фирменном наименовании.

Ответчиком представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором он настаивает, что использовал в своем фирменном наименовании не принадлежащий истцу товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 567820, а иной товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 309427, принадлежащий третьему лицу - обществу "Стройпрестиж". Ответчик также выражает согласие с выводом судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения между вышеуказанными товарными знаками и отмечает, что этот вопрос является вопросом факта и поэтому он не подлежит рассмотрению в суде кассационной инстанции.

Как указывает ответчик, в отсутствие вывода о смешении разных объектов исключительных прав и с учетом недоказанности использования им товарного знака истца, а также причинения последнему ущерба, отпадает вопрос о размере компенсации.

Ссылаясь на положения пункта 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ответчик настаивает, что фирменные наименования "конкурируют" за правовую охрану только с другими фирменными наименованиями и в названном Кодексе нет запрета на использование фирменного наименования, сходного с товарным знаком иного лица.

По мнению ответчика, истец не доказал, что он занимается видом деятельности, схожим с тем, чем занимается ответчик (розничная торговля продуктами и иными бытовыми товарами), а при отсутствии сведений о потенциальной конкуренции между сторонами спора нет оснований для вывода о нарушении прав на фирменное наименование.

Кроме того, ответчик заявляет, что судами не был рассмотрен его довод о злоупотреблении правом со стороны истца с учетом простоты товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 567820, универсальности и широкого применения слова "командор" в области истории, географии, литературы, а также не сделан вывод о законности государственной регистрации указанного товарного знака.

В просительной части отзыва на кассационную жалобу ответчик просит отменить обжалуемые судебные акты в части удовлетворения иска и признания незаконным использования обществом "ТС Командор" коммерческого обозначения "Командор" в фирменном наименовании и не передавать дело на новое рассмотрение.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что поскольку общество "ТС Командор" в установленном процессуальном порядке не подавало самостоятельную кассационную жалобу на принятые по настоящему делу судебные акты, то его просьба об отмене решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции в части удовлетворения иска не может быть рассмотрена в порядке, предусмотренном статьями 277, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а принимается лишь как довод отзыва на кассационную жалобу, подготовленного на основании статьи 279 указанного Кодекса.

В судебном заседании представитель предпринимателя настаивал на удовлетворении кассационной жалобы, однако затруднился пояснить, в защиту какого объекта интеллектуальной собственности (товарный знак либо коммерческое обозначение) подан иск, какой вид (виды) деятельности ответчика предполагал незаконными предприниматель, заявляя требование о признании незаконным использования обозначения "Командор" при осуществлении деятельности, в том числе в фирменном наименовании, а также каким образом истцом были определены стоимость и количество товаров, на которых незаконно размещен принадлежащий ему товарный знак, с учетом требования о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В свою очередь, представители ответчика возражали против удовлетворения кассационной жалобы по ранее приведенным доводам.

Третьи лица в судебное заседание не явились, письменные мнения на кассационную жалобу предпринимателя не представили.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

С учетом изложенного коллегия судей признает общество "Командор-Холдинг" и общество "Стройпрестиж" извещенными надлежащим образом, а отсутствие их представителей в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе с учетом дополнений и пояснений, а также отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, на основании зарегистрированного в установленном порядке договора об отчуждении исключительного права от 08.12.2016 N РД0212303 предприниматель является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 567820, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 28.04.2003 с приоритетом от 05.11.2001 в отношении услуг 41-го класса "организация досуга; организация развлечений; организация лотерей; организация конкурсов, выставок, симпозиумов" и 42-го класса "реализация товаров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; базы, магазины; кафе; рестораны; программирование; создание новых видов товаров; использование запатентованных объектов интеллектуальной собственности; юридические услуги" МКТУ.

На основании договора, зарегистрированного Роспатентом 15.12.2017 за N РД0239497, истец предоставил индивидуальному предпринимателю Кондаковой Надежде Яковлевне право использования названного товарного знака на условиях неисключительной лицензии для индивидуализации магазина "Командор", расположенного по адресу: Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Заводская, д. 4.

Судами первой и апелляционной инстанций также установлено, что общество "ТС Командор" зарегистрировано в качестве юридического лица 18.12.1991, первоначально имело наименование общество с ограниченной ответственностью "Элита - 98", которое было изменено на основании протокола общего собрания участников от 10.04.2017. В качестве места его нахождения указан адрес: ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 51/1, г. Красноярск. Основным видом экономической деятельности ответчика является торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах, а дополнительными - производство мяса и пищевых субпродуктов в охлажденном виде и замороженном виде, производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде и другие.

По утверждению истца, ответчик использует сходное до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком обозначение для индивидуализации (в качестве названия) 73 магазинов, а также в произвольной части своего фирменного наименования. Наряду с этим истец указал, что обозначение "Командор" используется истцом в доменном имени и рекламе (том 1, л.д. 88-94).

В свою очередь, ответчик возражал против удовлетворения иска в полном объеме и настаивал, что для обозначения магазинов своей компании использует товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 309427 , правообладателем которого является общество "Стройпрестиж". Противопоставленный товарный знак зарегистрирован 27.06.2006 с приоритетом от 31.12.2004 в отношении товаров и услуг 28, 29, 35, 37, 39, 43-го классов МКТУ.

В обоснование правомерности своих действий ответчик представил лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака от 01.01.2016 N КХ-СПр/Ком-1-16, заключенный между обществом "Стройпрестиж" и обществом "Командор-Холдинг", а также сублицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака от 01.01.2016 N КХ-Э/Ком-2-16, заключенный между обществом "Командор-Холдинг" и ответчиком.

Удовлетворяя иск в части требования неимущественного характера, суд первой инстанции установил наличие у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 567820, факт использования ответчиком обозначения "Командор" в фирменном наименовании и в своей деятельности (на документации, вывесках, в рекламе и другими способами), а также сделал вывод о том, что стороны спора осуществляют аналогичный (однородный) вид деятельности.

Представленные ответчиком лицензионный и сублицензионный договор не приняты судом первой инстанции в качестве доказательства правомерного использования обозначения "Командор", поскольку вопреки требованиям статей 1232 и 1490 ГК РФ они не зарегистрированы Роспатентом.

В резолютивной части решения суда первой инстанции суд признал незаконным использование ответчиком коммерческого обозначения "Командор" в фирменном наименовании.

Отказывая в удовлетворении требования имущественного характера о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 567820, в размере 600 000 рублей, суд первой инстанции указал, что коммерческие обозначения истца и ответчика не являются тождественными или сходными до степени смешения, их различительная способность достаточно велика и сделал вывод о недоказанности истцом факта незаконного использования его товарного знака с целью взыскания компенсации.

Суд апелляционной инстанции поддержал вышеизложенные выводы суда первой инстанции, отклонив при этом довод ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом и дополнительно указав на отсутствие обоснования размера взыскиваемой компенсации.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1229 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Аналогичная правовая позиция применима по делам, связанным защитой исключительного права на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ установлено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

При этом по смыслу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Таким образом, применительно к указанной норме признаками противоправности использования другим лицом в фирменном наименовании иного объекта интеллектуальной собственности являются: во-первых, тождественность используемого обозначения фирменному наименованию или сходство до степени смешения; во-вторых, осуществление данными лицами аналогичной (однородной) деятельности; в-третьих, более позднее включение в единый государственный реестр юридических лиц фирменного наименования другого лица.

Вместе с тем в силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ нарушение исключительного права истца на товарный знак путем использования ответчиком в своем фирменном наименовании спорного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца может иметь место только в отношении видов деятельности, осуществляемых одновременно и истцом, и ответчиком, в связи с чем восстановление нарушенных прав истца на спорный товарный знак, возможно посредством удовлетворения требования о запрете использования фирменного наименования ответчика лишь в отношении определенных видов работ, тогда как право выбора относительно того, менять ли свое фирменное наименование или прекращать осуществление определенных видов деятельности, остается за лицом, признанным нарушителем прав товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, в частности, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 ГК РФ) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, с учетом положений статьи 1225 ГК РФ товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение являются самостоятельными результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Для целей названного пункта под частичным запретом на использование понимается в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности, в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

На основании пункта 10 части 2 статьи 153 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судья руководит судебным заседанием, обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела.

В силу части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

Наличие у предпринимателя исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 567820, равно как и использование обществом "ТС Командор" сходного до степени смешения с этим товарным знаком обозначения, установлено судами первой и апелляционной инстанций на основании оценки представленных в материалы дела доказательств.

При этом вопреки заявленным требованиям о защите исключительного права на принадлежащий истцу вышеуказанный товарный знак, суд первой инстанции сделал вывод, оставленный без изменения судом апелляционной инстанции, о наличии у истца исключительного права на коммерческое обозначение и признал незаконным его использование ответчиком в фирменном наименовании без указания видов деятельности.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции полагает, что при рассмотрении настоящего дела судами первой и апелляционной инстанции был неверно определен объект интеллектуальной собственности, в защиту которого предпринимателем подан иск.

Между тем с учетом части 1 статьи 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, а также обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, являются задачами подготовки дела к судебному разбирательству.

Коллегия судей соглашается с изложенным в кассационной жалобе доводом о том, что суды первой и апелляционной инстанций фактически не рассмотрели заявленные исковые требования в полном объеме, уклонившись от оценки правомерности использования ответчиком словесного обозначения "Командор" в доменном имени, описании и рекламе торговой сети "Командор".

На основании части 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Из материалов дела не следует, что суд первой инстанции предпринимал действия, направленные на уяснение характера спорного правоотношения, и предлагал истцу конкретизировать виды деятельности, при осуществлении которых он просит признать незаконным использование ответчиком обозначения "Командор", сходного до степени смешения, по мнению истца, с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 567820.

В результате допущенная судом ошибка привела к неверному определению круга обстоятельств, подлежащих установлению для правильного рассмотрения спора.

Данное обстоятельство позволяет Суду по интеллектуальным правам признать обоснованными доводы заявителя кассационной жалобы о том, что суды неправомерно сравнивали принадлежащий истцу товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 567820 с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 309427, правообладателем которого является общество "Стройпрестиж", а также доводы обеих сторон спора о том, что выводы суда, содержащиеся в решении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, в части анализа сходства до степени смешения различных средств индивидуализации и степени однородности товаров (услуг) и видов деятельности, осуществляемых сторонами спора, в том числе с учетом приведенных предпринимателем правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Суда по интеллектуальным правам.

Наряду с этим судебная коллегия соглашается с позицией предпринимателя о том, что установление факта нарушения исключительного права на товарный знак является достаточным основанием для удовлетворения требования имущественного характера о взыскании компенсации (пункт 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Вместе с тем в рассматриваемом случае допущенные судами первой и апелляционной инстанции нарушения норм материального и процессуального права не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть как первоначальное исковое требование о признании незаконным использования ответчиком обозначения "Командор" сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 567820, так и производное от него требование о взыскании компенсации за неправомерное использование указанного обозначения.

Изложенное на основании пункта 3 части 1 статьи 287 и части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации позволяет суду кассационной инстанции отменить обжалуемые судебные акты в полном объеме и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кроме того, при таких обстоятельствах суд кассационной инстанции полагает преждевременным давать правовую оценку доводам заявителя кассационной жалобы относительно избранного им вида компенсации, достаточности представленных в материалы дела доказательств и обоснованности заявленных пояснений и возражений соответственно истца и ответчика.

С учетом отмены в полном объеме обжалуемых судебных актов, доводы заявителя кассационной жалобы о нарушениях судами первой и апелляционной инстанций положений статей 66, 70 и части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выразившихся в отказе в удовлетворении ходатайств об истребовании доказательств и в приобщении к материалам дела копии решения Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2018 по делу N СИП-334/2018, могут быть устранены при новом рассмотрении дела.

Утверждение общества "ТС Командор" о том, что судами не был рассмотрен его довод о злоупотреблении правом со стороны истца, опровергается постановлением суда апелляционной инстанции, в котором соответствующие возражения ответчика были мотивированно отклонены.

Мнение ответчика о том, что с учетом простоты товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 567820, универсальности и широкого применения слова "командор" в области истории, географии, литературы, судами первой и апелляционной инстанций не сделан вывод о законности государственной регистрации указанного товарного знака, основано на неверном понимании норм процессуального права, поскольку данное обстоятельство не входит в предмет доказывания при рассмотрении спора о защите исключительного права на товарный знак.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает, что судами первой и апелляционной инстанций не были исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, обжалуемые решение и постановление приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем указанные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, при новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо распределить судебные расходы согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 09.10.2018 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.01.2019 по делу N А33-4702/2018 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

Д.И. Мындря

А.А. Снегур