Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2019 г. N С01-199/2019 по делу N А49-8823/2018 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты нижестоящих инстанций по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на их выводы относительно размера подлежащей взысканию компенсации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2019 г. N С01-199/2019 по делу N А49-8823/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 15 мая 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 мая 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" (ул. Победы, 9, г. Арзамас, Нижегородская обл., 607232, ОГРН 1025201335279) на решение Арбитражного суда Пензенской области от 07.11.2018 (судья Павлова З.Н.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2019 (судьи Пышкина Н.Ю., Николаева С.Ю., Терентьев Е.А.) по делу N А49-8823/2018 по иску открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" к индивидуальному предпринимателю Брысову А.А. (г. Пенза, ОГРНИП 306583626200012) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Калужский электромеханический завод" (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 121, г. Калуга, обл. Калужская, 248002, ОГРН 1114027007511).

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания.

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Рикор Электроникс" (далее - общество "Рикор Электроникс", общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Брысову А.А. (далее - ответчик, предприниматель) о взыскании 180 000 рублей (с учетом принятых судом первой инстанции уточнений в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416, о взыскании 2 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, о взыскании судебных издержек за получение выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в размере 200 рублей, о взыскании судебных издержек на приобретение контрафактного товара в размере 220 рублей и о взыскании судебных издержек по оплате почтовых услуг в размере 92 рубля.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Калужский электромеханический завод".

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 27.07.2018 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 14.09.2018 с учетом представленных ответчиком возражений суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 07.11.2018, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2019, исковые требования удовлетворены частично, расходы по уплате государственной пошлины отнесены на ответчика пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

С индивидуального предпринимателя Брысова Александра Александровича в пользу открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" взыскана компенсация в размере 10 000 рублей и издержки в сумме 512 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 356 рублей. В остальной части иска отказано.

С открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 4 400 рублей.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, общество "Рикор Электроникс" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области.

В обоснование кассационной жалобы общество указывает на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанции обстоятельствам дела, а также на нарушение норм материального и процессуального права.

Кроме того, общество "Рикор Электроникс" в кассационной жалобе указывает, что суды, снижая размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, ниже низшего предела, установленного законом, необоснованно сослались на правовую позицию, изложенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление N 28-П). Так, по мнению общества, суды первой и апелляционной инстанции не учли, что в соответствии с позицией высшей судебной инстанции, приведенной в названном постановлении, такое снижение возможно только в том случае, когда одним действием нарушено право на несколько объектов интеллектуальной собственности, в то время, как в настоящем деле нарушено исключительное право на один товарный знак. Также общество полагает, что суды необоснованно снизили размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, в отсутствие доказательств предпринимателя, на основании которых можно сделать вывод о завышенном размере компенсации, подлежащей ко взысканию.

Истец в кассационной жалобе указывает также, что требования о взыскании компенсации были заявлены на основании пункта 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходя из двукратной стоимости предоставления права использования товарного знака. В то же время суды, снижая размер компенсации до 10 000 рублей, не обосновали размер компенсации во взысканном размере. По мнению общества "Рикор Электроникс", в материалах дела отсутствуют доказательства, обосновывающие установленный судами размер компенсации, а равно отсутствуют доказательства несоразмерности и чрезмерности размера компенсации, рассчитанного истцом.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв индивидуального предпринимателя, в котором ответчик не соглашается с доводами кассационной жалобы, полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными и обоснованными, а также не подлежащими отмене, в связи с чем, предприниматель в представленном отзыве просит суд оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу общества "Рикор Электроникс" - без удовлетворения.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами, открытое акционерное общество "Рикор Электроникс" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289416 (дата приоритета - 22.07.2004, дата регистрации - 23.05.2005, дата окончания срока действия регистрации - 22.07.2024), зарегистрированного для товаров 7, 9, 12 и 20-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Ответчиком 22.02.2018 была осуществлена реализация датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗД) стоимостью 220 руб., на корпусе которого имеется изображение спорного товарного знака, что подтверждается товарным чеком ответчика от 22.02.2018 и видеозаписью, приобщенными в материалы дела.

Как указывает истец, поскольку исключительное право на использование товарного знака в виде изобразительного обозначения в отношении товаров 7, 9, 12, 20 классов МКТУ принадлежит ему, ответчик нарушил исключительные права истца.

С целью досудебного урегулирования спора, истцом 20.04.2018 в адрес ответчика была направлена претензия с требованием о выплате компенсации и прекращении дальнейшей реализации товара. Не получив ответ предпринимателя на досудебную претензию, общество "Рикор Электроникс" обратился с настоящим иском в арбитражный суд Пензенской области.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции установил принадлежность исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416 истцу, а также факт нарушения ответчикам прав на указанное средство индивидуализации, что в совокупности является основанием для взыскания компенсации.

Уменьшая размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации, суд первой инстанции в соответствии со статьями 1252 и 1515 ГК РФ и правовыми позициями, изложенными в постановлениях от 13.12.2016 N 28-П и от 26.03.2009 N 5/29, указал, что снижение компенсации возможно как в случаях, когда ее размер определяется по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой из цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

С учетом изложенного суд первой инстанции, приняв во внимание ходатайство предпринимателя о снижении размера компенсации, признал расчет компенсации общества несостоятельным. В частности, суд первой инстанции, оценив представленный в материалы дела лицензионный договор от 01.10.2016 между обществом "Рикор Электроникс" и обществом с ограниченной ответственностью "Техносфера", сделал вывод, что лицензионные платежи по указанному договору в размере 90 000 рублей, не могут быть положены в основу расчета компенсации по настоящему делу, поскольку в спорной ситуации имело место однократное нарушение исключительного права на товарный знак, в результате его размещения на одном товаре небольшой стоимости. В обоснование указанного вывода суд первой инстанции отметил, что в лицензионном договоре правоотношения с лицензиатом носят длящийся характер и распространяются на широкий перечень товаров нескольких классов МКТУ.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции, в том числе относительно размера компенсации, подлежащей взысканию.

Отклоняя доводы общества, приведенные в апелляционной жалобе, аналогичные доводам, изложенным в кассационной жалобе, апелляционный суд указал, что определенный судом размер компенсации соответствует указанному минимальному размеру.

Апелляционный суд также поддержал вывод суда первой инстанции, согласно которому размер лицензионных платежей по вышеупомянутому лицензионному соглашению (90 000 рублей), не мог быть принят за основу расчета компенсации, в том числе, поскольку указанный размер был указан обществом (истцом по настоящему делу). Как следствие, апелляционный суд посчитал, что представленный истцом договор не может служить безусловным доказательством цены, которая при сравниваемых обстоятельствах взимается за правомерное использование стоимости права на товарный знак, поскольку общество является инициатором настоящего спора и соответственно является заинтересованным лицом в исходе спора, а других лицензионных договоров, в которых стороной не являлось бы общество, последним представлено не было.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражении на нее.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным ими по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы по следующим основаниям.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце 2 пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 того же Кодекса предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 указанной статьи.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015).

Таким образом, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

В постановлении от 23.04.2019 N 10 высшей судебной инстанцией разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истцом в обоснование заявленных требований был представлен лицензионный договор от 01.10.2016, зарегистрированный Роспатентом 09.10.2017 за номером РД0233648, на предоставление права использования вышеуказанного товарного знака, в связи с нарушением исключительного права на который заявлен иск в рамках настоящего спора.

Вменяемое ответчику правонарушение совершено в период действия указанного договора - сопоставимо с моментом предоставления права пользования товарного знака.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления от 13.12.2016 N 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Вместе с тем в настоящем деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления от 13.12.2016 N 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. В настоящем деле же истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на одно средство индивидуализации.

Аналогичный правовой подход отражен в правоприменительной практике высшей судебной инстанции в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 10.01.2019 N 310-ЭС18-16787.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по собственной инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже установленного законом минимального предела с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивированно судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-3085, от 17.07.2017 N 308-ЭС17-2988, от 12.07.2017 N 308-ЭС17-3088, от 12.07.2017 N 4299, от 18.01.2018 N 305-ЭС17-16920, от 13.11.2018 N 305-ЭС18-14243.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Даты определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации следует читать как "25.04.2017 N 305-ЭС16-13233", "от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3085", "от 11.07.2017 N 308-ЭС17-2988", "от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088", "от 12.07.2017 N 308-ЭС17-4299"

Из обжалуемых судебных актов не усматривается, что ответчиком по настоящему делу представлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие- либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Однако суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации снизили заявленную ко взысканию компенсацию ниже двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Расчет размера компенсации в обжалуемых судебных актах не приведен, судами не дана надлежащая оценка, представленному истцом доказательству размера стоимости права использования товарного знака - лицензионному договору от 01.10.2016.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что суды при разрешении настоящего спора произвольно определили размер компенсации, необоснованно снизив размер компенсации ниже предела, установленного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что суды при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на их выводы относительно размера подлежащей взысканию компенсации.

Вместе с тем, определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, и суд кассационной инстанции в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не наделен полномочиями по установлению, оценке и исследованию соответствующих фактических обстоятельств дела.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене как противоречащие нормам материального права и не соответствующие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Таким образом, поскольку допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и представленным в деле доказательствам, и принять законный, обоснованный, мотивированный судебный акт в соответствии с требованиями применимого законодательства.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Пензенской области от 07.11.2018 по делу N А49-8823/2018 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2019 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев