Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2019 г. N С01-254/2019 по делу N А68-8044/2018 Суд оставил без изменения принятые ранее по делу судебные акты, которыми частично удовлетворено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель, поскольку в реализованном ответчиком товаре использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2019 г. N С01-254/2019 по делу N А68-8044/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 14 мая 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 мая 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Хваленского Дмитрия Сергеевича на решение Арбитражного суда Тульской области от 22.11.2018 (судья Косоухова С.В.) по делу N А68-8044/2018 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2019 (судьи Сентюрина И.Г., Афанасьева Е.И., Тучкова О.Г.) по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ПластМет" (ул. Железнодорожная, д. 51, г. Тула, Тульская обл., 300057, ОГРН 1027100594465) к индивидуальному предпринимателю Хваленскому Дмитрию Сергеевичу (г. Тула, Тульская обл., ОГРНИП 310715413100151) о защите прав на полезную модель, взыскании компенсации 500 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "ПластМет" - Соловьев Д.Д. (по доверенности от 09.01.2019), Федотов К.В. (по доверенности от 01.09.2018);

от индивидуального предпринимателя Хваленского Дмитрия Сергеевича - Левин А.В. (по доверенности от 22.09.2018 N 77 АВ 8385365), установил:

общество с ограниченной ответственностью "ПластМет" (далее - общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Тульской области к индивидуальному предпринимателю Хваленскому Дмитрию Сергеевичу (далее - предприниматель, ИП Хваленский Д.С., ответчик) с исковым заявлением об обязании прекратить использование полезной модели "Электрический самовар", охраняемой патентом Российской Федерации N 150962, в том числе: изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей товаров, содержащих в себе признаки формулы названной полезной модели, обязании ответчика опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) решения суда, о взыскании компенсации 500 000 руб. Кроме того, общество просило взыскать судебные расходы по уплате государственной пошлины, судебных расходов по восстановлению нарушенного права в сумме 58 896 руб.

Решением Арбитражного суда Тульской области от 22.11.2018, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2019, исковые требования общества удовлетворены частично: с предпринимателя в пользу общества взыскана компенсация за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 150962 в размере 150 000 руб.; суд обязал предпринимателя в течении 30 дней с даты вступления в законную силу судебного акта опубликовать решение о неправомерном использовании полезной модели по патенту Российской Федерации N 150962 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Кроме того, с предпринимателя в пользу общества взысканы расходы по оплате услуг по подготовке заключения в размере 12 000 руб., расходы по оплате услуг нотариуса в размере 2 040 руб., расходы на оплату государственной пошлины в размере 5 700 руб., почтовые расходы в размере 91 руб. 80 коп., стоимость вещественных доказательств в размере 3 537 руб. В удовлетворении остальной части требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, предприниматель, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит принятые по делу судебные акты отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование доводов кассационной жалобы предприниматель ссылался на следующие нарушения, допущенные судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего спора:

суды не учли, что ответчиком был создан опытный образец, который не нарушал права истца на полезную модель, т.к. были изменены способ крепления и температура срабатывания термостата, которые являются существенными признаками формулы патента;

суды ошибочно не приняли во внимание то, что спорный самовар не предназначался для продажи, он был продан по ошибке и исключительно по настоятельной просьбе представителя истца;

суду первой инстанции при оценке обстоятельств покупки спорного товара следовало учесть тот факт, что в действиях ответчика при продаже отсутствовал умысел в части нарушения исключительных прав истца на полезную модель по спорному патенту;

суды ошибочно основывали свои выводы на неотносимых и недопустимых доказательствах - протокол осмотра сайта www.tulasamovar.ru, заключение экспертов общества с ограниченной ответственностью "Патентное бюро Василенко и партнеры".

Представитель предпринимателя кассационную жалобу поддержал по доводам, в ней изложенным.

Представители общества возражали против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспаривается решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части размера взысканной с предпринимателя в пользу общества компенсации, в части обязания предпринимателя в течении 30 дней с даты вступления в законную силу судебного акта опубликовать решение о неправомерном использовании полезной модели по патенту Российской Федерации N 150962 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в части распределения судебных расходов по делу.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в указанной части не проверяются.

Выслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы с учетом отзыва на нее, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов, содержащихся в них, установленным фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению в связи со следующим.

Как было установлено судами и следует из материалов дела, 07.03.2018 истцом осуществлена покупка электрического самовара, имеющего согласно чеку наименование "Пионы 3л банка кнопка" в принадлежащей ИП Хваленскому Д.С. торговой точке по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1, ТЦ "Кожевники".

В подтверждение покупки указанного товара истцом представлены акт о фиксации факта приобретения товара; видеосъемка; чек, выданный ответчиком, в котором содержатся сведения о наименовании продавца, ИНН и ОГРН продавца, совпадающие с данными, указанными в выписке из ЕГРИП в отношении ответчика, уплаченная за товар денежная сумма, дата заключения договора розничной купли-продажи, а также иные сведения.

В качестве доказательств, подтверждающих действие ответчика по предложению к продаже и введению в гражданский оборот электрических самоваров, в которых, как полагал истец, использованы все признаки полезной модели по патенту N 150962, истцом представлен также протокол осмотра сайта www.tulasamovar.ru, содержащего рекламу электрических самоваров, в которых по визуальному восприятию использованы все признаки полезной модели по патенту N 150962.

Приобретенный товар - электрический самовар - направлен истцом для проведения его сравнительного анализа с полезной моделью N 150962 в ООО "Патентное бюро Василенко и партнеры".

Согласно заключению патентных поверенных Василенко Д.В. и Пыльной Л.С. в устройстве "Самовар электрический", приобретенном у предпринимателя, использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте N 150962 формулы полезной модели.

Истец, ссылаясь на то, что он не давал своего разрешения ответчику на использование принадлежащих ему исключительных прав и товар, реализованный ответчиком, не производился и не вводился в гражданский оборот истцом и (или) третьими лицами с согласия истца, направил в адрес ответчика претензии с требованием прекратить нарушение исключительных прав, изъять из оборота контрафактные товары и выплатить компенсацию за допущенное нарушение.

Поскольку указанные претензионные требования оставлены ответчиком без ответа и удовлетворения, общество обратилось в арбитражный суд с вышеназванными требованиями.

Частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 1229, 1346, 1354, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и исходил из того, что в устройстве "Самовар электрический", приобретенном у предпринимателя, использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте N 150962 формулы полезной модели, что свидетельствует о нарушении ответчиком исключительных прав истца.

При этом, отклоняя довод ответчика о невозможности признания заключения ООО "Патентное бюро Василенко и партнеры" допустимым доказательством в связи с нарушениями статей 24 и 41 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (проведение истцом экспертизы в его отсутствии), суд первой инстанции отметил, что статья 24 упомянутого федерального закона не распространяет свое действие на внесудебные экспертизы. Кроме того, как следует из разъяснений, приведенных в пункте 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не может признаваться экспертным заключением по рассматриваемому делу, так как не является судебной экспертизой. Такое заключение признается судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции также указал, что ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказаны доводы о том, что изделие "Самовар электрический" в процессе исследования было подменено на другое, о внесении в его конструкцию изменений, а также о законном введении в гражданский оборот спорного товара.

Суд первой инстанции также отклонил довод ответчика об ошибочной продаже самовара, являвшегося опытным образцом и не подлежащего продаже, поскольку из представленной в материалы дела видеозаписи следовало, что спорный самовар был предложен к продаже в числе остальных товаров, изделие находилось в магазине на витрине.

Суд первой инстанции, исследовав все доказательства, представленные сторонами в материалы дела, в том числе заключение ООО "Патентное бюро Василенко и партнеры", установил, что признаками объекта исследования "Самовар электрический" являются, в том числе, порог срабатывания, который в использованной модели составляет 80-90 градусов Цельсия, и термостат, поджатый к стенке корпуса с помощью подпружиненной металлической платины, что соответствует признакам полезной модели, приведенным в независимом пункте содержащейся в патенте N 150962 формулы полезной модели.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

В силу пункта 1 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 названной статьи установлено, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. При установлении использования полезной модели толкование формулы полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10), наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования полезной модели.

Суд кассационной инстанции полагает, что суды первой и апелляционной инстанций в соответствии с требованиями статей 65, 71, 75, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, полно и всесторонне исследовав и оценив всю совокупность имеющихся в материалах дела доказательства, правильно применив нормы права, с учетом всех доводов и возражений лиц, участвующих в деле, пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований.

Дело рассмотрено судами первой и апелляционной инстанции в пределах заявленного предмета и основания иска, с учетом всех доводов и возражений сторон с соблюдением принципов состязательности, диспозитивности и равенства участников процесса.

При этом вопреки доводу ответчика протокол осмотра сайта www.tulasamovar.ru (том 1 листы дела 13-36) не являлся единственным доказательством, свидетельствующим о нарушении исключительных прав на полезную модель при рассмотрении настоящего дела, в основу выводов суда положена совокупность доказательств, представленных в материалы дела.

В пункте 55 вышеназванного постановления Пленума N 10 разъясняется, что при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статей 64 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены нотариусом, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным (статьи 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1), в том числе посредством удостоверения содержания сайта в сети "Интернет" по состоянию на определенный момент.

Исходя из изложенного, протокол осмотра сайта www.tulasamovar.ru правомерно принят и оценен судом первой инстанций в качестве допустимого, относимого и достоверного доказательства в совокупности с иными представленными в материалы дела доказательствами.

По этой же причине являются несостоятельными и доводы кассационной жалобы о недопустимости такого доказательства как заключение внесудебной экспертизы, проведенной ООО "Патентное бюро Василенко и партнеры".

Доводы кассационной жалобы повторяют доводы апелляционной жалобы, которые были полно и всесторонне исследованы судом апелляционной инстанции. Рассматривая соответствующие доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции правомерно согласился с выводами суда первой инстанции. Выводы суда апелляционной инстанции мотивированы, содержание постановления отвечает требованиям статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В целом доводы кассационной жалобы свидетельствуют о несогласии ответчика с правовой оценкой, которую дали суды нижестоящих инстанций доводам лиц, участвующих в деле, и доказательствам, представленным в материалы дела.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо. Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций.

Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308.

Таким образом, переоценка доказательств и выводов судов первой и апелляционной инстанций не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а несогласие заявителя кассационной жалобы с судебными актами не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для отмены этих судебных актов.

Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224.

С учетом изложенного кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Суд кассационной инстанции также не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, так как не усматривает процессуальных нарушений, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением кассационной жалобы, относятся на ее заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Тульской области от 22.11.2018 по делу N А68-8044/2018 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2019 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

В.В. Голофаев

И.В. Лапшина