Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2019 г. по делу N СИП-153/2019 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на его решение об отказе в предоставлении на территории РФ правовой охраны товарному знаку, поскольку Роспатентом допущено существенное нарушение процедуры рассмотрения возражения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2019 г. по делу N СИП-153/2019
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2019 г. N С01-862/2019 по делу N СИП-153/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 28 мая 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 30 мая 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Мындря Д.И., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Арсентьевым Е.А.

рассмотрел в судебном заседании заявление иностранного лица - Saule LLC (9630, Aero Drive San Diego CA, 92123, United States of America) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.02.2018 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1322708.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - Saule LLC - Петровская Е.В. (по доверенности от 09.01.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барский С.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-375/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Saule LLC (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 14.02.2018 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1322708 и об обязании Роспатента повторно рассмотреть данное возражение.

В обоснование заявленных требований компания ссылается на то, что приведенная в оспариваемом ненормативном правовом акте правовая база касается подачи российских заявок на регистрацию товарных знаков; Роспатентом не учтен специальный правовой режим, установленный статьей 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция).

Указанным доводам, как утверждает компания, Роспатентом не дана надлежащая правовая оценка в оспариваемом решении.

Компания отмечает, что Роспатент, оценивая спорный товарный знак, проводил анализ его отдельных элементов без учета композиции, в состав которой входят сравниваемые им элементы, и не дал оценки впечатлению, которое производит спорный товарный знак в целом.

Заявитель не согласен с осуществленной Роспатентом оценкой доказательств приобретения спорным товарным знаком различительной способности в ходе его длительного использования и ассоциирования с заявителем и производимой им продукцией.

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором не согласился с заявленными требованиями, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным, принят уполномоченным органом в соответствии с нормами действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы компании в сфере предпринимательской деятельности.

Возражая против доводов заявителя, Роспатент отмечает, что товарный знак по международной регистрации N 1322708 в совокупности входящих в него элементов не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой комбинацию простой геометрической фигуры, цифры "100" и общепринятой математической единицы "%".

По мнению Роспатента, ссылка компании на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации иному товарному знаку по международной регистрации N 1215574, правообладателем которого также является компания, не имеет правового значения, поскольку обстоятельства регистрации названного товарного знака отличаются от обстоятельств регистрации спорного товарного знака.

Роспатент указывает на необоснованность утверждения компании о неверном применении положений статьи 6.quinquies Парижской конвенции, поскольку при оценке охраноспособности спорного товарного знака подлежит применению национальное законодательство, а именно - положения статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

При этом заявителем, как утверждает Роспатент, не представлено достаточных доказательств того, что в ходе длительного использования спорного обозначения до даты приоритета товарного знака по международной регистрации N 1322708 оно приобрело различительную способность и ассоциируется у потребителей с заявителем и выпускаемой им продукцией.

Заявителем 26.04.2019 представлено письменное обоснование правовой позиции, в котором он повторно, ссылаясь на различные источники информации, указывает на специальный порядок оценки охраноспособности международных товарных знаков, установленный статьей 6 quinquies Парижской конвенции.

Дополнительно компания ссылается на фотоизображения расположенного в городе Санкт-Петербурге магазина по продаже экипировки для мотокросса, в том числе производства компании, в котором без согласия компании используются сходные со спорным товарным знаком обозначения, что также свидетельствует, по ее мнению, о том, что безосновательный отказ Роспатента в предоставлении правовой охраны спорному товарному знаку на территории Российской Федерации нарушает ее права на этот знак.

Помимо изложенного компания обращает внимание на то, что ранее Роспатентом предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации принадлежащему компании товарному знаку по международной регистрации N 1215574, который включает те же элементы, что и спорный товарный знак, и отличается лишь цветовым оформлением.

В судебном заседании представитель компании настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Представитель Роспатента против удовлетворения заявленных требований возражал.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 1322708, зарегистрированного Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 04.08.2016 с конвенционным приоритетом от 31.05.2016 в отношении товаров 9-го и 25-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Решением Роспатента от 14.02.2018 в предоставлении этому товарному знаку правовой охраны на территории Российской Федерации отказано в отношении всех товаров, перечисленных в перечне регистрации. В качестве основания для отказа в решении указано на отсутствие у названного товарного знака различительной способности, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Компания 13.06.2018 обратилась в Роспатент с возражением против указанного решения, в котором содержались доводы, аналогичные тем, что изложены в заявлении, поданном в суд.

Роспатент решением от 30.11.2018 отказал в удовлетворении данного возражения, установив при этом отсутствие у спорного товарного знака различительной способности, поскольку данный знак состоит из числа "100", общепринятой математической единицы "%" и вписан в простую геометрическую фигуру.

Кроме того, Роспатент не усмотрел из представленных с возражением документов факт приобретения спорным обозначением до даты приоритета спорного товарного знака различительной способности, а также возникновения у потребителя стойкой ассоциации между спорным обозначением и компанией, а также производимой ею продукцией.

При этом Роспатент отклонил ссылку компании на факт предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации сходному товарному знаку по международной регистрации N 1215574, правообладателем которого также является компания, отметив, что вопрос охраноспособности обозначения или товарного знака разрешается Роспатентом исходя из конкретных фактических обстоятельств и совокупности представленных доказательств.

Компания, полагая, что решение Роспатента от 30.11.2018 противоречит закону и нарушает ее права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзыве на него, письменных пояснениях, заслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок компанией соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против отказа в представлении правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии правовой позицией, содержащейся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты конвенционного приоритета спорного товарного знака (31.05.2016) применимым законодательством для оценки его охраноспособности являются Парижская конвенция, ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядок преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечень сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила рассмотрения заявки).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 этой же статьи Кодекса, положения пункта 1 указанной статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил рассмотрения заявки в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Роспатент, проведя оценку охраноспособности спорного товарного знака и общего зрительного впечатления, которое он производит на среднего российского потребителя, установил, что спорный товарный знак состоит из элементов - цифра "100", общепринятого математического знака "%", а также простой геометрической фигуры - шестиугольника.

На основании данной оценки Роспатент пришел к выводу о том, что каждый из данных элементов спорного товарного знака не обладает различительной способностью.

Судебная коллегия не может согласиться с доводом компании о том, что Роспатентом проводилась оценка не всего товарного знака в совокупности входящих в него элементов, а лишь его отдельных частей, поскольку такое утверждение компании противоречит содержанию оспариваемого ненормативного правового акта, из которого очевидно следует, что Роспатентом проводилась оценка как каждого элемента в отдельности, так и общего зрительного впечатления, которое этот знак производит в композиции входящих в него элементов.

Судом по интеллектуальным правам не принимается ссылка заявителя на то, что Роспатент при оценке возникновения у спорного обозначения различительной способности в результате его длительного использования неправомерно исходил из того, что установление факта приобретения различительной способности возможно при наличии доказательств известности соответствующего обозначения потребителям в Российской Федерации.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам неоднократно обращалось внимание на то, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи именно российского среднего потребителя (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2016 N 300-КГ16-4512 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 N 300-ЭС16-8048 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 N 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.03.2018 по делу N СИП-384/2017 и другие).

В постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по делу N СИП-19/2015 и от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 дополнительно отмечено, что восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться.

Также подлежат отклонению доводы заявителя о неправильном применении и толковании Роспатентом положений статьи 6.quinquies Парижской конвенции.

Как следует из пункта 1 статьи 6 Парижской конвенции, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

В Российской Федерации применяются требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, не допускающие регистрацию в качестве товарного знака обозначения, не обладающего различительной способностью.

Данное положение корреспондирует норме пункта 2 части "В" статьи 6.quinquies Парижской конвенции, согласно которой товарные знаки, подпадающие под действие этой статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными в случае, если данные обозначения лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

Норма пункта 2 части "В" статьи 6.quinquies Парижской конвенции содержит условия, при которых в регистрации товарного знака может быть отказано или товарные знаки могут быть признаны недействительными.

Наличие факта регистрации товарного знака в стране происхождения, как и в отдельных странах Союза, не является безусловным основанием для его регистрации в других странах Союза, поскольку условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством (пункт 1 статьи 6 Парижской конвенции).

Данный правовой подход соответствует правоприменительной практике (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2018 по делу N СИП-683/2017).

Кроме того, пункт 2 части "В" статьи 6.quinquies Парижской конвенции не предусматривает, что правовая охрана должна быть предоставлена каждому товарному знаку, надлежащим образом зарегистрированному в стране происхождения.

Критерий, установленный названной нормой международного права, представляет собой лишь один из примеров обозначений, которым не может быть предоставлена правовая охрана в силу названного положения Парижской конвенции. В то же время понятие отсутствия отличительных признаков у обозначения, вопреки доводу компании, не может быть ограничено исключительно критерием его простоты или сложности.

Вместе с тем требование о наличии у заявленного к регистрации обозначения различительной способности неразрывно связано с функцией товарного знака, заключающейся в индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых он используется.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.05.2015 по делу N СИП-959/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 07.09.2015 N 300-КГ15-10098 отказано в передачи кассационной жалобы на данное постановление для ее рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

Таким образом, вопреки доводам компании, Роспатент при оценке охраноспособности спорного товарного знака правомерно руководствовался нормами пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и статьи 6.quinquies Парижской конвенции.

Согласно пункту 35 Правил рассмотрения заявки для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Роспатент, дав оценку представленным с возражением документам, а именно - различного рода распечаткам из сети Интернет, содержащим сведения о компании, производимой и реализуемой ею продукции, на которой размещен спорный товарный знак, установил, что часть представленных распечаток не позволяет установить дату размещения информации в сети Интернет, либо датированы после конвенционного приоритета спорного товарного знака, не содержат указания на спорный товарный знак. Также Роспатент обратил внимание на то, что часть представленных компанией материалов содержат сведения об ином юридическом лице, выступающем в гражданском обороте под наименованием "100%" и не имеющем отношения к компании.

Судебная коллегия соглашается с проведенной Роспатентом оценкой доказательств, представленных компанией, и сделанным на основании такой оценки выводом о недоказанности компанией возникновения у обозначения в результате длительного использования различительной способности до даты приоритета спорного товарного знака.

При этом при рассмотрении настоящего судебного дела заявителем не представлено иных доказательств, свидетельствующих о приобретении названным обозначением в ходе его длительного использования на территории Российской Федерации различительной способности, и наличия у среднего российского потребителя стойкой ассоциации этого знака с заявителем и производимой им продукцией.

Ссылка компании на доказательства использования без ее согласия иным лицом принадлежащего ей товарного знака не принимается судебной коллегией, поскольку данное обстоятельство не обуславливает наличие либо отсутствие у спорного товарного знака различительной способности.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод компании о том, что ранее Роспатентом предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации принадлежащему компании товарному знаку по международной регистрации N 1215574, который включает те же элементы, что и спорный товарный знак, и отличается лишь цветовым оформлением.

С целью проверки указанного довода компании суд определением от 29.04.2019 истребовал у Роспатента материалы административного производства по международной регистрации N 1215574.

В результате исследования в судебном заседании материалов административного производства по международной регистрации N 1215574 было установлено, что компанией было подано в Роспатент заявление о предоставлении товарному знаку по международной регистрации N 1215574 правовой охраны на территории Российской Федерации.

Роспатентом 06.02.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1215574 на территории Российской Федерации.

При этом ни из решения Роспатента от 06.02.2017, ни из иных материалов административного производства по международной регистрации N 1215574 не следует, что правовая охрана предоставлена с какими-либо ограничениями. Отсутствие дискламации каких-либо отдельных элементов при регистрации товарного знака по международной регистрации N 1215574 подтверждено и представителем Роспатента в судебном заседании.

Таким образом, Роспатент при предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1215574 исходил, в том числе из наличия у него различительной способности.

Согласно пункту 1 части "С" статьи 6.quinquies Парижской конвенции, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Отличие между принадлежащими компании товарными знаками по международным регистрациям N 1215574 и N 1322708 ( и ) заключается в их цветовом оформлении (первый выполнен в красно-сине-белых цветах, второй - в черно-белом цвете).

Отклоняя довод компании об отсутствии единого подхода к оценке различительной способности товарных знаков по международным регистрациям N 1215574 и N 1322708, Роспатент в оспариваемом решении ограничился указанием на то, что знаки представляют собой разные обозначения и возможность их регистрации в каждом конкретном случае рассматривается отдельно.

Представитель Роспатента в судебном заседании предположил, что основанием для признания наличия у обозначения различительной способности является его цветовое оформление, которое создает иное общее впечатление по сравнению с обозначением . Однако такой вывод не следует ни из материалов административного производства по международной регистрации N 1215574, ни из оспариваемого решения Роспатента.

Вместе с тем мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в представленном в суд отзыве Роспатента на заявление лица, оспаривающего решение Роспатента, ни тем более в устных пояснениях представителя Роспатента, носящих к тому же предположительный характер. Следовательно, устное изложение представителем Роспатента дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность оспариваемого решения Роспатента, не устраняет пороков этого решения, поскольку судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный акт.

Соответствующая правовая позиция выражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2017 N СИП-411/2016.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатент при принятии решения об отказе в удовлетворении возражения компании не мог не учитывать презумпцию наличия различительной способности у товарного знака о международной регистрации N 1215574, правовая охрана которому на территории Российской Федерации была предоставлена без дискламации отдельных элементов в отношении всех товаров, перечисленных в перечне регистрации.

В случае, если Роспатент пришел к выводу о наличии между обозначениями и отличий, обуславливающих вывод о разном подходе к оценке различительной способности этих обозначений, такой вывод должен был быть мотивирован в оспариваемом решении.

Правовой подход, согласно которому при оценке различительной способности товарного знака также подлежит учету факт регистрации Роспатентом на имя заявителя сходного до степени смешения товарного знака без каких-либо изъятий, изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу N СИП-619/2018.

В пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" изложена правовая позиция, согласное которой основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Исходя из этого, для признания недействительным ненормативного правового акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Как разъяснено в пункте 136 постановления от 23.04.2019 N 10, согласно статьям 1248, 1398, 1441, 1513 ГК РФ решения Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявлений против выдачи патента на селекционное достижение, а также возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, могут быть оспорены в суде в установленном порядке.

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что возражение компании рассмотрено Роспатентом в отсутствие надлежащей оценки довода компании, который имеет значение для исхода спора. Указанное свидетельствует о существенном нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения, что могло привести к принятию Роспатентом не соответствующего закону решения.

В пункте 138 постановления от 23.04.2019 N 10 содержится разъяснение, согласно которому, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание, что Роспатентом не дана надлежащая оценка всем доводам, изложенным в возражении, фактическим обстоятельствам, на которые ссылался податель возражения, и доказательствам, представленным в материалы административного производства, судебная коллегия считает необходимым в целях восстановления нарушенного права заявителя обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение с учетом принятого по настоящему делу решения суда.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее решение суда не предопределяет выводы Роспатента, которые будут сделаны при новом рассмотрении возражения, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения возражения и заявленных на стадии рассмотрения возражения доводов.

Таким образом, заявленные требования компании подлежат удовлетворению.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 198-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявление иностранного лица - Saule LLC удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.02.2018 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1322708 как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение иностранного лица - Saule LLC от 13.06.2018 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.02.2018 об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1322708.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица - Saule LLC (9630, Aero Drive San Diego CA, 92123, United States of America) 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Е.С. Четвертакова