Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 июня 2019 г. по делу N СИП-793/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и обязал уполномоченный орган повторно рассмотреть возражение, поскольку неиспользование противопоставленного товарного знака в обороте исключает его фактическое смешение со спорным обозначением, заявленным на регистрацию

Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 июня 2019 г. по делу N СИП-793/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 мая 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 6 июня 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Снегура А.А., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению акционерного общества "КОНТИ-РУС" (ул. Золотая, д. 13, г. Курск, 305000, ОГРН 1024600942959) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 23.08.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в регистрации товарного знака по заявке N 2016727764.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "КОНТИ-РУС" - Иванушко Г.И. (по доверенности от 19.07.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-364/41) и Ермаков А.И. (по доверенности от 17.12.2018 N 01/32-985/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "КОНТИ-РУС" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 23.08.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в регистрации товарного знака "Кондитерская Деда Мороза" по заявке N 2016727764.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 29.05.2019 на основании пункта 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Булгакова Д.А. на судью Четвертакову Е.С., в связи с чем рассмотрение дела начато с начала.

Представитель общества в судебном заседании поддержал заявленные требования с учетом их уточнения и доводов, приведенных в письменных пояснениях.

Роспатент в отзыве и его представители в ходе судебного заседания против удовлетворения требований общества возражали, считая оспариваемое решение законным и обоснованным.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

Обществом в Роспатент 29.07.2016 была подана заявка на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "" для индивидуализации товаров "кондитерские изделия" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Роспатентом 25.12.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации указанного обозначения ввиду его несоответствия пунктам 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Общество 11.04.2018 подало в Роспатент возражение на отказ в регистрации заявленного обозначения, в обоснование которого указало на то, что противопоставленный товарный знак и заявленное на регистрацию обозначение не являются сходными ввиду отличия по графическому, фонетическому и смысловому критериям.

Кроме того, обществом были выявлены 13 товарных знаков, включающих в себя охраняемое обозначение "Дед Мороз", зарегистрированных в отношении товаров 30-го класса МКТУ, в связи с чем оно полагает, что у потребителей не может существовать устойчивой ассоциации между данным обозначением и каким-либо определенным производителем товаров. По мнению общества, многочисленные регистрации товарных знаков размыли различительную способность обозначения "Дед Мороз".

Общество также указало, что заявленное обозначение соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку является фантазийным, в связи с чем его следовало оценивать на соответствие требованиям названной норме в целом. В обоснование данного довода общество указало, что "кондитерская" - это место, где торгуют различными сладостями, пряными кушаньями, лакомствами. В связи с этим указанное слово не отсылает к какому-либо конкретному товару, а для уяснения обозначения "Кондитерская Деда Мороза" понадобятся домысливание и ассоциации.

Общество также обратило внимание на практику регистрации Роспатентом товарных знаков, включающих в себя в качестве охраняемых обозначения "Кондитерская" или "Кондитер", что, по мнению общества, подтверждает отсутствие описательного характера у спорного обозначения.

Роспатент по результатам рассмотрения возражения общества решением от 23.08.2018 отказал в его удовлетворения, мотивировав свое решение следующим.

Роспатент сделал вывод, что входящее в его состав слово "кондитерская" не является фантазийным и обозначает магазин, торгующий кондитерскими изделиями, в связи с чем будет указывать на видовое наименование организации. Прибавление к слову "кондитерская" словосочетания "Деда Мороза" не придает спорному обозначению оригинальности. Как следствие, по мнению Роспатента, у обозначения "кондитерская" отсутствует различительная способность (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ).

Проверив доводы подателя возражения относительно соответствия спорного обозначения требованию подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент согласился с выводами экспертизы, противопоставившей заявке общества товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 445495, которому предоставлена правовая охрана для товаров 30-го и услуг 39-го и 41-го классов МКТУ. Как указал Роспатент, сравнительный анализ товаров 30-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал, что они являются однородными в силу наличия тождественной позиции "кондитерские изделия".

При этом Роспатент констатировал, что сильным элементом в спорном обозначении является словосочетание "Деда Мороза", именно эти словесные элементы несут основную индивидуализирующую нагрузку, поскольку слово "кондитерская" является неохраняемым элементом.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений, по мнению Роспатента, обуславливает вывод об их сходстве по фонетическому и семантическому признакам, поскольку у них сходны словесные элементы "Деда Мороза" / "Дед Мороз" - главный сказочный новогодний персонаж.

Графическое отличие сравниваемых обозначений, как посчитал Роспатент, не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая переработка противопоставленного товарного знака не устраняет фонетического сходства их словесных составляющих, которое обуславливает запоминание знаков потребителями.

Общество, не согласившись с выводами Роспатента о несоответствии спорного обозначения как пункту 1, так и пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, положенными в основу указанного ненормативного правового акта, обратилось 23.11.2018 в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Кроме того, общество обратилось в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 445495 в связи с ликвидацией его правообладателя.

В связи с рассмотрением Роспатентом указанного заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака судебное разбирательство по настоящему делу неоднократно откладывалось.

По результатам рассмотрения Роспатентом вопроса о досрочном прекращении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 445495 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись от 24.05.2019 о прекращении правовой охраны указанного товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя, что общество просило учесть при разрешении настоящего спора.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, уточненном заявлении, письменных пояснениях заявителя и отзыве Роспатента на требования заявителя, выслушав пояснения представителей сторон, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления общества в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 указанной статьи заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента обществом не пропущен, что уполномоченным органом и третьим лицом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 той же статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в части 4 ГК РФ и Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества на отказ в предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции этого государственного органа.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках его полномочий, что обществом не оспаривается.

Согласно абзацу второму пункта 27 постановления от 23.04.2019 N 10 по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты поступления в Роспатент заявки N 2016727764 на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (29.07.2016) законодательством, применимым для оценки законности оспариваемого ненормативного правового акта, является ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил от 20.07.2015 N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

- общепринятые наименования;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10 и в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта, не требует специальных познаний и, по общему правилу, может быть разрешен судом самостоятельно без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 названных Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Как отмечено в пункте 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в приведенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Роспатент, отказывая заявителю в удовлетворении его возражения, исходил из того, что в заявленном на регистрацию обозначении доминирующее положение занимает словесные элементы "Деда Мороза", а словесный элемент "Кондитерская" является неохраняемым ввиду того, что оно не обладает различительной способностью. Роспатент также констатировал, что словосочетание "Деда Мороза" не придает заявленному обозначению оригинальности (четвертый абзац страницы 7 решения).

Вместе с тем следует признать, что вывод Роспатента, согласно которому прибавление к обозначению "Кондитерская" словосочетания "Деда Мороза" не придает обозначению оригинальности, носит декларативный характер и в оспариваемом решении никоим образом не мотивирован. Анализ заявленного обозначения в целом на предмет его соответствия пункту 1 статьи 1483 ГК РФ фактически отсутствует, а равно отсутствует оценка спорного обозначения на предмет возможности его регистрации с дискламацией из объема правовой охраны словесного элемента "Кондитерская".

Аргументы, приведенные Роспатентом в отзыве на заявление общества в обоснование соответствующего вывода не устраняют указанного недостатка мотивировочной части ненормативного правового акта.

Так, мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в отзыве последнего на поданное в суд заявление лица, оспаривающего соответствующее решение Роспатента. Следовательно, наличие в отзыве Роспатента дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность оспариваемого решения Роспатента, не устраняет пороков этого решения, поскольку судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный акт.

По тем же мотивам коллегия судей отклоняет озвученный в ходе судебного разбирательства представителем Роспатента довод о том, что доминирующим элементом в спорном обозначении является слово "Кондитерская", поскольку соответствующий аргумент противоречит содержанию оспариваемого ненормативного правового акта.

Пунктом 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), предусмотрена обязанность Палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Таким образом, из комплексного толкования процедурных норм, предусмотренных Правилами N 56, следует, что решение Роспатента должно быть мотивированным, содержать выводы относительно доводов возражения и отзыва на него, а также относительно доказательств, представленных лицами в обоснование собственных правовых позиций.

Как разъясняется в пункте 136 постановления от 23.04.2019 N 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Судом по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляется последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

В данном контексте для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

Оценка судом документов и обстоятельств без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административную процедуру, что не предусмотрено пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу N СИП-57/2018.

Кроме того, как было установлено выше, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 445495 прекратила свое действие 24.05.2019 в связи с прекращением юридического лица - правообладателя, что устраняет противопоставление указанного товарного знака спорному обозначению, заявленному обществом на регистрацию.

Согласно разъяснениям высшей судебной инстанции, приведенным в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Аналогичный правовой подход, согласно которому вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, существовал и на момент вынесения Роспатентом оспариваемого решения (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

В случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу, а соответственно, отсутствует и вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей ввиду отсутствия узнаваемости товарного знака.

В связи с этим неиспользование правообладателем противопоставленного товарного знака может быть учтено как фактор, приводящий к выводу об отсутствии вероятности смешения спорного обозначения и неиспользуемого противопоставленного знака (учитывая отсутствие узнаваемости противопоставленного товарного знака в глазах потребителей), а следовательно, данное обстоятельство является существенным для настоящего дела.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу N СИП-146/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2229 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), а также предложен в пунктах 2.480-2.482 Руководства Всемирной организации интеллектуальной собственности (публикация N 489, 2004).

Таким образом, несмотря на то, что правовым последствием досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя будет прекращение исключительного права на этот товарный знак на будущее, неиспользование товарного знака способно повлиять на выводы относительно вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу N СИП-694/2016 и от 14.03.2018 по делу N СИП-119/2017.

Из материалов дела усматривается, что прекращение юридического лица - правообладателя противопоставленного товарного знака имело место 21.01.2014, а его правопреемника - 29.08.2016, то есть в первом случае задолго до момента обращения общества с заявкой в Роспатент на регистрацию спорного товарного знака (29.07.2016), во втором случае - вскоре после подачи заявки.

Данные обстоятельства подтверждают довод заявителя о неиспользовании противопоставленного товарного знака в обороте, что исключает его фактическое смешение со спорным обозначением, заявленным обществом на регистрацию.

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения общества не дал оценку всем обстоятельствам и доводам заявителя. Данное обстоятельство могло повлечь вынесение Роспатентом незаконного решения по результатам рассмотрения возражения, и не может быть устранено на стадии последующего судебного контроля.

При данных обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемое решение нарушает права общества и принято с нарушением пунктов 1 и 6 статьи 1483 ГК РФ и, как следствие, подлежит признанию недействительным.

Согласно пункту 138 постановления от 23.04.2019 N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

При признании решения федерального органа исполнительной власти - Роспатента незаконным у последнего возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, то есть повторного рассмотрения возражения общества.

Поскольку одним из оснований признания решения Роспатента недействительным послужило последующее прекращение по заявлению общества правовой охраны противопоставленного товарного знака, бремя несения судебных расходов по оплате государственной пошлины не подлежит возложению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования акционерного общества "КОНТИ-РУС" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.08.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016727764, как несоответствующее пунктам 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение акционерного общества "КОНТИ-РУС".

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

А.А. Снегур

Е.С. Четвертакова