Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2019 г. N С01-391/2019 по делу N СИП-422/2018 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции об отказе в признании частично не действительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения им возражения против действия патента на изобретение, поскольку истцом не представлены со ссылками на источники информации доказательства предшествующего уровня техники, которыми опровергалась бы возможность реализации назначения изобретения по независимому пункту формулы изобретения по патенту

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2019 г. N С01-391/2019 по делу N СИП-422/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 27 мая 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 июня 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Фармасинтез" (ул. Красногвардейская, д. 23, оф. 3, г. Иркутск, 664007, ОГРН 1023801426538) на решение Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2019 по делу N СИП-422/2018 (судьи Васильева Т.В., Голофаев В.В., Лапшина И.В.)

по заявлению акционерного общества "Фармасинтез" о признании частично недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 19.02.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против действия патента Российской Федерации N 247810.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо - GILEAD PHARMASSET LLC (333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, USA).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Фармасинтез" - Бутенко Л.В. (по доверенности от 21.05.2019 N 272), Семенов А.В. (по доверенности от 03.12.2018 N 112), Рыжков П.А. (по доверенности от 25.05.2018), Федоров Д.В. (по доверенности от 18.12.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Конюхова В.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-352/41);

от иностранного лица - GILEAD PHARMASSET LLC - Белков В.М., Пыльнев Ю.А., Хабаров Д.И. (по общей доверенности от 26.11.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Фармасинтез" (далее - общество "Фармасинтез") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованиями о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.02.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 07.02.2017, против действия патента Российской Федерации N 2478104 на изобретение "Нуклеозидфосфорамидаты в качестве противовирусных агентов" в части отказа в признании признака "или его стереоизомер" пункта 1 формулы изобретения спорного патента не соответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость"; о признании патента Российской Федерации N 2478104 на изобретение "Нуклеозидфосфорамидаты в качестве противовирусных агентов" недействительным частично с исключением из пункта 1 формулы изобретения спорного патента вещества (S)-изопропил-2{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропиримидин-1(2Н)-и л)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-ил)метокси)(фенокси)фосфори л)амино)пропаноата, а также исключением пунктов 8-14 из формулы изобретения.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо - GILEAD PHARMASSET LLC (далее - компания).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Кассационная жалоба направлена в президиум Суда по интеллектуальным правам и в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации.

В массиве текста, составляющего содержание кассационной жалобы, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, выявлены следующие доводы, относящиеся к содержанию оспариваемого решения.

Общество "Фармасинтез", ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит решение от 11.02.2019 отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Неверное применение судом первой инстанции норм материального права общество "Фармасинтез" усматривает в неправильном истолковании положений абзаца третьего пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование приведенного довода общество "Фармасинтез" указывает, что оспариваемым решением Роспатента вещество пункта 8 формулы патента Российской Федерации N 2478104 признано непатентоспособным, но в то же время подтверждена патентоспособность вещества из пункта 1 той же формулы, которым в том числе, по мнению общества, является и вещество из пункта 8.

Кроме того, общество "Фармасинтез" полагает, что наличие одного и того же соединения в пунктах 1 и 8 формулы спорного патента свидетельствует о "двойном патентовании".

Общество "Фармасинтез" также утверждает, что для оценки патентоспособности пункта 1 формулы спорного изобретения судом первой инстанции не применены положения подпункта 5 пункта 3.2.4.3 и подпункта 3 пункта 3.2.4.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 82 (далее - Правила ИЗ).

Общество "Фармасинтез" полагает, что решение суда первой инстанции принято без учета того, что признанный не соответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость" стереоизомер, раскрытый в пункте 8 формулы спорного изобретения, является частным случаем общего понятия "стереоизомер", подпадающим под правовую охрану признака пункта 1 формулы "или его стереоизомер".

Указанное обстоятельство в соответствии с требованиями пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС), пункта 2 статьи 1354 и подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ, по мнению общества "Фармасинтез", требует исключения непатентоспособного стереоизомера по пункту 8 формулы из пункта 1 формулы.

Как указывает общество "Фармасинтез", обращаясь в суд, оно подчеркивало, что в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС Роспатент мог оставить в силе патент с измененной формулой изобретения только в случае устранения причин, послуживших основанием для вывода о непатентоспособности изобретения в целом.

Исходя из положений пункта 2 статьи 1354 и подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ общество "Фармасинтез" полагает, что именно формула изобретения определяет объем правовой охраны изобретения по патенту и она не должна допускать двойного толкования.

По мнению общества "Фармасинтез", суд первой инстанции не дал правовой оценки указанным доводам и не применил нормы материального права - пункт 2 статьи 1354 ГК РФ и пункт 4.9 Правил ППС.

Данные обстоятельства, по мнению общества "Фармасинтез", подтверждают то, что решение Роспатента от 19.02.2018 и решение суда первой инстанции от 11.02.2019 противоречат положениям пункта 2 статьи 1354 ГК РФ и пункту 4.9 Правил ППС, поскольку правовая охрана спорного изобретения для признанного Роспатентом непатентоспособным вещества (пункт 8 формулы), входящего в состав изобретения по пункту 1 формулы патента, сохранена.

Общество "Фармасинтез" также оспаривает вывод суда первой инстанции о том, что сведений, вытекающих из примеров 25 и 81, достаточно для вывода о соответствии спорного изобретения по пункту 1 условию патентоспособности "промышленная применимость" в части признака "или его стереоизомер".

Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что вопреки требованиям пунктов 19.5.1 и 3.2.4.5 Правил ИЗ, из описания изобретения к спорному патенту не следует ни одного примера получения хотя бы одного из стереоизомеров соединения (рацемата) по пункту 1 формулы изобретения.

Общество "Фармасинтез" также полагает, что суд первой инстанции неправильно истолковал и применил положения пунктов 19.5.1 и пункта 3.2.4.5 Правил ИЗ, из которых следует, что при отсутствии общедоступных сведений о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения, необходимо наличие в описании конкретных примеров с экспериментальными данными, подтверждающими осуществление изобретения.

Общество "Фармасинтез" отмечает, что судом первой инстанции не учтены положения пункта 3.2.4.5 Правил ИЗ, устанавливающих необходимость проверки указанных экспериментальных данных о том, что приведенные примеры являются достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным в формуле изобретения.

Общество "Фармасинтез" подчеркивает, что признак пункта 1 формулы "или его стереоизомер" охарактеризован общим понятием, под которое подпадают различные частные формы реализации признака. Между тем общество "Фармасинтез" полагает, что ни одного примера, раскрывающего получение хотя бы одного стереоизомера рацемата по пункту 1 формулы, в описании не приведено, а один из частных случаев осуществления стереоизомера (пункт 8 формулы) признан непатентоспособным в связи с отсутствием его раскрытия.

Выводы суда первой инстанции с указанием на примеры получения стереоизомеров других рацематов, по мнению заявителя кассационной жалобы, не могут подтверждать раскрытие признака "или его стереоизомер" по отношению к конкретному рацемату по пункту 1 формулы, поскольку стереоизомеры различных рацематов имеют разные химические, физические свойства, обладают разной устойчивостью и по-разному будут проявлять себя в плане биологической активности.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что в патенте имеются два независимых пункта формулы изобретения:

пункт 1 - Изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси)-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты или его стереоизомер;

пункт 8 - (S)-Изопропил-2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропиримидин- 1(2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-сметилтетрагидрофуран-2-ил)метокси)(фенокси )фосфорил)амино)пропаноат.

Общество "Фармасинтез" считает, что суд первой инстанции исходил из того, что указанные вещества различны, в то время как, по мнению заявителя кассационной жалобы, они идентичны. В обоснование этого довода общество "Фармасинтез" ссылается на то, что из буквального семантического толкования пункта 1 формулы изобретения следует, что признак "или его стереоизомер" (в единственном числе и "его", и "стереоизомер") может указывать только на один конкретный чистый стереоизомер (левый, S/sinister или правый, R/rectus) и существовать только в отношении одного или другого конкретного чистого стереоизомера (левого или правого), а не произвольной смеси стереоизомеров во множественном числе.

Общество "Фармасинтез" полагает, что конкретная ориентация стереоизомеров прямо определена для соединения "Изопропиловый эфир из пункта 1 формулы в отношении 5 из 6 центров - 2'S, 2R, 3R, 4R, 5R". Единственный шестой центр симметрии (хиральный тетраэдрический атом фосфора) не определен, то есть формула соединения изопропиловый эфир из пункта 1 формулы охватывает собой один из стереоизомеров по атому фосфора, а признак "или его стереоизомер" - другой его стереоизомер.

Между тем заявитель кассационной жалобы указывает на то, что решением суда первой инстанции установлено, что "Основное соединение по пункту 1 формулы в силу хиральности атома фосфора представляет собой смесь диастереомеров, в которой атом фосфора может быть в R- или S-конфигурации" (страница 22 решения суда); "Пример 81, приведенный в описании к патенту Российской Федерации N 2478104, в котором представлено разделение диастереоизомеров при хиральном атоме фосфора, не позволяет получить строго определенный диастереоизомер (стереоизомер с S-конфигурацией при атоме фосфора) по независимому пункту 8 формулы" (страница 23 решения суда).

Общество "Фармасинтез" отмечает, что единственное научно обоснованное конкретное индивидуальное химическое соединение, которое в принципе может иметь "его стереоизомер" в S-конфигурации атома фосфора, это стереоизомер в R-конфигурации атома фосфора. Однако из этой комбинаторики следует, что структура пункта 1 формулы патента "соединение или его стереоизомер" в такой ситуации всегда будет приводить к двойному патентованию стереоизомера в S-конфигурации атома фосфора - либо в качестве основного вещества, либо его стереоизомера.

Общество "Фармасинтез" также указывает на то, что суд первой инстанции установил факт непредставления ни патентообладателем, ни Роспатентом доказательств в подтверждение того, что в описании к спорному патенту Российской Федерации N 2478104 отображено разделение диастереоизомеров при хиральном атоме фосфора, которое позволяет получить строго определенный диастереоизомер (как с S-, так и с R-конфигурацией при атоме фосфора) (с. 22 решения суда).

Таким образом, заявитель кассационной жалобы полагает, что ни один из вариантов интерпретации пункта 1 формулы патента не дает возможности сохранить правовую охрану спорного изобретения в изложении "конкретное основное вещество или его стереоизомер".

При этом общество "Фармасинтез" обращает внимание на то, что ни Роспатентом, ни судом первой инстанции не указано, из какого источника уровня техники известна возможность получения стереоизомера для композиции (смеси) стереоизомеров.

В кассационной жалобе обществом "Фармасинтез" также приведены доводы о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права.

Общество "Фармасинтез" полагает, что суд первой инстанции нарушил:

1) часть 3 статьи 64, статьи 67, 71, 16.1, 87.1, часть 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как не оценил представленное в материалы дела заключение специалиста Калятина В.О.;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "16.1" имеется в виду "6.1"

2) часть 7 статьи 155, часть 5 статьи 65, часть 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с аудиозаписью судебного заседания, с протоколами судебного заседания и протоколами о совершении отдельных процессуальных действий и представлять замечания в отношении полноты и правильности их составления в трехдневный срок после подписания соответствующего протокола. К замечаниям могут быть приложены материальные носители проведенной лицом, участвующим в деле, аудио- и (или) видеозаписи судебного заседания. При этом законом не запрещено представлять расшифровку (стенограмму) судебного заседания, проведенную лицом, участвующим в деле (часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации);

3) часть 2 статьи 45, статью 46 Конституции Российской Федерации, статьи 64, 65, 71, 6.1, 87.1, часть 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым действующее процессуальное законодательство не устанавливает такого неблагоприятного последствия, как отказ в приобщении доказательств в суде первой инстанции и лишение права на судебную защиту путем представления доказательств (заключения специалиста Кочеткова, стенограммы судебного заседания);

4) пункт 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36, статью 49, часть 6.1 статьи 268, часть 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым непринятие решения по какому-либо требованию лица, участвующего в деле, является безусловным основанием для отмены судебного акта (с учетом отсутствия стадии апелляционного обжалования решений Суда по интеллектуальным правам) - в отношении правовых требований о проверке решения Роспатента на соответствие пункту 2 статьи 1375 ГК РФ и подпункту 5 пункта 19.4 Правил ИЗ, содержащихся в заявлении и дополнении к нему (т. 1, л.д. 10, т. 2, л.д. 27) по мотиву того, что не требовал проверить решение Роспатента на соответствие этим нормам в самом административном органе до принятия решения.

По мнению общества "Фармасинтез", доводы о несоответствии спорного решения Роспатента по перечисленным нормам права не могли быть заявлены при прохождении административной процедуры, до вынесения решения Роспатентом;

5) часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, делая вывод о том, что "получение производных (стереоизомеров, выделенных из смеси диастереомеров) является стандартной процедурой при очевидности в данной области сохранения их свойств и активности", при том, что в возражении и дополнениях к исковому заявлению указано, что свойства отдельных стереоизомеров и их активность могут кардинально отличаться друг от друга. При этом смесь стереоизомеров также будет обладать активностью и свойствами, отличными от каждого стереоизомера по отдельности.

Общество "Фармасинтез" полагает, что указанный вывод противоречит представленным в материалы дела доказательствам. При этом судом первой инстанции не оценены следующие доказательства:

"Основы стереохимии" под ред. Э. Илиел, Издательство "МИР", 1971 год, страницы 5-33; (Приложение к Возражению, источник информации 9);

учебник Органической химии - Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. В 4-х частях. 1988/1999 (представлен в Особом мнении от 22.12.2017 в качестве общедоступного словарно-справочного издания);

оптически активные вещества: Физическая энциклопедия. т. 3 с. 444, в 5-ти томах. - М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А.М. Прохоров. 1988. (представлен в Особом мнении от 22.12.2017 в качестве общедоступного словарно-справочного издания);

пример 81 спорного патента, согласно которому стереоизомеры, полученные при разделении, обладали отличающейся активностью как друг от друга, так и от родительских соединений, причем различия по активности составляли 40-200 раз, а биологическая активность смеси диастереомеров отличалась от биологической активности индивидуальных диастереомеров в 5-60 раз как в большую, так и в меньшую сторону;

6) положения статьи 65, части 5 статьи 200, части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также пункты 19.5.1 и 3.2.4.5 Правил ИЗ, согласно которым бремя доказывания осуществимости изобретения лежит на патентообладателе, а обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Общество "Фармасинтез" отмечает, что суд первой инстанции счел, что именно оно, а не патентообладатель или Роспатент должно представить источники информации, из которых можно было бы сделать вывод о реальном изменении или отсутствии показателей активности в отношении вируса гепатита С в зависимости, например, от изменения конфигурации атома фосфора в пролекарственной части соединения по независимому пункту 1 формулы, подтверждающие то, что реализация указанного в описании к патенту Российской Федерации N 2478104 назначения изобретения за счет применения всех стереоизомерных форм соединения по пункту 1 формулы патента невозможна (страница 25 решения).

Общество "Фармасинтез" полагает, что на него при рассмотрении дела в суде первой инстанции возложено заведомо невозможное бремя доказывания отрицательного факта - очевидно, что при отсутствии сведений из уровня техники до даты приоритета изобретения по спорному патенту об осуществлении изобретения в части реализации признака "или его стереоизомер" по пункту 1 формулы представление указанных судом источников информации в принципе невозможно.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 и подпункту 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, в сельском хозяйстве, здравоохранении и в других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или в формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи, - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 3.2.4.5 Правил ИЗ), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований Правил ИЗ делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Таким образом, в соответствии с положениями подпункта 2 пункта 19.5.1, подпункта 3 пункта 19.5.1 и пункта 3.2.4.5 Правил ИЗ именно патентообладатель должен представить в описании экспериментальные данные с примерами осуществления разных частных форм реализации признака, охватываемые понятием "стереоизомер", приведенным патентообладателем в пункте 1 формулы изобретения. Заявитель кассационной жалобы указывает, что если такие экспериментальные данные не приведены в описании, то именно патентообладатель должен представлять доказательства с приведением источников информации, из которых следует, что никаких реальных изменений в показателях активности в отношении вируса гепатита С в зависимости, например, от изменения конфигурации атома фосфора в пролекарственной части соединения по независимому пункту 1 формулы не происходит и что возможна реализация указанного в описании к патенту Российской Федерации N 2478104 назначения изобретения за счет применения всех стереоизомерных форм соединения по пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2478104.

Общество "Фармасинтез" отмечает, что изобретение относится к средству для лечения заболевания людей и потому представление достоверных данных, подтверждающих его пригодность для реализации назначения, в частности, сведений о влиянии этого средства на определенные звенья физиологических или патологических процессов или о связи с ними, особенно критично.

При этом общество "Фармасинтез" полагает, что даже экспериментальные данные в описании к спорному патенту, в частности пример 81, однозначно свидетельствуют о реальном существенном изменении показателей активности в отношении вируса гепатита С в зависимости от изменения конфигурации атома фосфора в пролекарственной части.

В кассационной жалобе общество "Фармасинтез" также отмечает: 1) возможность разделения на стереоизомеры соединения по пункту 1 формулы является неочевидной и требует проведения изобретательской деятельности; 2) на основании биологической активности рацемата нельзя делать вывод об активности конкретных стереоизомеров, составляющих указанный рацемат.

Общество "Фармасинтез" полагает, что судом первой инстанции не приняты во внимание следующие изложенные в заявлении аргументы:

из описания изобретения не следует получение хотя бы одного из стереоизомеров соединения (рацемата) по пункту 1 формулы, поскольку примеры 25 и 81 описания к спорному патенту раскрывают получение рацемата и стереоизомеров другого соединения (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации);

получение стереоизомеров, выделенных из смеси диастереомеров, (рацемата) не является стандартной процедурой, а сохранение их свойств и активности неочевидно по отношению к рацемату и не подтверждается материалами дела (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации);

требования к раскрытию общего понятия, характеризующего признак, и требования к раскрытию индивидуального химического соединения являются одинаковыми, основанными на положениях пунктов 19.5.1 и 3.2.4.5 Правил ИЗ, что не исключает необходимость представления примеров раскрытия "общего признака" с приведением экспериментальных данных по его получению в частных случаях его реализации (статьи 7, 8, 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации);

признание Роспатентом непатентоспособной частной формы реализации признака "или его стереоизомер" - индивидуального химического соединения по пункту 8 формулы изобретения и отсутствие примеров получения других частных форм реализации признака данного признака однозначным образом подтверждают несоответствие условию патентоспособности "промышленная применимость" признака "или его стереоизомер" по пункту 1 формулы, а вывод об обратном противоречит установленным по делу фактическим обстоятельствам.

Заявитель кассационной жалобы считает, что установленное судом первой инстанции несоответствие описательной части оспариваемого решения Роспатента его резолютивной части влечет признание этого решения (в оспариваемой части) недействительным.

Общество "Фармасинтез" поясняет, что суд первой инстанции со ссылкой на техническую ошибку установил иное содержание решения Роспатента, нежели его буквальное содержание (стр. 32 решения). Так, общество "Фармасинтез" указывает, что суд первой инстанции, ссылаясь на разъяснения (действовавшие на момент вынесения решения суда), изложенные в пункте 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", необоснованно указал, что из общего содержания и смысла решения Роспатента на стр. 30 (т. 1, л.д. 45, абзац второй снизу) в предложении "При этом соединение находится в... для атома углерода" следует читать "... для атома фосфора", и на стр. 30 (т. 1, л.д. 45, 3 абзац третий снизу) вместо "...энантиомеры" следует читать "...диастереомеры".

Роспатент представил письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения, указывая на законность и обоснованность судебного акта.

Компания также представила отзыв на кассационную жалобу, в котором просила оставить обжалуемый судебный акт без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения, указывая на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

В судебном заседании представители общества "Фармасинтез" поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, просили решение суда первой инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Представители Роспатента и компании возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, кассационную жалобу общества - без удовлетворения по основаниям, изложенным в письменных объяснениях и в отзыве.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 2478104 на группу изобретений "Нуклеозидфосфорамидаты в качестве противовирусных агентов" (классификационные рубрики Международной патентной классификации - C07H 19/10, C07H 19/20, A61K 31/7064, A61K 31/7076 и A61P 31/14) был выдан по заявке N 2009139968, датой подачи которой является дата подачи международной заявки PCT/US2008/058183 от 26.03.2008, с приоритетами от 30.03.2007, 24.10.2007 и 21.03.2008, установленными по дате подачи приоритетных заявок US 60/909,315, US 60/982,309, US 12/053,015 соответственно, на имя компании "Фармассет, ИНК". В дальнейшем правообладателем по патенту Российской Федерации N 2478104 стала компания.

Патент Российской Федерации N 2478104 был выдан с формулой изобретения, содержащей 14 независимых пунктов (вопреки мнению подателя кассационной жалобы, заявляющего о наличии только двух независимых пунктов), представленных в следующей редакции:

"1. Изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты или его стереоизомер.

2. Антивирусная композиция, содержащая соединение или его стереоизомер по п. 1 и фармацевтически приемлемую среду.

3. Композиция для лечения вируса гепатита С, содержащая эффективное количество соединения или его стереоизомера по п. 1 и фармацевтически приемлемую среду.

4. Способ лечения субъекта, инфицированного вирусом, включающий введение субъекту эффективного количества соединения или его стереоизомера по п. 1, причем вирус выбран из вируса гепатита С, вируса лихорадки Западного Нила, вируса желтой лихорадки, вируса денге, риновируса, полиовируса, вируса гепатита А, вируса диареи крупного рогатого скота и вируса Японского энцефалита.

5. Способ лечения инфекции, вызванной вирусом гепатита С, у субъекта, нуждающегося в таком лечении, включающий: введение указанному субъекту эффективного количества соединения или его стереоизомера по п. 1.

6. Способ получения соединения или его стереоизомера по п. 1, включающий: взаимодействие соединения 4" с нуклеозидным аналогом 5'

4"

5'

где X' представляет собой уходящую группу.

7. Продукт, содержащий соединение или его стереоизомер по п. 1, полученные способом, включающим:

взаимодействие соединения 4" с нуклеозидным аналогом 5'

4"

5'

где X' представляет собой уходящую группу.

8. (S)-Изопропил-2(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропир имидин-1(2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-ил)метокси)(ф енокси)фосфорил)амино)пропаноат.

9. Антивирусная композиция, содержащая соединение по п. 8 и фармацевтически приемлемую среду.

10. Композиция для лечения вируса гепатита С, содержащая эффективное количество соединения по п. 8 и фармацевтически приемлемую среду.

11. Способ лечения субъекта, инфицированного вирусом, включающий введение субъекту эффективного количества соединения по п. 8, причем вирус выбран из вируса гепатита С, вируса лихорадки Западного Нила, вируса желтой лихорадки, вируса денге, риновируса, полиовируса, вируса гепатита А, вируса диареи крупного рогатого скота и вируса Японского энцефалита.

12. Способ лечения инфекции, вызванной вирусом гепатита С, у субъекта, нуждающегося в таком лечении, включающий: введение указанному субъекту эффективного количества соединения по п. 8.

13. Способ получения соединения по п. 8, включающий: взаимодействие соединения 4" с нуклеозидным аналогом 5'

4"

5'

где X' представляет собой уходящую группу.

14. Продукт, содержащий соединение по п. 8, полученное способом, включающим: взаимодействие соединения 4" с нуклеозидным аналогом 5'

4"

5'

где X' представляет собой уходящую группу.".

Общество "Фармасинтез" 07.02.2017 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента Российской Федерации N 2478104, мотивированным несоответствием запатентованной группы изобретений условию патентоспособности "промышленная применимость" (по пунктам 1-7 в части альтернативного признака "или его стереоизомер" и пунктам 8-14) и "изобретательский уровень" (по пунктам 1-14) (т. 29, л.д. 74-114). В подтверждение данных доводов в возражении были указаны следующие источники информации:

заявка на изобретение RU 2005141176, опубликованная 27.06.2006 (далее - источник информации 1);

заявка на изобретение ЕА 200300188, опубликованная 26.06.2003 (далее - источник информации 2);

статья "Aryloxy phosphoramidate Triesters as Pro-Tides", Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2004, v. 4, p. 371-381, с переводом на русский язык (далее - источник информации 3);

материалы конференции "The Nineteenth International Conference on Antiviral Research", abstract 100, "Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Novel Nucleoside Phosphoramidates as Potential Anti-HCV Agent", состоявшейся 7-11.05.2006, опубликованные 13.03.2006, Antiviral Research, 70, 2006, с. A1-A99 (далее - источник информации 4);

статья Jeremy L. Clark et al. "Design, Synthesis, and Antiviral Activity of 2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-C-methylcytidine, a Potent Inhibitor of Hepatitis С Virus Replication", J. Med.Chem., 2005, V. 48, p. 5504-5508, опубликованная 26.07.2005 (далее - источник информации 5);

статья "Application of the Phosphoramidate ProTide Approach to 4'-Azidouridine Confers Sub-micromolar Potency versus Hepatitis С Virus on an Inactive Nucleoside", J. Med.Chem., 2007, 50, p. 1840-1849, опубликованная 17.03.2007 (далее - источник информации 6);

химическая энциклопедия под ред. И.Л. Кнунянца, Статьи "Аминокислоты", "Алкил", "Гомологический ряд", Т. 1, Изд-во "Советская Энциклопедия", М., 1988 (далее - источник информации 7);

книга "Основы органической химии" Франк Л. Вайзман, Санкт-Петербург, 1995, С. 103-123 (далее - источник информации 8);

книга "Основы стереохимии" под ред. Э. Илиел, Изд-во "Мир", 1971, С. 5-33 (далее - источник информации 9);

химическая энциклопедия под ред. И.Л. Кнунянца. Статья "Изомерия". Т. 2, Изд-во "Советская Энциклопедия", М., 1990 (далее - источник информации 10);

книга "Биоорганическая химия", Н.А. Тюкавкина и др., 2004, С. 16-17 (далее - источник информации 11);

книга "Хроматография в медицине и биологии" А.В. Буланова и др. Изд-во "Самарский университет", 2006, С. 30 (далее - источник информации 12).

Данное возражение было рассмотрено в порядке, установленном статьями 1248 и 1398 ГК РФ, а также Правилами ППС (в части, не противоречащей указанному Кодексу).

По результатам проверки доводов возражения, касающихся оценки соответствия группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2478104 условию патентоспособности "промышленная применимость", Роспатентом установлено следующее.

Соединение изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2478104 раскрыто в описании в примере 25. Физико-химические данные (1Н-ЯМР, MS) названного соединения представлены в таблице на странице 641 описания патента Российской Федерации N 2478104, а его количественное значение активности в виде значения эффективной концентрации, при которой подавляется 90% репликона вируса гепатита С, в таблице на странице 654 описания указанного патента.

Признак "стереоизомер" представлен в формуле в общем виде и не отражает ни его конфигурацию, ни физико-химические характеристики. В то же время описание к патенту Российской Федерации N 2478104 содержит примеры 25 и 81, в которых описан общий способ получения соединения по независимому пункту 1 формулы и проиллюстрировано разделение диастереомеров соответственно.

На основании изложенного Роспатент признал признак "или его стереоизомер", являющийся производным основного соединения изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2478104, соответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость".

Вместе с тем Роспатентом установлено, что аналогичный вывод о соответствии условию патентоспособности "промышленная применимость" нельзя сделать в отношении соединения по независимому пункту 8 формулы патента Российской Федерации N 2478104, поскольку в описании к этому патенту на дату подачи заявки N 2009139968, по которой был выдан патент, отсутствуют средства и методы, с помощью которых можно было бы получить строго определенный стереоизомер (диастереоизомер), а именно соединение по пункту 8 формулы изобретения.

По результатам проверки доводов возражения о несоответствии изобретений по независимым пунктам 1-14 формулы патента Российской Федерации N 2478104 условию патентоспособности "изобретательский уровень" было установлено следующее.

Из представленных в возражении источников информации 1, 5, 6 следует, что ни одно из раскрытых в них соединений не может быть выбрано в качестве наиболее близкого аналога в отношении нуклеозидной части соединения, которая может быть объединена с пролекарственной группой, раскрытой в источниках информации 2, 3, 4. Источники информации 7-12 содержат общие сведения для понимания данной области техники. Известные из источников информации 1-12 соединения либо не подтверждены в части наличия противовирусной активности в отношении вируса гепатита С, либо обладают иной структурой.

Данные обстоятельства с учетом положений подпунктов 1 и 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ послужили основанием для вывода Роспатента о том, что в возражении заявителя не представлены доводы, позволяющие признать группу изобретений по пунктам 1-14 формулы патента Российской Федерации N 2478104 не соответствующей условию патентоспособности "изобретательский уровень".

На основании изложенного согласно пункту 4.9 Правил ППС патентообладателю в связи с отсутствием достаточного описания средств и методов, с помощью которых можно было бы получить строго определенный стереоизомер (диастереоизомер), а именно соединение по пункту 8 формулы изобретения, Роспатентом было предложено скорректировать формулу изобретения.

От патентообладателя 15.12.2017 поступила корреспонденция, содержащая такую скорректированную формулу.

Указанная формула была принята коллегией к рассмотрению.

Анализ измененной формулы показал, что ее уточнение произведено путем исключения из формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 пунктов 8-14, касающихся соединения (S)-Изопропил-2-(((S)-(((2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидропиримидин- 1()-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фо сфориламино}-пропионовой кислоты. В связи с этим основания для направления материалов заявки N 2009139968 на дополнительный информационный поиск отсутствовали.

При этом внесенные в формулу изобретения уточнения устранили причины, послужившие основанием для вывода Роспатента о несоответствии изобретения по независимому пункту 8 формулы патента Российской Федерации N 2478104 условию патентоспособности "промышленная применимость".

На основании изложенного решением Роспатента от 19.02.2018 возражение общества "Фармасинтез" от 07.02.2017 было удовлетворено, патент Российской Федерации N 2478104 признан недействительным частично.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество "Фармасинтез" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями.

Отказывая в удовлетворении требований общества "Фармасинтез", суд первой инстанции исходил из отсутствия предусмотренной законом совокупности условий для признания ненормативного правового акта недействительным.

При этом в части проверки оспариваемого решения Роспатента на правомерность его выводов о соответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" суд первой инстанции указал, что "поскольку в заявлении и дополнениях к нему отсутствуют какие-либо обоснования в поддержку довода заявителя о несоответствии "оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень" по всем независимым пунктам 1-14 формулы изобретения", суд этот довод отклоняет как документально и нормативно не подтвержденный.".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве, включающем в себя ГК РФ и Правила ИЗ. Заявителем кассационной жалобы не приведено также никаких доводов в отношении выводов суда первой инстанции, отказавшего в признании не соответствующим нормам действующего законодательства решения Роспатента в части соответствия спорного технического решения критерию патентоспособности "изобретательский уровень". Не ставятся обществом под сомнение поддержанные судом первой инстанции выводы Роспатента в части исключения из объема правовой охраны пунктов 8-14 формулы патента Российской Федерации N 2478104.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в отзыве и в письменных объяснениях на нее, выслушав явившихся в судебное заседание представителей административного органа и третьего лица, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 4 статьи 1350 ГК РФ и корреспондирующему ему подпункту 1 пункта 19.5.1 Правил ИЗ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, в сельском хозяйстве, в здравоохранении, в других отраслях экономики или в социальной сфере.

В силу подпункта 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, в сельском хозяйстве, в здравоохранении и в других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или в формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи, - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Следует также убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и с предложением скорректировать формулу изобретения, если документы заявки допускают такую корректировку.

Рассматривая заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что признак "или его стереоизомер", указанный в независимом пункте 1 формулы изобретения, является производным основного соединения изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты. Основное соединение по пункту 1 формулы в силу хиральности атома фосфора представляет собой смесь диастереомеров, в которой атом фосфора может быть в R- или S-конфигурации.

При этом суд первой инстанции учел, что сам признак "стереоизомер" представлен в формуле в общем виде и не отражает ни его конфигурацию, ни физико-химические характеристики. Судом также установлено, что описание к патенту Российской Федерации N 2478104 содержит примеры 25 и 81 (т. 9, л.д. 121-137), в которых приведен общий способ получения соединения по независимому пункту 1 формулы и проиллюстрировано разделение диастереомеров соответственно.

Исходя из того что получение таких производных (стереоизомеров, выделенных из смеси диастереомеров) является стандартной процедурой при очевидности в данной области сохранения их свойств и активности, суд первой инстанции заключил, что необходимым и достаточным условием для охраноспособности такой группы соединений (стереоизомера в общем виде) является наличие в материалах заявки N 2009139968 на дату ее подачи сведений о получении таких производных без конкретного примера (конкретного соединения). Указанное, как установлено судом первой инстанции, патентообладателем соблюдено.

Данные обстоятельства позволили суду первой инстанции признать вывод Роспатента о соответствии признака "или его стереоизомер", являющегося производным основного соединения изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2H-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2478104, условию патентоспособности "промышленная применимость" согласующимся с положениями подпунктов 1 и 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ. В указанной части доводы общества "Фармасинтез" отклонены судом первой инстанции как противоречащие названным нормам Правил ИЗ.

В кассационной жалобе общество "Фармасинтез" усматривает противоречие в методологии оценки Роспатентом и судом первой инстанции условия патентоспособности "промышленная применимость" признака "или его стереоизомер" по пункту 1 формулы и индивидуального химического соединения (S-стереоизомера) по пунктам 8-14 формулы.

Общество полагает, что ввиду признания непатентоспособным стереоизомера по независимому пункту 8 формулы патента Российской Федерации N 2478104 единственной возможностью для сохранения изобретения по пункту 1 формулы этого патента в силе являлась корректировка формулы путем исключения из пунктов 1-7 формулы стереоизомера по пункту 8 либо исключения признака "или его стереоизомер".

При этом существование двух пунктов формулы 1 и 8 общество считает "двойным патентованием", выразившимся во включении в объем правовой охраны как пункта 1 формулы изобретения, так и его пункта 8, являющегося, по мнению общества, частным случаем пункта 1 формулы.

Указанные доводы президиумом Суда по интеллектуальным правам не принимаются по следующим основаниям.

Предметом рассмотрения настоящего дела является решение Роспатента, которым, в частности, пункты 8-14 формулы патента были исключены из объема правовой охраны спорного технического решения. Правомерность исключения данных пунктов формулы лицами, участвующими в деле, не оспаривалась.

Таким образом, рассуждения в кассационной жалобе о недопустимости "двойного патентования", а также о непатентоспособности независимого пункта 8 формулы изобретения выходят за пределы рассматриваемого спора.

При этом недопустимость "двойного патентования" в кассационной жалобе раскрывается через противоречие такого патентования общественным интересам, однако по данному основанию возражение в Роспатент не подавалось.

Исследование судом первой инстанции пунктов 8-14 формулы спорного патента проводилось только в ответ на доводы поданного в суд заявления в отношении признака "или его стереоизомер" пункта 1 формулы, и самостоятельного значения не имеет.

При рассмотрении заявленных требований суду первой инстанции следовало установить соответствие критерию патентоспособности "промышленная применимость" независимого пункта 1 формулы изобретения в части признака "или его стереоизомер".

Суд первой инстанции, оценив совокупность представленных доказательств, установил, что Роспатентом проанализирован объект правовой охраны - смесь и группа соединений по пункту 1 формулы изобретения, представляющее собой изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2H-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты с возможной альтернативой в виде "или его стереоизомер", раскрытый в описании.

Согласно подпункту 3.2.4.5 Правил ИЗ для изобретения, относящегося к химическому соединению с установленной структурой, приводятся структурная формула, доказанная известными методами, физико-химические константы, описывается способ, которым соединение получено, и показывается возможность использования изобретения по указанному назначению.

Для биологически активного соединения приводятся количественная характеристика активности и сведения о токсичности, а в случае необходимости - об избирательности действия и другие показатели.

Если изобретение относится к средству для лечения, диагностики или профилактики определенного состояния или заболевания людей либо животных, приводятся достоверные данные, подтверждающие его пригодность для реализации назначения, в частности сведения о влиянии этого средства на определенные звенья физиологических или патологических процессов или связи с ними.

Если изобретение относится к группе (ряду) химических соединений с установленной структурой, описываемых общей структурной формулой, подтверждается возможность получения всех соединений группы (ряда) путем приведения общей схемы способа получения, а также примера получения конкретного соединения группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радикалами - примеров, достаточных для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами.

Указанное положение применимо к признаку "или его стереоизомер" изобретения по пункту 1 формулы спорного изобретения.

Суд первой инстанции обоснованно согласился с выводом Роспатента о том, что признак "или его стереоизомер", указанный в независимом пункте 1 формулы изобретения, является производным основного соединения изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты. Основное соединение по пункту 1 формулы в силу хиральности атома фосфора представляет собой смесь диастереомеров, в которой атом фосфора может быть в R- или S-конфигурации.

При этом суд первой инстанции учел, что сам признак "или его стереоизомер" представлен в формуле в общем виде и не отражает ни его конфигурацию, ни физико-химические характеристики. Судом также установлено, что описание изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 содержит примеры 25 и 81 (т. 9, л.д. 121-137), в которых описан общий способ получения соединения по независимому пункту 1 формулы и проиллюстрировано разделение диастереомеров соответственно.

Суд первой инстанции при разрешении настоящего спора отметил, что получение таких производных (стереоизомеров, выделенных из смеси диастереомеров) является стандартной процедурой при очевидности в данной области сохранения их свойств и активности. Суд первой инстанции заключил, что необходимым и достаточным условием для охраноспособности такой группы соединений (стереоизомера в общем виде) является наличие в материалах заявки N 2009139968 на дату ее подачи сведений о получении таких производных без конкретного примера (конкретного соединения).

Противопоставляя данные выводы суда первой инстанции решению Роспатента, признавшего непатентоспособным пункт 8 формулы спорного изобретения, заявитель кассационной жалобы не учитывает, что в указанном пункте содержалось индивидуальное химическое соединение, при патентовании которого установлены иные требования - предъявляемые подпунктом 3.2.4.5, подпунктами 1 и 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, которые (как счел Роспатент) патентообладателем не выполнены.

При этом фактическое выполнение или невыполнение этих требований в отношении пунктов 8-14 формулы спорного патента, а потому и патентоспособность соответствующих изобретений, как отмечено выше, судом проверяться не должны, поскольку выходят за пределы заявленных требований.

Из материалов дела следует, что при корректировке формулы изобретения патентообладатель указывал, что исключение пунктов 8-14 из формулы спорного патента обусловлено исключительно отсутствием в материалах заявки на дату ее подачи индивидуального химического соединения по пункту 8 формулы, а также конкретных данных об активности этого индивидуального химического соединения в отношении вируса гепатита С.

Между тем, вопреки доводам общества "Фармасинтез", содержащийся в решении административного органа вывод о соответствии смеси и группы соединений по независимому пункту 1 формулы изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость", не противоречит выводу Роспатента об обратном в отношении конкретного индивидуального химического соединения по независимому пункту 8 формулы патента Российской Федерации N 2478104.

В данном случае возможность получения стереоизомеров в той мере, как это предусмотрено подпунктом 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, подтверждена, а возможность использования каждого конкретного стереоизомера для подавления репликации вируса гепатита С следует для специалиста из примеров, представленных в описании заявки.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в рассматриваемом случае речь идет о разных технических решениях: о группе соединений, охарактеризованных в общем виде общей структурной формулой (стереоизомер изопропилового эфира (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты), и об индивидуальном химическом соединении, являющемся частным случаем соединения, охарактеризованного в общем виде.

В оспариваемом решении административного органа установлено, что для соединения по пункту 1 формулы раскрыта возможность получения его стереоизомера, как это предусмотрено подпунктом 2 пунктом 19.5.1 Правил ИЗ, без указания на определенную конфигурацию, а именно "R" или "S". Для определения конфигурации полученного соединения проводится обычный рентгеноструктурный анализ, известный специалистам задолго до даты приоритета изобретения, что не отрицалось ни обществом "Фармасинтез", ни Роспатентом и поддержано судом первой инстанции.

Довод заявителя кассационной жалобы об отсутствии указания на конфигурацию атома фосфора в структурной формуле соединения по пункту 1 формулы заявлен без учета того, что на страницах 21-22 описания патента Российской Федерации N 2478104 раскрыта возможность стереоизомерии по атому фосфора. Так, на странице 21-22 описания указаны два возможных стереоизомера (R- и S-) соединения по пункту 1 формулы по отношению к признаку "или его стереоизомер".

Следует отметить, что формулировка "предпочтительно" в пункте 3.2.4.5 Правил ИЗ ("предпочтительно путем приведения примеров" в контексте доказательства осуществления изобретения с реализацией указанного заявителем назначения) носит рекомендательный характер. В случае отсутствия или недостаточности примеров с экспериментальными данными в первоначальном описании они могут быть представлены в дополнительных материалах по запросу экспертизы или по инициативе заявителя. При этом согласно подпункту 3 пункта 20 Правил ИЗ сведения, содержащиеся в дополнительных материалах, учитываются при проведении экспертизы.

Материалами дела подтверждено, что на стадии экспертизы по существу в ответе заявителя (приложение 3 к отзыву третьего лица) на запрос экспертизы были представлены дополнительные примеры осуществления изобретения, в частности по пункту 1 формулы в отношении двух возможных R- и S-стереоизомеров, рассмотренных с примерами в статье (источник информации - 22).

Таким образом, доводы общества "Фармасинтез" о недостаточности сведений для вывода о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения в части признака "или его стереоизомер" по пункту 1 формулы спорного изобретения без соответствующей доказательственной базы обоснованно отклонены судом первой инстанции, так как они не опровергают возможность осуществления и реализации назначения изобретения по пункту 1 формулы в части признака "или его стереоизомер".

Довод общества "Фармасинтез" о том, что наличие примера 81 нельзя считать достаточным для вывода о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения в части признака "стереоизомер" по пункту 1 формулы, поскольку он относится к разделению других стереоизомеров, тогда как для разделения конкретных рацематов необходим поиск конкретных условий, суд первой инстанции признал несостоятельным.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что получение таких производных (стереоизомеров, выделенных из смеси диастереомеров) является стандартной процедурой при очевидности в данной области сохранения их свойств и активности.

Соответствующий пример, описывающий механизм разделения диастереоизомеров, как раз подтверждает такую очевидность.

Рассматривая довод общества "Фармасинтез" о том, что свойства отдельных стереоизомеров и их активность могут кардинально отличаться как от своей рацемической смеси, так и друг от друга, что подтверждено сведениями из книги (источник информации 9) и учебника Органической химии, 1988/1999, представленного им в Особом мнении от 22.12.2017, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о его отклонении, поскольку в возражении общества "Фармасинтез" не отражены ссылки на источники информации, из которых можно было бы сделать вывод о реальном изменении или отсутствии показателей активности в отношении вируса гепатита С в зависимости, например, от изменения конфигурации атома фосфора в пролекарственной части соединения по независимому пункту 1 формулы и которые подтверждают то, что реализация указанного в описании к патенту Российской Федерации N 2478104 назначения изобретения за счет применения всех стереоизомерных форм соединения по пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2478104 невозможна.

Соглашаясь с этим выводом суда первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам также принимает во внимание то, что соединение изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты охарактеризовано без определения процентного содержания входящих в него компонентов, то есть включает случаи содержания компонентов, стремящихся к предельным значениям. Президиум Суда по интеллектуальным правам учитывает, что подателем возражения не оспаривались "промышленная применимость" самого соединения, а следовательно, и случаи, при которых компоненты содержатся в соединении в предельных значениях.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о том, что обществом "Фармасинтез" не представлены доказательства со ссылками на источники информации предшествующего уровня техники, которыми опровергалась бы возможность реализации назначения изобретения по независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 в части признака "или его стереоизомер", президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным.

Ссылки общества "Фармасинтез" на результаты оспаривания патента ЕР N 2203462, эквивалентного патенту Российской Федерации N 2478104, отклонены судом первой инстанции ввиду отсутствия в материалах дела названного патента, на который заявитель кассационной жалобы ссылался в обоснование своих требований. Вместе с тем суд первой инстанции, принимая во внимание положения пункта 1 статьи 4.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, указал, что признание какого-либо "эквивалентного" патента недействительным полностью или частично в одной из стран Союза не является основанием для такового признания патента в другой стране Союза. Судом первой инстанции верно отмечено, что связи с тем, что патентные законодательства различных государств отличаются друг от друга, поэтому признание патента недействительным полностью или частично недействительным в одной стране не имеет правовых последствий для судьбы другого патента, даже "эквивалентного", в другой стране.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что каждое возражение как в Российской Федерации, так и в Европейском Союзе рассматривается исходя из доводов соответствующих возражений, охраноспособность объектов патентных прав определяется по правилам, заложенным в соответствующем законодательстве.

При этом обществом "Фармасинтез" не подтверждено, что доводы возражения, являвшегося предметом настоящего дела, и доводы возражения, послужившего основанием для оспаривания Европейского патента ЕР2203462, эквивалентного RU2478104, являются идентичными, равно как являются идентичными и приложенные к возражениям документы (в том числе, например, изданные на русском языке книги советского периода).

Внимательное изучение текста, составляющего содержание кассационной жалобы, также не выявило доводов, подтверждающих идентичность возражений, а равно представителей, эти возражения отстаивающих (и соответственно, определяющих, какие высказываются суждения).

Заявленные в судебном заседании 05.02.2019 ссылки общества "Фармасинтез" на наличие противоречий в оспариваемом решении административного органа в части употребления терминов с учетом пояснений Роспатента и мнения лиц, участвующих в деле, судом первой инстанции отклонены. Исследовав содержание решения Роспатента, в частности, на странице 30 (т. 1, л.д. 45, абзацы второй, третий снизу), суд первой инстанции счел, что административным органом допущены очевидные опечатки в тексте оспариваемого ненормативного акта, а именно: вместо "... энантиомеры" следует читать "... диастереомеры", вместо "... для атома углерода" - "... для атома фосфора". В данном случае очевидные опечатки в тексте оспариваемого ненормативного акта не являются существенными нарушениями процедуры рассмотрения возражения и не могут сами по себе являться основанием для признания его недействительным.

Согласно содержанию обжалуемого судебного акта судом исследованы все обстоятельства и представленные в материалы дела доказательства, им дана надлежащая правовая оценка.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о том, что судом первой инстанции отклонены доводы общества "Фармасинтез" о несоответствии решения Роспатента от 19.02.2018 пункту 2 статьи 1375 ГК РФ и подпункту 5 пункта 19.4 Правил ИЗ, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что эти доводы подлежат проверке судом исходя из соответствующих доводов возражения, что в рассматриваемом случае обществом "Фармасинтез" не соблюдено. Восполнение таким образом мотивов и доводов возражения, без соответствующих доводов рассмотренного административным органом возражения при рассмотрении дела в суде является недопустимым в силу законодательно установленного внесудебного порядка рассмотрения споров.

В отношении довода общества "Фармасинтез" о том, что судом первой инстанции в нарушение статей 64, 67, 71, 6.1, 87.1, 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не дана оценка заключению специалиста Калятина В.О., президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Исходя из норм статей 8, 9, 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом в пределах предмета и оснований заявленного требования.

Как было указано выше, вопросы "двойного патентования", являющиеся предметом заключения специалиста Калятина В.О., выходят за пределы заявленных требований, тем самым данное заключение не обладает признаком относимости доказательства.

При этом статьи 16 и 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в данном случае неприменимы, поскольку не касаются доказательств, представляемых сторонами.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специализированный арбитражный суд в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, может также направлять запросы.

С учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 11-15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 60 "О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам", вопрос о необходимости получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, относится к дискреционным полномочиям этого специализированного суда.

В данном случае суд первой инстанции не усмотрел оснований ни для обращения с запросами о получении разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, ни для назначения экспертизы.

Что касается доводов кассационной жалобы о неприобщении к материалам дела заключения другого специалиста - Кочеткова, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым указать следующее.

Как следует из материалов дела, в последнем судебном заседании 05.02.2019 представителем общества "Фармасинтез" заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела заключения специалиста Кочеткова. Суд, выяснив мнение лиц, участвующих в деле, установив отсутствие доказательств своевременного направления им данных письменных доказательств, отказал в приобщении данного заключения к материалам дела (аудиопротокол судебного заседания от 05.02.2019, протокол судебного заседания от 05.02.2019 - т. 38, л.д. 30-31).

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает указанные действия суда первой инстанции соответствующими требованиям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрена обязанность по раскрытию всех представляемых в суд доказательств, которые заблаговременно должны быть направлены либо вручены в копиях другим участвующим в деле лицам. Обществом не представлены документы, подтверждающие выполнение такой обязанности, из объяснений представителей лиц, участвующих в деле, следует, что объективная возможность ознакомиться с данным доказательством и подготовить мнения по нему у них отсутствовала.

Невыполнение обязанности по своевременному раскрытию доказательств лишило суд возможности дать им оценку по существу, при этом времени для представления документов в суд у общества ранее было достаточно, рассмотрение дела осуществлялось судом первой инстанции длительное время (предварительные судебные заседания проводились 09.10.2018, 06.11.2018; судебные заседания - 11.12.2018, 05.02.2019). Приобщение документов в такой ситуации повлекло бы нарушение баланса интересов участвующих в деле лиц и их прав, привело бы к необоснованному отложению рассмотрения дела в связи с невозможностью дать оценку документам в данном заседании, ввиду чего в удовлетворении ходатайства общества о приобщении дополнительных доказательств судом первой инстанции отказано правомерно.

Иные доводы о допущенных судом первой инстанции процессуальных нарушениях президиум Суда по интеллектуальным правам считает несостоятельными, так как по результатам проверки соответствующих доводов кассационной жалобы, нарушений не выявлено.

Аргументы как о неполной оценке доводов заявителя по настоящему делу, так и о неправильном применении судом первой инстанции вышеприведенных норм материального права фактически отражают субъективное мнение заинтересованного в исходе разрешения спора лица в отношении спорного изобретения, обусловленное исключительно его точкой зрения.

Вместе с тем соответствующие доводы заявителя кассационной жалобы были предметом исследования как в Роспатенте, так и в суде первой инстанции и получили надлежащую исчерпывающую оценку. Выводы суда первой инстанции, оспариваемые заявителем кассационной жалобы, надлежащим образом мотивированы (статьи 15 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Президиум Суда по интеллектуальным правам, вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, не усматривает оснований не согласиться с соответствующими выводами суда первой инстанции.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций. Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308.

Таким образом, переоценка доказательств и выводов суда первой инстанции не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а несогласие заявителя жалобы с судебным актом не свидетельствует о неправильном применении судом норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для его отмены.

Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что при рассмотрении настоящего спора судом первой инстанции правильно были применены нормы материального и процессуального права, верно определен круг обстоятельств, подлежащих установлению по делу. Все фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

По результатам судебного разбирательства президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что обжалуемый судебный акт отвечает требованиям законности, обоснованности и мотивированности, предусмотренным частью 4 статьи 15 и частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы в силу частей 1 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой жалобы.

В силу подпункта 12 пункта 1 статьи 333.21. Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) государственная пошлина при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной, надзорной жалобы на решения и (или) постановления арбитражного суда, а также на определения суда о прекращении производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда, об отказе в выдаче исполнительных листов уплачивается в размере 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера; излишне уплаченная государственная пошлина возвращается обществу.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.21. НК РФ при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными размер государственной пошлины для организаций установлен в сумме 3 000 рублей.

Поскольку при подаче кассационной жалобы общество "Фармасинтез" уплатило государственную пошлину в размере 3 000 рублей по платежному поручению от 08.04.2019 N 13937, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей подлежит возврату заявителю кассационной жалобы из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2019 по делу N СИП-422/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу акционерного общества "Фармасинтез" - без удовлетворения.

Возвратить акционерному обществу "Фармасинтез" из федерального бюджета 1 500 (Одну тысячу пятьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 08.04.2019 N 13937 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина