Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2019 г. N С01-976/2018 по делу N А40-212216/2016 Постановление апелляционного суда о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки оставлено без изменения, поскольку фактическое смешение в глазах потребителей спорных товаров и их производителей подтверждается представленным в дело заключением экспертизы

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2019 г. N С01-976/2018 по делу N А40-212216/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 30 мая 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 июня 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Снегура А.А., Химичева В.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы иностранного лица GmbH (Johann Galler Strasse 11 A-2120 Wolkersdorf im Weinviertel, Austria) и общества с ограниченной ответственностью "Камис-Приправы" (ул. Дежнева, д. 23, Москва, 127081, ОГРН 1037739480514) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018 по делу N А40-212216/2016 (судьи Трубицын А.И., Головкина О.Г., Расторгуев Е.Б.)

по иску иностранного лица GmbH к обществу с ограниченной ответственностью "Камис-Приправы" о защите исключительных прав на товарные знаки,

при участии в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральной таможенной службы (ул. Новозаводская, д. 11/5, Москва, 121087, ОГРН 1047730023703) и иностранных лиц: McCormick and Company Inc. (18 Loveton Circle, Sparks, MD 21152. USA), Thomas Koll Porter Gieske (12 Treadwell Court, Lutherville, MD 21093, USA) и Morgan Thomas Philippe Le Roux (7 Impasse Vercors, 84 000, Avignon, France).

В судебном заседании приняли участие представители:

от GmbH - Деркач Т.В. и Гринева М.А. (по доверенности от 13.11.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Камис-Приправы" - Васильев С.В. (по доверенности от 21.03.2018);

от McCormick and Company Inc. - Васильев С.В. (по доверенности от 21.03.2018);

Morgan Thomas Philippe Le лично.

Суд по интеллектуальным правам установил:

GmbH (далее - компания ) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Камис-Приправы" (далее - общество) о защите исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям N 844345 и 1083072 со следующими требованиями:

- о запрете ввозить на территорию Российской Федерации товары: мельница Черный перец горошком (38 грамм), мельница Смесь перцев (38 грамм), мельница Лимонный перец (38 грамм), мельница Чили острый (38 грамм), мельница Приправа к курице (38 грамм), мельница Приправа индийская (Карри) (38 грамм), мельница Приправа к мясу (38 грамм), мельница Приправа к рыбе (38 грамм), мельница Приправа Арабская (Марракеш) (38 грамм), мельница к салатам (38 грамм), мельница Приправа французская (38 грамм), мельница Итальянская смесь (38 грамм), мельница Морская соль (38 грамм), мельница Морская соль с травами (38 грамм), мельница Морская соль с чесноком и травами (38 грамм), мельница Приправа к кофе и десертам (38 грамм), мельница Приправа к выпечке и десертам (38 грамм);

- о запрете размещать информацию об указанных товарах на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.kamis-pripravy.m/Продукция/Мельницы;

- о запрете размещать рекламу указанного товара на телевидении;

- об изъятии из оборота и уничтожении за счет общества без какой бы то ни было компенсации все указанные товары, хранящиеся на складе общества по адресу: ул. 5-я Магистральная, д. 15, Москва;

- о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная таможенная служба и следующие иностранные лица: McCormick and Company Inc. (далее - компания McCormick), Thomas Koll Porter Gieske и Morgan Thomas Philippe Le Roux.

В ходе производства по делу компания уточнила заявленные требования, изложив их в следующей редакции:

- запретить обществу ввозить на территорию Российской Федерации товары: мельница Черный перец горошком 38 гр., мельница Смесь перцев 38 гр., мельница Лимонный перец 38 гр., мельница Чили острый 38 гр., мельница Приправа к курице 38 гр., мельница Приправа индийская (Карри) 38 гр., мельница Приправа к мясу 38 гр., мельница Приправа к рыбе 38 гр., мельница Приправа Арабская (Марракеш) 38 гр., мельница к салатам 38 гр., мельница Приправа французская 38 гр., мельница Итальянская смесь 38 гр., мельница Морская соль 38 гр., мельница Морская соль с травами 38 гр., мельница Морская соль с чесноком и травами 38 гр., мельница Приправа к кофе и десертам 38 гр., мельница Приправа к выпечке и десертам 38 гр.;

- запретить обществу размещать информацию об указанных товарах на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.kamis-pripravy.ru/Продукция/Мельницы;

- изъять из оборота и уничтожить за счет общества без какой бы то ни было компенсации все указанные товары, хранящиеся на складе общества по адресу: ул. 5-я Магистральная, д. 15, Москва;

- взыскать с общества 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Изменение исковых требований было принято судом первой инстанции протокольным определением от 04.05.2018.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.05.2018 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018 по делу N А40-212216/2016 решение суда первой инстанции отменено. С общества в пользу компании взыскано 1 000 000 рублей компенсации. В остальной части иска отказано. Кроме того, с общества в пользу компании взыскано 10 200 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами на указанное постановление апелляционного суда обратились компания и общество.

Компания просит отменить обжалуемый судебный акт в части отказа в удовлетворении требований о запрете обществу предлагать к продаже и продавать, а также иным способом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации спорные товары - мельницы с различными видами приправ весом 38 грамм, размещать информацию об этих товарах в сети Интернет, изъятии из оборота и уничтожении за счет общества всего товара, хранящегося на складе последнего; в указанной части исковых требований принять новый судебный акт; в остальной части постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения.

В обоснование своей кассационной жалобы компания ссылается на неправильное применение апелляционным судом пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). В частности, названная компания полагает, что суд необоснованно применил ограничительное толкование указанной правовой нормы. Настаивает на удовлетворении соответствующих требований вне зависимости от предоставления правовой охраны промышленному образцу по патенту Российской Федерации N 105825 с более поздним, нежели товарные знаки компании , приоритетом правовой охраны.

Кроме того, компания обращает внимание суда кассационной инстанции на злоупотребление обществом правом на регистрацию промышленного образца, целью которой, по мнению истца, являлось исключительно воспрепятствование истцу по настоящему делу в защите исключительных прав на товарные знаки, и информирует суд о том, что компания 07.09.2018 обратилась в палату по патентным спорам с возражением против выдачи патента Российской Федерации N 105825 на промышленный образец.

В свою очередь, общество в своей кассационной жалобе просит постановление суда апелляционной инстанции отменить, оставив в силе решение суда первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы общество ссылается на несоответствие вывода апелляционного суда о наличии сходства до степени смешения между спорными товарами и товарными знаками компании , полагая, что соответствующий вывод противоречит представленным ответчикам доказательствам, отражающих мнение потребителей и специалистов.

Кроме того, общество оспаривает вывод апелляционного суда о допущенном ответчиком нарушении исключительных прав компании на товарные знаки, настаивая на том, что им используется самостоятельный объект исключительного авторского права - объект дизайна.

С учетом этого общество также указывает на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм статей 1229, 1235, 1252, 1358, 1367 и 1515 ГК РФ.

Также общество указывает на нарушение апелляционным судом положений статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в силу которых решение суда первой инстанции не может быть отменено исключительно по мотивам несогласия вышестоящего суда с выводами (оценкой) суда первой инстанции в вопросе сходства спорного обозначения и товарных знаков (постановление президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12).

В письменных возражениях (отзыве) от 04.12.2018 общество и компания McCormick доводы компании , приведенные в ее кассационной жалобе, оспорили, просили в ее удовлетворении отказать.

Компания в отзыве от 10.12.2018, в свою очередь, оспорило доводы общества и просило отказать в удовлетворении кассационной жалобы ответчика.

В судебном заседании 30.05.2019 суд определил привлечь Яковлева Андрея Владимировича к участию в арбитражном процесс в качестве переводчика Morgan Thomas Philippe Le Roux.

В судебном заседании представители компании просили кассационную жалобу компании удовлетворить, а в удовлетворении кассационной жалобы общества отказать.

Представитель общества и компании McCormick, напротив, настаивал на удовлетворении кассационной жалобы общества, возражая против удовлетворения кассационной жалобы компании .

Morgan Thomas Philippe Le Roux в судебном заседании поддержал кассационную жалобу общества.

Иные третьи лица явки своих представителей в судебное заседание не обеспечили, отзывы на кассационные жалобы не представили, что не препятствует рассмотрению кассационных жалоб.

Законность обжалуемого судебного акта проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов, изложенных в кассационных жалобах и возражениях относительно жалоб, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, компания является правообладателем товарных знаков по международным регистрации N 844345 и 1083072, которым с 28.04.2005 и с 28.07.2011 соответственно предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении, в том числе товаров "соусы (приправы) и специи" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Компания использует указанные товарные знаки на территории Российской Федерации, реализуя с 2010 года мельницы прозрачные колбовидной формы с приспособлениями для измельчения содержащихся в емкостях специй. Товары реализуются в крупных федеральных и региональных торговых сетях и несетевых магазинах.

Общество с ноября 2015 года предлагает в сети Интернет и реализует в тех же торговых сетях идентичные (однородные) товары - мельницы с приправами в подтверждение чего были представлены скриншот страниц сайта www.kamis-pripravy.ru/Продукция/Мельницы, товарные и кассовые чеки за 2016 год, фотоизображения торговых прилавков с товарами истца и ответчика.

В обоснование исковых требований компания указала, что ответчик реализует мельницы со специями, форма которых до степени смешения сходна с вышеуказанными товарными знаками истца; полагает, что общество умышленно изменило дизайн своих мельниц, чтобы таким образом получить преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности за счет смешения с продукцией компании .

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции со ссылкой на пункты 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), указал на отсутствии угрозы смешения в глазах рядового потребителя товаров ответчика с товарными знаками истца, "если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию" (абзац пятый страницы 4 судебного решения).

Суд первой инстанции констатировал, что истцом не представлено доказательств того, что "вследствие использования ответчиком спорного товарного знака в виде объемного товарного знака по международной регистрации N 1083072, потребители полагали или могли полагать, что спорная тара в виде Мельницы Kamis индивидуализируют деятельность истца, как правообладателя товарного знака по свидетельствам N 1083072, N 844345, поскольку обе марки (KOTANYI и KAMIS) обладают отличительными особенностями, благодаря которым лояльные потребители в ситуации покупки выбирают именно ту марку, которой отдают предпочтение, в т.ч. по вкусовым качествам самой продукции (специй, приправ), страной изготовления, страной произрастания ингредиентов, используемых в продукции и т.д." (абзац восьмой страницы 4 судебного решения).

Кроме того, суд первой инстанции в обоснование вывода об отсутствии сходства спорного товара ответчика с товарными знаками истца сослался на выводы патентного поверенного Рыбчака В.В. и специалистов ВНИИТЭ/МХПА им. С.Г. Строганова, изложенные в представленных обществом заключениях.

Согласно первому из упомянутых заключений сравниваемые объекты при восприятии в целом создают совершенно разное общее зрительное впечатление, что полностью исключает ассоциативное подобие сравниваемых объектов в сознании потребителя. Иными словами, сравниваемые объекты не являются сходными до степени смешения за счет четко различимых особенностей дизайнерского исполнения каждого из них".

Согласно второму заключению сравниваемые образцы товаров, как указал суд первой инстанции, а не товарных знаков истца и товаров ответчика, имеют различие в нижней части образцов (шар, усеченный снизу/усеченный конус); стеклянное кольцо, разделяющее нижнюю и цилиндрическую центральную часть в образце KAMIS, являющееся главным выразительным элементом; наличие в верхней части крышки образца KAMIS декоративного элемента в виде цилиндрического выступа, который гармонично завершает визуальный образ и усиливает основную тему вращения, являясь ее осью; наличие на верхней части крышки образца KAMIS двух колец, одно из которых, расположено выше экватора крышки, а другое над ним; наличие на крышке образца KOTANYI выемки, обеспечивающие плотный хват и контроль за поворотом ручки; наличие в углублениях на крышке образца KOTANYI пиктограмм, информирующих пользователя о возможности изменения степени помола путем установки крышки в верхнее или нижнее положение; наличие в образце KAMIS защиты от проскальзывания при использовании в виде небольших углублений на центральной части крышки, в то время как в образце KOTANYI она ярко выражена по окружности крышки; определяющим отличием в эргономике образцов является свободный хват нижней части мельниц, который отличается в образцах KOTANYI и KAMIS (в образце KOTANYI фиксация изделия происходит примерно по двум третям плоскости изделия - хват приходится на нижнюю, округлую часть и цилиндрическую центральную части/в образце KAMIS хват приходится на одну треть - нижнюю часть, которая представляет собой усеченный конус со скругленными стенками, далее пространство для хвата ограничивается выступом в форме кольца); в образце KOTANYI центр масс визуально расположен снизу, в образце KAMIS - перемещен ближе к центру, делая его визуально легче; этикетки, размещенные на центральной части образцов KOTANYI и KAMIS, отличаются по своему содержанию и композиционному расположению словесных и изобразительных элементов. Таким образом, отличительных черт больше чем схожих; помимо различий, установленных в отдельных элементах сравниваемых мельниц, образцы товаров KOTANYI и KAMIS создают разные впечатления в целом.

Также суд первой инстанции принял во внимание рецензию специалистов в области промышленного дизайна МГТУ им. Н.Э. Баумана, согласно которой образцы мельниц для специй KAMIS и KOTANYI как с этикетками, так и без них, имеют значительную и легко уловимую разницу в общем зрительном восприятии; визуальное сравнение формы и контуров контейнеров KAMIS с KOTANYI показывает отличительные особенности как контурной, так и объемной формы - наложение контуров и объемов образцов KOTANYI и KAMIS явно показывает значительное отличие в формообразовании каждого из них; сравнительный анализ упаковок двух одинаковых продуктов KAMIS и KOTANYI (морская соль) с этикетками так же показывает значительное различие общего зрительного впечатления между ними.

Кроме того, как указал суд первой инстанции, отсутствие сходства между товарными знаками истца и мельницей KAMIS подтверждено решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) о регистрации указанной мельницы в качестве промышленного образца (патент Российской Федерации N 105825).

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции об отсутствии сходства до степени смешения между товарными знаками истца и спорными товарами ответчика.

Как указал апелляционный суд, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и по общему правилу разрешается судом самостоятельно с позиций обычного потребителя. В тоже время заключение специалистов ВНИИТЭ/МХПА им. С.Г. Строганова, которому судом первой инстанции дана подробная оценка, основано на сравнении мелких и несущественных для потребителя деталей, которые не влияют на общее восприятие товара повседневного потребления; могут вызвать у потребителя мнение, что один и тот же производитель подобным образом пытается разнообразить поставляемую им продукцию.

Коллегия судей апелляционной инстанции, самостоятельно исследовав образцы продукции, представленные сторонами, и объемный товарный знак истца по международной регистрации N 1083072, представляющий собой прозрачную стеклянную колбу с выпуклостями и сужениями, элементами дизайна (пояски, выступающие элементы и т.п.) и с крышкой, пришла к выводу о том, что объемный товарный знак истца и один из образцов мельницы ответчика, принадлежность которой последним не оспаривалась и подтверждалась информацией о производителе на товаре, являются сходными до степени смешения, несмотря на имеющиеся различия, не носящие существенного характера. Степень сходства, по мнению коллегии судей апелляционной инстанции, не только создает угрозу смешения, но и фактически ведет к смешению представления потребителя о производителе сравниваемой продукции ввиду того, что товары истца и ответчика реализуются в одних и тех же торговых сетях; реализуются по сравнимым ценам; размещены на полке в непосредственной близости либо смешаны друг с другом; являются товарами повседневного потребления, при выборе которых потребители не проявляют той степени осмотрительности, которая характерна для приобретения дорогих товаров.

Кроме того, как указал суд апелляционной инстанции, вывод о фактическом смешении потребителями спорных товаров и их производителей подтверждается представленным в дело заключением Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН.

На основании изложенного вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства до степени смешения товара ответчика и объемного товарного знака истца был признан судом апелляционной инстанции не соответствующим обстоятельствам дела.

При этом суд апелляционной инстанции признал ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что наличие у ответчика зарегистрированных прав на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 105825 исключает его ответственность перед истцом за незаконное использование товарного знака, поскольку указанный патент зарегистрирован только 26.04.2018, то есть спустя полтора года после возбуждения производства по настоящему делу (26.10.2016).

Также коллегия судей апелляционной инстанции отклонила довод ответчика о том, что используемая им тара для товара является объектом дизайна, указав, что авторские права на произведение дизайнерского искусства не имеют значения для настоящего дела, предметом спора в котором является использование ответчиком в целях индивидуализации товара обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Приведенные обстоятельства послужили основанием для вывода апелляционного суда о нарушением ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки и частичного удовлетворения иска о взыскании компенсации за нарушение таких исключительных прав. При определении размера компенсации апелляционный суд исходил из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации допущенному нарушению, необходимости соблюдения баланса интересов сторон, а также принял во внимание отсутствие подобных нарушений со стороны ответчика ранее.

Отказывая в удовлетворении требований о пресечении действий ответчика на будущее, а также об изъятии и уничтожении спорных товаров, апелляционный суд указал, что их исполнение возможно только в период, когда ответчик является правообладателем патента на промышленный образец N 105825 и вправе использовать такой результат интеллектуальной деятельности на законных основаниях, если только этот патент не будет признан недействительным в порядке, установленном законом.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Изложенные фактические обстоятельства дела, а именно: принадлежность истцу исключительных прав на вышеуказанные товарные знаки, введение в гражданский оборот спорных товаров ответчиком в период действия на территории Российской Федерации регистрации таких товарных знаков, сторонами не оспариваются. Равно не оспаривается сторонами и тождественность либо однородность спорных товаров ответчика товарам "соусы (приправы), специи" 30-го класса МКТУ, в отношении которых товарным знакам истца предоставлена правовая охрана. Кассационной жалобы сторон не содержат доводов и относительно размера компенсации, определенной апелляционным судом.

Как следствие, в соответствующей части выводы суда апелляционной инстанции коллегией судей кассационной инстанции не проверяются.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и отзывах (возражениях) на них, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения апелляционным судом норм материального и процессуального права, соответствие его выводов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу о том, что кассационные жалобы удовлетворению не подлежат в силу нижеследующего.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ). Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Таким образом, использование при выполнении работ, оказании услуг, а равно размещение в сети Интернет обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения без согласия правообладателя, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Совокупность приведенных выше норм права устанавливает обязательный круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по спорам о защите исключительного права на товарный знак.

В частности, для признания использования обозначения лицом, не имеющим разрешения на такое использование, нарушением исключительного права на товарный знак правообладателю такого товарного знака надлежит доказать тождественность или сходство до степени смешения используемого обозначения с обозначением, охраняемым в качестве товарного знака, а также вероятность смешения двух обозначений в глазах потребителей. При этом вероятность смешения обозначений выступает в качестве необходимого элемента нарушения исключительного права.

Равно истцу надлежит обосновать в спорных (неочевидных) ситуациях идентичность либо однородность товаров (услуг) ответчика, идентифицируемых спорным обозначением, с товарами (услугами), для которых зарегистрирован товарный знак истца, обуславливающую вероятность смешения товаров и услуг истца и ответчика в восприятии рядового потребителя.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Таким образом, в бремя доказывания истца по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его использования ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Соответствующие обстоятельства устанавливаются на дату подачи иска.

В бремя доказывания ответчика входит подтверждение выполнения им требований закона при использовании спорного обозначения.

Рассмотрев приведенные в кассационной жалобе ответчика доводы об ошибочности вывода суда апелляционной инстанции о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, в частности, вывода о наличии сходства до степени смешения между спорными товарами ответчика и товарными знаками истца, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара (услуги).

Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, приведенным в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Следует отметить, что однородность спорных товаров товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки истца, ответчиком не оспаривается, носит очевидный характер.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в пункте 75 постановления N 10 вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (обычный потребитель), с учетом вышеприведенных положений пункта 162 названного постановления.

Следует отметить, что аналогичные правовые и методологические подходы существовали и на момент рассмотрения настоящего дела в судах первой и апелляционной инстанций.

Вместе с тем приведенная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при установлении факта сходства обозначений до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права.

Критерии, по которым определяется сходство сравниваемых обозначений, установлены действовавшими в период возникновения спорных правоотношений и на момент рассмотрения данного дела в суде Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В пункте 43 названных Правил указано, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в указанном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Вместе с тем согласно пункту 41 Правил N 482, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При определении сходства товарных знаков могут учитываться как отдельные признаки, так и совокупность содержащихся признаков, в то время как при установлении сходства до степени смешения оценивается восприятие товарного знака в целом.

Таким образом, в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

При этом, поскольку защищаемые товарные знаки являются изобразительными (объемными), при оценке сравниваемых обозначений в целом подлежит учету влияние изобразительного элемента.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Из решения суда первой инстанции, отмененного обжалуемым постановлением суда апелляционной инстанции, усматривается, что вывод об отсутствии смешения спорных товаров ответчика с товарными знаками истца обусловлен заключением специалистов (патентного поверенного, специалистов в области промышленного дизайна, художников) о наличии "четко различимых особенностей дизайнерского исполнения" товаров истца и ответчика (страницы 5 и 6 судебного решения), а также выводом о лояльности потребителей продукции истца или ответчика, для которых важна страна производства, степени помола специй, вкусовые качества продукта (предпоследний абзац страницы 4, абзацы десятый и тринадцатый страницы 6 судебного решения). При этом из указанных фрагментов судебного решения усматривается, что объектами сравнения были образцы товаров истца и ответчика, а не товарные знаки истца и спорные товары ответчика (их изображения, представленные в материалах дела).

При изложенных обстоятельствах суд апелляционной инстанции с учетом вышеприведенных нормативных (методологических) подходов правомерно отметил ошибочность выводов суда, основанных на представленных ответчиком заключениях специалистов, в основу выводов которых было положено сравнение мелких и несущественных для потребителя деталей, а также обстоятельств, не подлежащих учету при оценке товарных знаков, которые не влияют на общее восприятие товара повседневного потребления, но могут вызвать у потребителя впечатление, что один и тот же производитель подобным образом пытается разнообразить поставляемую им продукцию.

Суд апелляционной инстанции, самостоятельно сравнив образцы спорной продукции с товарными знаками истца, представляющими собой реалистичное изображение прозрачной стеклянной колбы с выпуклостями и сужениями, элементами дизайна (пояски, выступающие элементы и т.п.) и с крышкой, пришел к обоснованному выводу о сходстве до степени смешения сравниваемых объектов и средства индивидуализации.

Коллегия судей апелляционной инстанции не усматривает причин не согласиться с соответствующими выводами суда апелляционной инстанции.

При этом Суд по интеллектуальным правам отклоняет аргументы ответчика о том, что суд апелляционный суд, вопреки принципу правовой определенности, неправомерно переоценил выводы суда первой инстанции относительно сходства и вероятности смешения сравниваемых объектов, поскольку соответствующие выводы суда первой инстанции, как указывалось выше, сформулированы без учета вышеприведенных правил и выработанных правоприменительной практикой, нашедшей отражение в разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации, методологических подходов.

Также коллегия судей отклоняет и доводы ответчика об уклонении суда апелляционной инстанции от оценки доказательств, представленных ответчиком в обоснование довода об отсутствии сходства до степени смешения между его товарами и товарными знаками истца, поскольку, как указывалось выше, соответствующие обстоятельства являются вопросом факта и устанавливаются судом самостоятельно с позиций рядового потребителя. Как следствие, мнение специалистов в различных областях знаний не имеют доказательственного значения для данного спора, а представленные истцом и ответчиком сведения о мнении потребителей по данному вопросу носят взаимоисключающий характер.

Суд по интеллектуальным правам отклоняет и довод ответчика об ошибочности вывода апелляционного суда о наличии признаков правонарушения в действиях ответчика по введению в гражданский оборот спорных товаров, в обоснование которого ответчик ссылается на обладание исключительными авторскими правами на дизайн упаковки специй, оно же устройство для их измельчения, поскольку обладание такими правами само по себе не исключает нарушение исключительных прав на средства индивидуализации товаров, охраняемых с даты приоритета соответствующих товарных знаков.

В то же время Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для признания обоснованным и довода истца о неправомерности отказа судом апелляционной инстанции в удовлетворении требований истца о пресечении противоправных действий ответчика.

Как указывалось выше, отказ в удовлетворении соответствующих требований был обусловлен тем, что за время судебного разбирательства ответчик стал обладателем исключительного права на промышленный образец, признаки которого, как установили суды первой и апелляционной инстанций, реализованы в спорных товарах ответчика.

Вследствие этого апелляционный суд правомерно указал на невозможность удовлетворения соответствующих исковых требований до момента признания недействительным "младшего" результата интеллектуальной деятельности, противопоставленного в данном споре товарным знакам истца.

Вопреки мнению истца, соответствующий вывод суда апелляционной инстанции не противоречит положениям пункта 6 статьи 1252 ГК РФ.

Аргумент компании о несоответствии оспариваемого вывода апелляционного суда правовым позициям Суда по интеллектуальным правам, изложенным в постановлении от 08.06.2016 по делу N А32-39951/2014 не соответствует содержанию указанного судебного акта, вынесенного при отличных от настоящего дела обстоятельствах. Так, как и в данном деле, коллизия исключительных прав на товарный знак и промышленный образец в ранее рассмотренном деле была разрешена судами на основании пункта 6 статьи 1252 ГК РФ (исходя из приоритета правовой охраны конкурирующих объектов исключительных прав) в отношении требования о взыскании компенсации. Требование же об обязании ответчика прекратить использование спорного товарного знака было удовлетворено судами, а доводы ответчика о том, что в спорной продукции правомерно использован иной объект исключительных прав (промышленный образец) с более ранним приоритетом, был отклонен судами ввиду недоказанности ответчиком наличия лицензионных прав на использование такого промышленного образца.

При этом приведенный в кассационной жалобе истца довод о наличии признаков злоупотребления правом в действиях по регистрации промышленного образца не может быть оценен судом кассационной инстанции, поскольку он не заявлялся при рассмотрении спора по существу и не был предметом оценки судов первой и апелляционной инстанций.

Так, согласно части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

С учетом изложенного и исходя из положений части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для удовлетворения кассационных жалоб и отмены либо изменения постановления суда апелляционной инстанции Судом по интеллектуальным правам не усматривается.

Безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационных жалоб подлежат отнесению на их заявителей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018 по делу N А40-212216/2016 оставить без изменения, кассационные жалобы иностранного лица GmbH и общества с ограниченной ответственностью "Камис-Приправы" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

A.А. Снегур

B.А. Химичев