Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 июля 2019 г. по делу N СИП-85/2018 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, вследствие его неиспользования, поскольку продажа, демонстрация товара в торговых точках, на выставках и форумах, предложение к продаже на сайте свидетельствует о фактическом использовании ответчиком спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 июля 2019 г. по делу N СИП-85/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 2 июля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 5 июля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Силаева Р.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кузьминой А.И.,

рассмотрел в судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Пятого арбитражного апелляционного суда (судья Бессчасная Л.А., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем Лий В.В.), исковое заявление иностранного лица MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A. (Via Giardini Nord, 225 I-41026 Pavullo nel Frigano (MO) (IT), Italy) к Горшковой Алине Александровне (г. Владивосток, ОГРНИП 306253719400039) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461816 в отношении части товаров 19-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых зарегистрирован товарный знак, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие:

представитель иностранного лица MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A. Филатов А.Ю. (по доверенности от 18.01.2018);

индивидуальный предприниматель Горшкова Алина Александровна - лично (личность установлена по паспорту).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Горшковой Алине Александровне (далее - предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461816 в отношении части товаров 19-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых зарегистрирован товарный знак, вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2018 требования компании удовлетворены частично. Досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461816 в отношении товаров 19-го класса МКТУ "карнизы; материалы огнеупорные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; обломы; паркет; плиты из материалов на основе цементов; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; пробка [прессованная]; терракота". В удовлетворении остальной части исковых требований, а именно в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461816 в отношении товаров 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия" отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2019 решение Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2018 отменено в части отказа в удовлетворении исковых требований.

Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении в судебном заседании представитель компании исковые требования поддержал, просил удовлетворить их в полном объеме, полагая, что предприниматель не подтвердил использование спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий дате направления предложения заинтересованного лица в отношении спорных товаров 19-го класса МКТУ.

Предприниматель в удовлетворении заявленных требований просил отказать, полагая, что представил достаточную совокупность доказательств, подтверждающих использование спорного товарного знака именно в отношении спорных товаров 19-го класса МКТУ, а компания не доказала свою законную заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Ранее Роспатентом был представлен отзыв от 21.02.2018 на исковое заявление, в котором он указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может, а также заявил ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, предприниматель является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 461816 с приоритетом от 16.07.2010, зарегистрированного Роспатентом 16.05.2012 в отношении товаров 9-го, 11-го, 17-го, 19-го и услуг 37-го классов МКТУ.

Правовая охрана спорного товарного знака, с учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2018, действует в отношении следующих спорных товаров 19-го класса МКТУ: "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия".

Компания, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров и полагая, что он не используется ответчиком для этих товаров в течение трех лет, предшествующих дате направления предпринимателю предложения заинтересованного лица на основании пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратилась в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Ранее судом было установлено соблюдение компанией досудебного порядка урегулирования спора и ее заинтересованность в подаче настоящего иска.

Судом было установлено, что товарный знак истца по международной регистрации N 679867 и спорный товарный знак ответчика являются сходными до степени смешения. Также, судебная коллегия в решении от 08.10.2018 пришла к выводу о том, что товары 19-го класса МКТУ в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца являются либо тождественными, либо однородными товарам 19-го класса МКТУ для которых, зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Заинтересованность компании в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подтверждена материалами дела, осуществляемой истцом деятельностью, а также сходством до степени смешения товарных знаков истца и предпринимателя, возможностью "размытия" товарных знаков или введения потребителей в заблуждение при использовании и предпринимателем и компанией обозначений, содержащих сходный словесный элемент в отношении однородных товаров.

Выводы суда, изложенные в решении от 08.10.2018 в данной части оставлены без изменения президиумом Суда по интеллектуальным правам, в связи с чем доводы ответчика об отсутствии заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подлежат отклонению.

Как следует из пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления претензии правообладателю (01.11.2017), период времени, в течение которого ответчику следовало доказать факт использования оспариваемого товарного знака исчисляется с 01.11.2014 по 31.10.2017.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как следует из представленного предпринимателем дополнительного отзыва на заявление от 17.04.2018, отзыва на исковое заявление от 07.03.2019, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 461816 используется самим предпринимателем Горшковой А.А., а также используется под контролем предпринимателя обществом с ограниченной ответственностью "МИРЭ" (ОГРН 1092536006364) (далее - общество "МИРЭ"), учредителем и генеральным директором которого является сам предприниматель.

Предприниматель указывает, что вводит в гражданский оборот, в том числе через общество "МИРЭ", под спорным товарным знаком греющую пленку, инфракрасную сауну, светоплитку, декоративные солнечные панели для крыш, стен, полов, декоративное покрытие, прочие строительные материалы, в том числе и техническую пробку.

При этом факт наличия таких товаров у предпринимателя на складе, в рассматриваемый период, до его реализации, подтверждает полис страхования имущества от 18.11.2014 (т. 7, л. д. 102).

Предприниматель не является производителем названных товаров, но осуществляет их ввод в гражданский оборот на территории России под своим товарным знаком.

Предприниматель отмечает, что спорный товарный знак используется на территории Российской Федерации обществом "МИРЭ" с разрешения правообладателя путем размещения товарного знака на упаковке товаров, сопроводительной документации, в сети "Интернет" на интернет-сайте www.mirae.ru, зарегистрированном на имя предпринимателя, через розничную сеть, в связи с участием в выставках, конференциях и иных мероприятиях.

В подтверждение использования спорного товарного знака ответчиком в материалы дела представлены: договор на рекламные услуги от 10.02.2014 N 11П, реклама, статьи, макеты, сведения о выставках, дипломы, скриншоты результатов поиска в сети "Интернет" по запросу "mirae" и страниц в "Instagram", скриншоты сайта www.mirae.ru от 16.04.2018, буклет на сауну, сведения о битумной изоляции, прайс-листы на светоплитку, вещественные доказательства - греющая пленка, коробка упаковка, пакет упаковка, фольга, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, уведомление о постановке на учет в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный налог, уведомление о постановке на учет физического лица по месту жительства, свидетельства в отношении регистрации общества "МИРЭ", выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении общества "МИРЭ", справка о праве администрирования доменного имени, архив сайта mirae.ru за 2016, 2017, 2018 гг., копия инструкции, копии расходных накладных от 09.08.2015 N 154, от 21.09.2015 N 206, от 02.10.2015 N 211, от 04.11.2015 N 249, от 28.11.2015 N 267, копии товарных чеков от 24.03.2015, от 01.10.2015, от 16.10.2015, от 01.06.2016, от 12.08.2016, от 01.09.2016, от 11.09.2016, от 20.09.2017, копия выписки с лицевого счета, копии расходных накладных от 05.02.2015 N 43, от 14.02.2015 N 63, от 15.02.2015 N 67, от 26.02.2015 N 85, от 12.03.2015 N 99, от 18.03.2015 N 112, от 23.03.2015 N 120, от 20.04.2015 N 152, от 17.05.2015 N 172, от 24.05.2015 N 187, от 13.06.2015 N 214, от 24.06.2015 N 222, от 27.06.2015 N 225, от 25.07.2015 N 270, от 16.08.2015 N 299, от 23.08.2015 N 302, от 04.09.2015 N 320, от 08.09.2015 N 322, от 13.09.2015 N 331, от 27.09.2015 N 358, от 27.09.2015 N 357, N 359, от 13.10.2015 N 388, N 389, от 10.10.2015 N 384, от 22.11.2015 N 444, от 05.12.2015 N 469, от 17.12.2015 N 486, от 15.01.2016 N 11, копия выписки с расчетного счета, копии расходных накладных от 26.05.2016 N 123, от 09.04.2016 N 98, от 29.05.2016 N 120, от 30.06.2016 N 148, от 21.07.2016 N 171, от 13.08.2016 N 201, от 30.09.2016 N 248, от 07.10.2016 N 257, от 05.10.2016 N 255, от 09.02.2017 N 16, от 01.03.2017 N 28, от 25.03.2017 N 50, от 02.04.2017 N 52, копия выписки с расчетного счета, копия расходной накладной от 06.04.2017 N 57, копия страхового полиса, копия дополнительного соглашения N 1, копия договора субаренды от 01.12.2016, копия платежных поручений по оплате сайта www.mirae.ru, заключение специалиста от 27.06.2019 N 060/ЭН-19.

Исследовав и оценив представленные ответчиком доказательства, суд установил, что предприниматель осуществляет ввод в гражданский оборот на территории России товары "светоплитка, терморегулятор, инфракрасная сауна, греющая пленка, фольга, армирующая сетка, антифрикционная подложка, техническая пробка, битумная изоляция, солнечная черепица, солнечные модули".

Ввод указанной продукции в гражданский оборот на территории России с согласия и под контролем правообладателя осуществляет также общество "МИРЭ", учредителем и генеральным директором которого является ответчик - Горшкова А.А., на основании выписки из ЕГРЮЛ в отношении общества.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ), договор простого товарищества (глава 55 ГК РФ), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ), предварительный договор (статья 429 ГК РФ), в том числе лицензионный (1235 ГК РФ).

По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

Использование товарного знака обществом под контролем правообладателя - учредителя общества, свидетельствует о факте передачи правообладателем права пользования товарным знаком такому обществу.

Спорный товарный знак используется на документации предпринимателя и общества "МИРЭ", в том числе на всех документах, которые передаются покупателю в расходных накладных, товарных чеках, в печатях общества и предпринимателя, на упаковках товаров, на самих товарах, в предложении к продаже: в буклетах, инструкции, прайс-листах, в сети "Интернет" на сайте www.mirae.ru, (что подтверждают архивные копии сайта, сделанные в спорный период за 2016 год), в доменном имени mirae.ru, администратором которого является ИП Горшкова А.А. (согласно справке о праве администрирования доменного имени).

На указанном сайте представлены товары, маркированные спорным товарным знаком: греющая пленка, светоплитка, солнечная черепица, солнечные модули, битумная изоляция, инфракрасная сауна, антифрикционная подложка, фольга, техническая пробка, что подтверждают архивные данные сайта www.mirae.ru.

При этом суд отклоняет довод истца о том, что документация, предоставленная ответчиком, касается только продвижения товаров, их рекламы, то есть услуг 35-го класса МКТУ, в силу следующего.

Как следует из материалов дела, все документы, относящиеся к рекламе продукции ответчика (договор на рекламные услуги, реклама, статьи) направлены именно на расширение потребительского спроса на товары самого ответчика, маркированные спорным товарным знаком.

Следовательно, реклама товаров ответчика относится к предложению к продаже, а не является оказанием ответчиком услуги 35-го класса для третьих лиц.

Представленные в материалы дела документы о рекламе подтверждают осуществление ответчиком деятельности по доведению до российских потребителей сведений о реализуемом товаре.

Предложение к продаже товаров и реализация товаров осуществляется предпринимателем и обществом "МИРЭ" через розничную сеть, а также посредством сайта www.mirae.ru, администратором которого является ИП Горшкова А.А. Данные обстоятельства подтверждают договоры субаренды нежилых помещений, дополнительные соглашения к договорам аренды, заключенные с индивидуальным предпринимателем Лушниковой Е.Г., обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом Купеческий", обществом с ограниченной ответственностью "Сити энд молз", акты приема-передачи помещений.

Факт реализации товаров светоплитка, терморегулятор, греющая пленка, фольга, армирующая сетка, антифрикционная подложка, техническая пробка, битумная изоляция в спорный период подтверждается представленными в материалы дела копиями расходных накладных, копиями товарных чеков с указанием наименования товара и спорного обозначения.

Ссылка представителя истца на то, что введение товара в гражданский оборот не может подтверждаться кассовыми чеками, является необоснованной, поскольку в случае розничной продажи товара сделка купли-продажи носит обезличенный характер (отсутствует идентификация покупателя).

Вышеназванные кассовые чеки, расходные накладные имеют все необходимые реквизиты, в том числе указание на наименование продавца (общество "МИРЭ", ИП Горшкова А.А.), дату, время продажи, телефоны, адрес, наименование реализуемого товара, иные реквизиты.

При этом истец о фальсификации ответчиком представленных доказательств в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не заявлял.

Согласно части 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ) контрольно-кассовая техника (ККТ), включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных этим Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ (в редакции от 03.07.2018) "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 03.07.2018 N 290-ФЗ) индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, а также организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, могут осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу) в порядке, установленном Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), до 01.07.2019 в случаях предусмотренными подпунктами 1 - 4 названной статьи.

Согласно пункту 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2018 N 290-ФЗ в случае, если организации или индивидуальные предприниматели в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) вправе не применять контрольно-кассовую технику, такое право сохраняется за ними до 01.07.2018.

Судебная коллегия учитывает, что предпринимателем Горшковой А.А. при продаже товаров в розничной сети ККТ не использовалась, поскольку предприниматель, исчисляющий ЕНВД на основании названной статьи Федерального закона от 03.07.2018 N 290-ФЗ, мог работать без ККТ, а лишь по требованию покупателя в момент оплаты товара должен был выдавать товарный чек или иной документ, подтверждающий покупку товара.

Таким образом, представленные в материалы дела товарные чеки, расходные накладные являются надлежащими доказательствами реализации товара предпринимателем и обществом "МИРЭ" в спорный период.

Установленный решением суда от 08.10.2018 факт использования спорного товарного знака в отношении вышеназванных товаров (светоплитка, терморегулятор, техническая пробка, солнечная черепица, греющая пленка, фольга, армирующая сетка, антифрикционная подложка, инфракрасная сауна, битумная изоляция, солнечные модули) в спорный период признан президиумом Суда по интеллектуальным правам законным и обоснованным.

Согласно положениям статьи 1486 ГК РФ доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При этом МКТУ как международная классификация может не иметь точного соответствия товарных позиций с точки зрения национального законодательства.

Использование товарного знака в отношении одного из подвидов того товара, который указан в свидетельстве, означает использование в отношении самого указанного в свидетельстве товара.

Аналогичная позиция отражена в Постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2014 N СИП-627/2014, от 10.09.2015 N СИП-873/2014, от 21.03.2016 N СИП-354/2015, от 04.07.2016 по делу N СИП-438/2015 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2016 N 300-ЭС16-14307 отказано в передаче дела для пересмотра в порядке кассационного производства), от 18.07.2016 N СИП-605/2015 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2016 N 300-ЭС16-14267 отказано в передаче дела для пересмотра в порядке кассационного производства), от 17.02.2017 по делу N СИП-207/2016, от 03.04.2017 по делу N СИП-502/2016, от 20.04.2017 по делу N СИП-84/2016, от 14.09.2017 по делу N СИП-165/2016, от 18.12.2017 по делу N СИП-323/2017, от 22.12.2017 по делу N СИП-251/2017, от 19.04.2018 по делу N СИП-412/2017 и от 28.04.2018 N СИП-186/2017 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 26.07.2018 N 300-ЭС18-10007 отказано в передаче дела для пересмотра в порядке кассационного производства).

Такой же подход отражен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308.

Судебная коллегия, исследовав в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимной связи все представленные в материалы дела письменные позиции сторон, в том числе представленные при новом рассмотрении дела заключение специалиста Страйковой Л.Н. от 27.06.2019 N 060/ЭН-19, фотоматериалы, вещественные доказательства, считает, что товары, для индивидуализации которых используется спорный товарный знак, относятся к указанным в регистрации строительным материалам 19-го класса МКТУ.

Судебная коллегия отклоняет доводы истца, заявленные в дополнительных письменных пояснениях от 01.07.2019, о том, что заключение специалиста Страйковой Л.Н. не может быть признано относимым, допустимым и достоверным доказательством по делу ввиду наличия ряда неточностей.

Представленное ответчиком заключение специалиста Страйковой Л.Н. с точки зрения процессуального законодательства не является заключением эксперта (статья 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и подлежит оценке судом наряду с другими письменными доказательствами по делу.

Вопреки мнению истца, исследуемое заключение содержит перечисление объектов, которые исследовал специалист.

Суд отклоняет довод истца о том, что из содержания заключения невозможно удостовериться в правомерности выводов исследования и самих объектов, так как исходит из презюмируемой гражданским законодательством добросовестности участников гражданского оборота (часть 5 статьи 10 ГК РФ). Данный довод истца суд считает необоснованным и голословным.

Судебная коллегия учитывает, что истец, в порядке статьи 166 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о фальсификации представленного ответчиком заключения не заявлял, с ходатайством об истребовании объектов, подвергнувшихся исследованию специалиста, в соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в суд не обращался.

У суда отсутствуют основания полагать, что ответчик представил для исследования специалисту иные объекты (товары), нежели представленные в материалы дела.

При этом из содержания заключения следует, что исследование проводилось специалистом Страйковой Л.Н. путем осуществления совокупности действий, предусмотренных осмотром (измерение, фиксация, фотофиксация) и методом информационно-сравнительного анализа данных, полученных в результате осмотра с требованиями строительных норм и правил; измерение проводилось при помощи рулетки, штангенциркуля; для фотофиксации был применен фотоаппарат Olympus модель SP-600UZ.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что исследование проводилось специалистом как при непосредственном осмотре самих объектов исследования, их измерении, так и на основании изучения сделанных фотоматериалов.

У суда отсутствуют основания полагать, что в заключении специалиста, имеющего соответствующие знания в необходимой области науки и техники, допущены какие-либо формальные или существенные неточности.

В связи с изложенным заключение специалиста Страйковой Л.Н. от 27.06.2019 N 060/ЭН-19 признается судебной коллегией относимым, допустимым и достоверным доказательством по настоящему делу, подлежащему исследованию наряду с другими доказательствами.

Судебная коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 раздела "Руководства по применению" МКТУ для правильной классификации каждого конкретного товара или услуги необходимо пользоваться непосредственно перечнями товаров и услуг и пояснениями к каждому классу соответственно, которые размещены в разделе "Перечень классов товаров и услуг с пояснениями".

Если не удается осуществить классификацию товара или услуги с помощью "Перечня классов товаров и услуг с пояснениями", а также "Перечня товаров и услуг, объединенных в классы", следует пользоваться разделом "Общие замечания".

В соответствии с пунктом 3 раздела "Руководства по применению" МКТУ отнесение общего термина в перечне товаров и услуг к какому-либо определенному классу товаров и услуг не исключает возможность использования этого термина в словосочетаниях в этом или в других классах.

Так, в разделе "Руководство по применению. Общие замечания" МКТУ определены общие правила классификации товаров, в которых отмечено следующее:

"a) Готовые изделия классифицируются, в основном, в соответствии с их функцией или назначением. В случае если таковые не упомянуты в разделе "Перечень классов товаров и услуг с пояснениями", готовые изделия следует классифицировать по аналогии с другими подобными изделиями, содержащимися в "Перечне товаров и услуг, объединенных в классы". Если функции или назначения не найдены, необходимо руководствоваться вспомогательными критериями, например материалом, из которого изготовлено изделие, или его принципом действия.

b) Готовые изделия многоцелевого назначения (например, радиобудильник) могут быть отнесены к определенным классам в соответствии с выполняемыми функциями или назначением, а в случае, если эти функции или назначение не упомянуты ни в одном из заголовков классов, следует руководствоваться критериями, сформулированными в пункте a).

c) Необработанное или частично обработанное сырье следует классифицировать, в основном, по материалу, из которого оно состоит.

d) Товары, предназначенные для использования в другом изделии, классифицируются, в основном, в том же классе, что и последний только в случае, если он не используется для иных целей. Во всех остальных случаях для классификации таких товаров следует руководствоваться критериями, сформулированными в пункте a).

e) Если готовые изделия или полуфабрикаты классифицируются по материалу, из которого они изготовлены, то в случае изготовления изделия из различных материалов его следует классифицировать по преобладающему в составе материалу.

f) Емкости, предназначенные для упаковки и хранения товаров, классифицируются в том же классе, что и сам товар.".

Судебная коллегия учитывает, что к 19-му классу МКТУ относятся "неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники".

В Пояснениях к 19-му классу установлено, что класс включает, в основном, неметаллические строительные материалы.

Таким образом, по общему правилу, к 19-му классу МКТУ не относятся готовые изделия, если конкретный вид готовых изделий прямо не указан в 19-м классе МКТУ.

Товар "битумная изоляция", введение которого в гражданский оборот на территории России под своим товарным знаком осуществляет ответчик, широко применяется в строительстве и имеет две различные цели применения: гидроизоляция и электроизоляция.

Судебная коллегия принимает во внимание то обстоятельство, что битумные материалы необходимы для изготовления строительных материалов, с их помощью проводят гидроизоляцию фундаментов и подвалов, перекрытий, кровли.

Битумная изоляция широко применяется при работах с подземными коммуникациями, для гидроизоляции фундаментов и подвалов, кровли, защиты от коррозии строительных конструкций, гидроизоляции балконов, плит перекрытий, стен, антикоррозийной защиты труб, гидроизоляции мостов, метро, дамб, водостоков, бассейнов, резервуаров, для укрепления насыпей, применяют при гидроизоляции подземных коммуникаций, труб канализаций, газопроводов, нефтепроводов, водопроводных коммуникаций. Также битумная изоляция обладает высокими электроизоляционными свойствами.

В связи с изложенным, судебная коллегия считает, что данный товар имеет многоцелевое назначение (электроизоляция и гидроизоляция), что не оспаривается истцом.

В соответствии с "Перечнем товаров и услуг, объединенных в классы" МКТУ к товарам 19-го класса с присвоенным базовым номером в частности относятся: 190017 - битумы; 190025 - материалы битумные строительные.

В соответствии с разделом "Общие замечания" МКТУ изделия классифицируются по преобладающему в составе материалу, следовательно, товар битумная изоляция подлежит отнесению к товарам с базовым номером в Перечне 190017 (битумы), 190025 (материалы битумные строительные).

На основании изложенного товар битумная изоляция, вопреки мнению истца, является подвидом товара "материал строительный неметаллический", "материал строительный" 19-го класса МКТУ, что также подтверждается выводами специалиста, изложенными в заключении от 27.06.2019 N 060-ЭН/19.

В этой связи, использование предпринимателем товара битумная изоляция, по мнению судебной коллегии, свидетельствует об использовании спорного товарного знака в отношении товаров "материал строительный неметаллический", "материал строительный" 19-го класса МКТУ.

Поскольку товар инфракрасная сауна представляет собой готовое изделие (закрытое помещение или кабина), применяемое в оздоровительных целях (принятия процедур ИК терапии) и оборудованное инфракрасными излучателями, согласно представленному в материалы дела буклету, он не может быть отнесен к товарам с базовым номером Перечня N 190029 - "лесоматериалы обработанные", представляющим собой строительный материал (брусья, доски, балки), который не является готовым изделием.

Таким образом, ввод в гражданский оборот предпринимателем товара инфракрасная сауна не может свидетельствовать об использовании спорного товарного знака для строительных материалов 19-го класса МКТУ.

Согласно заключению специалиста от 27.06.2019 N 060-ЭН/19 такой товар как "солнечная черепица", вводимый предпринимателем в спорный период в гражданский оборот, является товаром многоцелевого назначения, и может выполнять сразу две роли (черепицы и солнечной батареи), относится к материалам строительным неметаллическим, материалам строительным, покрытиям кровельным неметаллическим, черепице кровельной неметаллической, покрытиям кровельным со встроенными фотогальваническими элементами неметаллическими.

Судебная коллегия отклоняет довод истца о том, что из представленных в материалы дела доказательств невозможно определить, что вводимая предпринимателем в гражданский оборот солнечная черепица является неметаллической, в связи с тем, что информация о том, что этот товар является неметаллическим прямо указано на сайте mirae.ru, посредством которого предприниматель осуществлял ввод данного товара в гражданский оборот (том 5, л. д. 71), а также следует из заключения специалиста.

Кроме того, товар "солнечная черепица" прямо поименован в Перечне к товарам 19-го класса МКТУ за номерами: 190071 - покрытия кровельные неметаллические, 190151 - черепица кровельная неметаллическая, 190240 - покрытие кровельное со встроенными фотогальваническими элементами неметаллическое.

Учитывая представленные ответчиком доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд признает, что использование предпринимателем товара "солнечная черепица" подтверждает использование спорного товарного знака в отношении таких товаров 19-го класса МКТУ как "материалы строительные", "материалы строительные неметаллические", "покрытия", к подвидам которого он относится.

Судебная коллегия учитывает информацию о том, что из заключения специалиста от 27.06.2019 N 060-ЭН/19 следует, что "антифрикционная подложка" - это негорючая строительная ткань, обладающая пароизоляционными свойствами, которая используется при монтаже греющей пленки mirae, а также отдельно от нее, что подтверждается инструкцией по монтажу, приобщенной к материалам дела (том 7 л.д. 38-40). Этот материал широко используется в строительстве для защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (росы).

Суд соглашается с доводами истца о том, что данный товар, по его функции (предотвращение скопления пара) может быть отнесен к товарам 17-го класса МКТУ "материалы изоляционные", для которых также зарегистрирован спорный товарный знак.

Однако это не исключает возможности отнесения данного товара к товарам, содержащимся в Перечне к товарам 19-го класса МКТУ под базовыми номерами 190138 - обшивка для стен неметаллическая, 190150 - покрытия строительные неметаллические, 190197 - материалы строительные неметаллические, 190236 - геотекстиль, поскольку антифрикционная подложка для выполнения своей пароизоляционной функции может использоваться в строительстве в качестве настила, обшивки для стен, для облицовки стен, в качестве покрытия, а кроме того, согласно заключению специалиста, может использоваться в качестве геотекстиля в садоводничестве, поскольку не позволяет прорастать сорнякам.

Суд также учитывает, что данная подложка, согласно ее обозначению предпринимателем как "антифрикционная", а также как следует из представленной в материалы настоящего судебного дела инструкции, служит также для предотвращения истирания изделий.

Таким образом, товар антифрикционная подложка является многофункциональным и как следует из заключения специалиста - неметаллическим.

В связи с изложенным судебная коллегия полагает, что товар "антифрикционная подложка" может быть отнесен потребителем к спорным товарам 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; настилы; обшивки для стен; покрытия" для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Вместе с тем суд, принимая во внимание заключение специалиста, инструкцию, считает, что используемый предпринимателем под спорным товарным знаком товар - фольга (лавсановый материал) не может быть отнесен к товарам 19-го класса МКТУ, поскольку данный материал, как следует из указанных доказательств, имеет металлизированную поверхность.

Товар "армирующая сетка" также не подлежит отнесению к товарам 19-го класса МКТУ, поскольку согласно представленной в материалы дела инструкции она является металлической. Касательно указанного изделия, суд считает неубедительным вывод специалиста о том, что армирующая сетка является неметаллическим материалом, поскольку из иных представленных в материалы дела доказательств данное обстоятельство не следует, и поскольку согласно пояснениям истца материал армирующая сетка часто имеет металлическую основу.

При этом суд учитывает, что спорному товарному знаку предоставлена правовая охрана, в том числе для товаров "материалы армирующие для труб, трубопроводов неметаллические" 17-го класса МКТУ.

Вместе с тем, судебная коллегия отмечает, что из заключения специалиста следует, что "греющая пленка", вводимая в гражданский оборот ответчиком, используется одновременно и в качестве настила и в качестве покрытия, а также применяется для облицовки стен, так как эта пленка изготовлена из неметаллического материала и может применяться в строительстве, в ремонте помещений, домов, как при отделке наружных так и внутренних поверхностей в помещениях.

Данный материал применяется в качестве строительного материала в комплексе с другими строительными материалами, для придания определенных теплотехнических характеристик зданий и сооружений.

Может применяться вместо традиционного отопления, используется для половых, стеновых, потолочных поверхностей.

В зависимости от целей размещения греющей пленки, она используется в качестве самостоятельного элемента покрытия пола, стен, потолка, декоративного покрытия пола, стен, потолка. Используется для настила на любые поверхности без последующей инсталляции других материалов, используется в предотвращении запотевания оконных конструкций, для предотвращения запотеваний зеркал во влажных помещения путем размещения на тыльной стороне зеркала.

Судебная коллегия считает, что в связи с изложенным товар "греющая пленка", являющийся многофункциональным, применяется как для отопления пола, стен, потолка, так и для предотвращения запотевания зеркал, оконных конструкций, как готовый материал, так и как строительный материал в комплексе с другими строительными материалами. Относится к товарам "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; покрытия" 19-го класса МКТУ.

При этом в заключении специалиста отмечено, что "светоплитка" - это декоративная неметаллическая плитка со встроенным фотогальваническим элементом, который после преобразования солнечной энергии в электрическую с последующим накоплением создает свечение светодиодов в темное время суток, используются в строительстве для декоративной инсталляции в фасады зданий, тротуаров, лестниц, дорожек, является самостоятельным материалам для укладки дорожек, площадок, то есть является отделочным элементом строительных конструкций, как внутри, так и снаружи помещений, поскольку накопление энергии возможно и при искусственном освещении, может так же применяться для дачных домов и участков.

"Светоплитка" изготовлена из поликарбоната в виде плитки размерами 145 х 145 мм, 97 х 97 мм и может монтироваться как отдельными элементами в брусчатку, плитку, так и являться самостоятельным покрытием, поскольку ее конструктивный элемент выдерживает нагрузку до 20 т., степень защиты от воды IP 67, выдерживает температуру от - 25 до + 75 градусов Цельсия.

Специалист отметил, что товар "светоплитка" является многофункциональным, поскольку является самостоятельным строительным материалом - плиткой для устройства дорожек, благоустройства придомовой территории, площадок, а также является элементом декоративного освещения.

Как указано в представленном ответчиком в материалы дела буклете (том 5, л.д. 77) "светоплитка" используется в фасадах зданий, бассейнов, тротуаров, лестниц, пешеходных дорожек, применяется для декоративного освещения, используется для повышения безопасности дорожного освещения, а также возможно ее использование для маломерного флота в качестве сигнальных огней.

Также согласно данному буклету преобразование и накопление энергии для последующего использования светодиодов происходит не только при прямом солнечном освещении, но и при рассеянном свете, что свидетельствует о возможности применения светоплитки внутри помещений.

Судебная коллегия, учитывая представленные в материалы дела доказательства, а также принимая во внимание выводы специалиста, считает, что "светоплитка" является многофункциональным материалом, используется не только как декоративный элемент, и предназначена не только для освещения, но применяется в качестве отделочного элемента строительных конструкций как для стен, так и для полов, как внутри зданий (помещений) так и снаружи.

Таким образом, "светоплитка" относится к товарам "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; облицовки для стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия" 19-го класса МКТУ.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что предпринимателем доказано использование спорного товарного знака в рассматриваемый период в отношении оспариваемых товаров "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия" 19-го класса МКТУ.

Вместе с тем, при новом рассмотрении дела, истцом было заявлено о номинальном использовании предпринимателем спорного товарного знака.

Так, компания обращает внимание суда на незначительное количество представленных предпринимателем в материалы дела накладных и чеков в подтверждение реализации товара. Данное обстоятельство, по мнению компании, свидетельствует о "символическом" использовании спорного товарного знака.

Данный довод подлежит отклонению как не соответствующий обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела доказательствам, поскольку введением в гражданский оборот товара в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ понимается не только его продажа, но и иные действия, связанные с демонстрацией товарного знака на товаре потребителям, как то обмен, предложение к продаже, демонстрация на выставках и ярмарках.

Указанные действия, согласно материалам дела, осуществлялись ответчиком в спорный период на своих торговых точках, в сети "Интернет", а также на выставках и форумах.

Кроме того, судебная коллегия учитывает, что закупаемые предпринимателем и реализуемые на территории России под своим товарным знаком материалы и изделия являются инновационными и эксклюзивными для российского потребителя, и для их ввода в гражданский оборот на территории России предпринимателю требуется изучить покупательский спрос и предпринимать действия рекламного характера, чтобы потребитель узнал о данных новых товарах, их функциях и областях возможного применения в строительстве.

Таким образом, совокупность осуществленных предпринимателем действий (продажа, демонстрация товара в торговых точках, на выставках и форумах, предложение к продаже на сайте mirae.ru) свидетельствует о фактическом, не номинальном использовании спорного товарного знака.

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и руководствуясь разъяснениями, данными в разделах "Руководство по применению", "Общие замечания", "Перечня товаров и услуг, объединенных в классы", "Перечня товаров и услуг с пояснениями" МКТУ, пришел к выводу о том, что применительно к настоящему спору ответчиком доказано использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия".

В силу изложенного у Суда по интеллектуальным правам отсутствуют основания для удовлетворения заявленного искового требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461816 в отношении товаров 19-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении требования иностранного лица MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 461816 в отношении товаров 19-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "неметаллические строительные материалы; материалы строительные; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; плитки; плитки для настилов, полов; покрытия" отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев