Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 июля 2019 г. по делу N СИП-580/2017 Суд признал незаконным решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку, поскольку Роспатент пришел к неверному выводу о том, что спорное комбинированное обозначение по общеизвестному товарному знаку не могло ассоциироваться только с одним конкретным производителем

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 июля 2019 г. по делу N СИП-580/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 2 июля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кутявиной К.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ПЕТРО" (Петергофское шоссе, 71, Санкт-Петербург, 198206, ОГРН 1037819010129) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 18.08.2017 о признании недействительным предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 38.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Балтийская табачная фабрика" (Правая наб., д. 10, литер В, г. Калининград, 236006, ОГРН 1023900778747), Лаборатория социологической экспертизы ФНИСЦ Российской Академии Наук (ул. Библиотечная, д. 11/5, Москва, 117218, ОГРН 1057748899560).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ПЕТРО" - Пчелкин А.П. и Яхин Ю.А. (по доверенности 28.09.2017 N 285), Литовцева Ю.В. (по доверенности от 19.09.2018 N 196), Грудакова Е.В. (по доверенности от 05.02.2019 N 96);

от общества с ограниченной ответственностью "Балтийская табачная фабрика" - Богелюс Е.Ю. (по доверенности от 14.11.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Русаков И.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-366/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРО" (далее - общество "Петро", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.08.2017 о признании недействительным предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 38.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество "Балтийская табачная фабрика" (далее - общество "БТФ") и Лаборатория социологической экспертизы ФНИСЦ Российской Академии Наук (далее - Лаборатория).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2018 в удовлетворении заявленных требований было отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Отменяя решение от 13.07.2018, суд кассационной инстанции указал, что при новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить выявленные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного разрешения настоящего дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, в первую очередь - о применении или неприменении статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), во вторую - о существенном нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения, имеющимся в деле доказательствам и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При новом рассмотрении дела в судебном заседании, состоявшемся 12.03.2019, обществом "Петро" было заявлено устное ходатайство об уточнении заявленных требований, в котором заявитель просил восстановить правовую охрану спорного товарного знака. Данные уточнения приняты судом протокольным определением от 12.03.2019.

Требование заявителя мотивировано тем, что оспариваемый общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 38 широко известен среди потребителей в отношении товаров правообладателя и не является сходным до степени смешения с товарными знаками иных лиц, в связи с чем оспариваемое решение Роспатента, по его мнению, принято с нарушением требований пункта 1 статьи 19.1 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее - Закон).

В обоснование требований заявитель ссылался на то, что Роспатент существенным образом нарушил процедуру рассмотрения возражения, не предоставив правообладателю часть материалов возражения, а именно: содержащиеся на компакт-диске (или дисках) приложения N 4-12 к отчету АНО "Центр развития экономической этики и правовых отношений", на основании которого Роспатент принял оспариваемое решение.

Общество "Петро" также ссылается на необоснованный отказ в переносе заседания Роспатента, поскольку правообладателю было предоставлено всего 12 рабочих дней для ознакомления с материалом объемом 1271 лист и подготовки правовой позиции. При этом в день рассмотрения возражения общества "БТФ" рассматривались еще два возражения этого третьего лица против предоставления охраны иным товарным знакам заявителя со словесным элементом "ТРОЙКА" и словесным элементом "TROIKA" (N 437842 и N 437841, соответственно), и общий объем предоставленных обществом "БТФ" материалов составил более 3500 листов.

Общество "Петро" указало на нарушение Роспатентом принципа правовой определенности, выразившееся в произвольном пересмотре принятых ранее решений, согласно которым Роспатент при предоставлении правовой охраны спорному общеизвестному товарному знаку в 2005 году анализировал противопоставленные товарные знаки и признал их несходными с таким знаком, а также анализировал в 2012 году обстоятельства использования ЗАО "Нево Табак" обозначения "ТРОЙКА" на своей продукции на дату, с которой общеизвестному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 38 предоставлена правовая охрана, и признал такое использование не опровергающим прочную ассоциативную связь оспариваемого товарного знака с правообладателем. При этом, по мнению общества "Петро", в материалах возражения и в оспариваемом решении Роспатента отсутствуют ссылки на какие-либо обстоятельства, которые не могли бы быть учтены при принятии решений 2005 и 2012 года.

Общество "Петро" также ссылается на отсутствие сходства противопоставленных товарных знаков со спорным общеизвестным товарным знаком ввиду существенных различий семантического, фонетического и графического характера между обозначениями, низкой различительной способности противопоставленных товарных знаков для табачной продукции, и другие обстоятельства. В отношении товарных знаков, которые не упомянуты в приложении к протоколу Палаты по патентным спорам от 24.06.2005, общество "Петро" указывает на заведомую невозможность их смешения с общеизвестным товарным знаком, поскольку они не были признаны сходными до степени смешения с обозначением правопредшественника заявителя - закрытого акционерного общества "Лиггетт-Дукат" (далее - общество "Лиггетт-Дукат") в ходе заседания Палаты по патентным спорам 24.06.2005, а также по причине низкой различительной способности товарных знаков N 239003 "Сибирская тройка" и N 141909 "ТРОЙКА ДИАЛОГ", которые никогда не использовались для табачной продукции, были зарегистрированы для товаров и услуг всех классов Международной классификации товаров и услуг с 01-го по 41-й и с 01-го по 42-й соответственно, имеют фонетические, графические и семантические отличия от общеизвестного товарного знака, не позволяющие считать такие товарные знаки сходными с общеизвестным товарным знаком заявителя.

Заявитель также считает, что Роспатент сделал выводы, не соответствующие материалам, имеющимся в административном деле, а также проигнорировал доказательства, представленные обществом "Петро" вместе с отзывом на возражение.

Заявитель ссылается на недобросовестность действий общества "БТФ", выразившихся в следующем:

- недобросовестной конкуренции с использованием общеизвестного товарного знака правообладателя, подтвержденной решением ФАС России от 01.02.2006;

- продолжении использования указанного товарного знака после получения решения и предписания антимонопольного органа;

- введении в заблуждение антимонопольного органа относительно прекращения нарушения;

- введении в заблуждение Роспатента в связи с предоставлением недостоверных документов о производстве и реализации обществом "БТФ" продукции с использованием обозначения по общеизвестному товарному знаку до даты, с которой общеизвестному товарному знаку предоставлена охрана;

- извлечении преимуществ из недобросовестного поведения, связанного с предоставлением в Роспатент недостоверных документов, положенных в основание решения Роспатента, ссылающегося на указанные недостоверные документы;

- извлечении преимуществ из недобросовестного поведения, подтвержденного вступившими в силу актами антимонопольного органа, выразившегося в обращении в Роспатент с возражением по настоящему делу с предоставлением документов о реализации продукции с использованием общеизвестного товарного знака, признанной при этом актом недобросовестной конкуренции;

- извлечении преимуществ из незаконного поведения, а именно - в продолжении выпуска и реализации продукции с нарушением прав общества "Петро", подтвержденного в отношении реализации самим обществом "БТФ", а в отношении производства - документами о возбуждении уголовных дел в отношении нарушения исключительного права на товарный знак и производства немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере;

- приобретении исключительного права на товарный знак "ПТИЦА-ТРОЙКА" по свидетельству Российской Федерации N 202794 без цели использования, что подтверждается судебными актами по делу N СИП-269/2018, в котором правовая охрана указанного товарного знака прекращена досрочно в связи с неиспользованием, и регистрацией на свое имя иного товарного знака со словами "Птица-ТРОЙКА", где слово "ТРОЙКА" выполнено доминирующим; приобретение такого права без цели использования при одновременном обращении в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку общества "Петро", в том числе по основанию сходства оспариваемого товарного знака с товарным знаком N 202794, направлено, по мнению заявителя, на получение необоснованных, незаконных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, монополизацию рынка.

Помимо этого заявитель указывает, что обществу "БТФ" может быть отказано в судебной защите на основании принципа эстоппель, поскольку данное третье лицо ссылалось на признание факта недобросовестной конкуренции, соглашалось прекратить нарушение в письме от 06.02.2006 в адрес антимонопольного органа, согласно которому обязалось прекратить реализацию, обмен и иное введение в гражданский оборот продукции с использованием общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 38, однако в возражении в Роспатент указало на отсутствие в своих действиях нарушений законодательства о защите конкуренции и сослалось на недобросовестность обществ "Лиггетт-Дукат" и "ПЕТРО", связанную с обращением в антимонопольную службу.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и не нарушает права и законные интересы заявителя.

Общество "БТФ" в письменных пояснениях поддержало позицию Роспатента, просило оставить в силе оспариваемое решение Роспатента от 18.08.2017.

Возражая против доводов заявителя, общество "БТФ" полагает, что у общества "Петро" имелась возможность ознакомиться с приложениями к отчету АНО "Центр развития экономической этики и правовых отношений", поскольку они находятся в открытом доступе.

Общество "БТФ" указало на предоставление обществом "Лиггетт-Дукат" в Роспатент сведений, которые, по мнению третьего лица, являются заведомо ложными - письма ассоциации "Табакпром" об отсутствии иных производителей сигарет "ТРОЙКА" помимо общества "Лиггетт-Дукат" и отчетов, подготовленных по результатам серии социологических опросов, которые, согласно письму декана социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Г. Осиповой, указанным факультетом не проводились.

Также общество "БТФ" считает поведение общества "Лиггетт-Дукат" при приобретении исключительного права на спорный товарный знак злоупотреблением правом в связи с тем, что данное общество не могло не знать о производстве и реализации обществом "БТФ" сигарет "ТРОЙКА" с 1999 года в связи с нахождением в одной отраслевой организации - Совете по развитию табачной промышленности, а также об иных производителях сигарет "ТРОЙКА" в предшествующий обращению в Роспатент общества "Лиггетт-Дукат" период.

Помимо этого, по мнению общества "БТФ", поведение общества "Лиггетт-Дукат" и общества "Петро" после предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку также свидетельствует об их недобросовестности. Среди таких действий третье лицо называет направление претензии обществу "БТФ" и его дистрибьютору ООО "Квинта", а также ООО "Золотое кольцо" и его дистрибьютору ИП И.Г. Шурыгиной, обращение общества "Лиггетт-Дукат" в ФАС России с заявлением о недобросовестной конкуренции со стороны общества "БТФ", обращение общества "Лиггетт-Дукат" за регистрацией словесных товарных знаков с элементами "TROIKA" и "ТРОЙКА" в отсутствие такой объективной необходимости с целью преследования общества "БТФ" после изменения им дизайна упаковки продукции, инициирование уголовного преследования в связи с производством на фабрике общества "БТФ" продукции с использованием обозначений заявителя, а также обращение с иском в рамках указанного уголовного процесса.

Общество "БТФ" также считает необоснованным довод о нарушении Роспатентом принципа правовой определенности в связи с тем, что два из четырех противопоставленных товарных знаков в приложении к протоколу Палаты по патентным спорам от 24.06.2005 не упоминались. Помимо этого, общество "БТФ" представило в подтверждение доводов о сходстве товарных знаков рецензию на представленное обществом "Петро" заключение специалиста, а также самостоятельное заключение специалиста по вопросу о сходстве товарных знаков.

В отношении широкой известности общеизвестного товарного знака общество "БТФ" указывает на отсутствие указания заявителем соотношения производства сигарет "ТРОЙКА" между им и иными производителями соответствующих сигарет на дату предоставления охраны, что не позволяет говорить о широкой известности именно продукции правообладателя. Третье лицо также ссылается на материалы социологических опросов, которые, по его мнению, опровергают такую известность.

Свое поведение общество "БТФ" считает добросовестным, указывая, что ФАС России руководствовалась принципом добросовестности в отношении заявителя, тогда как общество "Петро", исходя из кратковременности периода между предоставлением ему правовой охраны и направлением претензий, действовало, по мнению третьего лица, недобросовестно, с целью получения решения антимонопольного органа о признании общества "БТФ" недобросовестным.

Лаборатория в письменных пояснениях полагается на усмотрение суда при вынесении конечного судебного акта.

В судебном заседании представители общества "ПЕТРО" поддержали заявленные требования.

В судебном заседании представители Роспатента и общества "БТФ" возражали против удовлетворения заявленных требований.

Как установлено судом на основании материалов дела, указанный общеизвестный товарный знак внесен в перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков по решению Роспатента о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации от 11.08.2005.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена с 01.01.2004 на имя общества "Лиггетт-Дукат" в отношении товаров 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "табачные изделия".

В результате зарегистрированного Роспатентом 08.02.2017 за N РП0006914 перехода исключительного права на общеизвестный товарный знак без заключения договора его правообладателем стало общество "Петро".

Спорный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из вертикально ориентированного прямоугольника, в котором под словом "ТРОЙКА" расположено стилизованное изображение тройки лошадей разного окраса, запряженной в сани с двумя седоками.

В Роспатент обществом "БТФ" 17.05.2017 было подано возражение против предоставления правовой охраны этому товарному знаку, мотивированное тем, что правовая охрана ему предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 19.1, и пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона, поскольку оспариваемый товарный знак не известен широко среди потребителей в отношении товаров правообладателя, является сходным до степени смешения с товарными знаками иных лиц, не обладает различительной способностью, вошел во всеобщее употребление в качестве обозначения товара определенного вида, а также способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя сигарет.

Роспатент признал общество "БТФ" лицом, заинтересованным в подаче возражения, поскольку указанное лицо является производителем табачных изделий, в том числе под наименованием "Тройка", что привело к возникновению конфликта с правообладателем спорного товарного знака.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом принято решение о его удовлетворении. Предоставление правовой охраны спорному товарному знаку признано недействительным в связи с несоответствием предоставления правовой охраны требованиям пункта 1 статьи 19.1 Закона.

При этом Роспатент пришел к выводу о том, что словесное обозначение "ТРОЙКА" в течение длительного времени до даты приоритета спорного товарного знака использовалось несколькими предприятиями для маркировки табачной продукции, а именно сигарет, что, по мнению Роспатента, подтверждается в том числе заключением коллегии палаты по патентным спорам от 26.04.2012 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству N 38, поданного одним из производителей сигарет "Тройка" закрытым акционерным обществом "Нево Табак" (далее - общество "Нево Табак"); отчетом о проделанной работе по архивным поискам по производству сигарет "Тройка" на территории Российской Федерации (РСФСР), подготовленным автономной некоммерческой организацией "Центр развития экономической этики и правовых отношений"; сведениями о производстве и реализации сигарет "Тройка" обществом "БТФ" с 1999 года и др.

В связи с изложенным и при отсутствии, по мнению Роспатента, доказательств наличия ассоциаций у потребителей спорного обозначения именно с правообладателем спорного знака Роспатент пришел к выводу о том, что обозначение "ТРОЙКА" не могло ассоциироваться только с одним конкретным производителем в отношении всех вышеуказанных товаров 34-го класса МКТУ, что противоречит смыслу общеизвестного товарного знака.

Также Роспатент посчитал общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 38 сходным до степени смешения со словесными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 141909, N 202794, N 239003 и N 281141 в отношении однородных товаров.

Кроме того, Роспатент отказал обществу "Петро" в удовлетворении его просьбы, мотивированной коротким сроком для подготовки отзыва на возражение и значительным объемом материалов, приложенных к возражению, о переносе даты рассмотрения возражения, поскольку посчитал нецелесообразным перенос заседания, учитывая, что правообладателем был представлен отзыв на возражение.

Вместе с тем Роспатент отклонил доводы возражения о том, что обозначение "ТРОЙКА" вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товара определенного вида (конкретного вида товара), не обладает различительной способностью и способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку данные доводы не относятся к основаниям для оспаривания правовой охраны общеизвестного товарного знака и не основаны на материалах, представленных с возражением.

Общество "ПЕТРО", полагая, что решение Роспатента от 18.08.2017 не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него и письменных пояснениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

С учетом даты признания оспариваемого товарного знака общеизвестным в Российской Федерации (01.01.2004) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ, Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 19.1 Закона общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

Товарный знак или обозначение не могут быть признаны общеизвестным товарным знаком, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ним до степени смешения товарного знака иного лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Применение статьи 10 ГК РФ возможно при установлении судом конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицо действовало исключительно с намерением причинить вред другому лицу либо злоупотребило правом в иных формах.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 данного Кодекса); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения.

В пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Согласно статье 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Приведенные выше нормы права, основанные на положениях статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (от 20.03.1883), обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг. Приобретение лицом исключительного права на товарный знак может нарушать права иных лиц, которые начали использовать спорное обозначение ранее правообладателя и усилиями которых такому спорному обозначению создана определенная репутация (известность).

Это обуславливает обязанность хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц).

Для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом в силу статьи 10 ГК РФ судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав. Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не может являться следствием предположений.

При рассмотрении вопроса о квалификации действия правообладателя при регистрации товарного знака суд обязан установить, имелись ли до обращения с заявкой на регистрацию этого товарного знака конкурентные отношения, использовалось ли это обозначение в том виде, как оно было заявлено к регистрации, иными лицами, приобрело ли оно широкую известность, а также обладает ли это обозначение способностью вызывать ассоциации у потребителей с определенным производителем, имели ли действия по регистрации спорного товарного знака со стороны правообладателя основной целью причинение вреда другим лицам. При этом подлежит учету и дата, с которой товарный знак признан общеизвестным.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 ГК РФ, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Роспатент сделал верный вывод о том, что представленные в материалы административного дела Роспатента доказательства свидетельствуют о том, что осуществление производства обществом "БТФ" табачных изделий, в том числе под наименованием "Тройка", привело к возникновению конфликта с правообладателем оспариваемого товарного знака, в связи с чем общество "БТФ" является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны этому товарному знаку в отношении табачных изделий.

Проверка решения Роспатента от 18.08.2017 в отношении соответствия предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку N 38 по основаниям статьи 6 Закона судом не осуществляется, поскольку отказ в удовлетворении возражения в этой части не оспаривался. Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 02.11.2018 по настоящему делу отметил, что доводы о способности ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара комбинированным обозначением со словесным элементом "ТРОЙКА" не могут считаться основаниями для оспаривания правовой охраны общеизвестного товарного знака.

Судебная коллегия считает, что при принятии оспариваемого решения от 18.08.2017 Роспатент пришел к неправомерному выводу о том, что признание комбинированного обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком противоречит пункту 1 статьи 19.1 Закона, в силу следующего.

Так, в обоснование довода о начале использования обозначения "Тройка" с момента своего создания 22.08.1997 общество "БТФ" ссылается на:

- копии накладных от 23.11.1999 (т. 11, л.д. 106), от 17.12.1999 (т. 11, л.д. 105), от 24.03.2000 (т. 11, л.д. 102), от 05.05.2000 (т. 11, л.д. 101), от 05.06.2000 (т. 11, л.д. 97) (эти же копии представлены в других вариантах оформления (т. 11, л.д. 98, 99, 100, 103, 104, 107, 126-128, 131-132);

- ассортиментный перечень производимой продукции - приложение к акту экспертизы происхождения товаров N 636-Э от 21.12.2000 (далее также - акт экспертизы), копия которого была представлена в материалы возражения;

- ответы компаний - партнеров общества "БТФ", согласно которым они приобретали у указанного общества сигареты "ТРОЙКА" с января 1999 года.

Проанализировав вышеперечисленные документы и иные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что общество "БТФ" приступило к использованию спорного обозначения не ранее 18.10.2004, в связи со следующим.

В акте экспертизы происхождения товаров от 29.09.2004 (т. 26, л.д. 148) находится сообщение эксперта об информационном письме общества "БТФ", согласно которому последнее информирует о том, что приступает к выпуску новых для себя сигарет "ТРОЙКА".

Оборотно-сальдовыми ведомостями, карточками счета третьего лица (т. 45, л.д. 15-24), содержащими сведения о производстве продукции "ТРОЙКА" в период с 01.01.2000 по 31.12.2006, подтверждается, что поступление сырья (упаковки, этикеты) для производства сигарет "ТРОЙКА" началось не ранее августа 2004 года, а само производство - с 18.10.2004.

Прочие документы, за исключением накладных от 23.11.1999 (т. 11, л.д. 106), от 17.12.1999 (т.11, л.д. 105), от 24.03.2000 (т. 11, л.д. 102), от 05.05.2000 (т. 11, л.д. 101), от 05.06.2000 (т. 11, л.д. 97), относятся к периоду после 18.10.2004 и согласовываются с данными оборотно-сальдовых ведомостей, актом экспертизы от 29.09.2004, либо не содержат указания на спорное обозначение.

Самые ранние акты экспертизы готовой продукции, содержащие указание на осмотр готовой продукции третьего лица под наименованием "ТРОЙКА", датируются ноябрем 2004 года.

Суд считает обоснованными доводы общества "Петро" о недоказанности обществом "БТФ" использования спорного обозначения ранее даты, с которой общеизвестному товарному знаку предоставлена правовая охрана (01.01.2004) и ранее 18.10.2004, в связи со следующим.

В связи с противоречивостью сведений, содержащихся в материалах дела относительно даты начала использования обществом "БТФ" спорного обозначения, доводами общества "Петро" о наличии обоснованных сомнений в достоверности вышеперечисленных накладных и ассортиментного перечня, суд предложил третьему лицу представить их оригиналы в порядке части 9 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для обозрения в судебном заседании. Общество "БТФ" возражало против предоставления оригиналов указанных документов и их не предоставило.

Содержащиеся в вышеперечисленных накладных и ассортиментном перечне сведения противоречат иным имеющимся в деле доказательствам: бухгалтерской отчетности общества "БТФ" (т. 45, л.д. 15-24), сведениям о закупках комплектующих (т. 11, л.д. 140-143); сведениям, изложенным в заключении СОЭКС-Балтия по результатам экспертизы товара от 29.09.2004, о том, что общество "БТФ" только "приступает к выпуску" указанной продукции (т. 26, л.д. 148), сведениям ЗАО "Бизнес-Аналитика", подтверждающим отсутствие иных производителей, представленным обществом "Лиггетт-Дукат" в Роспатент в 2005 году (т. 4, л.д. 7-8).

Копии вышеуказанных накладных и ассортиментного перечня заверены самим обществом "БТФ", заинтересованным в определенных результатах судебного разбирательства.

В отсутствие подлинника ассортиментного перечня к копии акта экспертизы относимость ассортиментного перечня к данному акту экспертизы вызывает обоснованное сомнение, поскольку: указание на то, что ассортиментный перечень является приложением к акту экспертизы, дописано от руки в верхнем правом углу перечня; из копии акта экспертизы и ассортиментного перечня не следует, что данные документы были единым документом, поскольку, судя по ним, не были прошиты и заверены экспертной организацией.

Суд критически оценивает предоставленные обществом "БТФ" в качестве подтверждения даты начала использования спорного обозначения до 01.01.2004 ответы компаний-партнеров, поскольку единственными или преимущественными участниками указанных компаний выступают участник или директор общества "БТФ", и текст данных ответов, исходящих от различных компаний, полностью совпадает.

Постановлениями Президиума ВАС РФ от 19.07.2011 N 1930/11 по делу N А40-37092/10-133-290 с оговоркой о применимости позиции к иным делам со схожими фактическими обстоятельствами со ссылкой на часть 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и от 22.02.2011 N 14501/10 по делу N А45-9663/2009 установлено, что при применении частей 8 и 9 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации светокопию документа нельзя признать надлежащим доказательством при наличии опровергающих такую копию доводов иных лиц, участвующих в деле.

Иных документов, доказывающих производство и реализацию табачной продукции под наименованием "ТРОЙКА" обществом "БТФ" с 1999 года, в материалы дела не представлено. Отсутствуют такие данные и в материалах о нахождении обществ в одной отраслевой организации - Совете по развитию табачной промышленности.

При таких обстоятельствах, учитывая отсутствие в материалах дела или у лиц, участвующих в деле, иных доказательств производства или реализации обществом "БТФ" продукции под наименованием "ТРОЙКА" до 01.01.2014, отсутствие оригиналов документов, противоречие в датах начала использования третьим лицом спорного обозначения, отсутствие разумных и подтвержденных доказательствами объяснений такого расхождения, копии накладных от 23.11.1999, от 17.12.1999, от 24.03.2000, от 05.05.2000, от 05.06.2000 и копия ассортиментного перечня - приложения к копии акта экспертизы происхождения товаров N 636-Э от 21.12.2000, не могут быть признаны достоверными доказательствами.

Одновременно представленными обществом "Петро" доказательствами подтверждается, что общество "Лиггетт-Дукат" начало подготовку к обращению с заявлением о признании товарного знака общеизвестным в Роспатент с 12.05.2004 и вело такую подготовку на протяжении мая, июня, октября и ноября 2004 года.

Таким образом, общество "БТФ" не доказало своей деятельности на рынке со спорным обозначением в период до 18.10.2004 и знание о такой деятельности со стороны общества "Лиггетт-Дукат", его злонамеренность по отношению к обществу "БТФ". Учитывая представленные в материалы дела доказательства о переписке общества "Лиггетт-Дукат" с Роспатентом с 12.05.2004 в отношении предоставления охраны его общеизвестному товарному знаку, о заказе и проведении социологических опросов в июне 2004 года, о выдаче бухгалтерской справки в октябре 2004 года, суд приходит к выводу о том, что целью общества "Лиггетт-Дукат" при обращении в Роспатент за предоставлением правовой охраны общеизвестному товарному знаку не могло быть причинение вреда обществу "БТФ". Указанное также соответствует материалам административного расследования антимонопольного органа, в которых описаны обстоятельства выявления обществом "Лиггетт-Дукат" деятельности общества "БТФ" по использованию спорного обозначения в связи с расхождением в объемах продаж продукции общества "Лиггетт-Дукат" с планами продаж, начиная с апреля 2005 года (т. 7, л.д. 62-63).

Соответственно, обращение общества "Лиггетт-Дукат" с претензией к третьему лицу, обращение его в Федеральную антимонопольную службу России также не могут указывать на недобросовестность цели указанного лица при обращении в Роспатент.

Иных сведений, предполагающих злонамеренность действий общества "Лиггетт-Дукат" на дату обращения в Роспатент с заявлением о предоставлении правовой охраны, общество "БТФ" в материалы дела не представило.

Последующие после предоставления правовой охраны спорному товарному знаку действия общества "Лиггетт-Дукат" и общества "Петро" (обращение в Роспатент за регистрацией словесных товарных знаков "ТРОЙКА" и "TROIKA", обращение с иском в рамках уголовного процесса) также не могут подтверждать недобросовестности цели общества "Лиггетт-Дукат" при обращении за предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, а свидетельствуют о защите своих прав в рамках закона.

Добросовестность действий общества "Лиггетт-Дукат" при последующем после предоставления правовой охраны поведении также усматривается из судебных актов по делу N СИП-269/2018. Согласно указанным судебным актам общество "БТФ" заявляло о признании недобросовестными действий общества "Лиггетт-Дукат" и общества "Петро", "направленных на создание препятствий ответчику и иным лицам в осуществлении предпринимательской деятельности, связанной с производством сигарет, наименование которых включает в себя слово "тройка", вытеснении конкурентов с рынка табачной продукции, присвоении их потенциальной прибыли", однако указанный довод не был признан обоснованным.

Как отметил президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 16.11.2018 по указанному делу (Определением ВС РФ N 300-ЭС19-881 от 14.03.2019 отказано в передаче дела для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам), обращение общества "Петро" с гражданским иском в рамках уголовного дела в связи с незаконным использованием обозначений, сходных с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 437842, N 437841 и N 38, не может квалифицироваться как злоупотребление правом, поскольку истец защищал свои права законными способами, и наличия признаков, свидетельствующих о его выходе за пределы добросовестного осуществления права, общество "БТФ" не доказало.

Судебные акты по делу N СИП-269/2018 не являются преюдициальными для настоящего дела. Между тем, как указано в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2018 по настоящему делу, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации неоднократно высказывал правовую позицию, согласно которой, если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело.

В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод.

При этом иная оценка может следовать, например, из иного состава доказательств по второму делу, нежели те, на которых основано решение по первому делу.

Так, в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств" отмечено, что независимо от состава лиц, участвующих в деле о взыскании по договору и в деле по иску об оспаривании договора, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитывается судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен указать соответствующие мотивы.

В пункте 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" указано, что в случае, если до рассмотрения арбитражным судом дела о привлечении к административной ответственности юридического лица (а равно дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности юридического лица) судом общей юрисдикции рассмотрено дело о привлечении к административной или уголовной ответственности за данное нарушение физического лица (а равно дело об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности физического лица), квалификация, данная судом общей юрисдикции совершенному деянию, с учетом статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является обязательной для арбитражного суда. При этом оценка, данная судом общей юрисдикции, обстоятельствам, которые установлены в рассмотренном им деле, принимается во внимание арбитражным судом.

Аналогичный подход изложен в пункте 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", согласно которому по смыслу частей 2, 3 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации или частей 2 и 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не участвовавших в деле.

Такие лица могут обратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество. В то же время при рассмотрении названного иска суд учитывает обстоятельства ранее рассмотренного дела о праве на спорное имущество, независимо от того, установлены ли они судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

Между тем в настоящем деле общество "БТФ" ссылается на те же мотивы и обстоятельства, которые были приведены в деле N СИП-269/2018.

Третье лицо указывает также на иных лиц, которые, по его мнению, использовали спорное обозначение на табачной продукции, и недобросовестная цель по отношению к которым могла иметься у общества "Лиггетт-Дукат" при обращении в Роспатент.

Суд считает необоснованной ссылку общества "БТФ" на использование спорного обозначения обществом "Золотое кольцо" и дистрибьютором указанного производителя ИП И.Г. Шурыгиной, которым общество "Лиггетт-Дукат" направляло претензии соответственно о производстве и реализации продукции под наименованием "Тройка" в декабре 2005 года (т. 7, л.д. 53, 54), поскольку в материалах дела отсутствуют сведения о производстве указанным лицом табачной продукции с таким наименованием до декабря 2005 года.

Также необоснованной является ссылка общества "БТФ" на справочники ассоциации "Табакпром", которые содержат сведения о нескольких производителях сигарет "ТРОЙКА" в период с 1993 по 2013 годы (Табачная фабрика "Омь", ООО "Гросстемс", АО "Донской табак", "Юнионтабак фэктори", Моршанская табачная фабрика), поскольку согласно представленному в материалы дела письму ассоциации "Табакпром" от 12.09.2018 справочники отражают ситуацию на какую-либо дату внутри периода и не означают, что какие-либо из организаций производили сигареты "ТРОЙКА" весь указанный период либо какие-либо его значимые периоды. Ассоциация "Табакпром" также отметила, что утверждение общества "БТФ" о широком производстве сигарет "ТРОЙКА" различными лицами до 2004 года вводит общественность в заблуждение.

Согласно представленному обществом "БТФ" отчету АНО "Центр развития экономической этики и правовых отношений", ни одно из указанных лиц в числе производителей сигарет "ТРОЙКА" не указано.

Кроме того, в отношении конкретных производителей в материалах дела содержатся сведения, опровергающие производство ими сигарет под наименованием "ТРОЙКА" в указанный третьим лицом период до обращения общества "Лиггетт-Дукат" в Роспатент.

Согласно письму АО "Донской табак" от 23.03.2018 данное общество не производило сигарет "ТРОЙКА" ни в период с 01.01.2000 по 31.08.2010, ни на момент обращения с запросом. Согласно справочнику "Табачный бизнес в России", среди продукции, производимой указанным обществом и Моршанской табачной фабрикой, сигареты "Тройка" отсутствуют (т. 49, л.д. 90).

Как показано в сведениях о создании ООО "Юнионтабак Фактори" и ООО "Табачная фабрика "ОМЬ", указанные общества учреждены позднее спорного периода, а ООО "Гросстемс", как указано в архивных сведениях на веб-сайте указанного общества, вовсе не занималось производством и реализацией сигарет по состоянию на 2004 год.

Таким образом, ссылка на указанные справочники ассоциации "Табакпром" в подтверждение множественности производителей сигарет под наименованием "ТРОЙКА" не может быть признана обоснованной.

Довод общества "БТФ" о том, что среди производителей необходимо учесть ООО "Волга Табак - НН", производившего сигареты "Русская Тройка", не может быть принят во внимание, поскольку соответствующее наименование не соответствует спорному обозначению. Кроме того, указанное общество производило сигареты под собственным товарным знаком по свидетельству N 281141 (т. 12, л.д. 68), при этом общество "Лиггетт-Дукат" настаивало при обращении в Роспатент за предоставлением правовой охраны общеизвестному товарному знаку, что сходство между ним и товарным знаком "Русская Тройка" по свидетельству N 281141 отсутствует (т. 4, л.д. 4-6). В материалах дела также отсутствуют и какие-либо сведения о знании обществом "Лиггетт-Дукат" о каком-либо использовании обозначения со стороны ООО "Волга-Табак НН" или о недобросовестной цели по отношению к указанному обществу.

Между тем следует признать обоснованным довод общества "БТФ" об использовании на дату обращения общества "Лиггетт-Дукат" в Роспатент обозначения "ТРОЙКА" со стороны ЗАО "Нево Табак". Как следует из материалов дела, указанное общество, обращаясь в 2011 году с возражением против предоставления правовой охраны спорному общеизвестному товарному знаку, указывая на производство и реализацию продукции под наименованием "ТРОЙКА" с предоставлением подтверждающих документов.

Вместе с тем в материалах дела отсутствуют сведения о том, что правопредшественник заявителя знал на дату обращения в Роспатент (27.12.2004) об использовании ЗАО "Нево Табак" соответствующего обозначения и имел цель злоупотребления правом. Напротив, в деле имеются доказательства сбора обществом "Лиггетт-Дукат" сведений о производителях сигарет "ТРОЙКА" в профильных изданиях и в профильных ассоциациях в разные периоды до обращения в Роспатент, которые не дали информации о наличии на рынке сигарет с указанным обозначением каких-либо лиц, помимо самого общества. При этом довод третьего лица о предоставлении обществом "Лиггетт-Дукат" в Роспатент заведомо ложных сведений, содержащихся в письме ассоциации "Табакпром" от 02.03.2000 N 75, не находит подтверждения, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие как ложность сведений, изложенных в этом письме, так и знание ассоциацией "Табакпром" либо обществом "Лиггетт-Дукат" о такой ложности на дату составления письма или дату предоставления его в Роспатент.

Необходимо также учесть, что ЗАО "Нево Табак" ликвидировано (т. 45, л.д. 62). При этом в материалах дела отсутствуют какие-либо сведения о том, что общество "Лиггетт-Дукат" предъявляло ЗАО "Нево Табак" какие-либо претензии в связи с использованием обозначения, либо иным образом использовало общеизвестный товарный знак для причинения вреда указанному обществу, а также о создании репутации обозначения за счет усилий указанного общества; напротив, в деле не содержатся какие-либо сведения об интенсивном использовании обозначения указанным лицом, рекламировании и ином продвижении им продукции под спорным обозначением.

Иных доказательств производства и реализации указанными лицами сигарет "ТРОЙКА" на дату обращения общества "Лиггетт-Дукат" в Роспатент в 2004 году общество "БТФ" не представило.

Суд считает обоснованным довод общества "Петро" о добросовестности цели приобретения исключительного права на общеизвестный товарный знак, выражающейся в индивидуализации длительно и интенсивно производимой и реализуемой продукции, а также добросовестности последующих действий.

Так, материалами дела подтверждено, что правопредшественник заявителя индивидуализировал продукцию спорным обозначением с 1948 года. При этом общество "Лиггетт-Дукат" активизировало производство продукции с 1999 года и к 2004 году довело объем производства и реализации сигарет этого наименования до 40 млрд штук (т. 3, л.д. 38, 41) на территории всей Российской Федерации (т. 3, л.д. 43-44, т. 12, л.д. 43, т. 8, л.д. 100, 132), что соответствовало пятому месту по продажам в стране (т. 50, л.д. 36). При этом продукция общества активно рекламировалась (т. 3, л.д. 143-147, т. 51, л.д. 1-43) и продвигалась в точках продаж (т. 50, л.д. 39 - 141).

После предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку правообладатель продолжил активное производство и реализацию сигарет "ТРОЙКА", при этом с 2004 по 2017 годы объем произведенной продукции составил 149 млрд. сигарет (т. 23, л.д. 33), вел активную рекламную деятельность (т. 8, л.д. 105).

Помимо этого, общество "Петро" представило доказательства того, что целью последующей после приобретения исключительного права на общеизвестный товарный знак регистрации словесных товарных знаков была защита элементов индивидуализируемой продукции, не содержащих общеизвестный товарный знак, в том числе, факта регистрации и исполнения лицензионного договора в отношении товарного знака N 437842 "ТРОЙКА", выплаты лицензионного вознаграждения, предоставления отчетов по договору (т. 51, л.д. 44-55).

Суд признает цель по индивидуализации производимой и реализуемой продукции правомерной целью приобретения исключительного права, а защиту сделанных инвестиций в обозначение - добросовестным поведением, ожидаемым от разумного участника гражданского оборота, в соответствии с позицией, изложенной в пункте 1 вышеупомянутого постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25.

Также нельзя признать обоснованным и довод третьего лица о заведомой ложности, недостоверности заключений по результатам проведения серии социологических опросов, предоставленных обществом "Лиггетт-Дукат" в Роспатент в связи с составлением указанных отчетов на бланках социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, тогда как указанные заключения выполнены иным лицом. Данный довод заявлен исходя из исключительно формальных признаков, без учета содержания заключений и связанных с ними иных документов.

Как усматривается из материалов дела, проведение опроса специализированной организацией - ООО "Энерготекс-С", подтверждается документально совокупностью обстоятельств, а именно договором между указанной организацией и обществом "Лиггетт-Дукат", содержащим указание на привлечение для проведения опросов временного творческого коллектива сотрудников указанного факультета, платежным поручением на оплату указанного договора, письмом руководителя исследований Ю.П. Аверина в адрес суда, ответом декана социологического факультета МГУ, из которого усматривается, что исследования действительно проводились, однако были частной инициативой Ю.П. Аверина.

При этом содержание указанных заключений по результатам социологических опросов указывает на наличие у потребителей ассоциаций между правообладателем и обозначением по товарному знаку, что подтверждается иными объективными обстоятельствами, длительным и интенсивным производством и реализацией продукции под соответствующим наименованием на территории всей страны на протяжении многих лет, рекламированием обозначения и продвижением сигарет под наименованием "ТРОЙКА" в большом объеме и с существенными затратами, указанием на место сигарет "ТРОЙКА" общества "Лиггетт Дукат" на российском рынке.

В силу частей 3 и 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности, при этом доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Доказательств, опровергающих сведения, содержащиеся в заключениях, подготовленных по результатам проведения опросов, в материалах дела не имеется.

Указания на большой объем табачного рынка в спорный период и незначительность места на нем сигарет "ТРОЙКА" судом отклоняются, как противоречащие материалам дела.

Поскольку добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное, а выводы о злоупотреблении правом не могут быть сделаны на основании предположений, суд признает доводы общества "БТФ" о злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции со стороны общества "Лиггетт-Дукат" при приобретении исключительного права на спорный общеизвестный товарный знак, обществ "Лиггетт-Дукат" "ПЕТРО" при последующем поведении, необоснованными.

Рассмотрев требование общества "Петро" о злоупотреблении правом со стороны общества "БТФ", суд пришел к следующим выводам.

Как указал президиум Суда по интеллектуальным правам, при новом рассмотрении дела суду необходимо проверить доводы общества "Петро" о незаконности действий третьих лиц по введению в гражданский оборот продукции, маркированной словесным обозначением, сходным до степени смешения с принадлежавшим обществу "Петро" общеизвестным товарным знаком, а также о том, что действия по использованию обществом "БТФ" обозначения "ТРОЙКА", являющегося составной частью общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 38, в установленном законом порядке были признаны Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации недобросовестной конкуренцией.

Факт недобросовестной конкуренции со стороны общества "БТФ" с использованием общеизвестного товарного знака правообладателя, подтвержден решением ФАС России от 01.02.2006.

Учитывая согласие третьего лица с указанными решением и предписанием ФАС России, выраженное в письме от 06.02.2006, отказ общества "БТФ" от обжалования актов антимонопольного органа, необходимо признать, что факт недобросовестной конкуренции указанным лицом был признан.

Суд не находит оснований для сомнений в верности выводов антимонопольного органа, изложенных в решении и предписании.

В силу пункта 1 статьи 19.1 Закона охрана общеизвестному знаку предоставляется на указанную в заявлении дату, с которой соответствующее обозначение стало в Российской Федерации широко известным.

Как указал суд кассационной инстанции, при оценке добросовестности подлежит учету и дата, с которой товарный знак признан общеизвестным.

Поскольку общество "БТФ" не смогло представить достоверных доказательств введения им в гражданский оборот товаров с обозначением, соответствующим общеизвестному товарному знаку, до указанной даты (01.01.2004), учитывая доказательства, прямо указывающие на более позднее начало использования обозначения указанным лицом, суд считает, что общество "БТФ" представлены в Роспатент недостоверные доказательства.

Суд также считает верным довод общества "Петро" о недопустимости извлечения преимуществ из незаконного и недобросовестного поведения.

Пунктом 3 статьи 1 ГК РФ установлено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Согласно пункту 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимуществ из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Указанные нормы относятся к основным положениям гражданского законодательства. Недобросовестность поведения третьего лица следует из актов антимонопольного органа, установившего, что деятельность по введению в оборот продукции с нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак N 38 является актом недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем само по себе признание действий какого-либо лица недобросовестной конкуренцией не препятствует этому лицу возражать против предоставления правовой охраны товарному знаку. Общество "БТФ" представило в материалы настоящего дела множественные документы о поставках и перевозке продукции под наименованием "ТРОЙКА", осуществленных после 01.01.2004, основывая на указанных документах свое возражение. При этом Роспатент, принимая решение от 18.08.2017, указал в числе оснований, по которым признает недействительным предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку N 38, сведения о производстве Балтийской табачной фабрикой сигарет "ТРОЙКА", начиная с 1999 года. Однако поскольку копии пяти накладных 1999 и 2000 года, и ассортиментного перечня являются недостоверными доказательствами, заявление требований на основании документов, сопровождавших выпуск продукции с нарушением правил о конкуренции, не может считаться добросовестным поведением.

Кроме того, Роспатент признал общество "БТФ" заинтересованным лицом, поскольку оно является производителем табачных изделий, в том числе под наименованием "ТРОЙКА", что привело к возникновению конфликта с правообладателем спорного товарного знака, а именно антимонопольному разбирательству и возбуждению уголовного дела, а также обращению правообладателя с иском в рамках уголовного процесса.

Такое решение Роспатента предоставляет обществу "БТФ" преимущества, выражающиеся в освобождении от ответственности за нарушение антимонопольного закона, уголовного закона, а также от гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права, при этом такие преимущества основаны на установленных фактах недобросовестного и незаконного поведения третьего лица.

Помимо этого, заявляя о злоупотреблении правом со стороны общества "Петро" в суде, общество "БТФ" аргументировало свой довод несогласием с решением и предписанием ФАС России, а также предоставило многочисленные документы в подтверждение решения Роспатента, относящиеся к периоду, использование общеизвестного товарного знака в котором признано актом недобросовестной конкуренции.

Суд признает такое поведение непоследовательным, нарушающим принцип эстоппель - запрет ссылаться на обстоятельства, которые раннее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений, и правило venire contra factum proprium (никто не может противоречить собственному предыдущему поведению).

Учитывая презумпцию добросовестности участников гражданского оборота, ожидаемое поведение третьего лица, признавшего правомерность актов антимонопольного органа, заключалось бы в дальнейшем отказе от использования общеизвестного товарного знака.

Вместе с тем, как подтверждается материалами дела, такие действия не были предприняты - общество "БТФ" продолжило выпуск сигарет "ТРОЙКА" с использованием общеизвестного товарного знака, а в настоящем деле, в обход установленной процедуры оспаривания решений и ненормативных актов органов государственной власти, оспорило правомерность актов антимонопольного органа.

Таким образом, своим поведением третье лицо лишило общество "Петро" возможности полагаться на добросовестное исполнение им решения и предписания ФАС России, тем самым нарушив конституционные гарантии стабильности, предсказуемости и надежности гражданского оборота.

Как участнику табачного рынка, обществу "БТФ" не могло не быть известно о производстве правопредшественником заявителя продукции под наименованием "ТРОЙКА" задолго до создания третьего лица в 1997 году (как минимум, с 1948 года) и большом объеме произведенной обществом "Лиггетт-Дукат" продукции к 2004 году, а также о широкой рекламе такой продукции правообладателем, усилиями которого товарному знаку созданы известность и репутация.

Само по себе использование какого-либо обозначения в отсутствие охранного документа на него у иных лиц, даже в случае известности такого обозначения, может не образовывать недобросовестной конкуренции, являться неосмотрительным поведением, не учитывающим возможное признание обозначения общеизвестным товарным знаком с даты, предшествующей обращению правообладателя в орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Однако в настоящем деле последующее поведение общества "БТФ" демонстрирует, что у указанного лица имелась именно недобросовестная цель, направленная на паразитирование на репутации обозначения иного лица и инвестициях такого лица в развитие товарного знака. Об этом свидетельствует сообщение третьим лицом недостоверных сведений о выполнении предписания антимонопольному органу, деятельность по незаконному производству и реализации продукции с нарушением решения и предписания ФАС России, а также обращение в Роспатент с возражением, легшим в основу оспариваемого решения от 18.08.2017.

Такое поведение противоречит честным обычаям в промышленных и торговых делах, то есть нарушает статью 10 ГК РФ и статью 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Обращение в Роспатент с недобросовестной целью как часть фактического состава злоупотребления правом может являться основанием для применения мер, предусмотренных пунктом 2 статьи 10 ГК РФ.

Предоставление недостоверных доказательств в Роспатент может служить основанием отмены оспариваемого решения, поскольку оно вынесено вследствие сообщения третьим лицом недостоверных, не соответствующих действительности сведений относительно производства и реализации им продукции, маркированной указанным обозначением, до даты, с которой предоставлена правовая охрана общеизвестному товарному знаку, то есть в результате совершения недобросовестных, нечестных действий. Аналогичный подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу N СИП-527/2017.

Заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав является основанием для отказа в удовлетворении возражения, поданного против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в качестве меры, предусмотренной пунктом 2 статьи 10 ГК РФ. Аналогичный подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2019 по делу N СИП-498/2018.

В случае установления судом злоупотребления правом со стороны лица, подавшего возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, решение Роспатента об удовлетворении этого возражения подлежит признанию судом недействительным. Аналогичный подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2019 по делу N СИП-398/2018.

Таким образом, признание действий общества "БТФ" злоупотреблением правом и результатом недобросовестной конкуренции с использованием общеизвестного товарного знака N 38 является самостоятельным основанием удовлетворения заявленных обществом "Петро" требований.

Между тем суд кассационной инстанции, направляя дело на новое рассмотрение, указал, что суду необходимо оценить решение Роспатента по существу и, в особенности, с позиций нарушения процедуры рассмотрения возражения. Президиум Суда по интеллектуальным правам также сослался на судебные акты по делу N СИП-579/2017, имеющие значение для настоящего дела, общеправовой принцип правовой определенности.

Общество "Петро" указывает, что Роспатент существенным образом нарушил процедуру рассмотрения возражения.

В силу пункта 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 этого Кодекса, - федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ).

Таким образом, целью внесудебного (административного) порядка рассмотрения спора является защита прав лиц, участвующих в соответствующем административном производстве.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 3 определения от 10.03.2016 N 448-О, установленный законом административный (досудебный) порядок защиты интеллектуальных прав - в силу конституционной презумпции добросовестности законодателя (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 05.06.2012 N 13-П и др.) - предполагает использование наиболее эффективных инструментов защиты прав граждан и их объединений.

С учетом положений части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации деятельность Роспатента, в том числе и на стадии рассмотрения возражений, должна быть направлена на защиту добросовестных правообладателей или лиц, обращающихся за предоставлением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности или средствам индивидуализации, на сохранение правовой охраны результатов или средств, отвечающих условиям охраноспособности (в том числе для товарных знаков в случае, если изначально они условиям охраноспособности не соответствовали), на предоставление правовой охраны результатам или средствам, отвечающим условиям охраноспособности. На соответствующую позицию указал и суд кассационной инстанции.

В силу пункта 3.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), поступившее возражение вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению направляется обладателю исключительного права на товарный знак с предложением до даты проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам представить отзыв в Палату по патентным спорам и лицу, подавшему возражение или заявление. Таким образом, правообладателю названным документом предоставлено право ознакомиться с возражением, подготовить свои аргументы и представить их для рассмотрения Роспатентом.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются. Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

В пункте 4.3 Правил N 56 предусмотрена обязанность Роспатента обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления (пункт 136 постановления N 10).

Исходя из смысла приведенных правовых норм и их судебного толкования, существенным нарушением процедуры рассмотрения административного дела может быть как одно нарушение, так и ряд нарушений, которые в совокупности не позволили Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Суд считает доказанным обществом "Петро" факт существенного нарушения процедуры Роспатентом при рассмотрении возражения.

Лица, участвующие в деле, не отрицали отсутствие CD-диска(ов), содержащих приложения к отчету АНО "Центр развития экономической этики и правовых отношений", в материалах административного дела, представленного в суд. Более того, Роспатент указал, что у него соответствующий(е) диск или диски отсутствуют, а общество "БТФ" указывает, что направляло его (их) в Роспатент. При этом Роспатент в решении от 18.08.2017 сослался на указанный отчет в обоснование несоответствия предоставления правовой охраны спорному товарному знаку положениям статьи 19.1 Закона.

Указанное обстоятельство является существенным нарушением процедуры рассмотрения возражения. Аналогичный вывод был сделан в судебных актах по делу N СИП-579/2017 по спору между теми же лицами, участвующими в деле (определением Верховного Суда Российской Федерации от 17.10.2018 было отказано в передаче кассационной жалобы общества "БТФ" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

При новом рассмотрении дела Роспатентом и третьим лицом каких-либо доказательств, подтверждающих наличие CD-диска(ов) в материалах административного дела, представлено не было. Представление обществом "БТФ" CD-диска и копий содержащихся на таком диске материалов непосредственно в суд не может повлиять на указанный вывод, поскольку не восстанавливает права и законные интересы общества "Петро", нарушенные при рассмотрения возражения Роспатентом.

Помимо этого, суд признает обоснованным и довод заявителя о нарушении процедуры, выразившемся в необоснованном отказе переноса заседания коллегии.

Сам факт обращения с просьбой о переносе даты заседания по рассмотрению возражения не порождает обязанности административного органа ее удовлетворить, однако обязывает данный орган оценить приведенные доводы и представленные доказательства на предмет обоснованности переноса даты заседания исходя из цели, определенной пунктом 4.3 Правил N 56, а именно из необходимости обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Перенос заседания коллегии является правом, а не обязанностью Роспатента. Вместе с тем реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой интеллектуальных прав в административном порядке, исходя из основной цели деятельности Палаты по патентным спорам, с учетом правовой позиции, изложенной в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228 "Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующими абзаца первого пункта 4.9 и абзаца четвертого пункта 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утв. приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56", является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно.

Аналогичная позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2017 по делу N СИП-16/2017.

Отложение заседания коллегии с учетом пункта 4.3 Правил N 56 производится в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, направляя дело на новое рассмотрение, отметил, что норма пункта 4.3 означает, что заседание должно быть отложено в том числе при одновременном соблюдении следующих условий:

- ходатайство об отложении мотивировано причинами, способными повлиять на результат рассмотрения возражения;

- действия подателя ходатайства не направлены на затягивание рассмотрения возражения;

- отложение не препятствует соблюдению разумных сроков рассмотрения возражения.

Аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2018 по делу N СИП-119/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2018 N 300-ЭС18-8491 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 25.06.2018 по делу N СИП-683/2017.

При таких обстоятельствах предоставление правообладателю периода времени с 14.06.2017 по 05.07.2017 для ознакомления с поступившими возражениями, подготовкой правовой позиции явно не соответствует требованиям об обеспечении условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Довод Роспатента о предоставлении обществом "Петро" к моменту проведения заседания большого отзыва не может быть принят во внимание. Кроме того, как усматривается из материалов дела, в ходатайстве о переносе заседания общество "Петро" указывало, что в связи с недостаточностью предоставленного срока "фактически лишается возможности подготовить полноценный отзыв на возражение" (т. 24, л.д. 61). Теми же мотивами было обосновано особое мнение общества "Петро" (т. 24, л.д. 62), указывающее на явную невозможность подготовиться к заседанию в предоставленные сроки, проанализировать представленные доказательства, представить опровергающие их доказательства, а также указывающее на отсутствие части документов в материалах возражения. Однако Роспатент указанные обстоятельства проигнорировал.

Кроме того, после принятия постановления президиума Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу Роспатент не представил каких-либо дополнительных доказательств, включая письменные объяснения по делу, в которых бы истолковал нарушение процедуры иным образом либо предоставил сведения об отсутствии нарушения процедуры.

При таких обстоятельствах суд считает доказанным существенное нарушение процедуры принятия решения органом, осуществляющим публичные функции, что является самостоятельным основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным.

С учетом существенности нарушения процедуры рассмотрения, допущенной Роспатентом, суд отклоняет доводы общества "БТФ" об обратном, заявленные им исходя из ошибочного представления о рассматриваемом нарушении как малозначительном, не повлекшем умаление прав общества "Петро".

Помимо этого, отменяя решение суда первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что находит обоснованным довод общества "Петро" о необходимости оценки его довода о нарушении Роспатентом принципа правовой определенности, так как был осуществлен произвольный пересмотр вступившего в силу решения Роспатента от 11.08.2005, при принятии которого были проанализированы и признаны не сходными до степени смешения с общеизвестным товарным знаком противопоставленные в настоящем деле товарные знаки, и материалы возражения, поданного третьим лицом, не содержат каких-либо документов, которые не могли бы быть учтены при оценке сходства указанных обозначений Роспатентом в 2005 году.

В рамках рассмотрения заявления общества "Лиггетт-Дукат" от 27.12.2004 и возражения общества "БТФ" от 17.05.2017 оценивалась вероятность смешения одних и тех же товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 202794, N 281141 и общеизвестного товарного знака по свидетельству N 38, при этом Роспатент при рассмотрении возражения общества "БТФ" пришел к иным выводам об их сходстве до степени смешения.

В этом случае Роспатент, если он приходит к иным выводам, нежели содержащимся в решении по ранее рассмотренному делу, обязан указать соответствующие мотивы.

Для судов аналогичное правило следует из вышеуказанных пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств", пункта 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" и пункта 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", в которых указано, что независимо от состава лиц, участвующих в деле, обстоятельства, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитываются судом, рассматривающим второе дело.

Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

Исходя из принципа правовой определенности, обязательного как для судов, так и всех государственных органов, уполномоченных определять правовой режим имущества и имущественных прав участников гражданского оборота, аналогичный подход должен применяться и к Роспатенту.

Такой же подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу N СИП-57/2018 и от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018.

Принцип правовой определенности не препятствует возможности иным образом оценить обстоятельства, ранее уже оцененные в рамках иного дела, но лишь при условии указания надлежащих мотивов иной оценки тех же обстоятельств.

Как указал президиум Суда по интеллектуальным правам, отменяя решение суда первой инстанции, довод правообладателя спорного товарного знака о том, что в решении Роспатента от 11.08.2005 исследовались те же обстоятельства семантического и фонетического сходства словесных обозначений "Птица Тройка", "Русская Тройка" и "Тройка", а выводы сделаны противоположные, должным образом не рассмотрен.

Действительно, из материалов дела следует, что приложением к протоколу заседания Палаты по патентным спорам, по итогам которого было удовлетворено заявление общества "Лиггетт-Дукат", является документ с анализом сходства указанных товарных знаков, в котором указано на отсутствие сходства между ними (т. 4, л.д. 4-6). При этом в протоколе содержится резолютивная часть, согласно которой принято решение удовлетворить заявление от 17.12.2004.

Ссылка представителя Роспатента на отсутствие указанных товарных знаков в решении от 11.08.2005 не может быть принята во внимание, поскольку решение от 11.08.2005 вынесено на основании рассмотрения заявления общества "Лиггетт-Дукат" о предоставлении охраны его общеизвестному товарному знаку Палатой по патентным спорам. Согласно пункту 1 статьи 19.2 Закона предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку производится на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению, поданному в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 19.1 Закона. Решение от 11.08.2005 также содержит указание о том, что проведенная экспертиза на тождество и сходство показала отсутствие зарегистрированных или заявленных на регистрацию товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Таким образом, Роспатент учитывал соответствующие товарные знаки при принятии решения от 11.08.2005.

Между тем решение от 18.08.2017 не содержит каких-либо ссылок на иные доказательства или иные мотивы, которые бы позволили Роспатенту признать указанные обозначения сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком при условии признания им же отсутствия сходства указанных товарных знаков с обозначением общества "Лиггетт-Дукат".

В отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 141909 и N 239003 суд лишен возможности проверить довод общества "Петро" о признании указанных товарных знаков несходными в ходе заседания Палаты по патентным спорам 24.06.2005, однако признает заслуживающими внимания доводы о невозможности смешения указанных товарных знаков с общеизвестным товарным знаком.

В отношении семантического сходства суд отмечает, что в общеизвестном товарном знаке N 38 изобразительный элемент, в силу своего визуального доминирования, усиливает семантику комбинированного обозначения в целом, указывает прямо на тройку лошадей, не дает оснований для каких-либо иных ассоциаций, необходимости домысливания, создания какого-то иного образа. В противопоставленных же товарных знаках дополнительные слова обуславливают многовариантность ассоциаций с такими словосочетаниями. Как отмечает заявитель, он указывал на множественность значений слова "тройка" в отзыве на возражение, однако указанные доводы не получили оценки Роспатента, что не позволило ему провести анализ семантического сходства полно и всесторонне.

При этом не может быть принято во внимание заключение специалиста о сходстве указанных обозначений с оспариваемым товарным знаком, представленное обществом "БТФ" непосредственно в суд, поскольку оно не представлялось в Роспатент и не могло быть оценено им при анализе сходства обозначений, а также ввиду его несоответствия фактическим обстоятельствам дела.

Между тем, слово "тройка" действительно имеет множество значений, и ничто в обозначениях "Сибирская тройка" и "ТРОЙКА ДИАЛОГ" не указывает на какое-либо конкретное значение этого элемента. Одновременно у товарного знака N 239003 есть дополнительное значение, связанное со словесным элементом "Сибирская", указывающим на место, географическую привязку, отсутствующее у оспариваемого товарного знака. Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 141909 следует признать фантазийным, поскольку употребление словосочетания "ТРОЙКА ДИАЛОГ" в русском языке является нехарактерным, необычным, и его лексическое значение не может быть однозначно истолковано без дополнительных домысливаний и ассоциаций.

Указанные обозначения также имеют значимые визуальные и фонетические отличия, поскольку спорный товарный знак представляет собой внешний вид пачки сигарет, содержит изобразительный элемент, выполнен цветным, а противопоставленные товарные знаки содержат дополнительные словесные элементы, отсутствующие в общеизвестном товарном знаке N 38, отличающие указанные товарные знаки как по звучанию, так и по написанию, внешнему виду обозначений.

При этом следует учесть и доводы общества "Петро" о широком круге товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки N 239003 и N 141909, а также об отсутствии использования указанных обозначения для однородных товаров и низкой различительной способности указанных обозначений для табачной продукции, не опровергнутые лицами, участвующими в деле.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При таких обстоятельствах, учитывая существенные различия между сравниваемыми обозначениями (низкую степень сходства), регистрацию товарных знаков в отношении неидентичных товаров и услуг, суд приходит к выводу об отсутствии вероятности смешения между указанными обозначениями и оспариваемым товарным знаком.

Применительно к оценке широкой известности оспариваемого товарного знака президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что оценка охраноспособности товарного знака должна была производиться Роспатентом на 01.01.2004, то есть дату, с которой общеизвестному товарному знаку обществу "Петро" предоставлена правовая охрана.

В решении Роспатента от 18.08.2017 оценка производится исходя из следующих документов:

письма Ассоциации "Табакпром", приложенного к заявлению о признании комбинированного обозначения "ТРОЙКА" общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком;

заключения коллегии Палаты по патентным спорам от 26.04.2012 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству N 38, поданного ЗАО "Нево Табак";

отчета о проделанной работе по архивным поискам по производству сигарет "ТРОЙКА" на территории РФ (РСФСР), подготовленного специалистами АНО "Центр развития экономической этики и правовых отношений";

сведений о производстве и реализации сигарет "ТРОЙКА" обществом "БТФ" с 1999 года.

Все указанные документы, за исключением сведений о производстве и реализации сигарет обществом "БТФ", содержат сведения о производстве сигарет под наименованием "ТРОЙКА" ЗАО "Нево Табак". При этом отчет АНО "Центр развития экономической этики и правовых отношений" содержит ссылку на решение Апелляционной палаты Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам, принятое по возражению ассоциации "Табакпром" от 16.02.1994, также указывающей на производство и реализацию сигарет ЗАО "Нево Табак" и его правопредшественником.

Между тем, указанные документы относятся к иному обозначению, иному историческому периоду и не могут служить основанием оценки на дату приоритета спорного товарного знака или дату предоставления ему охраны.

Оценка применительно к доказательствам производства и реализации ЗАО "Нево Табак" продукции под наименованием "ТРОЙКА" в небольшом количестве на указанную дату проводилась Роспатентом в 2012 году при принятии решения по возражению ЗАО "Нево Табак".

В заключении коллегии Палаты по патентным спорам от 26.04.2012, принятом по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 38, содержится вывод о том, что материалами возражения не опровергается наличие прочной ассоциативной связи маркировки сигарет "ТРОЙКА" спорным общеизвестным товарным знаком с обществом "Лиггетт-Дукат". При этом также указано, что помимо правообладателя производством сигарет "Тройка" в небольшом объеме занималось и ЗАО "Нево Табак" (ликвидировано).

В решении от 08.08.2017 не указано, по какой причине указанные выводы Роспатента, изложенные в заключении коллегии Палаты по патентным спорам от 26.04.2012, пересмотрены, а возражение общества "БТФ" удовлетворено. Между тем, решения уполномоченного государственного органа должны быть обоснованы, а в случае принятия решения, опровергающего свои предыдущие выводы, в решении должны содержаться мотивы такого опровержения.

Немотивированное, произвольное изменение позиции государственного органа не соответствует общеправовому принципу правовой определенности, который устанавливает гарантии стабильности, предсказуемости поведения органов, принимающих решения в отношении прав и законных интересов участников гражданского оборота.

Ссылка Роспатента в ходе судебного разбирательства на заключения по результатам социологических опросов, выполненных ФГБУ ФНИСЦ РАН, не может быть принята во внимание судом. Как видно из оспариваемого решения от 18.08.2017, Роспатент указал, что предоставление заявителем документов, опровергающих указанные заключения, не требуется, на указанные заключения в решении не ссылался. Помимо этого, суд критически оценивает возможность получения достоверных социологических данных в 2017 году при опросах относительно конкретной даты в 2004 году, с учетом представленных в материалы дела рецензий и заключений по указанному вопросу.

Одновременно, как установлено судом, сведения о введении обществом "БТФ" сигарет под наименованием "ТРОЙКА" в гражданский оборот с 1999 года не являются достоверными.

При этом в материалах дела также отсутствуют и какие-либо сведения о производстве и реализации табачной продукции под наименованием "ТРОЙКА" со стороны иных производителей до даты предоставления охраны спорному общеизвестному товарному знаку.

При таких обстоятельствах выводы Роспатента о том, что комбинированное обозначение по общеизвестному товарному знаку не могло ассоциироваться только с одним конкретным производителем, не находят подтверждения в материалах дела.

В отношении ссылки Роспатента на письмо декана социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова суд отмечает, что указанное письмо содержит сведения о том, что социологический факультет не проводил социологических исследований, но они проводились частным образом специалистами факультета.

В материалы дела представлены договор между обществом "Лигетт-Дукат" и ООО "Энерготекс-С" (т. 23, л.д. 7), согласно которому указанное общество привлекает для проведения опроса временный творческий коллектив сотрудников социологического факультета МГУ под руководством заведующего кафедрой методологии социологических исследований Ю.П. Аверина и заведующего кафедрой социологии организации и менеджмента профессора Г.Н. Бутырина; платежное поручение об оплате соответствующих услуг. Указанное полностью соответствует представленным Аналитическим отчетам.

При этом, как следует из представленных сведений об ООО "Энерготекс-С", оно являлось независимой специализированной организацией, о чем свидетельствует ее отраслевая принадлежность по ОКВЭД к области "Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения" (код 73.12), а по КДЭС (ред. 2) к области "Исследование конъектуры рынка и изучение общественного мнения" (код 73.20) (т. 23, л.д. 14, 17, 18).

Согласно пункту 2.2 Правил общеизвестность может быть доказана сведениями о результатах опроса потребителей товаров, проведенного специализированной независимой организацией. При этом отчет по результатам проведения опроса является одним из доказательств известности обозначения и должен учитываться в совокупности с иными обстоятельствами дела.

Факт проведения указанного исследования подтверждается также непосредственным участником этих событий - Авериным Ю.П. (т. 45, л.д. 26).

Между тем письмо социологического факультета МГУ, подписанное Осиповой Н.Г., не опровергает указанных сведений, а, напротив, их подтверждает, поскольку в нем содержатся сведения о том, что такое исследование было личной инициативой Аверина Ю.П.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный акт не соответствует пункту 1 статьи 19.1 Закона, нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем его требование о признании решения Роспатента от 18.08.2017 недействительным подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Нарушения процедуры рассмотрения возражения в данном случае являются основанием для направления возражения на новое рассмотрение в Роспатент, однако, учитывая установленную судом недобросовестность общества "БТФ", включающую обращение в Роспатент с возражением, суд считает возможным обязать Роспатент восстановить правовую охрану общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 38.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей заявления, а также в связи с подачей кассационной жалобы, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом результата рассмотрения дела следует отнести на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.08.2017 о признании недействительным предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 38 недействительным полностью как не соответствующее пункту 1 статьи 19.1 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану общеизвестного товарного знака N 38.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Петро" (ОГРН 1037819010129) 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления и кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин