Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 августа 2019 г. N С01-643/2019 по делу N А53-28877/2018 Суд отменил апелляционное постановление, оставив в силе решение суда первой инстанции, поскольку суд апелляционной инстанции неверно определил обстоятельства, подлежащие установлению при разрешении спора о защите права на товарный знак, что привело к тому, что он вышел за пределы доказывания

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 августа 2019 г. N С01-643/2019 по делу N А53-28877/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 8 августа 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 августа 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Мындря Д.И., Булгакова Д.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Родина" (ул. Виноградная, д. 33, г. Сочи, Краснодарский край, 354008, ОГРН 1022302938734) на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2019 по делу N А53-28877/2018 (судьи Галов В.В., Абраменко Р.А., Попов А.А.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Родина" к обществу с ограниченной ответственностью "Гостиница "Родина" (ул. Заводская, д. 37, хутор Маяковского, р-н Аксайский, Ростовская обл., 346703, ОГРН 1146181004111) о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Родина" (далее - истец, общество "Санаторий "Родина") обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Родина", переименованному впоследствии в общество с ограниченной ответственностью "Гостиница "Родина" (далее - ответчик, общество "Гостиница "Родина") с требованиями:

1) обязать ответчика прекратить использование фирменного наименования общества "Санаторий "Родина", сходного с ним до степени смешения;

2) запретить ответчику использование принадлежащего обществу "Санаторий "Родина" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 468813 в доменном имени rodinahotel.ru, а также в сети "Интернет" при осуществлении деятельности и оказании услуг, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак;

3) взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 468813 в размере 250 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 26.12.2018 исковые требования удовлетворены: суд запретил обществу "Гостиница Родина" использовать фирменное наименование общества "Санаторий "Родина", сходное с ним до степени смешения, в отношении следующих видов деятельности: 55.1 (здесь и далее коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)) - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; 56.10.1 - деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; 56.30 - подача напитков; 96.01 - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 96.02 - предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 96.04 - деятельность физкультурно-оздоровительная; использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 468813 в доменном имени rodinahotel.ru, а также в сети "Интернет" при осуществлении деятельности и оказании услуг, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак, а также взыскал с общества "Гостиница Родина" в пользу общества "Санаторий "Родина" компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 468813 в размере 250 000 рублей и в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 6 000 рублей.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2019 решение суда первой инстанции отменено, истцу отказано в удовлетворении заявленных требований.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, общество "Санаторий "Родина" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит постановление суда апелляционной инстанции отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Заявитель кассационной жалобы не согласен с выводом суда апелляционной инстанций о том, что истец вопреки своему фирменному наименованию фактически занимается осуществлением элитных гостиничных услуг и услуг спа-отеля, то есть осуществляет иную деятельность по отношению к ответчику. По мнению общества "Санаторий "Родина", согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ответчик, зарегистрированный позднее истца, занимается аналогичной с ним деятельностью, которая соответствует следующим кодам: 55.10, 56.10.1, 56.30, 96.01, 96.02, 96.04.

Как утверждает заявитель кассационной жалобы, вывод суда апелляционной инстанции о том, что истец не доказал, что наименования ООО "Санаторий "Родина" и ООО "Гостиница "Родина" или ООО "Родина" являются сходными до степени смешения с позиции обычного человека, в частности не представил результаты социологического опроса и т.п., противоречит практике Суда по интеллектуальным правам. Истец полагает, что судом апелляционной инстанции бремя доказывания отсутствия факта нарушения неправомерно переложено с ответчика на истца, а вывод о различии цен и территорий субъектов Российской Федерации, в которых истец и ответчик оказывают услуги, сделан без учета экстерриториального характера исключительного права на фирменное наименование. Разница в уровне цен, по мнению истца, не изменяет существа спорных отношений и фактических обстоятельств дела и не свидетельствует о невозможности смешения двух наименований.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции безосновательно сделал вывод о недоказанности истцом осуществления гостиничной и санаторно-курортной деятельности и о наличии в его действиях признаков злоупотребления правом. Так, отсутствие общества "Санаторий "Родина" в Государственном реестре курортного фонда Российской Федерации в числе санаторно-курортных организаций, как считает истец, не может подтверждать фактическую деятельность организации, поскольку сведения в названный реестр включаются федеральными и региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления без участия самих учреждений и хозяйствующих субъектов. Вместе суд апелляционной инстанции не учел, что истец не заявлял требования о запрете ответчику использовать фирменное наименование при осуществлении санаторно-курортной деятельности.

Заявитель кассационной жалобы также обращает внимание на то, что при рассмотрении требования о защите исключительного права на принадлежащий истцу товарный знак суд апелляционной инстанции указал на отсутствие доказательств использования ответчиком этого товарного знака, однако судом проигнорированы доводы истца о наличии сходства до степени смешения доменных имен общества "Санаторий "Родина" (grandhotelrodina.ru) и общества "Гостиница Родина" (rodinahotel.ru), что может ввести в заблуждение широкий круг российского потребителя относительно организации, фактически оказывающей услуги по временному проживанию, для которых в том числе зарегистрирован товарный знак.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, при рассмотрении дела суд апелляционной инстанции применил формальный подход, при наличии к тому оснований не воспользовался консультацией специалиста в порядке статьи 55.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что противоречит задачам судопроизводства в арбитражных судах.

Общество "Гостиница "Родина" отзыв на кассационную жалобу в материалы дела не представило.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о начале судебного процесса с их участием, а также о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе посредством публичного уведомления на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, в ЕГРЮЛ зарегистрировано 09.04.2001 общество "Санаторий "Родина", а 12.12.2014 - общество "Родина", переименованное в ходе рассмотрения настоящего дела в общество "Гостиница "Родина". Обе организации внесли в публичный реестр сведения об осуществлении ими деятельности, соответствующей следующим кодам ОКВЭД: 55.10 - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; 56.10.1 - деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; 56.30 - подача напитков; 96.01 - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 96.02 - предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 96.04 - деятельность физкультурно-оздоровительная.

Общество "Санаторий "Родина" также является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 468813 с датой приоритета 22.02.2011, зарегистрированного 20.08.2012 в цветовом сочетании черного, коричневого и белого цветов и включением в качестве неохраняемых элементов "Grand hotel & spa, Sochi", для следующих услуг:

43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; ясли детские";

44-го класса МКТУ "медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей; бани общественные; бани турецкие; дома отдыха или санатории; имплантация волос; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; маникюр; массаж; парикмахерские; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; салоны красоты; санатории; составление цветочных композиций; татуирование; услуги визажистов; услуги оптиков; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия пластическая".

Истцу стало известно о нарушении ответчиком его исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак, в том числе в доменном имени в сети "Интернет" https://rodinahotel.ru, в связи с чем 06.04.2018 была направлена претензия с требованием прекращения незаконного использования фирменного наименования и доменного имени, принадлежащих истцу.

Письмом от 15.05.2018 ответчик сообщил истцу об отказе выполнить его требования ввиду отсутствия для этого оснований.

Полагая, что ответчиком нарушены исключительные права общества "Санаторий "Родина" на фирменное наименование и товарный знак, последнее обратилось с иском в Арбитражный суд Ростовской области.

Судом первой инстанции было установлено, что истец и ответчик осуществляют аналогичную деятельность, сделаны выводы о том, что фирменное наименование ответчика является сходным с фирменным наименованием истца, что ответчик использует принадлежащий истцу товарный знак в доменном имени, в сети "Интернет" при осуществлении деятельности и оказании услуг, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован, и имеются основания для взыскания компенсации, в связи с чем исковые требования общества "Санаторий "Родина" были удовлетворены в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, указав, что истец и ответчик осуществляют различные виды деятельности, а сходство фирменных наименований истца и ответчика не доказано. Кроме того, суд апелляционной инстанции усмотрел в действиях общества "Санаторий "Родина" признаки злоупотребления правом и заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции.

Согласно пункту 1 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.

В силу пункта 4 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Требования к фирменному наименованию устанавливаются ГК РФ и другими законами, в частности в статье 4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ.

На основании статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридического лица.

Из пункта 1 статьи 1474 ГК РФ следует, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в ЕГРЮЛ.

В соответствии со статьей 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование, включенное в ЕГРЮЛ, возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

Следовательно, приведенные положения связывают защиту исключительного права использования фирменного наименования с моментом государственной регистрации юридического лица, а не с моментом, когда юридическое лицо приступило к соответствующей деятельности.

Названные нормы права отвечают положениям Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, предусматривающей обязанность государств, присоединившихся к ней, охранять в том числе фирменные наименования.

Из приведенных правовых норм следует, что юридическое лицо, обладающее исключительным правом на фирменное наименование, вправе использовать его любым не противоречащим закону способом. Из буквального толкования данной нормы также следует, что приведенный в ней перечень не является исчерпывающим.

Как следствие, коммерческая организация вправе указывать свое фирменное наименование в доменном имени в сети Интернет и запрещать иным владельцам доменов использовать тождественное или сходное до степени смешения с фирменным наименованием обозначение в доменных именах.

Данная правовая позиция нашла отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.12.2009 N 9833/09 по делу N А40-53937/2008.

В пунктах 146, 151, 152 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10) разъяснено, что фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица. Какой-либо специальной регистрации фирменного наименования, указанного в учредительных документах юридического лица, ГК РФ не предполагает. При этом защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в ЕГРЮЛ, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.

Аналогичные правовые подходы применяются и в отношении товарных знаков.

Так, в силу статьи 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 с даты регистрации, произведенной в Международном бюро в соответствии с положениями статей 3 и 3.ter названного Соглашения, в каждой заинтересованной Договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

На основании пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

На основании статьи 1225 ГК РФ фирменное наименование юридического лица и товарный знак представляют собой самостоятельные средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если указанным Кодексом не предусмотрено иное. Так, он может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Из пункта 6 статьи 1252 ГК РФ следует, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей названного пункта под частичным запретом на использование понимается в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Наряду с этим в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на фирменное наименование входят факт возникновения наименования истца раньше, чем у ответчика и факт его нарушения ответчиком путем использования фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения и осуществления аналогичными видами деятельности, а по требованию о защите исключительного права на товарный знак - факт принадлежности истцу указанного права и факт использования обозначения, сходного до степени смешения с этим товарным знаком, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Соответствующие правовые позиции закреплены в пунктах 57, 60-62, 152, 154 и 162 Постановления Пленума N 10.

При рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции было установлено, что фирменное наименование ответчика было зарегистрировано позднее, чем фирменное наименование истца, и сделан вывод о том, что в сравниваемых фирменных наименованиях имеется совпадающий доминирующий элемент "Родина", на который падает логическое ударение, отсутствие слова "санаторий" в фирменном наименовании ответчика исключает полное тождество, но приводит к сходству до степени смешения спорных обозначений.

Как верно указал суд первой инстанции, обозначение "родина" отсутствует в специальной словарно-справочной литературе в какой-либо области, в связи с чем не может быть признано общепринятым условным обозначением, применяемым в науке и технике, или термином, характерным для какой-либо конкретной области науки и техники.

Кроме того, судом первой инстанции был также установлен факт осуществления истцом и ответчиком аналогичных видов деятельности, внесенных обеими организациями в ЕГРЮЛ и обозначенных одними и теми же кодами ОКВЭД: 55.1 - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; 56.10.1 - деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; 56.30 - подача напитков; 96.01 - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 96.02 - предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 96.04 - деятельность физкультурно-оздоровительная.

Судебная коллегия отмечает, что суд первой инстанции не только оценил представленные сторонами спора доказательства, в том числе размещенные на официальном сайте ответчика (https://rodinahotel.ru, а также на платформах для бронирования средств размещения www.booking.com и www.tripadvisor.ru) применительно к каждому из перечисленных видов деятельности, но и применил подходы о сходстве словесных обозначений, сформулированные в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Суд по интеллектуальным правам полагает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании представленных в материалы дела доказательств, достаточно мотивированы, а также они соответствуют вышеперечисленным нормам материального права.

С учетом изложенного судебная коллегия пологает обоснованными возражения заявителя кассационной жалобы о том, что истец вопреки своему фирменному наименованию фактически занимается осуществлением элитных гостиничных услуг и услуг спа-отеля, то есть осуществляет иную деятельность по отношению к ответчику, и что наименования ООО "Санаторий "Родина" и ООО "Гостиница "Родина" или ООО "Родина" не являются сходными до степени смешения с позиции рядового потребителя.

Суд кассационной инстанции полагает, что в спорной ситуации судом апелляционной инстанции не принято во внимание то, что имущественные комплексы обеих организаций находятся в городе Сочи и они оказывают гостиничные и иные услуги, связанные с размещением, проживанием, отдыхом и оздоровлением людей, а следовательно, это повышает вероятность смешения разных юридических лиц в глазах рядового потребителя.

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что истец не представил результаты социологического опроса и т.п. и не доказал возможность такого смешения, обусловлен неправильным применении судом апелляционной инстанции норм процессуального права и неверным распределением бремени доказывания при рассмотрении споров о защите исключительных прав на фирменные наименования и товарные знаки.

Судебная коллегия также полагает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что суд апелляционной инстанции сделал неверный вывод о недоказанности истцом осуществления гостиничной и санаторно-курортной деятельности и о наличии в его действиях признаков злоупотребления правом ввиду отсутствия общества "Санаторий "Родина" в Государственном реестре курортного фонда Российской Федерации в числе санаторно-курортных организаций.

Так, истец обоснованно указывает, что сведения в названный реестр включаются федеральными и региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления без участия самих учреждений и хозяйствующих субъектов, а следовательно на коммерческую организацию не могут быть возложены риски неисполнения органами публичной власти соответствующих полномочий.

Кроме того, материалами дела подтверждается, что истец не заявлял требования о запрете ответчику использовать фирменное наименование при осуществлении санаторно-курортной деятельности.

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Судебная коллегия отмечает, что, являясь правообладателем товарного знака, истец имеет право на предъявление требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (пункт 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ), и о взыскании компенсации (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о том, что при рассмотрении требования о защите исключительного права на принадлежащий истцу товарный знак суд апелляционной инстанции указал на отсутствие доказательств использования ответчиком этого товарного знака и проигнорировал доводы истца о наличии сходства до степени смешения доменных имен общества "Санаторий "Родина" (grandhotelrodina.ru) и общества "Гостиница Родина" (rodinahotel.ru), что может ввести в заблуждение широкий круг российского потребителя относительно организации, фактически оказывающей услуги по временному проживанию, для которых в том числе зарегистрирован товарный знак, суд кассационной инстанции полагает следующее.

В рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции неверно определил обстоятельства, подлежащие установлению при разрешении спора о защите права на товарный знак, и это привело к тому, что он вышел за пределы доказывания.

Так, в силу положений статей 1250, 1252, 1484, 1515 ГК РФ независимо от обстоятельств использования либо неиспользования правообладателем товарного знака доказанность того, что истец и есть этот правообладатель, а ответчик использует без его согласия данное средство индивидуализации, является достаточным основанием для удовлетворения требований о запрете ответчику использовать в доменном имени обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком, и для взыскания компенсации.

При этом исходя из содержания статьи 1486 ГК РФ и правовых позиций, сформулированных в пунктах 165, 166 Постановления Пленума N 10, в пунктах 38, 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014 и в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, следует, что факт использования правообладателем товарного знака в отношении каждого конкретного товара/услуги, для которых предоставлена правовая охрана, подлежит установлению при рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, однако в данном случае предмет спора был иным.

В абзаце втором пункта 158 Постановления Пленума N 10 разъяснено, что, по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

С учетом положений пунктов 1 и 2 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам считает, что судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела неправильно применены нормы материального права, поскольку не применены статьи ГК РФ, подлежащие применению, и напротив применены нормы, не подлежащие применению.

Позиция заявителя о том, что суд апелляционной инстанции применил формальный подход, при наличии к тому оснований не воспользовался консультацией специалиста в порядке статьи 55.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не принимается во внимание судом кассационной инстанции.

Согласно положениям названной статьи специалистом в арбитражном суде является лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам.

Кроме того, из пункта 162 Постановления Пленума N 10 следует, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При этом установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, суд кассационной инстанции соглашается с доводами, приведенными заявителем в кассационной жалобе.

С учетом изложенного выводы суда апелляционной инстанции противоречат установленным фактическим обстоятельствам и представленным сторонами спора доказательствам, которые были предметом исследования и оценки суда первой инстанции, выводы суда апелляционной инстанции основаны на неправильном применении норм материального права и нарушении норм процессуального.

В силу пункта 5 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений.

Поскольку судом первой инстанции фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, правильно применены нормы материального права, тогда как судом апелляционной инстанции, напротив, допущено неправильное применение норм материального права, выразившееся в неверном истолковании и применении закона, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене, а решение суда первой инстанции - оставлению в силе.

Судебные расходы, понесенные истцом в связи с уплатой государственной пошлины за подачу кассационных жалоб, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика в связи с удовлетворением кассационной жалобы истца.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2019 по делу N А53-28877/2018 отменить.

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 26.12.2018 по делу N А53-28877/2018 оставить в силе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Гостиница "Родина" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Родина" в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы 3 000 (Три тысячи) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

Д.И. Мындря

Д.А. Булгаков