Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 июня 2019 г. N С01-476/2019 по делу N А02-1413/2018 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак направлено на новое рассмотрение, поскольку установление факта использования товарного знака правообладателем и, как следствие, наличие на рынке его товаров/услуг, маркированных этим товарным знаком, имеет принципиальное значение для решения вопроса об удовлетворении исковых требований истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 июня 2019 г. N С01-476/2019 по делу N А02-1413/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 6 июня 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 июня 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С., рассмотрел в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражном суде Республики Алтай кассационную жалобу публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (Софийская наб., д. 26/1, Москва, 117997, ОГРН 1027700043502) на решение Арбитражного суда Республики Алтай от 01.11.2018 по делу N А02-1413/2018 (судья Гуткович Е.М.) и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2019 по тому же делу (судьи Павлюк Т.В., Бородулина И.И., Скачкова О.А.)

по иску публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" к обществу с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайск Нефтепродукт" (ул. Комсомольская, д. 4, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649006, ОГРН 1090411003352) о защите исключительных прав.

В судебном заседании принял участие представители:

от публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" - Шмавонянц В.С. (по доверенности от 28.11.2018 N 77 АВ 8508608);

от общества с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайск Нефтепродукт" - Лемза П.С. (по доверенности от 26.11.2018 N 113).

Суд по интеллектуальным правам установил:

публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" обратилось в Арбитражный суд Республики Алтай с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайск Нефтепродукт" компенсации в размере 5 000 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 391296.

Решением Арбитражного суда Республики Алтай от 01.11.2018, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2019 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что суды в оспариваемых судебных актах пришли к неверному выводу сравнивая принадлежащий ему товарный знак со смысловым обозначением изображений пожароопасности, не имеющих отношения к рассматриваемому спору, поскольку считает, что применение кем-либо определенного цветового сочетания в своей хозяйственной деятельности в виде конкретных изображений, сходных до степени смешения с охраноспособным средством индивидуализации, может нарушать исключительное право правообладателя, так как полагает, что использование ответчиком на принадлежащей ему АЗС для общего стиля оформления изображений, способно привести к нарушению его исключительных прав.

Также заявитель кассационной жалобы считает, что суды безосновательно ссылались на заключения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), так как они были приняты в отношении не имеющих к делу товарных знаков, тогда как необоснованно уклонились от оценки принятого антимонопольным органом решения от 27.07.2017.

Помимо этого, заявитель кассационной жалобы считает, что суды, в отсутствие каких-либо установленных обстоятельств и представленных в их подтверждение доказательств, пришли к выводу, что при оформлении принадлежащих истцу АЗС, он использует серию товарных знаков.

Кроме того, отмечает, что регистрация ответчиком товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 670949, не свидетельствует об отсутствии в его действиях нарушений исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 391296.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и направить дело на новое рассмотрение.

Представитель ответчика выступил по доводам, изложенным в отзыве, в удовлетворении кассационной жалобы просил отказать, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к следующему выводу.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истец, являясь правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 391296, обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, указал, что вступившим в законную силу решением антимонопольного органа от 27.07.2017 в действиях ответчика с 2015 года было установлено нарушение его исключительных прав на данный товарный знак, что было также подтверждено лицензиатом указанного товарного знака (лицензионный договор от 22.04.2011) при совершении им 13.04.2017 покупки топлива на автозаправочной станции ответчика, в подтверждение чего были представлены чеки и акты фиксации с фотоснимками.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В свою очередь, суд первой инстанции, не установив в действиях ответчика нарушений исключительных прав истца на указанный товарный знак, отказал в удовлетворении исковых требований.

К такому выводу суд первой инстанции пришел, поскольку установил, что принадлежащий истцу товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 391296 является изобразительным, и, что при оформлении принадлежащих истцу автозаправочных станций, помимо цветового сочетания (в виде желтого квадрата и трех пересекающихся полос эллипсовидной формы оранжевого, светло-красного и красного цвета с направлением хвостовой части полос слева на право), он также использует и другие принадлежащие ему товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 340214 и 340215, которые, как посчитал указанный суд, идентифицируются потребителями лишь в совокупности.

Тогда как ответчик, на принадлежащей ему автозаправочной станции использует цветовую гамму (изображения двух пересекающихся криволинейных полос неправильной формы красного и темно-красного цвета с направлением хвостовой части справа налево, где на желтом фоне в комбинации с пересекающимися красными фигурами размещено буквенное обозначение АЗС и Салекс, а также изобразительный элемент в виде круга синего цвета внутри которого изображены изогнутые полосы), которая, как установил суд первой инстанции, сославшись на решения Роспатента, принятые в отношении заявок N 2014711579 и N 0096712324, означает уровень пожароопасности при оказании услуг на автозаправочных станциях.

В связи с чем, не установив сходства между изобразительными элементами, охраняемых товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 391296 в комбинации с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 340214 и 340215 и изобразительными элементами ответчика, используемыми им на своей автозаправочной станции, суд первой инстанции не нашел правовых оснований для удовлетворения исковых требований, так как пришел к выводу, что истцом не был доказан факт нарушения ответчиком статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Суд апелляционной инстанции указанные выводы суда первой инстанции поддержал, оставив оспариваемое решение в силе.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам считает, что при принятии обжалуемых судебных актов судами первой и апелляционной инстанций были неправильно применены нормы материального и процессуального права.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Как указано в пункте 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, из названных норм права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно пункту 43 правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указывалось ранее, обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, истец указал, что принадлежащий ему товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 391296, был использован ответчиком без его разрешения при оформлении своей автозаправочной станции, что было подтверждено вступившим в законную силу решением антимонопольного органа от 27.07.2017, а также чеками и актами фиксации с фотоснимками, представленными истцу лицензиатом указанного товарного знака при совершении им на АЗС ответчика покупки топлива.

Суд кассационной инстанции из обстоятельств дела и представленных в материалы дела доказательств, не усматривает, на основании каких положений действующего законодательства суд первой инстанции пришел к своим выводам о том, что общий стиль оформления принадлежащих истцу автозаправочных станций идентифицируется потребителями лишь наличием совокупности товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 340214 и 340215, 391296.

Также для суда кассационной инстанции остаётся неясным вопрос о том, на основании каких норм права и для выяснения каких обстоятельств суд первой инстанции сравнивал товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 340214 и 340215, 391296 в совокупности с изображениями, используемыми ответчиком на принадлежащей ему автозаправочной станции, с учетом того, что истец обратился за защитой своего нарушенного права лишь в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 391296.

В связи с этим суд кассационной инстанции приходит к выводу, что суд первой инстанции ошибочно сравнивал товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 340214 и 340215, 391296 в совокупности с изобразительными элементами, используемыми ответчиком на принадлежащей ему автозаправочной станции, что соответственно повлияло на выводы судов об отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам отмечает, что судам, при рассмотрении требований истца, заявленных на основании статьи 1252 ГК РФ и требований об уплате компенсации на основании статьи 1515 ГК РФ, необходимо было исходить из того, что они могут быть удовлетворены при наличии доказательств использования конкретного товарного знака истца (по свидетельству Российской Федерации N 391296) без согласия его правообладателя, то есть факта правонарушения со стороны ответчика, а не всех принадлежащих истцу товарных знаков, которые могут им использоваться при осуществлении своей хозяйственной деятельности как в совокупности, так и отдельно применительно к пункту 2 статьи 1484 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым обратить внимание судов, что в соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Таким образом, по мнению суда кассационной инстанции, заявитель кассационной жалобы правильно полагает, что при рассмотрении настоящего спора, судам следовало установить, способно ли привести к нарушению его исключительных прав использование ответчиком для общего стиля оформления принадлежащей ему автозаправочной станции изображений, сходных с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 391296.

Вместе с тем, от установления указанных обстоятельств суды нижестоящих инстанций уклонились, сославшись, на то, что истцом не было представлено доказательств использования ответчиком принадлежащего ему товарного знака с нарушением статьи 1484 ГК РФ.

В свою очередь из оспариваемых судебных актов не усматривается, на основании каких норм права суды первой и апелляционной инстанций не приняли во внимание ссылки истца на решение антимонопольного органа от 27.07.2017 (том 1, л.д. 27-34).

То обстоятельство что указанное решение антимонопольного органа не имеет преюдициального значения для рассматриваемого спора применительно к статье 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не свидетельствует о невозможности проверки судами фактов, установленных в нем, на которых истец основывает свои требования (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) в совокупности с иными представленными в материалы дела доказательствами на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Также судебная коллегия не может признать соответствующими нормам права ссылки судов первой и апелляционной инстанций на решения Роспатента, принятые в отношении заявок N 2014711579 и N 0096712324, поскольку Суд по интеллектуальным правам обращает внимание судов на то, что оценка обстоятельств использования конкретного товарного знака должна проводиться судами с учетом обстоятельств и доказательств конкретного дела, а не с применением выводов Роспатента, сделанных в отношении обозначений, не имеющих отношения к рассматриваемому спору, так как делопроизводство по каждой конкретной заявке осуществляется Роспатентом отдельно, а следовательно, выводы, приведенные Роспатентом в своих решениях по не имеющим отношения к рассматриваемому спору товарным знакам, не могут быть в рассматриваемом случае применены к настоящему спору.

Кроме этого, Суд по интеллектуальным правам, соглашаясь с заявителем кассационной жалобы, не усматривает из оспариваемых судебных актов, каким образом регистрация ответчиком товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 670949, нивелирует отсутствие в его действиях нарушений исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 391296.

На основании чего Суд по интеллектуальным правам считает, что выводы судов в части того, что истцом не был доказан факт нарушения ответчиком статьи 1484 ГК РФ, в нарушение установленных частью 4 статьи 170 и частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, определяющих требования к содержанию судебных актов, отсутствуют.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам отмечает, что при рассмотрении настоящего спора в целом, и решении вопроса о взыскании компенсации на основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в частности, суды должны были установить обстоятельства того, кто являлся правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 391296 на дату совершения правонарушения с учетом сведений, приведенных в решении антимонопольного органа от 27.07.2017, а также представленных истцом в материалы дела иных доказательств в совокупности, способы нарушения исключительных прав истца ответчиком, если таковые имеются, а также факт введения потребителей в заблуждение относительно правообладателя товарного знака и лица, использующего обозначения, которые охраняются указанным товарным знаком, а не всех имеющихся у истца товарных знаков, за защитой которых по настоящему спору он не обращался.

При этом следует учитывать, что установление факта использования товарного знака правообладателем и, как следствие, наличие на рынке его товаров/услуг, маркированных этим товарным знаком, имеет принципиальное значение для решения вопроса об удовлетворении исковых требований истца.

Тогда как неустановление указанных обстоятельств судом первой инстанции, не позволило ему полно и всесторонне оценить доводы истца о нарушении его исключительных прав ответчиком на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 391296.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной, в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Так как обстоятельства определения факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 391296 находятся за пределами полномочий, определенных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и данным обстоятельствам не может быть дана надлежащая правовая оценка в суде кассационной инстанции.

Учитывая, что установление фактических обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), и принимая во внимание, что судами не была дана надлежащая правовая оценка доводам истца о нарушении ответчиком его исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 391296, на основании частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения Арбитражного суда Республики Алтай от 01.11.2018 по делу N А02-1413/2018 и постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2019 по тому же делу, с направлением дела в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Алтай.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть вышеизложенное, с учетом фактических обстоятельств дела, исходя из заявленных требований и возражений к ним, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Республики Алтай от 01.11.2018 по делу N А02-1413/2018 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2019 по тому же делу отменить. Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Алтай.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

С.П. Рогожин