Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 5 марта 2020 г. N 07АП-12361/18 по делу N А02-1413/2018

город Томск

5 марта 2020 г.

Дело N А02-1413/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 02 марта 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 марта 2020 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего		Павлюк Т.В.,
судей		Бородулиной И.И.,
		Хайкиной С.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Толстогузовой Е.В., рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайск Нефтепродукт" (N 07АП-12361/18(2)), на решение Арбитражного суда Республики Алтай от 28.11.2019 по делу N А02-1413/2018 по исковому заявлению публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (ОГРН 1027700043502, ИНН 7706107510, Софийская набережная, д. 26/1, стр. 1, г. Москва) к обществу с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайск Нефтепродукт" (ОГРН 1090411003352, ИНН 0411145965, ул. Комсомольская, д. 4, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 5 000 000 руб.,

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Шмавонянц В.С., представитель по доверенности от 28.11.2018, паспорт;

от ответчика: без участия (извещен);

УСТАНОВИЛ:

представитель публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (лицензиар), в пределах полномочий, предусмотренных доверенностью от 19.01.2018 (далее - истец, ПАО НК "Роснефть") обратился в суд с иском от 02.08.2018 о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайск Нефтепродукт" (далее - ответчик, ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт") компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) N 391296 от 12.10.2009.

Решением суда от 01.11.2018, оставленным в силе постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2019 в удовлетворении иска было отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.06.2019 решение и постановление были отменены и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Судом кассационной инстанции указано, что суд первой инстанции пришел к необоснованным выводам о том, что общий стиль оформления принадлежащих истцу автозаправочных станций идентифицируется потребителями лишь наличием совокупности товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 340214 и 340215, 391296; - суд первой инстанции необоснованно сравнивал товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 340214 и 340215, 391296 в совокупности с изображениями, используемыми ответчиком на принадлежащей ему автозаправочной станции, с учетом того, что истец обратился за защитой своего нарушенного права лишь в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 391296. При новом рассмотрении требований истца, заявленных на основании статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и требований об уплате компенсации на основании статьи 1515 ГК РФ, суду необходимо исходить из того, что они могут быть удовлетворены при наличии доказательств использования конкретного товарного знака истца (по свидетельству Российской Федерации N 391296) без согласия его правообладателя, то есть факта правонарушения со стороны ответчика, а не всех принадлежащих истцу товарных знаков, которые могут им использоваться при осуществлении своей хозяйственной деятельности как в совокупности, так и отдельно применительно к пункту 2 статьи 1484 ГК РФ. При рассмотрении настоящего спора, суду необходимо установить, способно ли привести к нарушению его исключительных прав использование ответчиком для общего стиля оформления принадлежащей ему автозаправочной станции изображений, сходных с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 391296. При рассмотрении настоящего спора в целом, и решении вопроса о взыскании компенсации на основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в частности, суд должен был установить обстоятельства того, кто являлся правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 391296 на дату совершения правонарушения, способы нарушения исключительных прав истца ответчиком, если таковые имеются, а также факт введения потребителей в заблуждение относительно правообладателя товарного знака и лица, использующего обозначения, которые охраняются указанным товарным знаком, а не всех имеющихся у истца товарных знаков, за защитой которых по настоящему спору он не обращался.

При новом рассмотрении истец настаивает на удовлетворении иска.

Решением суда от 28.11.2019 исковые требования удовлетворены частично. С общества с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайск Нефтепродукт" (ОГРН 1090411003352, ИНН 0411145965, ул. Комсомольская, д. 4, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) в пользу публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" (ОГРН 1027700043502, ИНН 7706107510, Софийская набережная, д. 26/1, стр. 1, г. Москва) взыскана компенсация в размере 4 167 100 руб. и возмещение расходов по госпошлине в размере 43 836 руб., всего: 4 210 936 (четыре миллиона двести десять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным решением, ответчик обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Республики Алтай от 28.11.2019 по делу N А02-1413/2018 отменить, исковые требования ПАО "Роснефть" оставить без удовлетворения. Апелляционная жалоба мотивирована неполным выяснением обстоятельств дела, несоответствием выводов, изложенных в решении фактическим обстоятельствам дела, недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств. В обоснование апелляционной жалобы ее податель ссылается на отсутствие вероятности смешения, установленное УФАС но Республике Алтай; обход истцом процедуры оспаривания решения антимонопольного органа, являющийся нарушением правил о добросовестном поведении, считает, что судом не применены правила оценки сходства и вероятности смешения, кроме того указывает на недобросовестность истца и обращение в суд исключительно с целью причинения вреда ответчика, также ссылается на некорректный расчет компенсации.

Истец в отзыве, представленном в суд в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), представитель в судебном заседании, доводы жалобы отклонил, просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

До дня судебного заседания в материалы дела от ответчика поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства мотивированное неполучением отзыва на апелляционную жалобу, отсутствием возможности заблаговременно познакомиться с ним.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статьи 158 АПК РФ, не усмотрел оснований для отложения судебного разбирательства. К отзыву приложено доказательство его направления в адрес ответчика. Кроме того, в соответствие со статьей 41 АПК РФ ответчик имел возможность ознакомиться с материалами дела, в том числе и с указанным отзывом.

Надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы ответчик представителя в судебное заседание не направил, в связи с чем апелляционная жалоба рассматривается в его отсутствие на основании статей 123, 156 АПК РФ.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыв, суд апелляционной инстанции считает решение не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, лицензиатом был выявлен факт использования товарного знака в виде красных и светло-красных дуг на желтом фоне при цветовом оформлении четырех АЗС, расположенных в г. Горно-Алтайск, с. Майма, с. Онгудай, с. Артыбаш Республики Алтай.

Указанные обстоятельства послужили основанием обращения с иском, обоснованным нормами статей 1229, 1252,1484, 1515 ГК РФ.

При новом рассмотрении суд, принимая обжалуемое решение, пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных требований.

Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции считает выводы суда обоснованными, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации охраняются Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Из смысла данной нормы следует, что под введением товара в гражданский оборот понимается не только производство, но и продажа, обмен, предложение к продаже, демонстрация на выставках и ярмарках. При этом перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием средств индивидуализации не является исчерпывающим.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления N 10 и пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о вероятности и степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, а также в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом и без назначения экспертизы.

Аналогичные методологические подходы сформулированы в пунктах 37 и 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023, в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.07.2006 N 3691/06, а также в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2019 по делу N СИП-642/2018.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах 1 - 3 пункта 42 Правил N 482, которые учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии со статьей 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарного знака может быть зарегистрировано любое обозначение (в том числе цветовое решение), отвечающее требованиям, предъявляемым к средствам индивидуализации товаров и услуг, и не противоречащее положениям статьи 1483 Кодекса.

Из материалов дела следует, что Товарный знак N 391296, правообладателем которого является АО "Нефтяная компания "Роснефть", зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) 17.07.2009, в том числе по 37 классу МКТУ для обозначения услуг станции обслуживания автомобилей и транспортных средств. Товарный знак N 391296 является изобразительным обозначением и представляет собой сочетание пересекающихся между собой полос красного, светло-красного и темно-красного цвета различной формы на фоне желтого цвета, выполненные с отступом от правого края. Одна из полос является более тонкой и сужающейся кверху и выполнена с заступом на другую полосу, при этом место заступа выполнено в более темном цвете. Полосы выполнены на расстоянии друг от друга в нижней части.

Согласно актам фиксации незаконного использования товарного знака и контрольной покупки нефтепродуктов от 17.04.2017 комиссией лицензиата ПАО "НК "Роснефть-Алтайнефтепродукт" было установлено, что в дизайне зданий и сооружений АЗС "Салекс" по адресам: г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 42; с. Майма, ул. Объездная, 1, с. Онгудай, ул. Песчаная, 2; с. Артыбаш, ул. Телецкая, 1Г, используются изобразительные элементы сходные до степени смешения с товарным знаком N 391296, право пользования которым было предоставлено ПАО "НК "Роснефть-Алтайнефтепродукт" по лицензионному договору с ПАО "НК "Роснефть" от 22.04.2011.

На основании указанных актов лицензиат обращался в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай с заявлением от 20.03.2017 о признании ООО "Салекс" нарушившим часть 1 статьи 14 Федерального закона "О защите конкуренции", обязании демонтировать незаконно используемый товарный знак N 391296 и привлечь нарушителя к административной ответственности по ч. 2 статьи 14.33 КоАП РФ.

В процессе рассмотрения заявления УФАС по РА было установлено, что указанные АЗС с 2012 года эксплуатируются ООО "Горно-Алтайнефтепродукт" по долгосрочному договору аренды с собственником ОАО "Инрусинвест" от 01.10.2012.

Согласно справке Роспатента от 28.04.2017 на запрос УФАС по РА при сличении фотографий АЗС "Салекс" изобразительные элементы (1) в оформлении зданий и сооружений АЗС сходны до степени смешения с товарным знаком N 391296; элемент 2 (наименование "Салекс" с изобразительным элементом в синем круге) сходства не имеет.

По инициативе ООО "Горно-Алтайнефтепродукт" специалистами Кемеровского представительства Регионального Союза Судебных Экспертов было выдано заключение N 05-01/17 от 11.07.2017, согласно которому "декоративные элементы, в виде графических изображений размещенные на информационной стеле, на фризе навеса, на фризе здания операторской и на топливозаправочных колонках АЗС "Салекс" по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 42, не являются средством индивидуализации товаров или услуг, а выполняют функцию заполнения пространства.

Проверив обоснованность доводов заявителя и лица, привлекаемого к ответственности, комиссия УФАС по РА решением от 27.07.2017 по делу N 2-А/17 установила, что использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 391296 при оформлении АЗС "Салекс" является нарушением пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако, не позволяет квалифицировать действия ООО "Горно-Алтайнефтепродукт" как нарушение пункта 1 статьи 14.6 Федерального закона "О защите конкуренции", поскольку при визуальном восприятии оформления АЗС "Салекс" главным элементом является наименование "Салекс", выполненное в виде больших букв синего цвета, что явно свидетельствует о принадлежности товаров и услуг бренду "Салекс", в связи с чем на основании статей 48 и 49 Федерального закона "О защите конкуренции" комиссия прекратила рассмотрение дела.

Учитывая противоречивость выводов специалиста Роспатента и Кемеровского представительства Регионального Союза Судебных Экспертов, представленных в УФАС РА и в материалы настоящего дела, а также указание суда кассационной инстанции на ошибочность вывода суда первой инстанции об отсутствии признаков смешения в оформлении зданий и сооружений АЗС "Салекс" с изобразительным элементом товарного знака N 391296, по ходатайству ответчика при новом рассмотрении дела была назначена судебная экспертиза.

Согласно заключению эксперта от 28.09.2019 изображения на фотографиях АЗС "Салекс" используются при оказании услуг, связанных с обслуживанием транспортных средств, в том числе заправке их топливом, которые являются однородными услугами 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 391296, поскольку относятся к одному родовому понятию "станции технического обслуживания транспортных средств".

На основе общего впечатления, формируемого под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе композиционного и цветографического решения элементов с учетом требований пунктов 42- 45 Правил N 482 эксперт пришла к выводам о том, что в оформлении АЗС ответчика используются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 391296, в том числе по всем 4 АЗС "Салекс" на фотографиях апреля 2017 года в изображении, нанесенном на информационную стелу и правую часть навеса, а также на АЗС в г. Горно-Алтайск и с. Майма на автозаправочных колонках, на здание операторской в с. Артыбаш и с. Онгудай. При этом отмечено, что, несмотря на зеркальное отображение отдельных изображений на информационной стеле, отсутствие симметрии в изображении на центральной и правой части навеса могут вызвать в сознании потребителя сходные ассоциации, что определяет вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и изображения до степени смешения.

На фотографиях июля 2017 года АЗС "Салекс" в г. Горно-Алтайск и в. Онгудай изображения, нанесенные на информационную стелу и правую часть навеса, топливозаправочные колонки не позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения ввиду отличия в композиции, внешней форме, отсутствии симметрии.

Учитывая выводы заключения эксперта, принимая во внимание, что изучив на первоначальные фотографии апреля 2017 года эксперт указал, что в оформлении АЗС ответчика используются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 391296, в том числе по всем 4 АЗС "Салекс", при этом уже в июле 2017 года эксперт делает иные выводы о том, что АЗС "Салекс" в г. Горно-Алтайск и в. Онгудай изображения, нанесенные на информационную стелу и правую часть навеса, топливозаправочные колонки не позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения ввиду отличия в композиции, внешней форме, отсутствии симметрии, коллегия суда апелляционной инстанции соглашается с выводами суда о том, что ответчик в период рассмотрения заявления лицензиата в УФАС по РА, признав факт незаконного использования изобразительных элементов товарного знака N391296, принял меры по внесению изменений в дизайн оформления зданий и сооружений АЗС "Салекс".

Учитывая, что вопрос на экспертизу был поставлен ответчиком, и в соответствии с ним эксперт проводила исследование в соответствие с требованиями Правил N 482, ответчик о проведении дополнительной экспертизы для выявления признаков смешения или отсутствия таковых при дизайнерском оформлении зданий и сооружений АЗС "Салекс" с охраняемыми элементами товарного знака N 391296 с применением указанной им Методики и Руководства Роспатента, не заявлял, несогласие ответчика с выводами эксперта, заявленное 28.10.2019 в ходатайстве о его вызове в судебное заседание, судом обоснованно отклонено.

Более того, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. Заключение эксперта, как и все иные доказательства не имеет для суда заранее установленной силы. Суд оценивал вопрос о сходстве спорных изображений и товарного знака по своему внутреннему убеждению и именно с точки зрения обычного потребителя.

Согласно материалам интернет-опроса, проведенного в период рассмотрения дела в УФАС по РА, часть потребителей признали, что отдельные элементы цветового оформления зданий и сооружений АЗС "Салекс" похожи на цветовое оформление зданий и сооружений АЗС "Роснефть".

Как ранее изложено, и как неоднократно указывал суд высшей судебной инстанции (определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 по делу N 305-ЭС16-7224, от 15.08.2016 N 305-ЭС16-7224 по делу N А40-26249/2015) вопросы о наличии у истца исключительного права и об использовании его ответчиком (нарушении ответчиком исключительного права) являются вопросами факта, которые устанавливаются в судах первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

В абзаце втором пункта 55 постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ).

При таких обстоятельствах, на основании исследования и оценки в совокупности и взаимосвязи всех представленных в материалы дела доказательств, суд пришел к обоснованному выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, доказательств опровергающих данный вывод ответчиком в материалы дела не представлено.

Суд первой инстанции правомерно, принял во внимание представленные письменные документы, в качестве доказательств наличия события правонарушения, исследовал экспертное заключение, выводы УФАС, справку Роспотента, акты фиксации незаконного использования товарного знака и контрольной покупки нефтепродуктов от 17.04.2017.

Все документы получили надлежащую правовую оценку в совокупности с другими собранными по настоящему делу доказательствами, что не противоречит статьям 64, 67, 68, 71, 75 АПК РФ.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному и мотивированному выводу о том, что ответчик с 2015 года владеет и пользуется четырьмя АЗС "Салекс", расположенных на территории Республики Алтай, содержащих элементы оформления зданий и сооружений совпадающих до степени смешения с изобразительным товарным знаком N 391296, правообладателем которого является истец.

Ссылка ответчика на то, что суд не анализировал однородность товаров или услуг, реализуемых сторонами, является необоснованной.

Судом первой инстанции установлено, что товарный знак истца зарегистрирован, в том числе, по классу 37 МКТУ для обозначения услуг станции обслуживания автомобилей и транспортных средств, в состав которых входит и заправка автомобилей топливом.

Доводы ответчика со ссылкой на установленное УФАС по Республике Алтай отсутствие вероятности смешения, отклоняются, поскольку выводы сделанные в ходе рассмотрения дела в административном порядке, не являются преюдициальными для арбитражного суда.

Ответчик также ссылается на обход истцом процедуры оспаривания решения антимонопольного органа. Между тем, обязанность оспаривания решения антимонопольного органа при обращении в суд в порядке арбитражного судопроизводства, закон не устанавливает.

Как указано в пункте 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" сам по себе отказ в привлечении лица к административной или уголовной ответственности не означает невозможности применения гражданско-правовых мер защиты.

В отношении доводов ответчика о неправильном расчете компенсации судом первой инстанции, судебная коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных указанным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 Постановления N 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Соответственно, при избранном истцом виде (способе расчета) компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 АПК РФ.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 указанного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

В пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Определяя размер компенсации, суд оценил возражения ответчика и его ходатайство о снижении размера компенсации, а также новый расчет ответчика, который исчислил сумму выручки не за 12, а за 8 кварталов (2015 - 2017 годы) и разделил сумму лицензионного платежа на 18 товарных знаков, право пользования которыми истец предоставил лицензиату, и пришел к выводу о его не обоснованности как по периоду исчисления, так и основаниям деления.

Первоначальный расчет ответчик основывал на признании факта дизайнерского переоформления зданий АЗС за 3 года до рассмотрения в УФАС по РА заявления ПАО НК "Роснефть-Алтайнефтепродукт".

Ответчик при новом рассмотрении не представил доказательств того, что дизайнерское переоформление было произведено в 4 квартале 2015 года.

С учетом изложенного, судом первой инстанции обоснованно указано на отсутствие оснований для уменьшения периода, за который бы уплачивалось лицензионное вознаграждение в случае законного использования товарного знака с разрешения правообладателя.

Согласно предмету лицензионного договора от 22.04.2011 (в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2015) истец передал лицензиату право пользования только 8 товарными знаками для обозначения услуг по 37 классу МКТУ, при этом указанные знаки применяются лицензиаром и его лицензиатами для оформления внешнего облика зданий и сооружений АЗС "Роснефть" в совокупности.

Как следует из указаний кассационной инстанции, изложенных в постановлении от 13.06.2019, суду первой инстанции при новом рассмотрении следует оценивать не наличие признаков смешения облика АЗС, а использование ответчиком при оформлении облика АЗС конкретного изображения, защищенного товарным знаком истца N 391296, которое также им используется в оформлении своих АЗС.

В связи с изложенным, исходя из формулы расчета лицензионного соглашения (дополнение к договору от 22.09.2015) плата за использование 8 товарных знаков по 37 классу МКТУ и 10 товарных знаков для обозначения сопутствующих товаров и услуг иных классов по МКТУ учтена отдельно, а выручка от реализации нефтепродуктов и сопутствующих товаров учитывается независимо от количества товарных знаков, право пользования которыми предоставлено лицензиату, следовательно, не имеется оснований для деления суммы лицензионного вознаграждения на 18.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В постановлении от 20 ноября 2012 года N 8953/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Согласно правовому подходу, изложенному в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 года N 28-П, в силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика. Совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, не может преследовать цели защиты исключительно интересов правообладателя и должно быть направлено прежде всего на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, в частности, недопущение оборота контрафактных товаров.

В связи с этим при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Как усматривается из материалов дела, ответчиком было сделано мотивированное заявление о необходимости снижения размера компенсации.

Материалами дела подтверждено, что ответчик с момента выявления факта совпадения цветового оформления зданий и сооружений АЗС с цветовыми и изобразительными элементами товарного знака N 391296 в течение 3-х месяцев принял необходимые меры по внесению в оформление АЗС изменений с целью устранения совпадающих элементов цветовой гаммы и симметрии изображений с изобразительным товарным знаком истца. Нарушение исключительных прав истца на товарный знак в период с 2015 по 2017 годы включительно, не повлекло за собой нарушения антимонопольного законодательства. Материалами дела не подтверждено, что ответчик использовал охраняемые элементы товарного знака N 391296 исключительно или преимущественно с целью смешения бренда АЗС "Салекс" с брендом АЗС "Роснефть" или взаимозависимости этих брендов.

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно посчитал возможным уменьшить размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации исходя из расчета истца платы за законное использование товарного знака N 391296 при оказании услуг по 37 классу МКТУ за 12 кварталов с учетом выручки от оптовой и розничной реализации ответчиком нефтепродуктов (по данным ответчика в расчете от 29.10.2018), которая составила бы 2 778 065 руб. Поскольку ответчик, в отличие от ПАО "НК "Роснефть-Алтайнефтепродукт", не является лицом аффилированным к ПАО "НК "Роснефть", вышеуказанная сумма с повышающим рыночным коэффициентом 1,5 составляет 4 160 100 руб.

При этом подлежат отклонению доводы ответчика о том, что судом первой инстанции размер компенсации исчислен не в твердой сумме, как заявлено истцом, а исходя из стоимости вознаграждения по лицензионному договору, заключенному между истцом и его дочерним обществом.

Суд по своей инициативе требований истца не изменял, компенсацию рассчитал на основании пп. 1 пункта 4 стать 1515 ГК РФ в твердом размере, с учетом доводов и пояснений сторон снизил размер компенсации с заявленных 5000000 рубублей до 4167 100 руб., мотивы для снижения размера компенсации подробно обосновал.

Ссылки ответчика на иной способ расчета судом размера компенсации являются необоснованными.

Суд первой инстанции предложил сторонами мотивировать свои доводы и возражения относительно обоснованного размера компенсации, в связи с чем истец представил сравнительный расчет, подтверждающий, что если бы требования заявлялись на основании пп. 2 пункта 1 статьи 1515ГК РФ, то размер компенсации превысил бы заявленный истцом размер. Ответчик, в свою очередь, мотивированного контррасчета не представил в нарушение статьи 65 АПК РФ.

Доводы по существу спора, опровергающие установленные судом первой инстанции обстоятельства и его выводы, в апелляционной жалобе не приведены.

Оценивая иные доводы апеллянта, суд апелляционной инстанции с учетом вышеизложенных норм права, фактических обстоятельств настоящего дела, содержания доказательств, представленных участвующими в деле лицами, также приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы по указанным в ней причинам.

Оценивая изложенные в апелляционной жалобе доводы, суд апелляционной инстанции установил, что в них отсутствуют ссылки на факты, имели бы юридическое значение и могли бы повлиять в той или иной степени на обоснованность и законность судебного акта.

Ссылка подателя жалобы на судебную практику не может быть принята апелляционным судом во внимание при рассмотрении настоящего дела, так как какого-либо преюдициального значения для настоящего дела не имеет, принята судами по конкретным делам, фактические обстоятельства которых отличны от фактических обстоятельств настоящего дела.

При изложенных обстоятельствах, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 АПК РФ, а равно принятия доводов апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины в апелляционной инстанции, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Алтай от 28.11.2019 по делу N А02-1413/2018 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Горно-Алтайск Нефтепродукт" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Председательствующий

Т.В. Павлюк

Судьи

И.И. Бородулина С.Н. Хайкина