Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2019 г. по делу N СИП-75/2019 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку действия предпринимателя по регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением правом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2019 г. по делу N СИП-75/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 19 сентября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица Familia Trading S. a r.l. (13-15 avenue Libertee,1931, Luxemburg) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 638798.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Печерских Николай Николаевич (г. Новосибирск, ОГРНИП 304547322500051).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Familia Trading S. a r.l. - Суворов К.А. (по доверенности от 19.07.2019) и Ольхова В.И. (по доверенности от 19.07.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-348/41);

от индивидуального предпринимателя Печерских Н.Н. - Лебедев А.В. (по доверенности от 01.03.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо Familia Trading S. a r.l. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 30.09.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 638798; о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 638798.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Печерских Николай Николаевич (далее - предприниматель).

Заявленные компанией требования мотивированы тем, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует требованиям пунктов 3, 6, 8 и 10 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование заявленных требований относительно несоответствия решения Роспатента требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ компания указывает на то, что Роспатент в оспариваемом решении не проводил анализ фонетического сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных ему товарных знаков, ограничившись лишь выводом об отсутствии такого сходства из-за разного количества слогов, букв и звуков, разного состава согласных и гласных звуков, а также отсутствия вхождение одного обозначения в другое.

Компания указывает, что в противопоставленных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 273592, N 358641, N 358973, N 379310 различительная способность обеспечивается словесным элементом "ФАМИЛИЯ", в противопоставленных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 543832, N 544374, N 584895 - словесным элементом "familia".

Сопоставление оспариваемого товарного знака и противопоставленных ему товарных знаков, по мнению компании, указывает на их отличие одной дополнительной гласной на окончании слова, что является наиболее слабой фонетической позицией.

Относительно семантического сходства компания указывает на формальность выводов Роспатента о том, что поскольку словесный элемент "ФЭМИЛИ" оспариваемого товарного знака не зафиксирован в словарно-справочных словарях, позволяющих определить его семантическое значение, оспариваемый товарный знак не сходен с противопоставленными ему товарными знаками.

Компания обращает внимание на то, что слово "ФЭМИЛИ" является транскрипцией английского слова "familia", базовым значением которого является "СЕМЬЯ" и которое происходит от латинского "familia" (семья, род); указывалось также на известность однокоренных слов "familie", "familia" с тождественным значением во всех европейских иностранных языках, изучаемых в программе общего образования в Российской Федерации помимо английского (в немецком, французском, испанском).

Компания приводит также сведения с Интернет-сайта httDs://rn.ru/2013/07/24/vazik-sitc.html и http://tom.ru/obshchestvo/10998, согласно которым по данным исследования фонда "Общественное мнение" английским языком владеет 38% процентов граждан Российской Федерации.

Дополнительно компания приводит следующие сведения: ранее изучение английского языка в качестве одного из иностранных входило в общеобразовательную (школьную) программу, начиная с пятого класса, а с 2004 года изучение иностранного языка в обязательном порядке начинается в начальной школе со второго класса; слово "FAMILY" входит в базовый перечень языковых средств и навыков, которыми должен обладать учащийся начальной школы, изучающий английский язык; слово "FAMILY" входит в 500 наиболее распространенных слов в английском языке и занимает 155 место по версии Oxford Oxford University Press; среди наиболее распространенных существительных в английском языке слово "FAMILY" занимает четырнадцатое место.

Компания также указывает, что в материалы административного дела было представлено решение по заявке на регистрацию товарного знака от 30.12.2015 N 2013731027, в котором Роспатент установил семантическое значение словосочетания "ФЭМИЛИ world", переведя его как "семейный мир", "мир семьи", т.е. признав наличие у слова "ФЭМИЛИ" смыслового значения "СЕМЬЯ".

В материалы административного дела были представлены два словарно-справочных источника, в соответствии с которыми одним из базовых значений слова "ФАМИЛИЯ" является "СЕМЬЯ", "РОД", что, по мнению компании, свидетельствует о семантическом тождестве оспариваемого обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 273592, N 358641, N 358973, N 379310.

Компания не согласна с выводом Роспатента об отсутствии графического сходства оспариваемого обозначения и противопоставленных ему обозначений.

Так, компания полагает, что в решении не указаны мотивы, по которым Роспатент отклонил доводы о графическом сходстве обозначений, приведенные в возражении, в частности доводы о высоком графическом сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных ему обозначений.

Словесный элемент "ФЭМИЛИ", по мнению компании, занимает в оспариваемом товарном знаке более значимое положение, чем изобразительный элемент, воспринимается потребителем в первую очередь, и в большей мере способствует восприятию и запоминанию знака.

С учетом значимого положения, занимаемого словесным элементом "ФЭМИЛИ" в оспариваемом товарном знаке, и при наличии установленного графического сходства словесных элементов "ФЭМИЛИ" и "ФАМИЛИЯ", компания считает, что оспариваемый товарный знак и товарные знаки, принадлежащие Заявителю (в особенности, словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 379310 и комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 273592) имеют высокую степень сходства по графическому критерию.

В качестве дополнительного обстоятельства, подтверждающего несоответствие оспариваемого решения Роспатента требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, компания считает непринятие Роспатентом доводов о наличии у нее серии товарных знаков, объединенных словесным элементом "ФАМИЛИЯ" и словесным обозначением "familia", которые фонетически и семантически являются тождественными и отличаются начертанием буквами различных алфавитов (в кириллице и в латинице).

Компания также ссылается на неисследование Роспатентом доводов возражения о приобретении сетью магазинов "Фамилия" широкой известности среди потребителей. Так, компания при рассмотрении возражения представляла доказательства активного использования противопоставленных товарных знаков, масштабные объемы инвестирования в рекламу и продвижение продаж через сеть магазинов "ФАМИЛИЯ", а также признание высокого положения и статуса сети в национальных рейтингах.

Обстоятельства сходства обозначений "ФАМИЛИЯ" и "ФЭМИЛИ", как отмечает компания, ранее уже являлись предметом рассмотрения Арбитражного суда Новосибирской области в деле N А45-23174/2015. К материалам административного дела были приобщены решение первой и постановление апелляционной инстанций, в которых дана оценка сходству оспариваемого обозначения противопоставленным товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 273592, N 358641, N 358973, N 379310. Однако, как указывает компания, Роспатент фактически уклонился от анализа содержания представленных судебных актов, мотивируя это тем, что предметом рассмотрения данного дела явилось нарушение прав на товарный знак с участием иных сторон.

Компания считает, что в рассматриваемых обстоятельствах иной состав лиц, участвовавших в деле N А45-23174/2015, не являлся достаточным основанием не учитывать выводы суда, что также свидетельствует о необеспечении Роспатентом условий для полного и объективного рассмотрения дела.

В обоснование доводов о несоответствии решения Роспатента пункту 3 статьи 1483 ГК РФ компания указывает, что все обозначения, содержащие элемент "familia" и используемые для индивидуализации сети розничных магазинов, являются зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 543832, N 544374, N 584895, исключительные права на которые принадлежат компании, следовательно вывод Роспатента о том, что из представленных материалов не прослеживается устойчивая связь между компанией и обозначением "familia", которым маркируются услуги сети магазинов "familia", противоречит фактическим обстоятельствам.

Кроме того, компания указывает, что общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМА ГРУПП" (ОГРН 1027739364443) (далее - общество "МАКСИМА ГРУПП") является операционной компанией, которая управляет сетью магазинов "ФАМИЛИЯ" (Familia).

Компания владеет 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ТКФ" (ОГРН 1097746193720; далее - общество "ТКФ"), а общество "ТКФ", в свою очередь, владеет 99,9% доли в уставном капитале общества "МАКСИМА ГРУПП"; 0,1% доли в уставном капитале общества "МАКСИМА ГРУПП" принадлежит непосредственно компании.

С учетом этого общество "МАКСИМА ГРУПП" находится под прямым и полным корпоративным контролем компании, т.е. они входят в одну группу лиц. При этом общество "МАКСИМА ГРУПП" использует товарные знаки со словесными элементами "ФАМИЛИЯ" и "familia" с согласия и под контролем компании для индивидуализации предоставляемых услуг, в том числе услуг магазинов розничной торговли.

В обоснование несоответствия оспариваемого решения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ компания указывает, что она зарегистрирована в качестве юридического лица Великого Герцогства Люксембург 05.08.2013, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что также подтверждается Роспатентом в оспариваемом решении.

Компания указывает, что статья 8 Конвенции по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883; далее - Парижская конвенция) обязывает страны Союза охранять фирменное наименование без обязательной подачи заявки или регистрации в Российской Федерации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака, иностранные лица могут защищать в Российской Федерации свои фирменные наименования, даже если их компании не зарегистрированы в России, не имеют здесь представительств и филиалов и зарегистрированных товарных знаков.

Данные обстоятельства, по мнению компании, свидетельствуют о незаконности требований Роспатента, касающихся обязательного ведения деятельности на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием.

В обоснование несоответствия оспариваемого решения пункту 10 статьи 1483 ГК РФ компания указывает на то, что приведенные выше доводы подтверждают сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными ему товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 584895, N 543832, N 544374, N 379310, N 358973, N 358641, N 273592 и фирменным наименованием компании.

В отзыве на заявление Роспатент полагает, что доводы заявителя являются необоснованными и не соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

В обоснование доводов отзыва на заявление Роспатент указывает, что значение словесного элемента "ФЭМИЛИ", включенного в состав оспариваемого товарного знака, не содержится в словарно-справочных материалах.

Словесный товарный знак "ФАМИЛИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 379310 и словесный элемент "ФАМИЛИЯ", входящий в состав товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 358973, N 358641, N 273592, означают "наследуемое семейное наименование, прибавляемое к личному имени" ("Толковый словарь русского языка" С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М: "АЗЪ", 1993, с. 879). При этом словесный элемент "familia" товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 584895, N 543823, N 544374, как полагает Роспатент, представляет собой транслитерацию русского слова "фамилия" и может быть по-разному воспринят потребителем.

Сравниваемые словесные элементы оспариваемого и противопоставленных товарных знаков имеют различное смысловое значение, в связи с чем не являются семантически сходными.

В обоснование отсутствия фонетического и графического сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных ему обозначений, Роспатент отмечает содержание в них различных словесных и изобразительных элементов, характеризующихся различным цветовым исполнением, в связи с чем оспариваемый товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки формируют различное общее зрительное впечатление, в связи с чем они не являются графически сходными.

С учетом этого Роспатент полагает, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638798 и товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 584895, N 543832, N 544374, N 379310, N 358973, N 358641, N 273592 не ассоциируются друг с другом, в связи с чем не являются сходными.

Установленное отсутствие сходства между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками позволяет сделать вывод о том, что в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ для регистрации знаков угроза смешения данных товарных знаков отсутствует, поскольку они вызывают в сознании потребителя различные ассоциации.

В связи с этим Роспатент полагает, что поскольку сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 638798 соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении довода компании о наличии у нее серии товарных знаков Роспатент указывает, что отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков до степени смешения, наличие у заявителя серии товарных знаков, объединенных словесным элементом "ФАМИЛИЯ" и словесным элементом "familia", не влияет на вывод Роспатента о соответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

По мнению Роспатента, также является необоснованным довод заявителя о том, что Роспатент при исследовании вопроса соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не учел известность противопоставленных товарных знаков.

Роспатент отмечает, что довод заявителя об известности противопоставленных товарных знаков как фактор, свидетельствующий о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков, не приводился в его возражении. Таким образом, вышеуказанный довод заявителя не входил в предмет исследования Роспатента при принятии оспариваемого решения.

В отношении довода компании о том, что Роспатент при анализе сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков не принял во внимание выводы Арбитражного суда Новосибирской области, содержащиеся в решении от 28.03.2016 по делу N А45-23174/2015, в котором суд пришел к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, Роспатент отмечает, что при рассмотрении дела N А45-23174/2015 судом рассматривался вопрос о нарушении обществом с ограниченной ответственностью "Меркурий", обществом с ограниченной ответственностью "Колибри", обществом с ограниченной ответственностью "Концепт" исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 379310, N 273592, N 358641, N 358973 и не исследовался вопрос о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 638798.

Роспатент также указал, что он не являлся лицом, участвующим в рассмотрении указанного дела, в связи с чем в соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации названный судебный акт не имеет преюдициального значения для рассматриваемого дела.

В отношении представленного компанией отчета фонда "Всероссийского центра общественного мнения" Роспатент указывает, что данный документ представляет собой отсутствующий в возражении источник информации и не является общедоступным словарно-справочным изданием, а также является документом, изменяющим мотивы возражения. Кроме того, как указывает Роспатент, данный документ не был представлен на этапе рассмотрения возражения, в связи с чем не может свидетельствовать о неправомерности оспариваемого решения.

В обоснование довода о соответствии оспариваемого решения требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатент указывает, что анализ представленных к возражению материалов показал, что документы содержат сведения о деятельности группы компаний "Familia", а также о деятельности общества "МАКСИМА ГРУПП" с использованием обозначения "Familia".

Вместе с тем, по мнению Роспатента, само по себе использование обозначения "Familia" не свидетельствует о способности оспариваемого товарного знака "ФЭМИЛИ" ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, как указывает Роспатент, товарные знаки "ФЭМИЛИ" и "familia" не являются сходными до степени смешения, что также препятствует выводу о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Роспатент также считает, что заявителем не было представлено материалов, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителя стойкой ассоциативной связи между услугами 35-го класса МКТУ, маркированными обозначением "ФЭМИЛИ", и компанией, что является необходимым условием для установления способности товарного знака вводить потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги.

В отношении довода компании о несоответствии оспариваемого решения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ Роспатент отмечает, что фирменное наименование компании "Familia Trading S.a.r.l." было зарегистрировано в Великом Герцогстве Люксембург 05.03.2013, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом компанией в Роспатент не были представлены документы, в соответствии с которыми право на его фирменное наименование возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака, равно как и не были представлены документы, свидетельствующие об осуществлении заявителем какой-либо деятельности с использованием фирменного наименования "Familia Trading S.a.r.l.", в том числе, однородной услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Третье лицо в своем отзыве возражало против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на законность и обоснованность принятого Роспатентом решения.

До судебного заседания от Роспатента и предпринимателя поступили письменные пояснения, в которых, ссылаясь на то, что решением Роспатента от 26.08.2019 предоставление правовой охраны спорному товарному знаку признано недействительным, просят заявленные требования оставить без удовлетворения в связи с отсутствием у заявителя заинтересованности в продолжении оспаривания решения Роспатента.

В судебном заседании представитель заявителя настаивал на удовлетворении заявленных требований; представители Роспатента и третьего лица просили отказать в их удовлетворении.

Выслушав доводы явившихся представителей заявителя, Роспатента и третьего лица, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак зарегистрирован Роспатентом 12.12.2017 в отношении в том числе услуг 35-го класса МКТУ "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа товаров; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе оптовая и розничная продажа товаров; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая" на имя предпринимателя (свидетельство Российской Федерации N 638798, дата приоритета - 28.04.2017).

В Роспатент 07.08.2018 поступило возражение компании против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что правовая охрана предоставлена ему в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6, 8, 10 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы возражения сводились к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 584895, N 543832, N 544374, N 379310, N 358973, N 358641, N 273592, правообладателем которых является компания, зарегистрированного в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ.

В возражении также указывалось, что заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что оспариваемый товарный знак способен привести к смешению товарных знаков с серий товарных знаков компании, в результате чего у потребителя может создаться впечатление об оказании услуг одним лицом.

Компания также указывала на однородность услуг, перечисленных в регистрации оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков, а также на их сходство до степени смешения.

Кроме того, компания ссылалась на приложенные к возражению документы, свидетельствуют об известности потребителям в Российской Федерации сети магазинов под обозначением "Familia", используемых в отношении услуг 35-го класса МКТУ, в связи с чем полагало, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В возражении также указывалось, что словесный элемент оспариваемого товарного знака "Фэмили" сходен до степени смешения с частью фирменного наименования компании, зарегистрированной в Великом Герцогстве Люксембург 05.08.2013, осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации по продаже товаров через сеть розничных магазинов посредством контролируемого им лица - общества "МАКСИМА ГРУПП".

К возражению были представлены следующие документы:

- справка компании;

- словари из сети Интернет;

- сведения о затратах на рекламу и продвижение услуг сети магазинов "Familia" за период с 2013 года по 2018 год;

- информация о регистрации домена;

- распечатки из сети Интернет;

- выписка из торгового реестра в отношении компании на иностранном языке;

- решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28.03.2016 по делу N А45-23174/2015;

- постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2016 по делу N А45-23174/2015;

- решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-7979/2016 от 14.10.2016;

- заключение коллегии по результатам рассмотрения возражения по заявке N 2013731027.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом принято решение от 30.10.2018 об отказе в его удовлетворении.

Отказывая в удовлетворении возражения компании, Роспатент пришел к выводу, что оспариваемый товарный знак со словесным элементом "ФЭМИЛИ" и противопоставленные ему товарные знаки со словесными элементами "familia" / "ФАМИЛИЯ" отличаются по фонетическому фактору сходства обозначений, поскольку состоят из разного количества слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков, а также отсутствует факт вхождения одного обозначения в другое.

Рассматривая вопрос о семантическом сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных ему товарных знаков, Роспатент пришел к выводу о том, что словесный элемент "familia", входящий в состав противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 584895, N 543832, N 544374, в переводе с английского языка на русский язык имеет значения "семья, семейство, семейный"; противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 358973, N 358641, N 273592, содержащие в своем составе словесный элемент "ФАМИЛИЯ" не являются семантически сходными со словесным элементом "ФЭМИЛИ" оспариваемого товарного знака, поскольку слово "ФАМИЛИЯ" - это наследуемое семейное наименование, прибавляемое к личному имени в то время как словесный элемент "ФЭМИЛИ", не имеет смыслового значения.

Сравнивая оспариваемый товарный знак с противопоставленными товарными знаками по графическому признаку сходства обозначений, Роспатент указал, что они не могут ассоциироваться между собой в целом, поскольку отличаются по общему зрительному впечатлению, производимому знаками, что обусловлено использованием в них разных шрифтовых и графических решений, наличием в них разного количества словесных и изобразительных элементов, разной цветовой гаммы.

В частности, Роспатент указал, что в оспариваемом товарном знаке весьма существенную роль играет изобразительный элемент в виде пакета, принципиально отличающийся от изобразительных элементов противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 543832, N 358973, N 358641 и N 273592.

На этом основании доводы компании о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638798 в отношении услуг 35-го класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, признаны Роспатентом неубедительными.

Также Роспатент указал, что представленные лицом, подавшим возражение, судебные акты не могут быть положены в основу вывода о сходстве сравниваемых товарных знаков, поскольку предметом рассмотрения данных дел являлось нарушение прав на товарный знак с участием иных сторон.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, Роспатент отметил, что оспариваемый комбинированный товарный знак не содержит в себе какой-либо ложной или способной ввести потребителя в заблуждение информации относительно производителя товаров, поскольку анализ представленных документов не позволяет проследить устойчивую связь между лицом, подавшим возражение, и обозначением "Familia", маркируемым услуги сети магазинов "Familia", а также не представлены документальные доказательства взаимосвязи лица, подавшего возражение, и работающей на российском рынке компании общества "МАКСИМА ГРУПП" и доказательства того, что услуги, оказываемые предпринимателем и компанией, будут восприниматься потребителями как услуги, оказываемые одним и тем же лицом, а именно - компанией.

Сведений об использовании лицом, подавшим возражение, знаков со словесным элементом "ФАМИЛИЯ" в кириллице не представлено.

В части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ Роспатент указал, что компанией не представлено документальных доказательств, позволяющих утверждать, что оно осуществляло какую-либо деятельность на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием.

Приходя к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент указал, что оспариваемый товарный знак не содержит охраняемые в соответствии с ГК РФ средства индивидуализации других лиц или сходные с ними до степени смешения обозначения.

Отказ в удовлетворении возражения послужил основанием для обращения компании в суд с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Как разъяснено в пункте 27 постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.04.2017) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения; 2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В пункте 162 постановления N 10 указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В частности, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06, должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Такая угроза смешения зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Согласно пункту 166 постановления N 10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исследовав материалы дела, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638798, зарегистрирован 12.12.2017 по заявке N 2017717034 от 28.04.2017 в отношении услуг 35-го классов МКТУ.

Компания является правообладателем следующих товарных знаков:

комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 273592, зарегистрированный 16.08.2004 по заявке N 2003712037 от 21.06.2003 в отношении услуг 35-го класса МКТУ;

словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 379310, зарегистрированный 15.05.2009 по заявке N 2008707589 от 17.03.2008 в отношении услуг 35-го классов МКТУ;

комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 358641, зарегистрированный 28.08.2008 по заявке N 2007709324 от 03.04.2007 в отношении услуг 35-го класса МКТУ;

комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 358973, зарегистрированный 04.09.2008 по заявке N 2007709322 от 03.04.2007 в отношении услуг 35-го классов МКТУ;

комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 544374, зарегистрированный 29.05.2015 по заявке N 2014720050 от 27.09.2013 в отношении товаров 25-го и услуг 35-го классов МКТУ;

комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 543832, зарегистрированный 26.05.2015 по заявке N 2014720049 от 17.06.2014 в отношении товаров 25-го и услуг 35-го классов МКТУ;

комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 584895, зарегистрированный 24.08.2016 по заявке N 2015702916 от 06.02.2015 в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

С изложенными в решении Роспатента выводами судебная коллегия не может согласиться по следующим основаниям.

В пункте 4.3 приказа Роспатента от 22.04.2003 N 56 "О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам" предусмотрена обязанность Роспатента обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 136 постановления N 10 решения Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявлений против выдачи патента на селекционное достижение, а также возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, могут быть оспорены в суде в установленном порядке.

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Исходя из смысла приведенных норм права и их судебного толкования, существенным нарушением процедуры рассмотрения административного дела может быть как одно нарушение, так и ряд нарушений, которые в совокупности не позволили Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Уклонение Роспатента от рассмотрения доводов заявителя возражения, оценки документов и сведений, представленных им, является существенным нарушением процедуры принятия решения органом, осуществляющим публичные функции.

В соответствии с нормой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В оспариваемом решении Роспатент на основании анализа фонетического, графического и семантического признаков признал, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные ему обозначения не ассоциируются друг с другом, и, в связи с чем, не являются сходными.

Между тем, исследуя оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638798 и противопоставленные ему товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 273592, N 358641, N 358973, N 543832, N 544374, N 584895, N 379310 суд приходит к выводу о том, что в настоящем случае имеется полное семантическое тождество, а также фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений основано на том, что в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 273592, N 358641, N 358973, N 379310 различительная способность обеспечивается словесным элементом "ФАМИЛИЯ" в кириллице, а в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 543832, N 544374, N 584895 - словесный элемент "familia" в латинице.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные ему обозначения в кириллице состоят из трех слогов, имеют сходный состав гласных звуков и тождественный состав согласных звуков. Они имеют идентичный ряд согласных букв ("Ф", "М", "Л") и сходный состав гласных букв ("И").

То обстоятельство, что в первом слоге вместо буквы "А" в оспариваемом товарном знаке расположена буква "Э", не влияет на фонетическое восприятие потребителем оспариваемого товарного знака, поскольку в русской фонетике при произнесении безударной гласной "А" она редуцируется (укорачивается и приглушается), в результате чего преобразуется в аллофон, сходный со звуком "Э".

Исследуя вопрос о графическом сходстве сравниваемых обозначений, судебная коллегия приходит к выводу, что с учетом значимого положения, занимаемого словесным элементом "ФЭМИЛИ" в оспариваемом товарном знаке, они имеют высокую степень сходства со словесным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 379310 и комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 273592.

Относительно семантического сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных ему обозначений, судебная коллегия отмечает, что анализируемый словесный элемент "ФЭМИЛИ" является транскрипцией английского слова "FAMILY", базовым значением которого является "СЕМЬЯ" и которое происходит от латинского слова - "FAMILIA" (семья, род).

При рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам компанией приводились доводы о том, что известность значения слова "ФЭМИЛИ" среднестатистическим российским потребителям подтверждается ссылкой на включение слова "ФЭМИЛИ" в значении "СЕМЬЯ", "СЕМЕЙНЫЙ" в справочник "Лексикон туриста", 2014.

В материалы административного дела было представлено решение по заявке 2013731027 от 30.12.2015, в котором Роспатент установил семантическое значение словосочетания "ФЭМИЛИ world", переведя его как "семейный мир, мир семьи", признав наличие у слова ФЭМИЛИ смыслового значения "СЕМЬЯ".

Кроме того, из имеющихся в материалах дела распечаток из сети Интернет, которая является общедоступным источником следует, что:

- по данным исследования фонда "Общественное мнение" английским языком владеет 38% граждан Российской Федерации;

- согласно Примерной основной образовательной программе начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 N 1/15), ранее изучение английского языка в качестве одного из иностранных входило в общеобразовательную (школьную) программу, начиная с 5-го класса, а с 2004 года изучение иностранного языка в обязательном порядке начинается в начальной школе (со 2-го класса). Слово FAMILY входит в базовый перечень языковых средств и навыков, которыми должен обладать учащийся начальной школы, изучающий английский язык;

- по версии Oxford Oxford University Press слово "FAMILY" (ФЭМИЛИ) входит в 500 наиболее распространенных слов в английском языке и занимает 155 место;

- согласно сведениям с Интернет-сайта, по адресу: https://www.ef.com/eimlish-resources/eimlish-vocabulary/top-50-nouns" среди наиболее распространенных существительных в английском языке слово "FAMILY" занимает 14 место.

Поскольку при оценке сходства товарных знаков устанавливается не сходство или полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой, судебная коллегия полагает, что вывод Роспатента об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным ему обозначением является необоснованным, сделанным при неполном исследовании обстоятельств, свидетельствующих об обратном.

С учетом вышеизложенного судебная коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638798 и противопоставленных ему товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 273592, N 358641, N 358973, N 543832, N 544374, N 584895, N 379310 по семантическому, графическому и фонетическому критериям.

Кроме того, судебная коллегия также принимает во внимание, что решением Арбитражного суда Новосибирской области от 28.03.2016 по делу N А45-23174/2015 установлено сходство до степени смешения обозначения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 358973, N 358641, N 379310, N 273592, исключительные права на которые принадлежат компании.

Так, в указанном решении, вступившем в законную силу, суд пришел к выводу, что обозначение "имеет доминирующий словесный элемент ФЭМИЛИ, выполненный стандартным шрифтом контрастным (темным) цветом на светлом (желтом) фоне.

Различие в цветовой гамме принадлежащих истцу товарных знаков и спорного обозначения, а равно различие в количестве слогов в словесном элементе, не влияют на общее впечатление, создаваемое данными обозначениями у потребителя, при общем семантическом и фонетическом сходстве словесных элементов. Включение в состав словесного элемента слова "world", выполненного мелким шрифтом прописными буквами, не препятствует созданию сходного с товарными знаками впечатления основным словесным элементом "ФЭМИЛИ".

Как указал суд, включение в состав обозначения изображения пакета с нанесенными силуэтами фигур людей также не оказывает влияния на общее восприятие словесного элемента как доминирующего в данном обозначении, поскольку не является составной частью словесного элемента "ФЭМИЛИ" и не занимает преобладающую позицию в спорном обозначении.

Довод Роспатента о том, что судебные акты по данному делу не могут быть приняты во внимание ввиду того, что предметом рассмотрения данных дел являлось нарушение прав на товарные знаки компании с участием иных сторон, отклоняется судебной коллегией в связи со следующим.

Отсутствие с точки зрения Роспатента преюдициального значения обстоятельств, установленных в деле N А45-23174/2015, в любом случае не умаляет необходимости учета фактов, установленных в этом деле, в силу положений статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Высшими судебными инстанциями неоднократно высказывалась правовая позиция, согласно которой, если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод. При этом иная оценка может следовать, например, из иного состава доказательств по второму делу, нежели те, на которых основано решение по первому делу.

Так, в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств" отмечено, что независимо от состава лиц, участвующих в деле о взыскании по договору и в деле по иску об оспаривании договора, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитывается судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен указать соответствующие мотивы.

В пункте 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" указано, что в случае, если до рассмотрения арбитражным судом дела о привлечении к административной ответственности юридического лица (а равно дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности юридического лица) судом общей юрисдикции рассмотрено дело о привлечении к административной или уголовной ответственности за данное нарушение физического лица (а равно дело об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности физического лица), квалификация, данная судом общей юрисдикции совершенному деянию, с учетом статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является обязательной для арбитражного суда. При этом оценка, данная судом общей юрисдикции, обстоятельствам, которые установлены в рассмотренном им деле, принимается во внимание арбитражным судом.

Аналогичный подход изложен в пункте 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", согласно которому по смыслу частей 2, 3 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации или частей 2 и 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не участвовавших в деле. Такие лица могут обратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество. В то же время при рассмотрении названного иска суд учитывает обстоятельства ранее рассмотренного дела о праве на спорное имущество, независимо от того, установлены ли они судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

Кроме того, как установлено Судом по интеллектуальным правам в решении от 05.02.2019 по делу N СИП-134/2018, предпринимателем допущено злоупотребление правом при регистрации спорного товарного знака, выразившееся в том, что доминирующий словесный элемент - "ФЭМИЛИ" - на основании наличия которого, в первую очередь, обозначение было признано Арбитражным судом Новосибирской области сходным до степени смешения с товарными знаками компании, был сохранен в обход вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Новосибирской области от 28.03.2016 по делу N А45-23174/2015.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Наличие сходства сравниваемых товарных знаков является основанием для проведения анализа на предмет однородности товаров, для которых данные обозначения зарегистрированы.

Необходимость осуществления анализа однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, при установленном обстоятельстве их сходства, прямо предусмотрена нормой подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом приведенных разъяснений высшей судебной инстанции для установления наличия угрозы смешения сравниваемых товарных знаков надлежит установить степени однородности товаров.

Сопоставив оспариваемый и сходные с ним противопоставленные товарные знаки на предмет однородности части услуг 35-го класса МКТУ "реклама; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; макетирование рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе оптовая и розничная продажа товаров; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги РРС; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе оптовая и розничная продажа товаров, посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации", суд признает правильным вывод Роспатента, изложенный в оспариваемом решении, согласно которому они являются однородными в силу их идентичности или соотношения друг с другом как род и вид. Данный вывод заявителем не оспаривается.

Поскольку выводы Роспатента в той части, в которой однородность товаров и услуг оспариваемого и противопоставленных товарных знаков им не установлена, компанией не оспариваются, проверке в рамках настоящего дела не подлежат.

Наряду с изложенным выше судебная коллегия отмечает, что Роспатентом не были приняты во внимание и в целом не исследовались документы, представленные компанией в подтверждение известности сети магазинов "ФАМИЛИЯ" / "familia" в Российской Федерации.

Относительно заявленных требований о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента в части его несоответствия пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, судебная коллегия приходит следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Для того чтобы можно было сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным изготовителем, должно быть установлено, что этот изготовитель использует конкретное обозначение в Российской Федерации; это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно.

Из представленных в материалы административного дела доказательств следует, что общество "МАКСИМА ГРУПП" является юридическим лицом, которое управляет сетью магазинов "ФАМИЛИЯ" на территории Российской Федерации. В состав учредителей общества "МАКСИМА ГРУПП" входит компания с 0,1% доли в уставном капитале и общество с ограниченной ответственностью "ТКФ" (ОГРН 1097746193720) с 99,9% долей в уставном капитале. При этом учредителем общества "ТКФ" со 100% долей в уставном капитале является компания.

Также общество "МАКСИМА ГРУПП" использует товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 544374 и N 543832, принадлежащие компании, с ее согласия и под ее контролем на основании лицензионного договора от 09.03.2016, зарегистрированного за номером РД0193315 (до этого в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 273592, N 358641, N 358973, N 379310 - лицензионного договора от 16.04.2014, зарегистрированного за номером РД0145910).

Таким образом, общество "МАКСИМА ГРУПП" находится под прямым и полным корпоративным контролем компании; использует с согласия и под контролем правообладателя товарные знаки, включающие в себя словесный элемент "ФАМИЛИЯ" и "familia" для индивидуализации предоставляемых услуг, в том числе услуг магазинов розничной торговли.

Вышеназванные обстоятельства были установлены вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2019 по делу N СИП-134/2018.

Кроме того, в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания содержится информация о регистрации общества "МАКСИМА ГРУПП" в качестве исключительного лицензиата в отношении товарных знаков, по свидетельствам Российской Федерации N 543832, N 544374, принадлежащих компании. Ранее обществу "МАКСИМА ГРУПП" также принадлежала лицензия на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 273592, N 358641, N 358973, N 379310.

В связи с этим суд соглашается с позицией заявителя о том, что указанная информация является, вопреки позиции Роспатента, достаточным подтверждением связи между компанией и обществом "МАКСИМА ГРУПП".

Кроме этого, как следует из части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Следовательно, учитывая наличие имеющихся в материалах дела документов, и принимая во внимание положения вышеназванных норм права, Суд по интеллектуальным правам считает, что в материалы дела ответчиком представлено достаточное количество доказательств, подтверждающих факт аффилированности компании и общества "МАКСИМА ГРУПП", что позволяет их относить к одному источнику происхождения оказываемых услуг.

При этом опасность смешения в глазах потребителя услуг, оказываемых со словесным обозначением "ФЭМИЛИ", и услуг, оказываемых с использованием товарных знаков компании, обусловлена известностью сети магазинов, маркируемых противопоставленными товарными знаками "ФАМИЛИЯ" / "Familia", образующими серию.

Так, с возражением компании в Роспатент представлялись сведения, согласно которым на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака названная сеть магазинов насчитывала 159 магазинов в 13 субъектах России, расходы на рекламу сети магазинов в период с 2013 по 2017 год составили 779 988 076 рублей, с 2015 по 2017 годы сеть магазинов включается в рейтинг РБК "50 самых быстрорастущих компаний", в 2016 году эта сеть магазинов получила премию доверия потребителей "Марка N 1 в России - 2016", за период с 2009 по 2017 годы данные магазины посетило более 300 миллионов покупателей, по показателю объема выручки за 2017 год сеть магазинов попала в топ -12 российских розничных сетей, торгующих одеждой и обувью.

Кроме того, согласно отчету фонда "Всероссийского центра общественного мнения", который был представлен заявителем в Роспатент с возражением, треть опрошенных респондентов (33%) допускают возможность восприятия магазина под спорным обозначением в качестве нового магазина лица, использующего товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 358973, противопоставленный в настоящем деле.

Данные обстоятельства не были учтены Роспатентом и не были опровергнуты в оспариваемом решении.

Таким образом, опасность смешения в глазах потребителя услуг, оказываемых с использованием обозначения со словесным элементом "ФЭМИЛИ" и услуг, оказываемых с использованием товарных знаков компании, обусловлена известностью на территории Российской Федерации сети магазинов "ФАМИЛИЯ" / "Familia".

При этом положения пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не указывают на необходимость проверки однородности товаров (услуг).

Судебная коллегия также не соглашается с выводом Роспатента о соответствии спорного товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ установлено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в ЕГРЮЛ.

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном указанным Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

При изложенных обстоятельствах закон запрещает в отношении однородных товаров или услуг регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое в Российской Федерации возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение должно быть тождественно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);

- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Из материалов административного дела следует, что компания зарегистрирована 05.08.2013 (ранее даты приоритета спорного товарного знака) в реестре коммерсантов и обществ Великого Герцогства Люксембург, о чем имеется соответствующая выписка из этого реестра.

Вывод Роспатента о том, что оспариваемый товарный знак не является сходным с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, в силу отсутствия сходства по фонетическому, семантическому и графическому признакам отклоняется судебной коллегией, поскольку Роспатент формально подошел к вопросу о сходстве словесного элемента оспариваемого товарного знака "ФЭМИЛИ" и части фирменного наименования "Familia" и не учел приведенные выше обстоятельства, подтверждающие сходство обозначений. При этом Роспатент, приходя к выводу о том, что словесный элемент "Trading", присутствующий в противопоставленном фирменном наименовании, усиливает различия, не учел что доминирующее положение занимает элемент "Familia", имеющий высокую различительную способность, о чем сказано выше.

Приходя к выводу о том, что компанией не представлено документальных доказательств, позволяющих утверждать, что оно осуществляло какую-либо деятельность на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием, Роспатент не учел наличие у компании серии товарных знаков, содержащих в себе словесные элементы "ФАМИЛИЯ" / "Familia", которые она активно использует для продвижения услуг 35-го класса МКТУ.

При этом, как указывалось ранее, компания осуществляет свою деятельность через подконтрольное ей лицо - общество "МАКСИМА ГРУПП", которое является лицензиатом в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 543832, N 544374, принадлежащих компании; ранее обществу "МАКСИМА ГРУПП" также принадлежала лицензия на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 273592, N 358641, N 358973, N 379310.

В силу пункта 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (пункт 5 статьи 1235 ГК РФ).

Таким образом, компания получает доход от деятельности своего лицензиата (общества "МАКСИМА ГРУПП"), который на территории Российской Федерации под контролем компании осуществляет деятельность по использованию товарных знаков компании и ведет операционную деятельность от его имени.

С учетом этого судебного коллегия полагает, что решение Роспатента не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Относительно несоответствия оспариваемого решения пункту 10 статьи 1483 ГК РФ судебная коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 данной статьи.

Поскольку судом проведен анализ оспариваемого решения Роспатента и выявлена незаконность предоставления правовой охраны спорному товарному знаку на основании пунктов 3, 6 и 8 ГК РФ, судебная коллегия соглашается с доводом компании о несоответствии оспариваемого решения пункту 10 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, суд при рассмотрении настоящего спора исходит из следующего.

Как отмечено в пункте 171 постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2019 по делу N СИП-134/2018 установлено, что совокупность действий предпринимателя и согласованно с ним действующих лиц, а именно - ликвидация обществ, в отношении которых вынесены решения Арбитражного суда Новосибирской области о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками компании; регистрация новых юридических лиц, продолживших управление теми же магазинами; регистрация на имя предпринимателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638798 в отсутствие действительного намерения использовать его в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана; продолжение предпринимателем и иными обществами использования обозначения, запрет на использование которого содержится во вступившем в законную силу судебном акте, фактически свидетельствует о недобросовестном поведении предпринимателя в форме обхода закона (в частности, принципа обязательности судебного акта и норм института правовой охраны товарных знаков).

Данные выводы Суда по интеллектуальным правам были поддержаны президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 24.06.2019 по делу N СИП-134/2018.

Поскольку выводы, содержащиеся в решении от 05.02.2019 по делу N СИП-134/2018, имеют преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оспариваемое решение Роспатента подлежит признанию недействительным также и на основании статьи 10 ГК РФ.

Довод Роспатента и предпринимателя о том, что признание решением Роспатента от 26.08.2019 предоставления правовой охраны спорному товарному знаку недействительным является основанием для оставления заявленных требований без удовлетворения, подлежит отклонению судебной коллегией, поскольку предметом судебного контроля в настоящем деле является конкретный ненормативный правовой акт - решение Роспатента от 30.10.2018, его законность и обоснованность, а не действие правовой охраны спорного товарного знака как таковое. Кроме того, компанией представлены сведения, подтверждающие, что в рамках иных споров компании с участием третьего лица последнее ссылается в обоснование своей позиции на наличие решения Роспатента, оспариваемого в настоящем деле.

С учетом изложенного выше оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Однако поскольку решением Роспатента от 26.08.2019 предоставление правовой охраны товарному знаку N 638798 уже признано недействительным на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2019 по делу N СИП-134/2018, суд не усматривает правовых оснований для возложения на Роспатент обязанности совершить какие-либо действия.

В силу положений пункта 171 постановления N 10 судебные расходы подлежат взысканию с лица, чьи действия признаны злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, учитывая, что действия предпринимателя по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638798 являются злоупотреблением правом, понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на предпринимателя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования иностранного лица Familia Trading S. a r.l. удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 638798 как не соответствующее пунктам 3, 6, 8, 10 статьи 1483 и статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Печерских Николая Николаевича (ОГРНИП 304547322500051) в пользу иностранного лица Familia Trading S. a r.l. 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

C.П. Рогожин