Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2019 г. N С01-837/2019 по делу N СИП-187/2019 Суд отменил вынесенное ранее решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку приведенные судом первой инстанции доводы о неправильном применении гражданского законодательства и подзаконных нормативных правовых актов не свидетельствуют о нарушении Роспатентом именно процедуры рассмотрения возражения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2019 г. N С01-837/2019 по делу N СИП-187/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 23 сентября 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 сентября 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084), Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), акционерного общества "Нижегородский масло-жировой комбинат" (ш. Жиркомбината, д. 11, г. Нижний Новгород, 603028, ОГРН 1025202391830) на решение Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2019 по делу N СИП-187/2019 (судьи Голофаев В.В., Погадаев Н.Н., Рогожин С.П.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 656889.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Нижегородский масло-жировой комбинат".

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-347/41);

от акционерного общества "Нижегородский масло-жировой комбинат" - Овсянкина Е.Р. (по доверенности от 01.04.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 656889.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен правообладатель спорного товарного знака - акционерное общество "Нижегородский масло-жировой комбинат" (далее - общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2019 требования индивидуального предпринимателя удовлетворены полностью, решение Роспатента от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 656889 признано недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

С целью восстановления нарушенных прав Ибатуллина А.В. суд первой инстанции обязал Роспатент повторно рассмотреть его возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 656889.

В кассационных жалобах, поданных в президиум Суда по интеллектуальным правам, Ибатуллин А.В., Роспатент и общество, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просят решение суда первой инстанции отменить.

Ибатуллин А.В. и Роспатент просят направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, общество - принять новый судебный акт, которым требования Ибатуллина А.В. оставить без удовлетворения.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители Роспатента и общества.

Ибатуллин А.В., надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В судебном заседании представители Роспатента и общества поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах, просили их удовлетворить.

До судебного заседания от Ибатуллина А.В. поступил отзыв на кассационную жалобу общества, в котором он не согласился с изложенными в ней доводами.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 656889 зарегистрирован Роспатентом 18.05.2018 с датой приоритета 04.10.2016 в отношении товаров 30-го "приправы; пряности; заправки для салатов; майонез; соусы [приправы]; соусы для пасты, специи" класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя общества.

В Роспатент 25.07.2018 Ибатуллиным А.В. подано возражение против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, мотивированное тем, что предоставление такой правовой охраны противоречит требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование данного возражения Ибатуллин А.В. сообщил, что он является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 607125 "", зарегистрированного Роспатентом 01.03.2017 с датой приоритета 16.10.2014 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "сахар, рис, тапиока (маниока), саго, мука и зерновые продукты, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, а также другие товары относящиеся к 30 классу, а именно: ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеновые для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус [крупа]; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; леденцы; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; молочко маточное пчелиное; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; мюсли; мята для кондитерских изделий; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты на основе овса; прополис; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; сахар пальмовый; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; суши; сэндвичи; табуле; такос; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для кулинарных целей; тарты; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус пивной; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный".

Податель возражения указал, что наличие словесных элементов "ЖИВОЙ" и "ЖИВОЕ" в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках соответственно является одним из оснований для утверждения, что названные товарные знаки являются сходными до степени смешения.

Ссылаясь на разъяснения, данные в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11, Ибатуллин А.В. отметил, что наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента "Ряба", не связанного со словесным элементом "ЖИВОЙ", не имеет значения при разрешении вопроса о степени сходства сравниваемых товарных знаках.

Ибатуллин А.В. также указал, что спорный и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы для тождественных и однородных товаров.

С учетом изложенного податель возражения просил признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 656889.

Решением Роспатента от 30.11.2018 в удовлетворении возражения Ибатуллину А.В. отказано.

Роспатент указал, что спорный товарный знак представляет собой комбинированное изображение в виде этикетки, доминирующее положение в которой занимает словесный элемент "Ряба", выполненный оригинальным шрифтом крупными буквами русского алфавита на фоне эллипсовидной плашки. В центральной части этикетки друг под другом расположены словесные элементы: "МАЙОНЕЗ ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ" и показатель жирности "67%". Оспариваемый товарный знак также включает изобразительные элементы и неохраняемые словесные элементы, выполненные мелким шрифтом.

Административный орган отметил, что товарный знак содержит в себе словесные элементы, зарегистрированные на имя общества в качестве товарных знаков: "РЯБА" по свидетельству Российской Федерации N 269623 и "ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ" по свидетельству Российской Федерации N 557352.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 607125 представляет словесное обозначение "", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита с наклоном.

Роспатент учел, что в спорный товарный знак включен словесный элемент "живой", который является сходным с противопоставленным товарным знаком "живое".

Указанное обстоятельство, как признал Роспатент, свидетельствует о некотором сходстве одного элемента спорного товарного знака и противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем Роспатент отметил, что на формирование общего зрительного впечатления от сравниваемых товарных знаков в значительной степени влияет наличие в спорном товарном знаке изобразительных элементов (изображения яиц на траве, листика в верхней части композиции), использование яркой цветовой гаммы, оригинальный шрифт, которым выполнены словесные элементы "РЯБА" и "ЖИВОЙ", присутствие дополнительных словесных элементов, в то время как в противопоставленном товарном знаке отсутствуют графические и иные словесные элементы.

При фонетическом сравнении Роспатент отметил отсутствие полного фонетического вхождения в оспариваемый товарный знак слова "ЖИВОЕ", учел удлинение звукового ряда за счет присутствия в спорном товарном знаке дополнительных словесных элементов.

В отношении семантики слова "ЖИВОЕ" и словосочетания "ЖИВОЙ ПРОВАНСАЛЬ" Роспатент указал на возможность различного толкования их смыслового значения.

Помимо этого административным органом отмечена слабая различительная способность слов "ЖИВОЕ" и "ЖИВОЙ" ввиду присутствия таких словесных элементов в составе большого количества товарных знаков, зарегистрированных, в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

На основании проведенного анализа Роспатент пришел к выводу о том, что спорный товарный знак благодаря вышеуказанным словесным и изобразительным элементам, образующим цельную оригинальную композицию, доминирующее положение в которой занимает слово "РЯБА", вызывает в сознании потребителя ассоциативное восприятие, отличное от восприятия противопоставленного товарного знака.

В отношении товаров 30-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, административный орган отметил, что часть товаров противопоставленного товарного знака и все товары спорного товарного знака относятся к одной группе: майонез, приправы, соусы специи и пряности.

Вместе с тем административный орган указал, что поскольку оспариваемый товарный знак не вызывает при восприятии в целом сходных ассоциаций с противопоставленным товарным знаком, он не может вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров указанного выше класса МКТУ.

Несогласие Ибатуллина А.В. с названным решением Роспатента послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что Роспатент, принимая оспариваемый ненормативный акт, действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При проверке решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства суд первой инстанции руководствовался пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), принял во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Суд первой инстанции признал, что для определения вероятности смешения сравниваемых товарных знаков необходимо установить степень их сходства и степень однородности товаров, для которых сравниваемые товарные знаки зарегистрированы, а также учесть влияние иных факторов (длительность и объем использования товарного знака правообладателем, степень известности, узнаваемости старшего товарного знака, на которые ссылался податель возражения), определить влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров и иных обстоятельств на вероятность смешения.

Признавая недействительным оспариваемое решение Роспатента, суд исходил из того, что административным органом не устанавливалась степень сходства сравниваемых обозначений (низкая, средняя, высокая), при том что наличие сходного словесного элемента в любом случае не может влечь вывод о полном отсутствии сходства; Роспатентом не устанавливалась степень однородности товаров (низкая, средняя, высокая), при том что вывод Роспатента об однородности признан судом правильным; делая вывод об отсутствии смешения сравниваемых обозначений Роспатент не определял его через сопоставление степени сходства обозначений и степени однородности товаров.

Суд отклонил ссылку общества на отсутствие доказательств использования противопоставленного товарного знака, указав на то, что данное обстоятельство не влияет на рассмотрение настоящего спора и имеет значение только при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков.

Суд также не счел влияющими на исход дела доказательства, представленные обществом в подтверждение приобретения спорным товарным знаком высокой степени узнаваемости при восприятии потребителями.

При разрешении вопроса о порядке восстановления нарушенных прав подателя возражения суд первой инстанции, придя к выводу о существенном нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения, счел необходимым обязать Роспатент рассмотреть возражение Ибатуллина А.В. повторно.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что их заявителями не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий на рассмотрение возражений и принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также о применимых нормах материального права.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационных жалобах, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Ибатуллин А.В. обжалует решение суда первой инстанции только в той части, в которой определяется способ восстановления нарушенного права.

Ибатуллин А.В. считает: из текста решения не усматривается, что суд установил факт нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражения, в связи с чем полагает, что основания для обязания Роспатента повторно рассмотреть возражения отсутствовали.

Заявитель этой кассационной жалобы ссылается на то, что при проверке законности решения Роспатента судом установлено нарушение административным органом норм материального права - пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. В этой ситуации, по мнению Ибатуллина А.В., суд первой инстанции должен был сделать самостоятельные выводы о степени сходства сравниваемых обозначений, степени однородности товаров и вероятности смешения маркированных сравниваемыми обозначениями товаров в гражданском обороте.

По мнению Ибатуллина А.В., выводы суда об идентичности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, о полном вхождении старшего товарного знака в спорный товарный знак автоматически должны были повлечь вывод о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений.

С учетом изложенных обстоятельств Ибатуллин А.В., ссылаясь на правовые позиции, содержащиеся в решениях Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу N СИП-210/2017 и от 26.11.2018 по делу N СИП-450/2017, указал на то, что суд первой инстанции обязан был самостоятельно установить несоответствие регистрации спорного товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, а не направлять возражение на новое рассмотрение в Роспатент, поскольку такие действия не соответствуют принципам эффективного судопроизводства.

В свою очередь Роспатент в кассационной жалобе указал на неправильное применение судом первой инстанции норм права, выразившееся в неправильном истолковании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и пунктов 41 и 42 Правил N 482. Выводы суда, как считает Роспатент, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам.

По мнению административного органа, вывод суда первой инстанции о том, что при наличии в сравниваемых товарных знаках словесных элементов "ЖИВОЙ" и "ЖИВОЕ" не может быть признано отсутствие их сходства при том, что в спорном товарном знаке указанный словесный элемент занимает центральное положение, а противопоставленный товарный знак полностью входит в состав спорного обозначения, сделан без учета сильного элемента спорного товарного знака и общего впечатления, производимого им.

Роспатент указал также на то, что выводы суда первой инстанции, содержащиеся в оспариваемом решении, противоречат правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, а также в пункте 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 N 197 (далее - Рекомендации N 197), согласно которой при анализе сходства товарных знаков необходимо установить их доминирующие элементы, а также учитывать общее впечатление, производимое сравниваемыми товарными знаками.

Вместе с тем Роспатент отметил, что суд первой инстанции не учел, что именно словесный элемент "Ряба", а не словесный элемент "ЖИВОЙ", выполняет в спорном товарном знаке основную индивидуализирующую функцию, то есть является его сильным элементом с учетом его размера, расположения, оригинального шрифта и яркого контрастного цвета, а также смыслового значения.

Заявитель кассационной жалобы указал на то, что в рассматриваемом случае сочетание всех элементов обозначений: "Ряба", "майонез", "живой", "провансаль" формирует обозначение, отличающееся от одного элемента "ЖИВОЕ", в связи с чем присутствие в единой композиции элементов оспариваемого товарного знака словесного элемента "ЖИВОЙ" не опровергает вывод о том, что в целом сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом. Более того, полное вхождение противопоставленного товарного знака в словесный элемент оспариваемого товарного знака отсутствует.

Кроме того Роспатент полагает, что суд первой инстанции не проверил соответствующие выводы административного органа о том, что в целом сравниваемые товарные знаки производят различное впечатление и вызывают разные ассоциации, а ограничился оценкой отдельных элементов сравниваемых товарных знаков.

В связи с этим, по мнению административного органа, суд первой инстанции неверно истолковал и положения подпункта 2 пункта 42 Правил N 482, касающиеся определения графического сходства.

Заявитель кассационной жалобы также полагает, что суд первой инстанции в нарушение положений статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не дал оценку доводам Роспатента о том, что сравниваемые товарные знаки производят различное зрительное впечатление за счет наличия в оспариваемом товарном знаке изобразительных элементов, а также разного количества словесных элементов, выполненных различными шрифтами.

Вывод суда о наличии высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков за счет наличия схожего элемента "ЖИВОЙ" / "ЖИВОЕ", по мнению административного органа, сделан без учета того, что оспариваемый товарный знак в форме этикетки выполнен с использование оригинальных шрифтов, оригинальной цветовой проработки, а также изобразительных элементов, и представляет собой единую композицию.

Вопреки выводам, содержащимся в обжалуемом решении суда, Роспатент полагает, что оспариваемый товарный знак в виде этикетки не вызывает сходных визуальных ассоциаций с противопоставленным товарным знаком.

Кроме того, Роспатент указал на нарушение судом первой инстанции подпункта 3 пункта 42 Правил N 482, касающегося признаков смыслового сходства обозначений.

Так, административный орган полагает, что сильный элемент "Ряба" спорного товарного знака имеет иное смысловое значение, чем слово "ЖИВОЕ", в связи с чем указанные словесные элементы порождают в сознании потребителя различные смысловые ассоциации, что, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии подобия заложенных в сравниваемых товарных знаках понятий и идей. При этом логическое ударение падает на сильный элемент "Ряба" спорного товарного знака, а не на словесный элемент "ЖИВОЙ", являющийся в данном товарном знаке прилагательным в составе словосочетания "майонез живой провансаль" и соответственно слабым элементом.

Заявитель кассационной жалобы также указывает на нарушение судом первой инстанции подпункта 1 пункта 42 Правил N 482, касающегося признаков фонетического сходства обозначений.

По мнению Роспатента, суд первой инстанции не принял во внимание то, что при звуковом восприятии в целом сравниваемые товарные знаки сильно отличаются и по фонетическому признаку сходства.

Так, административный орган полагает, что наличие в спорном товарном знаке на первом месте, с которого начинается его прочтение потребителем, словесного элемента "Ряба", а также присутствие дополнительных словесных элементов: "майонез", "провансаль" значительно изменяет звуковой ряд сравниваемых товарных знаков в целом и, тем самым, вносит существенное звуковое отличие между ними.

В связи с вышеизложенным различное звуковое восприятие сравниваемых товарных знаков, по мнению Роспатента, исключает возможность их фонетического смешения потребителем.

Роспатент считает также необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что в оспариваемом решении не был проведен анализ степени сходства и вероятности смешения сравниваемых товарных знаков, а также о том, что Роспатентом не учтена степень однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, и принадлежность данных товаров к товарам широкого потребления.

Вопреки указанным выводам суда, административный орган полагает, что им были сделаны выводы об однородности товаров, а также выводы об отличии сравниваемых товарных знаков по большинству признаков, в связи с чем названные товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не могут вызывать смешения на основании положений пунктов 41 и 42 Правил N 482.

Более того, заявитель кассационной жалобы указал, что Ибатуллин А.В. не представлял в материалы дела доказательства, которые бы свидетельствовали об известности его продукции или о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков потребителем.

Кроме того, Роспатент полагает, что судом первой инстанции в связи с отклонением представленных обществом документов и непредставлением Ибатуллиным А.В. доказательств использования товарного знака не оценил следующие обстоятельства: используется ли товарный знак его правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака; известность, узнаваемость товарного знака.

Помимо этого, заявитель кассационной жалобы указывает на нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, выразившееся в том, что судом не дана оценка отзыву Роспатента и содержащимся в нем доводам, приведенным в обоснование выводов, изложенным в оспариваемом решении.

Общество в своей кассационной жалобе также не согласилось с решением суда первой инстанции по причине несоответствия выводов, изложенных в нем, обстоятельствам дела и нарушения норм материального права.

По мнению заявителя названной кассационной жалобы, Роспатент в оспариваемом решении обоснованно провел полный анализ сравниваемых обозначений на сходство по звуковому, визуальному и смысловому критериям в соответствии с Правила N 482, при этом нарушения требований законодательства указанным административным органом допущено не было. Более того, при вынесении решения Роспатент обоснованно определили в качестве сильного элемента оспариваемого товарного знака, придающего ему основную индивидуализирующую функцию, словесный элемента "Ряба" с учетом как места его расположения, так и цветового и графического решения.

Общество полагает, что суд первой инстанции не дал оценку выводам Роспатента о наличии существенных отличий сравниваемых товарных знаков, о различном общем зрительном впечатлении, производимом этими товарными знаками, и о том, что указанные обозначения не ассоциируются друг с другом в целом.

Вопреки выводу суда первой инстанции, заявитель кассационной жалобы полагает, что Роспатент в оспариваемом решении отразил полное описание центральной части спорного товарного знака.

Общество также отмечает, что в соответствии с действующим законодательством, сравнивая товарные знаки, суд первой инстанции должен был провести оценку не только по визуальному, но и по звуковому и семантическому критериям.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание и на необоснованность вывода суда первой инстанции об отсутствии в оспариваемом решении анализа однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки.

Ссылаясь на пункт 162 постановления N 10, общество считает неправомерным вывод суда об отсутствии правового значения непредставления доказательств использования товарного знака правообладателем при рассмотрении данной категории дел.

Заявитель кассационной жалобы также указывает: вопреки выводам суда, им были представлены доказательства использования своего товарного знака и неиспользования противопоставленного товарного знака Ибатуллиным А.В., а также дополнительно отмечает, что Ибатуллиным А.В. доказательств использования принадлежащего ему товарного знака в материалы дела не представлено.

Ссылаясь на положения статьи 10 ГК РФ, общество полагает, что единственной целью регистрации предпринимателем исключительного права на противопоставленный товарный знак является причинение вреда обществу, а не реальное использование этого обозначения в собственной коммерческой деятельности, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных в настоящем деле требований.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационных жалобах Роспатента и общества, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В пункте 162 постановления N 10 указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В частности, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06, должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Согласно пункту 162 постановления N 10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Отменяя решение Роспатента, суд первой инстанции указал на то, что административным органом, вопреки позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении N 10, не установлена степень сходства сравниваемых товарных знаков.

Действительно, решение Роспатента не содержит конкретного вывода о том, что сравниваемые обозначения имеют низкую или среднюю или высокую степень сходства.

Между тем, Роспатент, вопреки выводу суда, установил факт включения в спорный товарный знак словесного элемента "ЖИВОЙ", сходного с противопоставленным товарным знаком "ЖИВОЕ", что в любом случае определяет наличие некоторого подобия.

Из материалов дела следует, что Роспатент сделал вывод о различном ассоциативном восприятии товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 656889 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 607125 за счет наличия в первом товарном знаке словесных и изобразительных элементов, образующих цельную оригинальную композицию, доминирующее положение в которой занимает слово "РЯБА" (абзац второй страницы 9 решения Роспатента от 30.11.2018).

Кроме того, соглашаясь с выводом административного органа об однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, суд первой инстанции в то же время отметил отсутствие в оспариваемом решении вывода о степени такой однородности.

Между тем из решения административного органа усматривается, что названным органом по результатам анализа товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному и противопоставленному товарным знакам, сделан вывод о наличии в обоих регистрациях идентичных позиций: майонез, приправы, соусы специи и пряности.

При таких обстоятельствах у Роспатента, констатировавшего идентичность товарных позиций, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, части позиций, указанных в регистрации противопоставленного товарного знака, не было оснований устанавливать степень их однородности.

В названном решении административного органа также содержится итоговый вывод о том, что "поскольку оспариваемый товарный знак не вызывает сходных ассоциаций с противопоставленным товарным знаком, он не может вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров 30-го класса МКТУ" (абзац пятый страницы 9 решения Роспатента от 30.11.2018).

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам признает, что выводы суда первой инстанции о неустановлении степени сходства сравниваемых обозначений, о неустановлении степени однородности товаров, а также об отсутствии итогового вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и содержанию оспариваемого решения административного органа.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что суд первой инстанции, сделав выводы о сути решения административного органа, не соответствующие его фактическому содержанию, не осуществил надлежащим образом проверку оспариваемого решения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Как было указано ранее, согласно положениям пункта 162 постановления N 10 при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Однако обжалуемый судебный акт, вопреки позиции Верховного Суда Российской Федерации, не содержит оценки иных обстоятельств, в то время как и общество и Роспатент на наличие таких обстоятельств ссылались.

Названное обстоятельство также свидетельствует о том, что судом исследованы не все обстоятельства, подлежащие исследованию для целей рассмотрения настоящего спора.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

Поскольку выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, судом первой инстанции исследованы не все фактические обстоятельства, необходимые для целей рассмотрения настоящего спора, решение суда первой инстанции подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение.

Данный вывод президиума Суда по интеллектуальным правам сделан по результатам рассмотрения кассационных жалоб общества и Роспатента.

Что касается кассационной жалобы Ибатуллина А.В., то президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание, что названным лицом судебный акт обжалуется только в части избранного судом способа восстановления нарушенных прав заявителя.

Поскольку решение суда первой инстанции подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение, при новом рассмотрении суд в случае признания решения административного органа недействительным, повторно вернется к рассмотрению вопроса о способе восстановления нарушенных прав заявителя.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на следующее.

Как разъяснено в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее - Государственный реестр наименований) и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Таким образом, для принятия решения об обязании Роспатента рассмотреть возражение повторно должны быть установлены:

существенное нарушение Роспатентом процедуры принятия решения;

или

обстоятельства, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента.

В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам считает заслуживающими внимания довод Ибатуллина А.В. о том, что приведенные судом первой инстанции доводы о неправильном применении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и подзаконных нормативных правовых актов не свидетельствуют о нарушении Роспатентом именно процедуры рассмотрения возражения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационных жалобах и отзыве на одну из них, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационных жалоб и отмене решения суда первой инстанции с направлением дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела суду необходимо дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2019 по делу N СИП-187/2019 отменить.

Направить дело N СИП-187/2019 на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина