Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2019 г. по делу N СИП-797/2018 Суд отказал в иске о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку представленными в материалах дела доказательствами подтверждается факт сходства обозначения третьего лица до степени смешения со средством индивидуализации заявителя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2019 г. по делу N СИП-797/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 22 августа 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "НЭМС" (ул. Илимская, д. 2, корп. 1, эт. 1, оф. 2, Москва, 127576, ОГРН 1037729006127) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.10.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 568647 в отношении части товаров и услуг 18, 20, 21, 28 и 35-го класса МКТУ как несоответствующее пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, и обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 568647 в полном объеме.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Гигви" (2-я Филевская ул., д. 7, к. 6, эт. 1, пом III, ком. 5А, Москва, 121096, ОГРН 1127746477154) и Алексеев Сергей Витальевич (г. Омск).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "НЭМС" - Крупенина С.А. (по доверенности от 15.05.2019), Миронова М.А. (по доверенности от 15.06.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Гигви" - Белова Ю.М. (по доверенности от 02.08.2019) и генеральный директор Козлов И.В. (по протоколу от 18.04.2018 N 13).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "НЭМС" (далее - общество "НЭМС") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.10.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 568647 в отношении части товаров и услуг 18, 20, 21, 28 и 35-го класса МКТУ как несоответствующее пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), и обязании Роспатента восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 568647 в полном объеме.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Гигви" (далее - общество "Гигви") и Алексеев Сергей Витальевич.

Заявление общества "НЭМС" мотивировано тем, что общество "Гигви", по его мнению, на дату приоритета оспариваемого товарного знака не являлось обладателем исключительного права на сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком коммерческое обозначение, так как доказательств его использования для индивидуализации предприятия им не представлено, а следовательно, оспариваемое решение Роспатента противоречит пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, так как третьим лицом не доказана вся совокупность признаков, охарактеризованных в данной норме права.

В судебном заседании представители общества "НЭМС" поддержали доводы, изложенные в заявлении, просили его удовлетворить.

Представители Роспатента и общества "Гигви" выступили по доводам, изложенным в отзывах и письменных пояснениях, просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Алексеев С.В., извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителя.

Из материалов настоящего дела следует, что общество "НЭМС" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 568647, который был зарегистрирован 21.03.2016 по заявке N 2014725531 в отношении товаров 18, 20, 21, 28-го и услуг 35-го классов МКТУ, указанных в свидетельстве, с датой приоритета от 31.07.2014.

Обществом "Гигви" в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ 28.12.2017 в Роспатент было подано возражение против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 568647, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 ГК РФ (том 4, л.д. 32-44).

В обоснование своих доводов общество "Гигви" указывало на то, что ему с 11.10.2012 принадлежит сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком коммерческое обозначение, получившее известность в пределах района Коньково и микрорайона Северное Чертаново города Москвы, и индивидуализирующее его магазин, в том числе в сети Интернет - http://gigwi.ru/ru, склад и шоу-рум как предприятие третьего лица по делу, которое использовалось ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 568647 (31.07.2014) для ввода в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров для животных, изготавливаемых китайской компанией "Тонгфу Мануфактуринг КО., Лтд", которые также реализуются в крупных торговых зоосетях Российской Федерации.

Также общество "Гигви" отмечало, что с 2012 года оно неоднократно участвовало в международных выставках и всероссийском форуме, а следовательно, благодаря известности таких товаров, у потребителя сформировалась устойчивая связь между товарами, маркируемыми сходным обозначением, и его изготовителем, в этой связи регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Общество "Гигви" указало, что с момента начала использования своего коммерческого обозначения оно вело активную коммерческую деятельность, связанную с введением в гражданский оборот товаров для животных, относящихся к товарам 18, 20, 21, 28-го, а также услугам 35-го классов МКТУ.

В подтверждение указанных обстоятельств, обществом "Гигви" были представлены следующие источники информации: договоры на участие в выставках с приложениями - 1-4; фотографии выставочных стендов и наград - 5-6; дипломы за 2012-2013 годы - 7; распечатка с сайта zoorussia.ru сведений об участии в выставке "Pet Vet Russia Expo" - 8; товарные накладные, платежные поручения за рекламные материалы и упаковочные материалы за 2013 - 9; прайс-лист "Игрушки для животных" - 10; рекламный буклет "Минимаркет" - 11; договор возмездного оказания услуг по продвижению товаров в сети магазинов Cats & Dogs от 19.03.2013 ГУ-2013-12; буклеты "Весенние скидки. Зоомагазины Cats & Dogs", за 2013, 2014 годы - 13; фототаблица, включающая фотографии зоомагазина с вывеской, торгового зала, дисконтных карт магазина - 14; рекламные материалы: брошюра; каталог продукции - 15; информационное письмо ООО "НПК Арт Мастер" - 16; протоколы осмотра доказательств интернет сайта yandex.ru (77 АВ 6720250 и 77 А В 6720487) - 17; договоры поставки за 2013 год с приложениями (товарные накладные, спецификации) - 18; письма-запросы начальнику Балтийской таможни (N 6-08.2013 от 20.08.2013; N 23-04.14 от 23.04.2014; от 04.10.2013; от 23.04.2014) - 19-20; отчеты о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей (по состоянию на 08.09.2013 и 13.05.2014) - 21; контракты от 26.07.2012 N 1/8, от 07.04.2013 N 1/G, от 20.01.2014 N 2/G - 22; перевод переписки - 23; протокол осмотра доказательств 77 АВ 6720487 интернет-сайта bethowen.ru - 24; выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица на общество "Гигви" - 25-27; материалы на создание сайта (Договор об оказании услуг от 10.07.2012 N 1386050/NICD, акты-сдачи приемки услуг, счет-фактура) - 28; договоры аренды нежилого помещения за 2012 - 2017 годы с приложениями - 29-31; выборка договоров на участие в выставках за 2014 - 2016 годы - 32; распечатка с Интернет-сайта http://www.gigwi.ru - 33; решение Бутырского районного суда г. Москвы от 01.06.2017 - 34; апелляционное определение Московского городского суда от 10.11.2017 по делу N 33-38862/17 - 35; решение Мытищинского городского суда от 20.12.2016 - 36; решение Солнцевского районного суда от 04.06.2015 - 37; апелляционное определение Московского городского суда от 26.11.2015 по делу N 33-38296 - 38; апелляционное определение Московского городского суда от 06.12.2016 по делу N 33-47205 - 39; решение Бутырского районного суда по делу от 27.04.2016 N 2-2301/16 - 40; сведения из сети Интернет - 41; упаковка продукции от 2008 года - 64; свидетельство от 19.05.2014 N 014-003305 - 65; дизайн упаковки (автор Алексеев С.В.) - 66; свидетельство о международной регистрации имени от 17.05.2017 - 67; свидетельство от 10.05.2017 N 017-006367 - 68; заключение специалиста - 69; договоры о предоставлении права использования произведения, заключенные между Алексеевым С.В. и обществом "Гигви" (от 02.07.2012 N 2/07; от 17.05.2013 N 1/05) - 70; фотографии упаковок товаров для животных от 2008 года - 71; распечатки страниц журнала "Зообизнес в России", 6/2017 - 72.

С учетом доводов, изложенных правообладателем в отзыве, и приложенных к нему документов (протокола осмотра доказательств N 77 АВ 4457082 (осмотр съемного CD диска с надписью "Checken 2005"); протокола осмотра доказательств N 77 АВ 5365555 (осмотр USB-флеш-накопителя "DataNravel 2.0"; материалов, иллюстрирующих, что общество "НЭМС" является обладателем исключительного права на графическое изображение; договора о намерениях по поставке товаров от 18.05.2012; контракта от 14.10.2013; агентского контракта от 07.11.2012 N АГ-ДФ-145812; информационного письма и инвойсов на поставку товаров от 23.07.2012, 08.11.2012, 21.12.2012, 24.07.2013; договора от 08.04.2015 N NEMS/AGA2015; дипломов международных выставок: ПаркЗоо-2013, ПаркЗоо20-15, ПаркЗоо-2016, фото с выставки ПаркЗоо-2017; договора от 16.06.2015 N 1606/104; товарной накладной от 01.08.16 N 283; фотографий кассовых чеков и продукции за 2016 год; сведений о знаке по международной регистрации N 1311649 с приоритетом от 14.03.2016; фотографий авиабилетов, заказанных для участия в выставке Interzoo 2012; договора купли-продажи доли Алексеева С.В.; выписки из ЕГРЮЛ; решения Бутырского районного суда г. Москвы от 18.12.2017 по делу N 2-4402/17; решения Арбитражного суда г. Москвы от 07.02.2018 по делу N А40-133664/17; решения Арбитражного Суда г. Москвы от 06.10.2017 по делу N А40-4203/17; постановления Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2017 по делу N А32-43920/2016; копий страниц каталога выставки ПаркЗоо-2013; фотографий дома) - 42-63;

по результатам рассмотрения поданного возражения, а также ходатайства, в котором общество "Гигви" просило признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку только в отношении товаров для животных и услуг по реализации товаров для животных, Роспатентом было принято решение от 28.04.2018, которым предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 568647 было признано недействительным частично.

При этом Роспатент установил отсутствие оснований для признания регистрации оспариваемого товарного знака не соответствующей пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, что подателем возражения в дальнейшем не оспаривалось.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2018 по делу N СИП-297/2018 признано недействительным решение Роспатента от 28.04.2018, как несоответствующее пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, и суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 28.12.2017.

При повторном рассмотрении возражения от 28.12.2017, решением от 30.10.2018 Роспатент признал оспариваемую регистрацию недействительной в отношении товаров 18-го "кнуты; намордники; одежда для животных; ошейники для животных; плетки многохвостые; поводки; попоны для лошадей; сумки; торбы [мешки для кормов]; упряжь для животных", 20-го "гнезда для домашней птицы; домики для комнатных животных; изделия деревянные для точки когтей для кошек, когтеточки для кошек; конуры собачьи; лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; подушечки для комнатных животных; решетки кормовые", 21-го "аквариумы комнатные; ванночки для птиц; вольеры для птиц, клетки для птиц; гребни для волос; гребни для животных; изделия щеточные; клетки для домашних животных; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; кормушки; кормушки для животных; крышки для комнатных аквариумов; миски [чаши]; поилки; расчески; террариумы комнатные [виварии]; туалеты [поддоны] для домашних животных; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки; яйца подкладные для несушек искусственные", 28-го "диски летающие [игрушки]; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; мячи для игры", и услуг 35-го "презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 568647, как несоответствующую требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Признавая недействительным предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 568647 в отношении названных классов товаров и услуг МКТУ, Роспатент исходил из того, что обществу "Гигви" с 2012 принадлежит коммерческое обозначение, которое является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, имеющим более позднюю дату приоритета (31.07.2014); в свою очередь общество ранее даты приоритета оспариваемой регистрации использует данное коммерческое обозначение в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия - зоомагазина, в сфере деятельности, однородной указанной части товаров 18, 20, 21, 28-го и услуг 35-го классов МКТУ, что подтверждается представленными в материалы дела документами (1, 3, 5-8, 11-15, 18, 22, 29-32).

На основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств, Роспатент установил, что общество "Гигви", начиная с 2012 года, осуществляло активное использование в гражданском обороте коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего ему предприятия (оптового зоомагазина), расположенного в городе Москве, в связи с чем данное обозначение приобрело известность в пределах указанного субъекта Российской Федерации.

Таким образом, установив сходство до степени смешения с коммерческим обозначением общества "Гигви" от 2012 года товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 568647, который имеет более позднюю дату приоритета, а также осуществление данным обществом деятельности, однородной товарам и услугам для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован, что соответственно, может привести к смешению сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке, признал оспариваемую регистрацию в отношении указанных выше товаров и услуг несоответствующей требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Принятие Роспатентом указанного решения послужило основанием для обращения общества "НЭМС" в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было удовлетворено поданное обществом "Гигви" возражение, в результате чего затрагивает права и законные интересы заявителя по делу.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2014725531 на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 568647 (31.07.2014) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака обслуживания включает в себя ГК РФ (в соответствующих редакциях) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию знака обслуживания и знака обслуживания, утвержденные Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент пришел к правильному выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении указанной выше части товаров 18, 20, 21, 28-го и услуг 35-го классов МКТУ не соответствует пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно пункту 8 статьи 1483, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование коммерческого обозначения или коммерческого обозначения.

Как следует из пункта 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (пункт 2 статьи 1539 ГК РФ).

В пунктах 177-178 постановления от 23.04.2019 N 10, указано, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее). Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 года (независимо от того, когда употребление обозначения началось). По смыслу пункта 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе.

Таким образом, положения указанных норм предоставляют преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, однако, предусматривают исследование вопроса о сходстве товарного знака и коммерческого обозначения, и возможность введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента, и известность этого обозначения на определенной территории.

С учетом изложенного в предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на коммерческое обозначение входит выяснение следующих обстоятельств: факт существования исключительного права на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления данного коммерческого обозначения на определенной территории), факт его использования для индивидуализации принадлежащего предприятия (в смысле статьи 132 ГК РФ), факт тождества (либо сходства до степени смешения) средств индивидуализаций, факт возникновения исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее, чем на иное средство индивидуализации, факт нарушения названного исключительного права.

Наличие вышеназванных условий устанавливается судом на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначения для индивидуализации предприятия. При этом лицом, обратившимся в защиту исключительного права на коммерческое обозначение, должна быть доказана вся совокупность вышеназванных условий, в случае недоказанности хотя бы одного из этих условий факт нарушения исключительного права на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Суд по интеллектуальным правам установил, что оспариваемый товарный знак "" является изобразительным, представляет собой квадрат красного цвета, наклоненный влево, в верхней части которого расположены в два ряда восемь белых квадратов одного размера (по четыре квадрата в каждом ряду).

Согласно представленным в материалы дела документам, обществу "Гигви" с 2012 года принадлежит предприятие, а именно: зоомагазин, расположенный в городе Москве (том 7, л.д. 25-150), которому иностранными лицами - "Tongfu Manufacturing CO., LTD." и "Cherry Valley Crafts CO., LTD." также с 2012 года поставлялись товары для животных, что следует из материалов административного дела 22, 29-31 (том 5, л.д. 117-том 6, л.д. 84).

Согласно представленным договорам поставки, заключенным с обществами "Альянс-М", "ЗУМ+" и "Зоостандарт", общество "Гигви" по товарным накладным с 2013 года поставляло указанным лицам товары для животных в крупные сети зоомагазинов, а именно: "Четыре лапы" "Cats&Dogs", которые располагаются в крупных торговых центрах города Москвы (том 4, л.д. 128; том 5, л.д. 40-70, 94-105).

В указанные зоомагазины поставлялся значительный объем товаров для животных маркированных спорным обозначением, о чем свидетельствуют: акты сверки взаимных расчетов с обществом "Зоостандарт", приложенные к договору поставки от 01.07.2013 N 3С 14/04-13, а также отчеты о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей по состоянию на 08.09.2013 за период с 01.01.2012 по 08.09.2013 и по состоянию на 13.05.2014 за период с 01.01.2013 по 13.05.2014 (том 5, л.д. 58-69, 110-116).

Представленными в дело фотоматериалами также подтверждается, что по адресу: ул. Профсоюзная, дом 113, корпус 1 Москва, обществом "Гигви" была размещена вывеска, содержащая коммерческое обозначение, идентичное содержащимся на фотографиях дисконтных карт и каталоге продукции (том 4, л.д. 129-150).

Помимо этого, представленные в дело документы свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака (в 2012 - 2013 годах) общество "Гигви" участвовало на крупных выставочных площадках (Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара), на которых при оформлении рекламных стендов, использовало коммерческое обозначение (том 4, л.д. 49-90).

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам соглашается с Роспатентом в том, что представленными в материалы административного дела документами в совокупности подтверждается, что обществу "Гигви" принадлежит зоомагазин в городе Москве, для индивидуализации которого оно осуществляло активное использование в гражданском обороте принадлежащее ему коммерческое обозначение, и которое также использовалось для продвижения на территории Российской Федерации товаров для животных в сетях зоомагазинов, расположенных в крупных торговых центрах города Москвы, а также путем участия в выставках до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Таким образом, при названных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что общество "Гигви" с 2012 года, то есть, до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло деятельность по введению в гражданский оборот товаров для животных с использованием коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия - зоомагазина, путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, в том числе в сети "Интернет", на товарах или их упаковках (пункт 1 статьи 1539 ГК РФ).

Тогда как доказательств, дезавуирующих доказательства общества "Гигви", обществом "НЭМС" в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено; о фальсификации данных доказательств, им также не заявлено; в связи с чем у суда не имеется оснований для признания сведений, указанных в названных выше доказательствах, недостоверными.

Суд по интеллектуальным правам, проанализировав обозначение, охраняемое товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 568647, и коммерческое обозначение общества "Гигви", считает, что Роспатент пришел к правильному выводу о том, что спорный товарный знак и коммерческое обозначение третьего лица являются сходными до степени смешения за счет наличия в их составе в качестве индивидуализирующих элементов визуально сходного изобразительного элемента - квадрата красного цвета, выполненного с наклоном влево, в верхней части которого расположены в два ряда восемь белых квадратов одного размера (пункт 14.4.2.3 Правил).

Таким образом, поскольку товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 568647 является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением общества "Гигви", исключительное право на которое возникло в 2012 году, то есть ранее даты приоритета оспариваемой регистрации (31.07.2014), Суд по интеллектуальным правам считает, что указанными выше документами третьим лицом доказан факт существования у него сходного до степени смешения со средством индивидуализации истца исключительного права на спорное коммерческое обозначение, которое у него возникло ранее, чем у общества "НЭМС".

С учетом того, что указанными выше документами подтверждается факт осуществления обществом "Гигви" с 2012 года деятельности по введению в гражданский оборот товаров для животных с использованием коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия - зоомагазина, путем закупки данных товаров у иностранных компаний и последующей их реализацией через торговые точки города Москвы, расположенные в крупных торговых центрах, а также путем продвижения этих товаров через участие в крупных выставках, проходящих, в том числе в городах федерального значения и крупных городах на территории Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам считает, что третьим лицом по делу доказано наличие достаточных различительных признаков у принадлежащего ему коммерческого обозначения и известность данного средства индивидуализации на определенной территории.

При принятии оспариваемого решения Роспатентом было обоснованно установлено, что общество "Гигви" выступало в гражданском обороте на территории Российской Федерации под своим коммерческим обозначением при реализации товаров 18, 20, 21, 28-го классов МКТУ (предназначенных для животных), а также оказывало услуги 35-го класса МКТУ, осуществляя менеджмент по продвижению таких товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В связи с этим Роспатент пришел к выводу, что деятельность общества "Гигви" по реализации и продвижению товаров для животных, является однородной указанной выше части товаров и услуг оспариваемой регистрации.

Относительно выводов Роспатента, проводившем сравнительный анализ сферы деятельности общества "Гигви", и товаров и услуг, в отношении которых была прекращена правовая охрана оспариваемой регистрации, коллегия судей отмечает.

Как следует из пункта 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При этом действующее законодательство не содержит обязательного требования о проведении анализа однородности товаров в отношении каждой товарной позиции, для которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Достаточно лишь того, что правообладатель средства индивидуализации, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, доказал использование коммерческого обозначения на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака применительно к деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2017 по делу N СИП-106/2016.

Согласно пункту 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ", сказано, что перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, "услуги по розничной продаже продуктов питания"). В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 отмечено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), однородными между собой могут быть признаны товары и услуги.

При оценке однородности товаров следует принимать во внимание то, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки: чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций N 198).

Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент пришел к правильному выводу о том, что деятельность по реализации и продвижению товаров для животных, осуществляемая обществом "Гигви", является однородной услугам 35-го класса МКТУ оспариваемой регистрации: "презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", так как они совпадают или соотносятся друг с другом как род/вид, имеют одно назначение (реализация (продажа) товаров любого вида и ассортимента, включая товары для животных), условия сбыта (торговые предприятия (магазины)), круг потребителей (все покупатели, заходящие в магазин для покупок).

Также в связи с тем, что материалами дела подтверждается осуществление обществом деятельности по введению в граждански оборот товаров для животных, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент пришел к правильному выводу о том, что такая деятельность общества "Гигви", является однородной товарам 18-го "кнуты; намордники; одежда для животных; ошейники для животных; плетки многохвостые; поводки; попоны для лошадей; сумки; торбы [мешки для кормов]; упряжь для животных", 20-го "гнезда для домашней птицы; домики для комнатных животных; изделия деревянные для точки когтей для кошек, когтеточки для кошек; конуры собачьи; лежанки для комнатных животных; лежанки-гнезда для комнатных животных; подушечки для комнатных животных; решетки кормовые", 21-го "аквариумы комнатные; ванночки для птиц; вольеры для птиц, клетки для птиц; гребни для волос; гребни для животных; изделия щеточные; клетки для домашних животных; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; кормушки; кормушки для животных; крышки для комнатных аквариумов; миски [чаши]; поилки; расчески; террариумы комнатные [виварии]; туалеты [поддоны] для домашних животных; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки; яйца подкладные для несушек искусственные", 28-го "диски летающие [игрушки]; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; мячи для игры" классов МКТУ оспариваемой регистрации, так как данные товары относятся к одной родовой категории товаров (зоотовары), имеют один круг потребителей (владельцы домашних животных), одни и те же условия реализации (зоомагазины), могут быть взаимодополняемы либо взаимозаменяемы.

С учетом того, что в настоящее время зоомагазины предлагают товары для различных домашних питомцев, включая экзотических, которые включают в себя не только съедобные (корма, пищевые добавки, витамины, лекарственные средства), но также вещи и предметы для животных, к которым относятся игрушки, предметы для быта (подстилки, домики, клетки, миски и др.), поводки, ошейники, средства личной гигиены, а также вещи для красоты: одежда и обувь для животных, резинки, расчески, гребни, бантики и прочие украшения, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что названные товары 18, 20, 21, 28-го и услуги 35-го классов МКТУ (указанные выше), однородны деятельности, осуществляемой обществом "Гигви" с использованием своего коммерческого обозначения.

Поскольку в рассматриваемом случае обществом "Гигви" была доказана совокупность признаков, охарактеризованных в пункте статье 1483 ГК РФ, а именно то, что ему принадлежит средство индивидуализации, используемое до даты приоритета сходной до степени смешения оспариваемой регистрации, которое соответственно имеет преимущество, так как возникло ранее, тогда как при их совместном использовании в гражданском обороте для индивидуализации предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ) могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент обоснованно посчитал, что третье лицо по делу вправе требовать признания такой регистрации недействительной, поскольку из совокупности обстоятельств усматривается факт нарушения его исключительного права на коммерческое обозначение для той деятельности, которая им индивидуализируется.

Довод заявителя о том, что Роспатент при повторном рассмотрении возражения общества "Гигви" не учел указания Суда по интеллектуальным правам, изложенные в решении от 13.07.2018 по делу N СИП-297/2018, является несостоятельным, так как в названном решении суд обязал Роспатент повторно рассмотреть названное возражение и выяснить известность коммерческого обозначения названного общества в пределах определенной территории; данные указания были исполнены Роспатентом, что следует из оспариваемого решения.

Ссылки общества "НЭМС" на допущенные, по его мнению, Роспатентом нарушения порядка процедуры рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам во внимание не принимаются, ввиду того, что заявителем не указаны нормы права, которые были нарушены Роспатентом, и что именно эти нарушения повлекли существенные нарушения процедуры рассмотрения, которые не позволили всесторонне и полном рассмотреть возражение.

Относительно заявленного Алексеевым С.В. ходатайства о фальсификации обществом "НЭМС" договора о намерениях от 18.05.2012, а также материального носителя - CD диск с файлом "Chekers 2005" 2005 года, суд приступил к его проверке и определением данные документы истребовал от заявителя.

Вместе с тем, заявителем оригиналы договора и CD диск с файлом "Chekers 2005" в суд не представлены по причине их отсутствия, в связи с чем у Суда по интеллектуальным правам не имелось возможности их проверки по указанным основаниям (давность изготовления договора и дата создания файла).

Вместе с тем, обстоятельства, в подтверждение которых они представлены, не повлияли на вывод о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Рассмотрев заявленное Алексеевым С.В. ходатайство о прекращении производства по делу, суд не нашел оснований для его удовлетворения, в силу того, что причины, указанные в нем, не соответствуют положению пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, тогда как названным лицом осуществляется неверное толкование норм процессуального права (части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам не усматривает в процессуальном поведении Алексеева С.В. признаков злоупотребления процессуальными правами, так как такие действия направлены на реализацию своего права на судебную защиту (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В связи с этим ссылки общества "НЭМС" на данные обстоятельства, не могут быть признаны обоснованными.

Как и не может быть признан обоснованным довод общества "НЭМС" о том, что известность употребления коммерческого обозначения в пределах определенной территории подлежит исследованию в отношении конечных потребителей (физических лиц), в смысле понятия, установленного Законом о защите прав потребителей, поскольку он основан на неверном толковании нормы пункта 1 статьи 1539 ГК РФ, которой не предусмотрено исследования вопроса об известности указанного средства индивидуализации конечным потребителям в пределах определенной территории и о признании исключительного права на коммерческое обозначение в предлагаемом заявителем варианте.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака общество "Гигви" выступало в гражданском обороте под сходным до степени смешения с ним коммерческим обозначением, используемым в отношении однородных товаров 18, 20, 21, 28-го и услуг 35-го классов МКТУ, для которых товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 568647 зарегистрирован, поскольку из совокупности представленных в материалы дела доказательств усматривается факт существования исключительного права общества "Гигви" на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории), факт его использования для индивидуализации принадлежащего ему предприятия (в смысле статьи 132 ГК РФ), факт его сходства до степени смешения со средством индивидуализаций общества "НЭМС", факт возникновения у третьего лица по делу исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее, чем у заявителя, а следовательно, факт нарушения обществом "НЭМС" названного исключительного права общества "Гигви".

Следовательно, таким образом, Роспатент обоснованно подтвердил факт несоответствия оспариваемой регистрации в указанной выше части оспариваемой регистрации пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что Роспатентом было правомерно удовлетворено поданное обществом "Гигви" возражение, так как из представленных в материалы дела документов усматривается, что правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 568647, в отношении указанной выше части товаров и услуг, не соответствует требования пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

В связи с этим Суд по интеллектуальным считает, что решение Роспатента от 30.10.2018 является законным и обоснованным, каких-либо иных оснований в подтверждение указанных доводов, заявителем в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не приводится.

Тогда как доводы общества "НЭМС" о том, что решение Роспатента от 30.10.2018 противоречит пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, так как третьим лицом не доказана вся совокупность признаков, охарактеризованных в пункте 8 статьи 1483 ГК РФ, свидетельствуют лишь о его несогласии с вышеприведёнными выводами, которые в свою очередь не нашли своего подтверждения в исследуемых нормах права и представленных в материалы дела доказательствах.

Таким образом, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "НЭМС" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина