Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2019 г. по делу N СИП-414/2019 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не представлено доказательств его использования, а также не заявлено о наличии объективных препятствий к его использованию в спорный период

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2019 г. по делу N СИП-414/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 11 октября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Мындря Д.И., Булгакова Д.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зангиевым И.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление отрытого акционерного общества "Уралбиофарм" (ул. Машиностроителей, 31, А, г. Екатеринбург, 620039, ОГРН 1026605613396) к Киппер Светлане Николаевне (г. Екатеринбург) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 547855 в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель отрытого акционерного общества "Уралбиофарм" Безухова А.В. (по доверенности от 16.05.2019 N 90).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Уралбиофарм" (далее - общество "Уралбиофарм", истец) 20.05.2019 обратилось с исковым заявлением в Суд по интеллектуальным правам к Киппер Светлане Николаевне (далее - ответчик, Киппер С.Н.) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 547855 в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (далее также - третье лицо).

Общество "Уралбиофарм" в судебном заседании на иске настаивало в полном объеме; пояснило, что осуществляет деятельность по производству и реализации товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. По мнению общества "Уралбиофарм", ответчик не использует спорный товарный знак более трех лет с 09.07.2015.

Кроме того, истец обращался в Роспатент с заявкой о регистрации товарного знака со словесным элементом "ЭФТИДЕРМ" и ему было отказано ввиду сходства заявленного обозначения до степени смешения со спорным товарным знаком.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом об арбитражном процессе по делу, а также о дате, времени и месте судебного заседания в соответствии с частью 1 и пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам по веб-адресу: http://ipc.arbitr.ru, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

Судебная корреспонденция, направленная по адресу ответчика (этот же адрес указан в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации), была возвращена отделением почтовой связи за истечением срока хранения.

Кроме того, с целью уточнения адреса ответчика судом был направлен запрос в территориальный орган по вопросам миграции Свердловской области, в ответ на который поступила информация об ином месте жительства ответчика и регистрации с 19.05.2015.

Для соблюдения требований процессуального закона о надлежащем извещении стороны спора об арбитражном процессе по делу судебное разбирательство было отложено, а судебное извещение направлено по выявленному судом адресу.

Вместе с тем почтовое отправление Киппер С.П. не было получено и возвращено органом связи в суд по причине истечения срока хранения (том 2, л.д. 40, 41-43).

При данных обстоятельствах на основании пункта 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд признает ответчика надлежаще извещенным, что в соответствии с частью 3 статьи 156 указанного Кодекса не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие.

Отзыв на исковое заявление и доказательства по делу ответчиком не представлены, что не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в нем доказательствам.

Роспатент направил отзыв от 27.06.2019 N 30-1640/8, в котором сообщил актуальные сведения о правообладателе спорного товарного знака; указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака относится к компетенции суда и если исковые требования будут удовлетворены, то судебный акт будет исполнен в установленном порядке, а также ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, заслушав представителя истца, Суд по интеллектуальным пришел к выводу о том, что иск подлежит удовлетворению в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела, Киппер С.Н. является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 547855 (дата регистрации - 09.07.2015; дата приоритета - 16.07.2013), зарегистрированного в отношении товаров "парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории косметических товаров" 3-го класса МКТУ.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении вышеперечисленных товаров и неиспользование ответчиком указанного товарного знака, общество "Уралбиофарм" 05.03.2019 направило в адрес ответчика предложение от 05.03.2019 с требованием о добровольном отказе последнего от исключительного права на спорный товарный знак либо о заключении с истцом договора об отчуждении исключительного права.

Не получив по истечении установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) двухмесячного срока ответа на направленное предложение, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров (услуг) или части товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров (услуг) или части товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров (услуг) или части товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд полагает, что обществом "Уралбиофарм" соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица от 05.03.2019 (том 1, л.д. 25) с доказательствами его направления (том 1, л.д. 26-27), а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 20.05.2019).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ и с учетом разъяснений, изложенных в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров (услуг) тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

Соответствующее разъяснение содержится в пункте 165 Постановления Пленума N 10, а также в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Из пункта 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), и правового подхода, изложенного в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10), следует, что истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Таким образом, при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований.

Из представленной в материалы дела выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) по состоянию на 17.05.2019 следует, что основным видом деятельности общества "Уралбиофарм" является "производство фармацевтических субстанций" (код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 21.10). Кроме того, в числе дополнительных видов деятельности присутствуют: "производство лекарственных препаратов" (код по ОКВЭД 21.20.1), "торговля оптовая фармацевтической продукцией" (код по ОКВЭД 46.46.1).

В обоснование своей заинтересованности, а также факта продажи товара и оказания услуг, однородных тем, на которые распространяется правовая охрана по спорному товарному знаку, истец представил:

решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 03.04.2017 (том 1, л.д. 133-135), принятое по результатам рассмотрения заявки 09.11.2015 N 2015736236 на обозначение "Эфтидерм";

заключение по результатам экспертизы Роспатентом заявки от 09.11.2015 N 2015736236 на государственную регистрацию обозначения "Эфтидерм" в качестве товарного знака (том 1, л.д. 136);

описание изобретения к патенту Российской Федерации N RU 2247726 С1 по заявке N 20003131289/04 от 28.10.2003 на водно-глицериновый комплекс, имеющий условное название "Эфтидерм" (том 1, л.д. 30-38);

описание изобретения к патенту Российской Федерации N RU 2235534 С1 по заявке N 2003131290/15 от 28.10.2003 на средство для полоскания рта, содержащее наряду с другими компонентами эфтидерм (том 1, л.д. 39-47);

описание изобретения к патенту Российской Федерации N RU 2329783 С1 по заявке N 2005104761/15 от 21.02.2005 на крем для бюста, содержащий наряду с другими компонентами эфтидерм (том 1, л.д. 48-55);

описание изобретения к патенту Российской Федерации N RU 2286135 С1 по заявке N 2005104630/15 от 21.02.2005 на крем для бюста, содержащий наряду с другими компонентами эфтидерм (том 1, л.д. 56-64);

универсальные передаточные документы, от 18.01.2018 N 2767 (том 1, л.д. 67), от 18.01.2018 N 2768 (том 1, л.д. 68), от 05.02.2018 N 5391 (том 1, л.д. 69), от 12.02.2018 N 6468 (том 1, л.д. 70), от 02.03.2018 N 11300 (том 1, л.д. 71), от 02.03.2018 N 11304 (том 1, л.д. 72), от 10.04.2018 N 20913 (том 1, л.д. 73), от 11.04.2018 N 21383 (том 1, л.д. 74), от 03.05.2018 N 117912 (том 1, л.д. 75), от 15.05.2018 N 120345 (том 1, л.д. 76-77), от 04.06.2018 N 124123 (том 1, л.д. 78-79), от 08.06.2018 N 125303 (том 1, л.д. 80-81), от 03.07.2018 N 130344 (том 1, л.д. 82-83), от 12.07.2018 N 132478 (том 1, л.д. 84-85), от 03.08.2018 N 136529 (том 1, л.д. 86-87), от 09.08.2018 N 137429 (том 1, л.д. 88-89), от 13.09.2018 N 144628 (том 1, л.д. 90-91), от 14.09.2018 N 145049 (том 1, л.д. 92-93), от 14.09.2018 N 145049 (том 1, л.д. 92-93), от 12.10.2018 N 152188 (том 1, л.д. 94-95), от 10.10.2018 N 153235 (том 1, л.д. 96-97), от 27.11.2018 N 160089 (том 1, л.д. 98-99), от 20.11.2018 N 158785 (том 1, л.д. 100-101), от 12.12.2018 N 162775 (том 1, л.д. 102-103), от 25.12.2018 N 165474 (том 1, л.д. 104-105), от 22.01.2019 N 3102 (том 1, л.д. 106-107), от 23.01.2019 N 3401 (том 1, л.д. 108-109), от 15.02.2019 N 8960 (том 1, л.д. 110-111), от 22.02.2019 N 10423 (том 1, л.д. 112-113), подтверждающие факты продажи истцом крем-масок для тела, для ног, для стоп, для бюста, для лица и другие под торговыми названиями "Эфтипелоид" и "Эффектон";

декларацию о соответствии Евразийского экономического союза от 28.04.2018 ЕАЭС N RU.HA21.B.00854 выпускаемых истцом косметических средств для ухода за кожей различных типов под торговым названием "Эфтипелоид" (том 1, л.д. 114);

декларацию о соответствии Евразийского экономического союза от 03.02.2017 ЕАЭС N RU Д-RU.УТ03.В.00009 выпускаемых истцом косметических крем-гелей для ухода за кожей различных типов под торговым названием "Эффектон" (том 1, л.д. 115);

договор на переработку давальческого сырья от 01.03.2017, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Бьюти Паз" и обществом "Уралбиофарм", предметом которого является выполнение работ по переработке давальческого сырья в готовую продукцию (том 1, л.д. 122-124);

сертификат о соответствии системы менеджмента общества с ограниченной ответственностью "Бьюти Паз" стандарту ISO 9001:2015 от 04.09.2018 N 508374 QM15 (том 1, л.д. 116-117);

свидетельство о соответствии деятельности общества с ограниченной ответственностью "Бьюти Паз" по производству лекарственных средств, косметической продукции, средств гигиены полости рта, лекарственных средств для животных требованиям EN ISO 22716:2007 от 05.05.2017 N 508374 KGMP (том 1, л.д. 118);

письма акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" от 08.05.2019, которым подтверждается, что истец является администратором доменных имен "eftipeloid.ru", "эфтипелоид.рф", "крем-эффектон.рф" (том 1, л.д. 119-121);

договор на оказание услуг по рекламе от 11.01.2019 N 19РВЕ-002, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Реклама в Екатеринбурге" и обществом "Уралбиофарм", предметом которого являются услуги по изготовлению, размещению, распространению рекламы (том 1, л.д. 125-131), к нему платежное поручение от 15.04.2019 N 30469 (том 1, л.д. 132);

устав общества "Уралбиофарм", утвержденный 22.06.2012 (том 1, л.д. 139-159).

Наряду с этим в подтверждение своей заинтересованности истец представил в качестве вещественных доказательств образцы упаковки выпускаемой им продукции под торговыми названиями "Эфтипелоид" и "Эффектон", в частности четыре квадратных картонных коробки черного цвета с надписями, выполненными шрифтом белого цвета:

1) "НА ОСНОВЕ ЦЕЛЕБНОЙ ГРЯЗИ ОЗЕР УРАЛА", "ЭФТИПЕЛОИД" крем-маска", "восстановление и улучшение кровообращения", "Одобрено врачами ОАО "Санаторий Урал", а также с надписями на красном фоне, выполненными шрифтом белого цвета "ХОНДРОИТИН И ПЧЕЛИНЫЙ ЯД", "3". В правом нижнем углу имеется схематический рисунок ноги человека белого цвета с двумя красными окружностями в центре рисунка;

2) "НА ОСНОВЕ ЦЕЛЕБНОЙ ГРЯЗИ ОЗЕР УРАЛА", "ЭФТИПЕЛОИД ВЕНОТОНИК", "с охлаждающим эффектом", "комфортное чувство прохлады и легкости в ногах", "Одобрено врачами ОАО "Санаторий Урал", а также с надписями на синем фоне, выполненными шрифтом белого цвета "КАШТАН И МЕНТОЛ", "2". В правом нижнем углу имеется схематический рисунок ног человека белого цвета с красной стрелой, огибающей ногу;

3) "НА ОСНОВЕ ЦЕЛЕБНОЙ ГРЯЗИ ОЗЕР УРАЛА", "ЭФТИПЕЛОИД", "уменьшает раздражение и шелушение", "восстанавливает кожный покров", "Одобрено врачами ОАО "Санаторий Урал", а также с надписями на оранжевом фоне, выполненными шрифтом белого цвета "DERMIS ULTRA", "2", а также с надписью желтого цвета "РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ПРИ ПСОРИАЗЕ". В правом нижнем углу имеется схематический рисунок человека с поднятыми к голове руками;

4) "НА ОСНОВЕ ЦЕЛЕБНОЙ ГРЯЗИ ОЗЕР УРАЛА", "ЭФТИПЕЛОИД" крем-маска", "восстановление и питание", "Одобрено врачами ОАО "Санаторий Урал", а также с надписями на красном фоне, выполненными шрифтом белого цвета "ХОНДРОИТИН МУМИЁ И ОКОПНИК", "4". В правом нижнем углу имеется схематический рисунок ноги человека белого цвета с двумя красными окружностями в центре рисунка.

На боковых сторонах каждой коробки имеется текст, выполненный шрифтом белого цвета с информацией о производителе, сроке годности, условиях хранения, а также составе продукта. Внутренняя часть коробки также содержит текст с информацией о сериях средств для кожи, выпускаемых производителем. Внутри коробки находится цилиндрическая пластмассовая банка черного цвета, на крышке которой расположены аналогичные картонной коробке надписи и рисунок, а на дне - имеется круглая бумажная наклейка с текстом, содержащим информацию о составе, способе применения, изготовителе и сроке годности продукта.

Наряду с этим к материалам дела приобщены четыре прямоугольных картонных коробки белого цвета, оформленных у крышки и дна фотографиями шарфов зеленого, бирюзового, розового и оранжевого цветов, причем на нижних фотографиях размещен один из следующих стилизованных рисунков белого цвета: лыжника, сноубордиста, перца или рукавиц, с надписью "для активных людей", выполненными стандартным шрифтом различного цвета, надписью "ЭФФЕКТОН", выполненной белым шрифтом на зеленом фоне, и надписями зеленого цвета "КРЕМ-ГЕЛЬ для лица и тела", "для ухода за кожей при ушибах и синяках", "КРЕМ-ГЕЛЬ для тела", "согревающий для тела с экстрактом перца", "КРЕМ-ГЕЛЬ для ног", "для ухода за уставшими ногами после физической нагрузки", "КРЕМ-ГЕЛЬ для рук и стоп", "для ухода за обветренной и потрескавшейся кожей". На верхней крышке каждой коробки имеется рисунок белого креста с зеленой окантовкой с надписью "продукция с трансдермальным биопроводником ". На нижней крышке каждой коробки помещен штрих-код с уникальным набором цифр. На боковых сторонах каждой коробки имеется текст с информацией о составе, сроке годности, производителе, способе применения продукта. Внутрь каждой коробки вложен лист глянцевой бумаги с текстом, содержащим информацию о продуктах серии "Эффектон".

В абзаце втором пункта 55 Постановления Пленума N 10 разъяснено, что допустимыми доказательствами являются, в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как указывалось выше, в обоснование своей заинтересованности истец ссылается, в том числе на однородность производимых и реализуемых им товаров и оказываемых услуг, товарам и услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), следует, что при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров (услуг) делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Кроме того, однородные товары (услуги) - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Аналогичные рекомендации по проверке однородности товаров (услуг) содержатся в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128.

Признаки однородности товаров (услуг) подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров (услуг); назначение товаров (услуг); вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

В спорной ситуации истец настаивает на прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 547855 в отношении следующих товаров "парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; препараты для гигиенических целей" 3-го класса МКТУ.

Согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности. ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 31.01.2014 N 14-ст, косметические товары, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, относятся к веществам химическим и продуктам химическим (20.4), а основной деятельностью истца является производство фармацевтических субстанций, что согласно классификатору относится к классу средств лекарственных и материалов, применяемых в медицинских целях (21.1).

Класс 20.4 включает также в качестве видов продукции: средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие группировки, средства для ухода за кожей лица: лосьоны, кремы, специальные средства; кремы для ног, которые производятся истцом.

Вместе с тем фармацевтическая субстанция - это лекарственное средство в виде одного или нескольких веществ, обладающих фармакологической активностью действующих веществ, предназначенная для производства, изготовления лекарственных препаратов, а лекарственный препарат - это лекарственное средство в виде лекарственной формы, пригодной для введения и применения.

В "Большой советской энциклопедии" (https://gufo.me/dict/bse) под косметикой понимаются средства и методы улучшения внешности человека. Одним из видов косметики является лечебная, которая используется для лечения заболеваний кожи лица и волос.

Товары истца являются лечебной косметикой, поскольку предназначены для ухода за кожей при наличии кожных заболеваний, венозной недостаточности, для улучшения и восстановления кровообращения.

Из "Толкового словаря Ушакова Д.Н., 1935-1940" (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/969206) следует, что препарат для гигиенических целей - это химический или фармацевтический продукт, лабораторного или фабричного изготовления для гигиенических целей.

Поскольку в качестве основного вида деятельности истцом осуществляется производство фармацевтических субстанций, судебная коллегия полагает, что это также является и производством препаратов.

Таким образом, потребитель, столкнувшись с товарами, маркированными сравниваемыми обозначениями, может прийти к выводу о том, что они производятся одним лицом, что дополнительно свидетельствует об однородности данных товаров.

Судебная коллегия принимает во внимание предпринятые истцом действия для регистрации словесного обозначения "ЭФТИДЕРМ" в качестве товарного знака в целях индивидуализации товаров 3-го и 5-го классов МКТУ.

Решением Роспатента от 23.08.2018 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения "ЭФТИДЕРМ" требованиям законодательства до сведения истца доведено, что заявленное им обозначение сходно до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении однородных товаров 3, 5-го классов МКТУ и это не позволяет зарегистрировать испрашиваемое истцом обозначение, в связи с чем истцу предложено в установленный срок представить свои доводы относительно мотивов, приведенных в уведомлении.

При этом судом учтено, что степень сходства обозначений тесно связана со степенью однородности товаров (услуг), маркируемых сходными обозначениями. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров (услуг), которые могут рассматриваться как однородные.

Анализ представленных доказательств позволяет прийти к выводу о том, что общество "Уралбиофарм" осуществляет деятельность в сфере производства фармацевтических субстанций с использованием, в том числе словесного обозначения "ЭФТИДЕРМ", а также осуществило подготовку к использованию товарного знака со словесным обозначением "ЭФТИДЕРМ" путем подачи соответствующей заявки в Роспатент. Сходство товарного знака ответчика и указанного обозначения используемого истцом, носит с учетом положений пунктов 41-44 Правил очевидный характер. При этом степень такого сходства оценивается судом как высокая.

Из материалов дела также усматривается, что истец является правообладателем изобретений по патентам Российской Федерации N RU 2247726 С1 по заявке N 20003131289/04 от 28.10.2003 на водно-глицериновый комплекс, имеющий условное название "Эфтидерм", N RU 2235534 С1 по заявке N 2003131290/15 от 28.10.2003 на средство для полоскания рта, содержащее наряду с другими компонентами эфтидерм, N RU 2329783 С1 по заявке N 2005104761/15 от 21.02.2005 на крем для бюста, содержащий наряду с другими компонентами эфтидерм, и N RU 2286135 С1 по заявке N 2005104630/15 от 21.02.2005 на крем для бюста, содержащий наряду с другими компонентами эфтидерм, что предоставляет ему право использовать средство эфтидерм в составе своей продукции.

При этом судебная коллегия обращает внимание на то, что прежним патентообладателем на вышеперечисленные патенты являлась Киппер С.Н., с которой истец 17.02.2016 и 18.04.2016 заключил договоры об отчуждении исключительного права, зарегистрированные в установленном порядке в Роспатенте.

Обществом "Уралбиофарм" также представлены в материалы дела документы, подтверждающие деятельность истца по рекламе и продвижению своей продукции на рынке.

По мнению судебной коллегии, представленные обществом "Уралбиофарм" письменные и вещественные доказательства подтверждают, что производимые им товары являются однородными тем товарам, на которые распространяется правовая охрана спорного товарного знака, и это является достаточным основанием для вывода о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Соответствующая правовая позиция сформулирована в постановлениях президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 1 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Согласно пункту 166 Постановления Пленума N 10 для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (05.03.2019), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 05.03.2016 по 04.03.2019 включительно.

Ответчиком не представлено доказательств использования спорного товарного знака способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, а также не заявлено о наличии объективных препятствий к использованию товарного знака в спорный период.

Кроме того, ответчиком не оспорены доказательства заинтересованности истца в подаче настоящего иска и доводы истца относительности однородности товаров и услуг, на которые распространяется правовая охрана спорных товарных знаков (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного исковые требования подлежат удовлетворению, а правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 547855 досрочному прекращению в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован.

В силу подпунктов 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

При обращении в суд истец уплатил государственную пошлину в размере 6 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 24.04.2019 N 30664 и соответствует положениям подпункта 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поскольку иск удовлетворен полностью, понесенные истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат возмещению за счет ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам.

РЕШИЛ:

иск открытого акционерного общества "Уралбиофарм" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 547855 вследствие его неиспользования.

Взыскать с Киппер Светланы Николаевны (г. Екатеринбург) в пользу открытого акционерного общества "Уралбиофарм" (ул. Машиностроителей, д. 31 "А", г. Екатеринбург, 620039, ОГРН 1026605613396) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

Д.И. Мындря

Д.А. Булгаков