Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2019 г. по делу N СИП-334/2019 Суд частично удовлетворил иск о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку суд установил вероятность смешения спорного товарного знака с противопоставленными знаками обслуживания и как следствие введения в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующую услугу либо реализующего товар

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2019 г. по делу N СИП-334/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 3 декабря 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савельевой А.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Стратфорд Глобал" (ул. Белкинская, д. 25, под. 5, пом. 1, г. Обнинск, Калужская обл., 249034, ОГРН 1134025005553) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, 123993, ОГРН 1047730015200) от 16.01.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 621359.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Кудаев Кирилл Борисович (г. Омск).

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "Стратфорд Глобал" - представитель Ендресяк А.А. (по доверенности от 17.06.2019 N 01);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - представитель Кишкинский Д.В. (по доверенности от 05.06.2019 N 01/32-479/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Стратфорд Глобал" (далее - заявитель, общество "Стратфорд Глобал") 22.04.2019 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (далее также - административный орган) от 16.01.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 621359.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Кудаев Кирилл Борисович (далее - третье лицо, Кудаев К.Б.).

В поданном в суд заявлении общество "Стратфорд Глобал" также просило восстановить пропущенный трехмесячный срок обжалования решения Роспатента (том 1, л.д. 11) и пояснило причина его пропуска (том 1, л.д. 51), однако впоследствии заявитель изменил процессуальную позицию и пришел к выводу о том, что предусмотренный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срок им не пропущен (том 3, л.д. 8-9).

Административный орган также полагал, что обществом "Стратфорд Глобал" соблюден установленный трехмесячный срок обжалования ненормативного правового акта.

Выражая несогласие с выводами Роспатента, изложенными в оспариваемом решении, общество "Стратфорд Глобал" указывает на то, что при рассмотрении его возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 621359 в отношении всех товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и услуг 43-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, административный орган неверно применил нормы материального права, в частности подпункт 1 пункта 3 и подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Как утверждает заявитель, спорный товарный знак представляет собой соединение двух слов английского языка "surf" (в переводе на русский язык означает "прибой, волны прибоя, серф, заниматься серфингом") и "burger" (в переводе на русский язык означает "гамбургер, бургер, котлета, булочка с начинкой, бутерброд"), каждое из которых вошли в употребление в русском языке как отдельно, так и в составе других слов.

По мнению заявителя, наличие в составе спорного товарного знака слова "burger" в отношении части товаров 30-го класса МКТУ указывает на вид и свойство товара, а в отношении остальных является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение. При этом присоединение слова "surf", произносимого по-русски "сёрф", не устраняет указанной способности.

Наряду с этим заявитель настаивает на том, что словесное обозначение "surf" используется им с 2015 года как отдельно, так и в комбинации со словом "coffee" в отношении предприятий общественного питания с расширенным ассортиментом блюд, то есть для идентификации кафе, расположенных в различных городах Российской Федерации (Москва, Сочи, Обнинск, Ростов, Новороссийск, Санкт-Петербург, Краснодар), а также в Минске. С учетом изложенного общество "Стратфорд Глобал" констатирует, что регистрация спорного товарного знака создает условия для введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Несоответствие государственной регистрации спорного товарного знака подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, с точки зрения заявителя, заключается в том, что он является правообладателем серии из трех знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 568923, N 616686 и N 620193, основой которых является словесный элемент "surf".

Заявитель полагает, что между спорным товарным знаком и противопоставленными знаками обслуживания имеется сходство до степени смешения по фонетическому, смысловому и графическому критериям, а относящиеся к общественному питанию услуги 43-го класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана спорного товарного знака, по виду, назначению, потребительским свойствам и условиям оказания, полностью совпадают с услугами 43-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки обслуживания.

В отношении указанных в перечне регистрации спорного товарного знака товаров 30-го класса МКТУ общество "Стратфорд Глобал" указывает на то, что часть из них могут производиться на предприятиях общественного питания и продаваться навынос в самостоятельной упаковке.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленным требованием, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным, принят административным органом в пределах своей компетенции, а доводам заявителя была дана полная и всесторонняя оценка.

Административный орган указывает на то, что возражение общества "Стратфорд Глобал", основанное на несоответствии спорного знака обслуживания подпункту 1 пункта 3 и подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, было признано необоснованным.

Описывая и сравнивая спорный товарный знак и противопоставленные знаки обслуживания, Роспатент полагает, что несмотря на тождество звучания начальных частей указанных средств индивидуализации, имеется полное несходство их конечных частей, что свидетельствует об их различии по фонетическому признаку.

Входящие в состав спорного товарного знака слова "сёрфбургер" и "surfburger" не являются, по утверждению Роспатента, лексическими единицами какого-либо языка, в связи с чем будут восприниматься потребителями как фантазийные, вымышленные и не имеющие конкретного смыслового значения слова и вызывать в их сознании различные смысловые ассоциации. Доминирующий либо единственный словесный элемент "surf" противопоставленных знаков обслуживания имеет определенное смысловое значение, тогда как у спорного товарного знака оно отсутствует, что свидетельствует о различии заложенных в сравниваемых средствах индивидуализации понятий и идей и о несходстве знаков по семантическому признаку.

Анализируя спорный товарный знак и противопоставленные знаки обслуживания по графическому критерию, Роспатент акцентирует внимание на том, что знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 616686 и N 620193 являются комбинированными, имеют неохраняемый элемент "coffee" и это вносит существенное различие в их визуальное восприятие потребителем.

В отношении товаров и услуг, на которые распространяется правовая охрана сравниваемых знаков, административный орган сделал вывод о том, что указанные в свидетельстве на спорный товарный знак услуги 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" являются однородными услугам 43-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки обслуживания, поскольку они совпадают, соотносятся как род - вид либо относятся к одной и той же родовой группе услуг.

Однако отсутствие сходства до степени смешения сравниваемых средств индивидуализации, по мнению Роспатента, обуславливает вывод о том, что они не ассоциируются друг с другом в целом и у потребителя отсутствует принципиальная возможность представления об их принадлежности к одному производителю, что свидетельствует об отсутствии угрозы смешения этих знаков в гражданском обороте.

Наряду с этим Роспатент выражает несогласие с доводом заявителя о несоответствии государственной регистрации спорного товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку он характеризует в часть товаров 30-го класса МКТУ, указывая на вид и свойство, а в отношении остальных является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение.

Административный орган настаивает на фантазийности словесных обозначений "сёрфбургер" и "surfburger" и об отсутствии у них описательности для всех товаров 30-го класса МКТУ и части услуг 43-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

По мнению Роспатента, заявителем не представлены доказательства, свидетельствующие о существовании на дату приоритета спорного товарного знака фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных услугах и их единственном известном потребителю конкретном лице, оказывающем эти услуги, в части об обществе "Стратфорд Глобал".

Третье лицо не высказало мнение по существу заявленных требований и не представило письменный отзыв.

В судебном заседании представитель заявителя настаивал на признании недействительным оспариваемого ненормативного права акта.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления.

Кудаев К.Б., извещенный надлежащим образом об арбитражном процессе по делу, а также о дате, времени и месте судебного заседания в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам по веб-адресу: http://ipc.arbitr.ru, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил.

Судебная корреспонденция, направленная по известному суду адресу третьего лица (том 3, л.д. 1, 5), была возвращена отделением почтовой связи за истечением срока хранения (том 3, л.д. 41). При данных обстоятельствах суд полагает возможным в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в его отсутствие.

Как усматривается из материалов дела, на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 06.09.2018 N РД0264609 Кудаев К.Б. является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 621359, зарегистрированного 28.06.2017 с датой приоритета 30.09.2016 в отношении следующих товаров и услуг:

30-го класса МКТУ: "блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гамбургеры [сэндвичи]; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет, запеченный в тесте; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный";

43-го класса МКТУ: "агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

Заявитель является правообладателем трех знаков обслуживания:

словесного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 568923, зарегистрированного 23.03.2016, с датой приоритета 02.10.2014 в отношении услуги 43-го класса МКТУ "кафе";

комбинированного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 616686, зарегистрированного 18.05.2017, с датой приоритета 08.04.2016 в отношении следующих услуг 43-го класса МКТУ: "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом". Неохраняемым элементом знака является слово "coffee";

комбинированного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 620193, зарегистрированного 14.06.2017, с датой приоритета 17.05.2016 в отношении следующих услуг 43-го класса МКТУ: "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом". Неохраняемым элементом знака является слово "coffee". Правовая охрана предоставлена в сером и черном цветах.

Общество "Стратфорд Глобал" 08.06.2018 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированным несоответствием государственной регистрации данного знака положениям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку он характеризует товары, указывая на их вид, ввиду того, что слово "burger" в переводе с английского языка означает "гамбургер, бургер, котлета, булочка с начинкой, бутерброд", а в отношении других товаров он является ложным и способен ввести в заблуждение потребителя относительно вида товаров, а также этот знак является сходным до степени смешения со знаками обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 568923, N 616686, N 620193, принадлежащими подателю возражения, имеющими более ранние приоритеты и используемые им для индивидуализации услуг в сфере общественного питания с 2015 года, в связи с чем спорный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие услуги.

Как указывает заявитель, слова "surf" / "сёрф" и "burger" / "бургер" вошли в употребление в русском языке как отдельно, так и в составе других слов. Механическое присоединение слова "surf" / "сёрф" к слову "burger" / "бургер" не устраняет способности последнего указывать на вид, свойства части товаров 30-го класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, а в отношении остальных товаров является ложным и способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида товаров.

Словесное обозначение "surf" используется заявителем при оказании услуг в сфере общественного питания как отдельно, так и в комбинации со словом "coffee" в период, предшествующий дате подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака.

Как указывает заявитель, кафе под брендом "SURF coffee" расположены в Москве, Сочи, Обнинске, Ростове, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Минске. Кроме того, общество "Стратфорд Глобал" является администратором доменного имени "surfcoffee.ru". При этом меню разных кафе под указанных брендом может отличаться: в одних продается только кофе и иные напитки, а в других - традиционный набор блюд.

Поскольку кофе, бургеры, сэндвичи предлагаются в одних и тех же кафе, наряду с другими блюдами, а меню кафе по набору блюд почти не отличаются от меню ресторанов, у потребителя может возникнуть представление, что спорный товарный знак используется тем же лицом, которое осуществляет деятельность под брендом "SURF coffee" в отношении предприятий общественного питания с расширенным ассортиментом блюд.

Анализируя противопоставленные знаки обслуживания, их правообладатель - общество "Стратфорд Глобал" полагает, что словесный элемент "surf" является основой серии знаков одного лица и занимает в них доминирующее положение как с учетом его расположения, так и выполняемой функции идентификации услуг юридических лиц.

По мнению заявителя, спорный товарный знак и противопоставленные знаки обслуживания являются сходными до степени смешения по фонетическому и смысловому критериям, а услуги 43-го класса МКТУ, для которых они зарегистрированы, либо идентичны, либо однородны. Вместе с тем ряд указанных в свидетельстве на спорный товарный знак товаров 30-го класса МКТУ могут производиться на предприятиях общественного питания и продаваться навынос в самостоятельной упаковке.

К возражению заявителем были приложены распечатки сведений из сети Интернет о деятельности сети кафе под брендом "SURF coffee".

Решением Роспатента от 16.01.2019 в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 621359 оставлена в силе.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, административный орган сделал вывод о том, что общество "Стратфорд Глобал" не доказало свою заинтересованность в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

В обоснование данного вывода Роспатент указал на то, что заявителем не представлены документы, свидетельствующие о существовании на дату приоритета спорного товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных услугах и их единственном известном потребителю конкретном лице, оказывающем услуги (например, договоры об оказании услуг, документы, подтверждающие их исполнение, кассовые чеки и какие-либо социологические отчеты по результатам опроса потребителей). Кроме того, заявителем не представлены документы, свидетельствующие о наличии какого-либо конфликта интересов между обществом "Стратфорд Глобал" и правообладателем спорного товарного знака на соответствующем рынке услуг по поводу этого знака либо сходных с ним обозначений.

Наряду с этим Роспатент проанализировал доводы возражения и указал, что спорный товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита. При этом каждое из составляющих это обозначение слов написано в одну строку без пробелов заглавными буквами одинакового размера, цвета и графической манеры, что обуславливает их восприятие как единых (неделимых) слов, отсутствующих в каких-либо словарях и являющихся фантазийными в целом.

Административный орган признал допустимым предположение, что анализируемые фантазийные слова составлены простым сложением из двух разных морфем "бургер" / "burger" и "сёрф" / "surf", однако указал, что слово "бургер" / "burger" отсутствует в каких-либо авторитетных словарях, упоминается лишь в сети Интернет в самых разных контекстах и заявителем приводятся его различные смысловые значения, то есть оно не имеет строго определенного значения. Вместе с тем его соединение с лексической единицей английского языка или ее транскрипцией "surf" / "сёрф" в одно слово "порождает в силу своей парадоксальности дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации", что по мнению Роспатента, свидетельствует о наличии различительной способности у соответствующих хорошо запоминающихся потребителем единых изобретенных слов "сёрфбургер" и "surfburger" и об отсутствии у обозначения какой-либо описательности.

На основании изложенного Роспатент указал, что им не усматривается оснований для признания спорного товарного знака способным характеризовать те или иных товары либо ввести в заблуждение потребителя относительно тех или иных товаров.

Сравнивая спорный товарный знак и противопоставленные знаки обслуживания, административный орган пришел к выводу о том, что они производят совершенно разное зрительное впечатление, обусловленное наличием у них разного количества слов, а у соответствующих слов - весьма существенной разницы в их визуальной длине (в количестве букв, слогов и звуков), абсолютно разного состава букв, в том числе имеющих совершенно разное графическое начертание в силу применения разных алфавитов (русского - латинского), а также наличием в составе противопоставленных знаков изобразительных элементов.

Поскольку у слов "сёрфбургер" / "surfburger" и "surf" совпадает всего 4 звука из 10, Роспатент констатировал о различии между знаками по фонетическому критерию.

Ссылаясь на фантазийность слов "сёрфбургер" / "surfburger", административный орган отметил, что слово "surf" в переводе с английского языка означает "прибой, заниматься серфингом", но созвучие одного из элементов, входящего в состав изобретенных слов, с лексической единицей английского языка не позволяет прийти к выводу о наличии сходства у сравниваемых знаков по семантическому критерию.

При этом административный орган согласился с тем, что следующие услуги 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", указанные в свидетельстве на спорный товарный знак, и все услуги 43-го класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана противопоставленных знаков обслуживания, совпадают либо соотносятся как вид - род, поскольку могут быть отнесены к услугам по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, одной и той же сфере экономики (общественное питание) и к одной и той же родовой группе услуг (услуги предприятий общественного питания), то есть являются однородными.

Вместе с тем, указывая на несходство сравниваемых средств индивидуализации, Роспатент полагает, что у потребителя отсутствует принципиальная возможность возникновения представления о принадлежности однородных услуг 43-го класса МКТУ одному производителю, в связи с чем не имеется оснований для вывода о том, что спорный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие услуги.

Таким образом, административный орган не усмотрел оснований для вывода о том, что оспариваемая регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 621359 была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с данным решением Роспатента и полагая, что оно является недействительным, поскольку принято с нарушением действующего законодательства и затрагивает права и законные интересы общества "Стратфорд Глобал", последнее обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Поскольку заявитель не оспаривает выводы административного органа, связанные с применением положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, суд не проверяет вышеназванное решение в указанной части.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248 и 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента обществом "Стратфорд Глобал" не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, решение от 16.01.2019 об отказе в удовлетворении возражения принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается обществом "Стратфорд Глобал" в заявлении, поданном в суд.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 27 Постановления Пленума N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (30.09.2016) законодательством, применимым для оценки охраноспособности этого товарного знака, является ГК РФ и введенные в действие 31.08.2015 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 N 38572 (далее - Правила N 482).

При этом порядок рассмотрения возражения о предоставлении правовой охраны спорному товарному знаку определяется в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности спорного товарного знака.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара либо его изготовителя.

Довод заявителя о том, что обозначение "сёрфбургер" / "surfburger" является ложным или способным ввести в заблуждение в отношении указанных в свидетельстве на спорный товарный знак товаров 30-го класса МКТУ, обусловлен наличием в словесном обозначении слова "burger" и его эквивалента в русском языке "бургер", указывающего на вид и свойство товара.

По мнению судебной коллегии, подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ закрепляет абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 37 Правил N 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается то, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров.

Аналогичный подход отражен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932, а также в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу N СИП-282/2015, от 16.07.2018 по делу N СИП-746/2017 и от 16.07.2018 по делу N СИП-747/2017.

Следует отметить, что из такого понимания ложности обозначения в смысле этой нормы права исходит и сам Роспатент в подпунктах 1 и 2 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту имеются в виду пункты 3.1 и 3.2 Рекомендаций

В абзаце седьмом пункта 3 Рекомендаций N 39 указано, что вопрос о том, является ли обозначение ложным, рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение в отношении одних товаров может быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным. В этом же абзаце пункта 3 Рекомендаций N 39 приведен пример: обозначение "ОПЕРЕТТА" целесообразно признать описательным в отношении услуг театра оперетты, ложным - в отношении услуг театра драмы, фантазийным - в отношении товара "духи".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду абзац шестой пункта 3.1 Рекомендаций

Как отмечено в подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций N 39, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение. Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

В связи с этим следует рассматривать обозначение на предмет признания его ложным только в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения, учитывая, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Судебная коллегия соглашается с доводом заявителя о том, что в спорном товарном знаке однозначно прочитывается слово "бургер", которое у рядового российского потребителя воспринимается в качестве продукта питания определенного вида - хлебобулочного изделия (сэндвича, бутерброда), которое готовится на основе булочки, разрезанной вдоль пополам, и является товаром широкого потребления.

В рассматриваемом случае обозначение "сёрфбургер" / "surfburger" зарегистрировано в отношении широкого перечня товаров 30-го класса МКТУ, в том числе таких, как "булки", "гамбургеры [сэндвичи]", "закуски легкие на основе хлебных злаков", "киш", "кулебяки с мясом", "паштет, запеченный в тесте", "пироги", "пицца", "сэндвичи", "хлеб", "хлеб из пресного теста", "чизбургеры [сэндвичи]", в связи с чем для них оно может быть признано описательным. При этом в отношении остальных товаров 30-го классов МКТУ, указанных в свидетельстве на спорный товарный знак и не относящихся к хлебобулочным изделиям, анализируемое обозначение является ложным, поскольку вводит потребителя в заблуждение относительно вида и свойства товара.

На основании изложенного суд полагает необоснованным вывод административного органа о фантазийности слов "сёрфбургер" / "surfburger" применительно к товарам, для маркировки которых зарегистрирован спорный товарный знак.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Как отмечено в пункте 162 Постановления Пленума N 10, применимом в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Ранее аналогичные методологические подходы содержались в пунктах 37 и 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023, в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.07.2006 N 3691/06, а также в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2019 по делу N СИП-642/2018.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах 1 - 3 пункта 42 Правил N 482, которые учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил N 482 сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Спорный товарный знак является словесным обозначением "", состоит из двух словесных элементов "СЁРФБУРГЕР" / "SURFBURGER", каждое из которых выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами одинакового размера, одного и того же черного цвета. Один словесный элемент написан буквами русского алфавита и расположен в верхней строке, под ним находится второй элемент, написанный буквами латинского алфавита. Как указывалось выше, правовая охрана предоставлена для товаров 30-го класса и услуг 43-го класса МКТУ.

Противопоставленный знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 568923 зарегистрирован в отношении услуги "кафе" 43-го класса МКТУ и представляет собой словесное обозначение "", выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита одинакового размера черного цвета.

Сравнительный анализ спорного товарного знака и противопоставленного знака обслуживания позволяет судебной коллегии сделать вывод о том, что они не являются тождественными, но между ними имеется определенная степень сходства за счет наличия совпадающего словесного элемента "surf", который полностью входит в состав спорного знака.

Первыми слогами обоих словесных элементов спорного товарного знака являются слоги "сёрф" / "surf" и несмотря на различное количество букв, звуков и фонетической длины у сравниваемых средств индивидуализации суд полагает, что именно с них начинается прочтение словесных обозначений и это усиливает одинаковое звуковое восприятие указанных знаков, в связи с чем имеется сходство по звуковому (фонетическому) критерию.

Поскольку противопоставленный знак обслуживания выполнен стандартными буквами латинского алфавита, равно как и один из словесных элементов спорного товарного знака, суд считает очевидным наличие сходства по графическому (визуальному) критерию.

Учитывая такие значения слова "surf" в переводе с английского языка на русский как "серф, прибой, волны прибоя, заниматься серфингом, доска для серфинга", то словесное обозначение "сёрфбургер" / "surfburger" может восприниматься потребителем как что-то, сделанное для "серфа", "человека, занимающегося серфингом" и т.д., и это влияет на общие семантические (смысловые) ассоциации, которые вызывают сравниваемые знаки.

Изложенное позволяет сделать вывод о средней степени сходства между спорным товарным знаком и знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 568923, которое усиливается тем, что каждый из них зарегистрирован в отношении услуги 43-го класса МКТУ "кафе".

Наряду с этим суд принимает во внимание представленные заявителем доказательства фактического использования третьим лицом спорного товарного знака, из которых усматривается, что на вывесках, на информационной табличке, в интерьере, в меню кафе и в фискальных документах словесное обозначение "СЁРФБУРГЕР" / "SURFBURGER" использовано не слитно, как это указано в свидетельстве на товарный знак, а с разделением на составные части "СЁРФ БУРГЕР" / "SURF BURGER", в том числе в сочетании со словом "кафе" (том 3, л.д. 24-21-22, 24-29).

Другие противопоставленные знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 616686 и N 620193 представляют собой комбинированные обозначения "" и "" соответственно, в которых имеются по два словесных элемента "surf" и "coffee", выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в оригинальном композиционном построении в две строки: слово "surf" расположено по дуге над словом "coffee" в сочетании с иными изобразительными элементами, одним из которых является рисунок пальмы, помещенный между этими словами.

Оба обозначения похожи между собой, но обозначение в знаке обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 616686 выполнено на черном фоне буквами и линиями белого цвета, а обозначение в знаке обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 620193 наоборот выполнено на светлом фоне буквами и линиями черного цвета. При этом правовая охрана последнему знаку предоставлена в сером и черном цветах. Кроме того, в обоих противопоставленных знаках обслуживания слово "coffee" является неохраняемым элементом, а зарегистрированы они в отношении следующих услуг 43-го класса МКТУ: "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

Сравнение обозначений по графическому (визуальному) признаку показывает, что они различны по манере исполнения ввиду присутствия в спорном товарном знаке букв русского алфавита, а в противопоставленных знаках обслуживания из-за наличия изобразительного элемента.

Суд принимает во внимание положения абзаца седьмого пункта 7.1.2.4 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128, согласно которому в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что доминирующим элементом в составе вышеназванных знаков обслуживания является словесный элемент "surf".

Согласно разъяснению, приведенному в пункте 162 Постановления Пленума N 10, при установлении сходства обозначений суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Следовательно, с учетом анализа, проведенного при сравнении знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 568923 и спорного товарного знака, между всеми вышеуказанными средствами индивидуализации (спорным товарным знаком и всеми противопоставленными знаками обслуживания) имеется средняя степень сходства.

Как указывалось выше, услуги для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные знаки обслуживания, являются идентичными части услуг 43-го класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве на спорный товарный знак, что, безусловно, повышает вероятности смешения этих обозначений в глазах рядового потребителя.

При этом судебная коллегия принимает во внимание, что услуги общественного питания невозможно оказывать без использования продуктов и напитков, в том числе включенных в 30-го класс МКТУ, на которые распространяется правовая охрана спорного товарного знака. Вышеперечисленные товары в большинстве своем являются товарами повседневного спора, относятся к низкой ценовой категории и ориентированы на широкий круг потребителя, и как справедливо указал заявитель могут продаваться в организациях общественного питания (кафе, закусочных, столовых, ресторанах и т.п.) навынос в самостоятельной упаковке.

Следовательно, установленная судом идентичность услуг и взаимодополняемость их товарами, указанными в свидетельстве на спорный товарный знак, позволяет сделать вывод о возможности его смешения с противопоставленными знаками обслуживания и как следствие введения в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующую услугу либо реализующего товар.

Кроме того, суд критически оценивает выводы административного органа об отсутствии у заявителя заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, основанные на недоказанности фактического осуществления деятельности ввиду непредставления в материалы административного дела договоров об оказании услуг и документов, подтверждающих их исполнение, кассовых чеков и какие-либо социологических отчетов по результатам опроса потребителей, а также на отсутствии какого-либо конфликта интересов между обществом "Стратфорд Глобал" и правообладателем спорного товарного знака.

По мнению судебной коллегии, приведенные доводы административного органа не имеют правового значения, основаны на неправильном применении вышеуказанных норм материального права и не учитывают их толкование Верховным Судом Российской Федерации.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что регистрация спорного товарного знака осуществлена с нарушением подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем требование общества "Стратфорд Глобал" о признании недействительным решения Роспатента от 16.01.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 621359 является обоснованным и подлежащим удовлетворению в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ и следующих услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", для которых он зарегистрирован.

Как разъяснено в пункте 138 Постановления Пленума N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Поскольку в рассматриваемом случае судом не установлено наличие существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения, которые могут быть устранены только при их повторном рассмотрении, судебная коллегия в качестве восстановительной меры считает возможным обязать Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 621359 в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ и следующих услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", для которых он зарегистрирован.

Вместе с тем суд обращает внимание на то, что в тексте поданного в суд заявления общество "Стратфорд Глобал" выражает несогласие с государственной регистрацией спорного товарного знака именно в отношении вышеперечисленных товаров и услуг, однако в просительной части заявления просит признать недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт в полном объеме, что очевидно предполагает аннулирование регистрации спорного товарного знака и в части тех услуг 43-го класса МКТУ, в отношении которых возражение не заявлялось. При изложенных обстоятельствах судебная коллегия полагает, что заявление подлежит частичному удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса. Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в Суд по интеллектуальным правам заявитель уплатил государственную пошлину в размере 3 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 15.04.2019 N 541.

Поскольку заявление общества "Стратфорд Глобал" удовлетворено, понесенные им судебные расходы подлежат возмещению за счет Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Стратфорд Глобал" удовлетворить частично.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.01.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 621359 в части всех товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков и следующих услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", для которых он зарегистрирован, как не соответствующее подпункту 1 пункта 3 и подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 621359 в отношении всех товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков и следующих услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", для которых он зарегистрирован.

В удовлетворении остальной части заявления отказать.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Стратфорд Глобал" (ул. Белкинская, д. 25, под. 5, пом. 1, г. Обнинск, Калужская обл., 249034, ОГРН 1134025005553) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления 3 000 (Три тысячи) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

В.В. Голофаев

Н.Н. Погадаев