Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2020 г. N С01-1394/2019 по делу N СИП-357/2019 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции об отказе в признании незаконным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку вывод Роспатента о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям законодательства о товарных знаках является обоснованным

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2020 г. N С01-1394/2019 по делу N СИП-357/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 20 января 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 января 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кузьминой А.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Омской области (судья Скиллер-Колтунова Е.В. при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Шенгальц В.Ю.), кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ликеро-водочный завод "ОША" (ул. Придорожная, д. 1, дер. Ракитинка (Морозовского с/п), Омский р-н, Омская обл., 644545, ОГРН 1025501857260) на решение Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2019 по делу N СИП-357/2019

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Ликеро-водочный завод "ОША" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.01.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 13.08.2018 на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2017708240.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" (Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107139, ОГРН 1027700240150).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Ликеро-водочный завод "ОША" - Гордеева Н.Н. и Рабецкий С.С. (по доверенности от 30.03.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-349/41);

от федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" - Локтев А.Г. (по доверенности от 24.12.2019 N 09Д/63/1).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Ликеро-водочный завод "ОША" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.01.2019, которым оставлено в силе решение Роспатента от 29.05.2018 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака объемного обозначения по заявке N 2017708240 в отношении товара 33-го класса "водка" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" (далее - предприятие).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2019 заявление общества оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители всех лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании представитель общества поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента и предприятия возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество 07.03.2017 обратилось в Роспатент с заявкой N 2017708240 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "" в отношении товара 33-го класса МКТУ "водка".

По результатам экспертизы указанного обозначения Роспатент принял решение от 29.05.2018 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Делая вывод о несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, административный орган исходил из вероятности смешения заявленного обозначения с общеизвестными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 40, N 52, N 53, товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 38237, N 38388, N 38389, N 38390, правообладателем которых является предприятие (наличие сходства, идентичность товаров, широкая известность противопоставленных товарных знаков).

Кроме того, Роспатент указал на сходство до степени смешения заявленного обозначения с наименованием места происхождения товара "РУССКАЯ ВОДКА" N 65, исключительное право использования которого предоставлено иным лицам по свидетельствам Российской Федерации N 65/1, N 65/4, N 65/6, N 65/7, N 65/8, N 65/9, N 65/10, N 65/11, N 65/12, N 65/13, N 65/14, N 65/14, N 65/15, N 65/16, N 65/17, N 65/18, N 65/19, N 65/20, N 65/21.

При этом объемный элемент заявленного обозначения в виде бутылки, а также все входящие в состав заявленного обозначения цифры, буквы (за исключением "RC"), маркировочные знаки, знак "%", все слова, кроме "РУССКИЙ" "ХАРАКТЕР", "RUSSIAN", "CHARACTER", Роспатент признал неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ.

В Роспатент 13.08.2018 от общества поступило возражение на решение того же административного органа от 29.05.2018 об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака.

В возражении общество выразило несогласие с выводом экспертизы о неохраноспособности формы бутылки, считая, что форма бутылки, входящая в заявленное на регистрацию обозначение, является оригинальной.

Податель возражения указал на принадлежность ему исключительного права на защищенный патентом Российской Федерации N 106825 промышленный образец, представляющий собой аналогичную бутылку.

Кроме того, общество указало на то, что даже в ситуации, если входящая в заявленное обозначение форма бутылки будет признана неохраняемой, это обстоятельство не является основанием для отказа в регистрации такого обозначения, так как доминирующим в заявленном обозначении являются словесные элементы "РУССКИЙ ХАРАКТЕР".

Податель возражения также не согласился с выводом экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и с наименованием места происхождения товара.

Административный орган 30.01.2019 принял решение об отказе в удовлетворении возражения.

Роспатент согласился с доводом подателя возражения о том, что доминирующее положение в заявленном на регистрацию обозначении занимают словесные элементы "РУССКИЙ ХАРАКТЕР". По мнению Роспатента, доминирование обусловлено тем, что данный словесный элемент занимает центральное положение, запоминается легче, чем изобразительные элементы, выполнен более крупным шрифтом, чем другие словесные элементы.

В ходе рассмотрения возражения Роспатент установил, что противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 40 (признан общеизвестным в Российской Федерации с 31.12.1985 в отношении товара 33-го класса МКТУ "водка" представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы "RUSSKAYA", "РУССКАЯ", "RUSSIAN". Исключительное право на этот общеизвестный товарный знак принадлежит предприятию.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 38389, имеющий дату приоритета 12.03.1969, представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами "RUSSKAYA", "РУССКАЯ", "RUSSIAN". Этот товарный знак зарегистрирован для индивидуализации товара 33-го класса МКТУ "водка". Исключительное право на этот товарный знак принадлежит предприятию.

Сравнив заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленные товарные знаки, Роспатент отметил наличие в них фонетически и семантически сходных элементов "РУССКАЯ" и "РУССКИЙ", обуславливающих некоторую степень их сходства.

Роспатент также признал, что товар, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товар, для индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 38389 и в отношении которого признан общеизвестным общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 40, являются аналогичными.

Учитывая сходство сравниваемых обозначений, аналогичность товаров, а также широкую известность противопоставленных товарных знаков, Роспатент признал наличие вероятности их смешения в гражданском обороте, что послужило основанием для вывода о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент также установил, что противопоставленное наименование места происхождения товара "РУССКАЯ ВОДКА" N 65 включает словесный элемент "РУССКАЯ", сходный до степени смешения со словесным элементом "РУССКИЙ" заявленного на регистрацию обозначения.

С учетом этого Роспатент согласился с выводом экспертизы о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, в оспариваемом ненормативном правовом акте Роспатент указал, что в данном обозначении форма бутылки не обладает различительной способностью, то есть не способна индивидуализировать соответствующий товар 33-го класса МКТУ "водка", так как такая форма обусловлена только функциональным назначением самой бутылки, являющейся традиционной упаковкой для этого товара. Следовательно, как счел административный орган, форма изображенной бутылки является неохраняемой на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Несогласие общества с названным решением Роспатента послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

В ходе рассмотрения спора суд руководствовался статьей 1483 ГК РФ, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, принял во внимание разъяснения, содержащиеся в пунктах 27, 138 и 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

При принятии обжалуемого решения суд согласился с выводом административного органа о том, что доминирующими в заявленном обозначении являются словесные элементы "РУССКИЙ ХАРАКТЕР", поскольку они выполнены более крупным шрифтом, легче запоминаются и акцентируют на себе внимание потребителя, занимая центральное положение и большую часть площади всего обозначения.

Проверяя вывод Роспатента о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, суд первой инстанции констатировал, что сходство такого обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено вхождением в сравниваемые объекты интеллектуальной собственности словесных элементов "РУССКАЯ" и "РУССКИЙ".

Суд констатировал, что товар, для которого испрашивалась правовая охрана заявленному обозначению, и товар, для индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 38389 и в отношении которого признан общеизвестным товарный знак по свидетельству Российской Федерации на общеизвестный товарный знак N 40, являются аналогичными.

Кроме того, суд первой инстанции учел широкую известность старших товарных знаков.

С учетом наличия некоторой степени сходства сравниваемых обозначений, аналогичности сравниваемых товаров, широкой известности старших товарных знаков суд первой инстанции пришел к выводу о вероятности смешения в гражданском обороте маркируемых ими товаров, признав правильным вывод Роспатента о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд также проверил вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Суд установил сходство до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товара за счет вхождения в сравниваемые объекты фонетически и семантически сходных элементов "РУССКАЯ" и "РУССКИЙ".

При таких обстоятельствах суд согласился с мнением Роспатента о наличии для регистрации заявленного обозначения препятствий, предусмотренных пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции рассмотрел довод общества о том, что Роспатент необоснованно признал объемный элемент неохраняемым.

По результатам исследования оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака суд установил, что такими основаниями являлись только пункты 6 и 7 статьи 1483 ГК РФ, в то время как вывод о неохраноспособности объемного элемента касался лишь того, может такой элемент включаться в товарный знак в качестве охраняемого элемента либо подлежит дискламации.

Поскольку для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака имеются препятствия, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 1483 ГК РФ, суд первой инстанции указал на то, что вопросы включения объемного элемента в качестве охраняемого или неохраняемого не могут повлиять на правильный вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано.

Вместе с тем суд первой инстанции проверил и признал обоснованным вывод Роспатента о том, что форма бутылки, входящая в заявленное на регистрацию обозначение, является неохраняемой, так как представляет собой обычную, традиционную форму емкости для товаров 33-го класса МКТУ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Заявителем кассационной жалобы не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий на рассмотрение возражения на отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, о применимых нормах материального права, о том, что товар (водка), для которого испрашивалась правовая охрана заявленному на регистрацию обозначению, и товар, для индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 38389 и в отношении которого признан общеизвестным товарный знак по свидетельству Российской Федерации на общеизвестный товарный знак N 40, являются тождественными, о широкой известности противопоставленных товарных знаков.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В кассационной жалобе общество выразило несогласие с выводом суда первой инстанции об отсутствии различительной способности у формы бутылки со ссылкой на то, что объемный элемент представляет собой стандартную бутылку - сосуд в виде вытянутого цилиндра с узким горлом.

В обоснование данного довода заявитель кассационной жалобы обратил внимание на наличие у него патента Российской Федерации N 106825 на промышленный образец "БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДКИ".

По мнению общества, необходимость проведения проверки в отношении промышленных образцов обусловлена тем, что трехмерным (объемным) объектам, этикеткам и полиграфическим упаковкам может быть предоставлена правовая охрана как в качестве товарных знаков, так и в качестве промышленных образцом, что может привести к коллизии.

Кроме того, общество просит принять во внимание то, что форма заявленного объемного обозначения не только обусловлена функциональным назначением, но и является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность (что является основной функцией товарного знака).

Как полагает заявитель кассационной жалобы, вышеизложенное свидетельствует о необоснованности вывода Роспатента и суда первой инстанции о том, что бутылки, аналогичные заявленной, содержатся в ГОСТ 10117.2-2001 "Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей" (введен в действие 01.01.2003).

По мнению заявителя кассационной жалобы, объемное обозначение, а также комплект оригинальных этикеток со словесным элементом "РУССКИЙ ХАРАКТЕР" обладают высокой различительной способностью, что не получило должной правовой оценки при вынесении обжалуемого решения.

Общество также ссылается на большое количество объемных обозначений, представляющих собой форму упаковки или емкости, зарегистрированных Роспатентом в качестве товарных знаков для индивидуализации товаров 33-го класса МКТУ, что свидетельствует о противоречивой практике административного органа.

По мнению заявителя кассационной жалобы, следует учитывать факт приобретения заявленным обозначением различительной способности среди потребителей задолго до даты подачи заявки на товарный знак.

Общество не согласилось с выводами суда первой инстанции в отношении фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений.

По мнению заявителя кассационной жалобы, то обстоятельство, что суд первой инстанции из всего заявленного обозначения принял во внимание только словесный элемент "РУССКИЙ ХАРАКТЕР", а из него, в свою очередь, только отдельное слово "РУССКИЙ" и именно его сравнил с противопоставленными товарными знаками и с наименованием места происхождения товара, нарушает установленный принцип анализа обозначения в целом и производимого им общего зрительного впечатления.

Ссылаясь на положения Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128, а также на правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлениях от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.04.2012 N 16577/11, общество обратило внимание на то, что суд первой инстанции ошибочно исследовал обозначения на основе восприятия отдельных элементов, а не их восприятия в целом с учетом общего впечатления.

Помимо прочего, заявитель кассационной жалобы отмечает, что, вопреки выводам суда первой инстанции, сделанным на основании проведенного анализа сравниваемых обозначений по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства, такие обозначения не являются сходными.

По мнению общества, ни Роспатент, ни суд первой инстанции не учли то, что вследствие широкого употребления словесного обозначения "РУССКИЙ" в товарных знаках, правовая охрана которым предоставлена в том числе в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ и которые принадлежат различным субъектам хозяйственной деятельности, данное обозначение не может ассоциироваться с каким-то конкретным производителем и является слабым.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на наличие у него иных товарных знаков со словесным элементом "РУССКИЙ ХАРАКТЕР". Фактически, подав заявку на регистрацию объемного обозначения с названным словесным элементом, общество выразило намерение использовать уже существующий и принадлежащий ему товарный знак с иным внешним видом.

Общество также не согласилось с выводом суда первой инстанции об отсутствии у названного общества серии товарных знаков, считает, что суд не учел наличие у заявителя товарного знака "РУССКАЯ МОНОПОЛИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 407001, зарегистрированного в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ. Таким образом, как отмечает заявитель кассационной жалобы, он является правообладателем трех товарных знаков со словесным элементом "РУССКИЙ / РУССКАЯ", являющимся доминирующим.

Заявитель кассационной жалобы выразил несогласие с отклонением судом первой инстанции доводов и доказательств о широкой известности обозначения "РУССКИЙ ХАРАКТЕР" и алкогольной (водочной) продукции заявителя под указанным обозначением вследствие их длительного и интенсивного использования.

Делая указанный вывод, суд первой инстанции, по мнению общества, не применил положения подпункта C пункта 1 статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее - Парижская конвенция).

Заявитель кассационной жалобы полагает, что позиция суда первой инстанции в отношении заявленного обозначения не соответствует принципу правовой определенности, поскольку обжалуемое решение ставит под сомнение принадлежащее заявителю исключительное право на товарные знаки "РУССКИЙ ХАРАКТЕР" по свидетельствам Российской Федерации N 156398 и N 343086.

Рассмотрев приведенные компанией доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

с товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 162 Постановления N 10, применимому в том числе и к пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего (обладающего высокой степенью сходства) словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленных товарных знаков и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака.

При этом наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента (обладающего высокой степенью сходства) свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется.

Аналогичная позиция изложена в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017, от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018, от 11.07.2019 по делу N СИП-21/2019, от 21.10.2019 по делу N СИП-689/2018, от 08.10.2019 по делу N СИП-102/2019, от 26.11.2018 по делу N СИП-147/2018.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии некоторой степени сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Тот факт, что товар, для которого испрашивалась правовая охрана заявленному обозначению, и товар, для индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 38389 и в отношении которого признан общеизвестным товарный знак по свидетельству Российской Федерации на общеизвестный товарный знак N 40, являются аналогичными, следует из заявки общества и сведений о противопоставленных товарных знаков. Этот факт не оспаривался обществом ни при рассмотрении Роспатентом административного спора, ни при рассмотрении дела в суде.

Таким образом, суд правильно установил, что сравниваемые обозначения обладают некоторой степенью сходства, а товары являются идентичными (наивысшая степень однородности).

Суд правильно учел то, что смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров.

Судом первой инстанции обоснованно принято во внимание дополнительное обстоятельство - широкая известность противопоставленных товарных знаков.

Президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суд первой инстанции правильно применил методику определения вероятности смешения сравниваемых обозначений, учел, что для целей определения вероятности их смешения незначительная степень сходства компенсируется идентичностью товаров, а также широкой известностью старших товарных знаков.

Довод общества о широкой известности заявленного на регистрацию обозначения подлежит отклонению, поскольку для определения вероятности смешения сравниваемых обозначений значение имеет известность противопоставленных товарных знаков, а не заявленного на регистрацию обозначения.

Довод общества о том, что он является правообладателем ранее зарегистрированных товарных знаков с таким же словесным элементом, подлежит отклонению. Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 343086, исключительное право на который принадлежит обществу, не зарегистрирован для товаров 33-го класса МКТУ. В отношении же товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 156398 президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что преимущество средства индивидуализации с более ранним приоритетом направлено исключительно на защиту прав на него и не может определять возможность регистрации другого товарного знака на имя того же правообладателя в случае противопоставления иного средства индивидуализации.

Ссылка общества на неприменение судом первой инстанции подпункта C пункта 1 статьи 6.quinquies Парижской конвенции, не может быть признана обоснованной.

Статья 6.quinquies Парижской конвенция регулирует отношения, возникающие при рассмотрении в иной стране Союза заявки на товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, то есть не подлежит применению при рассмотрении настоящего дела.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам считает правильным вывод суда первой инстанции о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ.

В кассационной жалобе общество также не согласно с выводом суда первой инстанции о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Рассмотрев этот довод кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 7 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с этим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Как следует из материалов дела, установлено судом и не оспаривается (а напротив, подтверждается) обществом, сильным, доминирующим элементом заявленного на регистрацию обозначения являются словесные элементы "РУССКИЙ ХАРАКТЕР".

Этому обозначению противопоставлено наименование места происхождения товаров "РУССКАЯ ВОДКА" N 65.

Суд первой инстанции обоснованно признал данные обозначения сходными за счет наличия близких к тождеству словесных элементов "РУССКАЯ" / "РУССКИЙ".

В данном случае широкая известность заявленного на регистрацию обозначения, на которую ссылается общество, не подлежит учету и не может привести к иному выводу.

На вопрос президиума Суда по интеллектуальным правам о том, не предпринимались ли обществом попытки получения свидетельства на противопоставленное наименование места происхождения товаров, представитель общества пояснил: такое свидетельство позволило бы включить спорный словесный элемент в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, в то время как общество настаивало на включении его в товарный знак в качестве охраняемого элемента, в связи с чем попыток получить свидетельство на наименование места происхождения товаров не предпринимало.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам считает правильным вывод суда первой инстанции о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения, предусмотренных пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, общество оспаривает вывод суда первой инстанции о том, что объемный элемент заявленного на регистрацию обозначения является неохраняемым.

Рассмотрев этот довод, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что, как правильно установил суд первой инстанции (и это следует из материалов административного дела), отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивирован его несоответствием требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 ГК РФ.

В свою очередь, охраноспособность объемного элемента заявленного на регистрацию обозначения относится не к вопросу о возможности его регистрации, а к вопросу о том, какие элементы подлежат включению в качестве охраняемых, а какие должны быть дискламированы.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам считает правильным вывод суда первой инстанции о том, что мнение Роспатента по вопросу охраноспособности/неохраноспособности отдельных элементов не могло повлиять на вывод о наличии препятствий для регистрации товарного знака, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 1483 ГК РФ.

При этом дополнительные выводы суда первой инстанции о неохраноспособности объемного элемента президиум Суда по интеллектуальным правам считает избыточными, но не влияющими на итог рассмотрения дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в письменных пояснениях на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы судебные расходы относятся на ее заявителя.

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации излишне уплаченная обществом (представителем общества) государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2019 по делу N СИП-357/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ликеро-водочный завод "ОША" - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Ликеро-водочный завод "ОША" в лице плательщика общества с ограниченной ответственностью "Сибирские семена" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 30.10.2019 N 2433 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина