Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 января 2020 г. N С01-1350/2019 по делу N СИП-485/2019 Решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента о прекращении производства по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку прекращение Роспатентом производства по возражению не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть данное возражение, что свидетельствует о нарушении прав и законных интересов заявителя

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 января 2020 г. N С01-1350/2019 по делу N СИП-485/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 13 января 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 января 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Мындря Д.И. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Россия, 125993, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 по делу N СИП-485/2019

по заявлению иностранного лица SUZUKI MOTOR CORPORATION (300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.03.2019 о прекращении производства по возражению от 12.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 326590.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо DUNHAM INVESTMENT INC. (Suite 6, Mill Mall, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085 Tortola, British Virgin Islands (BV)).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-348/41);

от иностранного лица SUZUKI MOTOR CORPORATION - Пилюгина В.С. (по доверенности от 29.07.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо SUZUKI MOTOR CORPORATION (далее - компания SUZUKI, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.03.2019 о прекращении производства по возражению от 12.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 326590.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо DUNHAM INVESTMENT INC. (далее - компания DUNHAM).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 требования компании SUZUKI удовлетворены. Суд признал решение Роспатента от 28.03.2019 о прекращении производства по возражению от 12.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 326590 недействительным как не соответствующее требованиям пунктов 2.8 и 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила). Суд обязал Роспатент рассмотреть возражение компании SUZUKI от 12.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 326590.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права и неприменение норм, подлежащих применению, просит отменить решение суда, дело направить на новое рассмотрение.

Роспатент считает, что суд первой инстанции неправильно применил положения пунктов 2.8 и 5.1 Правил, предусматривающих, что для решения вопроса о прекращении делопроизводства по возражению принимаются во внимание в том числе обстоятельства, сложившиеся на момент рассмотрения возражения.

Роспатент полагает также, что суд не принял во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 54 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29), из которых следует, что рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, которая прекращена, осуществляется лишь в целях защиты прав лица, подавшего возражение. При этом суд первой инстанции не установил нарушение прав лица, подавшего возражение, прекращением производства по его рассмотрению.

Компания SUZUKI представила отзыв на кассационную жалобу, в котором изложила доводы о несогласии с кассационной жалобой Роспатента, указала на законность решения суда и отсутствие оснований для его отмены.

Компания DUNHAM не представила отзыв на кассационную жалобу в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.

В судебном заседании представитель Роспатента поддержал доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, просил отменить обжалуемый судебный акт, дело направить на новое рассмотрение.

Представитель компании SUZUKI возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, решением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2018 по делу N СИП-784/2017 признано недействительным как не соответствующее пункту 3 статьи 2 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" решение Роспатента от 28.09.2017 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 326590. На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение компании SUZUKI против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 326590.

При повторном рассмотрении возражения компании SUZUKI административный орган принял решение от 28.03.2019 о прекращении производства по возражению ввиду досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 326590 на основании решения Роспатента от 27.03.2018, принятого по заявлению компании DUNHAM.

Компания SUZUKI обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента от 28.03.2019 недействительным, ссылаясь на его несоответствие нормам пунктов 2.8 и 5.1 Правил и на нарушение прав заявителя.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции применил положения абзаца девятого пункта 2, подпункта 3 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пунктов 2.8, 5.1 Правил и, установив, что правовая охрана товарного знака на дату подачи возражения являлась действующей, пришел к выводу о том, что оснований для прекращения производства по его рассмотрению у Роспатента не имелось.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о законодательстве, подлежащем применению при рассмотрении настоящего спора, и о наличии у компании SUZUKI как у подателя возражения права на оспаривание решения Роспатента, вынесенного по результатам его рассмотрения.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1512 ГК РФ оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481 ГК РФ).

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

В силу подпункта 3 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 этого Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На основании пункта 4 статьи 1513 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании вступают в силу в соответствии с правилами статьи 1248 указанного Кодекса и могут быть оспорены в суде.

В соответствии с пунктом 2.8 (раздел II) Правил не принимаются к рассмотрению возражения или заявления, относящиеся к отозванной заявке на выдачу патента, отозванной заявке на регистрацию товарного знака, на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или относящиеся к выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, к предоставлению правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, действие которого прекращено, за исключением возражений, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.7 Правил.

Согласно абзацам первому, второму и девятому пункта 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

При этом решение Палаты по патентным спорам может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным разделом II Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

Суд первой инстанции установил, что на дату подачи возражения товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 326590 являлся действующим, к моменту рассмотрения возражения его правовая охрана была прекращена.

Выводы суда первой инстанции об отсутствии самой возможности прекращения производства по рассмотрению возражения в случае, если правовая охрана товарного знака действовала на момент подачи возражения, но прекращена к моменту его рассмотрения, не соответствуют содержанию пункта 5.1 Правил, в котором такая возможность прямо предусмотрена.

При этом, как разъяснено в пункте 173 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), примененная судом первой инстанции норма абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ о необходимости учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, применяется для целей недопущения признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не соответствовавшему условиям охраноспособности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии начавшему отвечать условиям охраноспособности.

Между тем в данном случае необходимо принять во внимание следующее.

Подпункт 3 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предусматривает возможность признания недействительной правовой охраны товарного знака в течение всего срока ее действия.

Указанное положение установлено в защиту лиц, чьи права и законные интересы нарушены незаконной регистрацией товарного знака, в связи с чем оно не может быть истолковано ограничительно.

В пункте 54 Постановления N 5/29 было указано, что решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, на регистрацию товарного знака.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса административным органом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена.

Постановление N 5/29 в настоящее время не действует.

Заменившее его Постановление N 10 не воспроизводит дословно правила пункта 54 Постановления N 5/29, вместе с тем сохраняет существо ранее данных разъяснений в этой части.

В пункте 139 Постановления N 10 указано, что решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Правовая охрана спорного товарного знака прекращена решением Роспатента от 27.03.2018, принятым по заявлению компании DUNHAM.

Правовое основание прекращения правовой охраны товарного знака (подпункты 1-6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ) в оспариваемом решении Роспатента не указано.

Как отмечено в пункте 174 Постановления N 10, прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента, в частности, внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак (подпункт 5 пункта 1 статьи 1514 Кодекса).

Прекращение правовой охраны лишь на будущее время означает, что лица, допустившие нарушение исключительного права на товарный знак до указанных в пункте 174 Постановления N 10 дат, не освобождаются от ответственности за соответствующее нарушение. Правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия.

Из взаимосвязи пунктов 139 и 174 Постановления N 10 следует, что не исключается интерес в оспаривании товарных знаков, правовая охрана которых прекращена лишь на будущее время, лицами, считающими, что правовая охрана товарного знака должна быть аннулирована с самого начала, - например, лицами, к которым предъявлено требование, основанное на факте использования товарного знака до прекращения его правовой охраны.

Как следует из кассационной жалобы Роспатента и уточнено в ответ на вопрос президиума Суда по интеллектуальным правам, административный орган не оспаривает саму возможность подачи возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам, правовая охрана которых прекращена, и их рассмотрения.

Роспатент лишь указывает, что именно в данном случае производство по возражению должно было быть прекращено, поскольку исходя из обстоятельств конкретного дела у компании SUZUKI прекратился интерес в оспаривании правовой охраны товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Закон предусматривает административный порядок защиты прав, нарушенных в результате незаконного предоставления правовой охраны товарному знаку, и последующий судебный контроль за решением административного органа.

Как следует из пункта 5.1 Правил, Роспатенту для решения вопроса о возможности прекратить делопроизводство по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, помимо необходимости установить, имеются ли при рассмотрении возражения обстоятельства, не соответствующие условиям и требованиям, установленным разделом II Правил, необходимо было выяснить, исключали ли такие обстоятельства (при их наличии) возможность принятия решения по возражению.

Между тем из оспариваемого ненормативного правового акта не усматривается, что Роспатентом анализировался вопрос о возможности принятия решения по возражению с учетом обстоятельства прекращения правовой охраны спорного товарного знака.

Изложенные в кассационной жалобе доводы о том, что такой анализ должен был проводиться непосредственно судом первой инстанции, сделаны без учета вышеуказанных положений закона и пункта 5.1 Правил, возлагающих соответствующую обязанность на Роспатент.

В данном случае, признавая, в том числе в кассационной жалобе, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть рассмотрено по существу, если это необходимо для защиты прав заявителя, Роспатент прекратил производство по рассмотрению возражения компании SUZUKI без выяснения вопроса о том, сохраняется ли у подателя возражения заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака исходя из тех доводов, которые были изложены в возражении в подтверждение своей заинтересованности. Напротив, в решении Роспатента указано, что ввиду досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака у коллегии нет оснований для принятия решения по существу; следовательно, в данном случае вопрос заинтересованности лица, подавшего возражение, не рассматривается (с. 7 решения).

Установление вышеназванных обстоятельств являлось обязанностью Роспатента в рамках исполнения соответствующей государственной функции по защите прав и законных интересов лица, обратившегося с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Правовая позиция о необходимости соблюдения прав и законных интересов компании SUZUKI в рамках процедуры рассмотрения возражения изложена в том числе в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2018 по делу N СИП-784/2017.

Поскольку вышеуказанные существенные обстоятельства Роспатент не выяснял и не оценивал, следует признать правомерными выводы суда первой инстанции о том, что прекращение производства по рассмотрению возражения не соответствует пунктам 2.8 и 5.1 Правил в части, не противоречащей статьям 1512-1514 ГК РФ в их надлежащем истолковании, и нарушает права заявителя.

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце втором пункта 136 Постановления N 10, при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения этим органом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к тому выводу, что прекращение Роспатентом производства по рассмотрению возражения компании SUZUKI осуществлено по формальным основаниям, без рассмотрения вопросов о том, возможно ли принятие решения по результатам рассмотрения возражения, нарушаются ли (и каким образом) права заявителя предоставлением правовой охраны спорному товарному знаку, правовая охрана которого прекращена, и не будут ли они нарушены прекращением производства по рассмотрению возражения. Допущенные нарушения не позволили Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть поданное возражение и принять законное решение о возможности и результатах его рассмотрения.

Следовательно, верными являются выводы суда первой инстанции о незаконности принятого решения Роспатента от 28.03.2019 и о нарушении прав и законных интересов заявителя.

Как разъяснено в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

В связи с изложенным суд первой инстанции правомерно обязал Роспатент рассмотреть возражение компании SUZUKI от 12.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 326590.

При рассмотрении вопроса о возможности прекращения производства по возражению или о необходимости его рассмотрения по существу должно быть принято во внимание изложенное в настоящем постановлении.

Таким образом, решение суда от 23.09.2019 следует оставить без изменения, кассационная жалоба Роспатента удовлетворению не подлежит.

Поскольку Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу (рассмотрение) кассационной жалобы по настоящему делу, соответствующие судебные расходы не понесены и вопрос об их распределении в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не рассматривается.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 по делу N СИП-485/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Д.И. Мындря