Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2020 г. по делу N СИП-558/2019 Суд отказал в признании действий по регистрации товарного знака злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, поскольку истцом не представлено доказательств того, что иностранное лицо намеревалось посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретения монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка, использовать его деловую репутацию либо имелась вероятность причинения истцу вреда путем предъявления ему требований о прекращении использования спорного обозначения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2020 г. по делу N СИП-558/2019

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 28 января 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 4 февраля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беляевым П.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Джей-Юви" (ул. Панфилова д. 11, г. Истра, Московская область, 143502, ОГРН 1025001816696) к иностранному лицу - Jelosil UV Technology SA (route de la Neuveville 5, 2525 Le Landeron) о признании действий по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906 актом недобросовестной конкуренции.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "Джей-Юви" - директор Анцупова В.А., технический директор Хижняк С.А., представитель Сумма Н.В. (по доверенности от 02.04.2019);

от иностранного лица - Jelosil UV Technology SA - представители Робинов А.А. и Зайцев Е.О. (по доверенности от 15.01.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Джей-Юви" (далее - истец, общество "Джей-Юви") 12.07.2019 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу - Jelosil UV Technology SA (далее - ответчик, иностранное лицо) о признании действий по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, а также о взыскании судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 6000 рублей, на оплату услуг нотариуса в размере 20 400 рублей и на оплату услуг представителя в размере 170 000 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - третье лицо, Роспатент).

В суд 18.10.2019 поступило заявление общества "Джей-Юви" о частичном отказе от иска, в котором истец просит принять отказ от требования о признании действий по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906 злоупотреблением правом (том 2, л.д. 107).

Определением от 17.12.2019 частичный отказ от иска принят судом, производство по делу в части требования о признании действий по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906 злоупотреблением правом прекращено (том 3, л.д. 100-101).

В обоснование заявленных исковых требований общество "Джей-Юви" ссылается на то, что 24.03.2015 было создано в качестве юридического лица и имело наименование общество с ограниченной ответственностью "Джелосил" (далее - общество "Джелосил"), его основным видом деятельности является производство электрических ламп и осветительного оборудования.

Как утверждает истец, для индивидуализации производимой и продаваемой им продукции по договору авторского заказа было разработано обозначение "", которое с 01.10.2015 было размещено на сайте в сети Интернет по веб-адресу: www.j-uv.ru.

Установив, что 21.04.2017 ответчик зарегистрировал на себя товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 613906 (заявка N 2016707984 от 16.03.2016), и, полагая, что ему было известно об использовании указанного обозначения обществом "Джей-Юви" (в тот период обществом "Джелосил"), истец настаивает на том, что в действиях иностранного лица по регистрации средства индивидуализации имеются признаки недобросовестной конкуренции.

По мнению истца, используемое им обозначение приобрело широкую известность до даты приоритета спорного товарного знака, между ним и ответчиком имеются конкурентные отношения, а действия последнего направлены на захват товарного рынка и устранение с него конкурента.

Иностранное лицо исковые требования не признало, представило письменный отзыв на исковое заявление (том 2, л.д. 8-17), в котором указало на отсутствие оснований для его удовлетворения ввиду недоказанности обществом "Джей-Юви" наличия у ответчика умысла на причинение вреда истцу, а также приобретения используемым истцом обозначением широкой известности до даты приоритета спорного товарного знака.

Ответчик также констатирует, что положенное в основу спорного товарного знака изображение не имеет никакого отношения к истцу и было разработано гораздо раньше (более чем на 1 год) учредителем иностранного лица.

Кроме того, ответчик полагает, что не он, а истец своими действиями вводит в заблуждение потребителей и общественность в отношении реального производителя ультрафиолетовых и бактерицидных ламп, поскольку выдает свои товары неизвестного происхождения за качественные изделия из Швейцарии. В обоснование своих возражений иностранное лицо обращает внимание суда на то, что истец при осуществлении своей деятельности использовал не только спорный товарный знак, но и идентичное с ответчиком фирменное наименование, поскольку до 2019 года его произвольная часть звучала не "Джей-Юви", а "Джелосил".

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв от 02.08.2019 N 30-1994/8 (том 1, л.д. 138-139), в котором указал, что вопрос о признании действий правообладателя по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции либо злоупотреблением правом не относится к компетенции Роспатента, поэтому третье лицо оставляет рассмотрение исковых требований на усмотрение суда. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела без его участия и представлены актуальные сведения в отношении спорного товарного знака из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В суд 18.10.2019 и 26.11.2019 поступили письменные пояснения истца (том 2, л.д. 110-112; том 3, л.д. 1-5), в которых он возражает против доводов ответчика и поясняет обстоятельства начала осуществления экономической деятельности по реализации продукции иностранного лица сотрудниками истца в составе другого юридического лица, которое в период с 01.01.2014 до 01.01.2016 являлось эксклюзивным дистрибьютором компании Jelosil UV Technology SA на территории Российской Федерации и в странах СНГ.

В связи с изложенным истец полагает, что до даты приоритета спорного товарного знака ответчик был осведомлен о деятельности истца и знал об опубликовании 01.10.2015 используемого обществом "Джей-Юви" обозначения на своем сайте.

Наряду с этим истец полагает, что до даты государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака оно таковым не является, поэтому использование тождественного или сходного до степени смешения обозначения в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на этот товарный знак.

В обоснование своих доводов о широкой известности используемого им обозначения истец ссылается на заключенные им договоры, на участие в международных выставках и на публикацию статьи в журнале "Высотные издания" N 1/16, выпускаемом тиражом 5000 экземпляров.

Представленное ответчиком доказательство создания спорного товарного знака - эскиз графического изображения, датированный 15.09.2014 (том 2, л.д. 37), по мнению истца, является сфальсифицированным.

В порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом было представлено заявление о фальсификации доказательства (том 3, л.д. 73-75), которое после обозрения оригинала оспариваемого документа отозвано истцом, о чем в материалах дела имеется соответствующее заявление от 17.12.2019 (том 3, л.д. 91).

На основании изложенного судом была прекращена процедура проверки заявления о фальсификации.

На письменные пояснения истца ответчиком были представлены возражения от 01.11.2019 (том 2, л.д. 126-132) и от 16.12.2019 (том 3, л.д. 77-78), в которых он опровергает доводы о своей осведомленности об используемом обществом "Джей-Юви" коммерческом обозначении и о предоставлении ему прав на дистрибуцию, на использование наименования или товарных знаков.

Факт совместного участия истца и ответчика в международных выставках, по мнению последнего, свидетельствует о копировании истцом не только наименования и товарных знаков ответчика, но и его бизнес-стратегии.

Заявления общества "Джей-Юви" о фальсификации эскиза учредителя иностранного лица и письма с изложением обстоятельств создания спорного товарного знака, ответчик считает оскорбительными и беспочвенными обвинениями.

Вопреки доводам истца, иностранное лицо полагает, что существенное значение для настоящего дела имеет то, доказал ли истец использование им своего обозначения на дату подачи заявки о регистрации спорного товарного знака и широкую известность товаров, маркированных этим обозначением.

Как утверждает ответчик, он начал раньше истца использовать спорное обозначение, что подтверждается представленными в материалы дела письменными доказательствами, а документы истца подлежат критической оценке, так как большинство договоров, товарных накладных, сертификатов и дипломов об участии в выставках датированы после даты приоритета спорного товарного знака. Опубликованная в журнале статья могла выйти не ранее 1 квартала 2016 года, а после выхода она не получила распространение среди широкого круга читателей ввиду специфики издания и тиража журнала.

В судебном заседании представители истца настаивали на удовлетворении иска в полном объеме.

Представители ответчика возражали против удовлетворения иска и поддержали доводы отзыва и дополнений к нему.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе путем своевременного опубликования соответствующей информации в сети Интернет, явку представителей в судебное заседание не обеспечил, в связи с чем суд считает возможным на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело без участия третьего лица.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как усматривается из материалов дела, иностранное лицо является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 613906 (том 1, л.д. 144-147), зарегистрированного 21.04.2017 с датой приоритета от 16.03.2016 в отношении следующих товаров и услуг:

10-го класса "лампы для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей";

11-го класса "лампы ацетиленовые; лампы газонаполненные; лампочки для новогодних елок электрические; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы взрывобезопасные; лампы шахтерские; лампы электрические; отражатели для ламп; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для автомобилей; устройства для освещения, нагрева, в том числе инфракрасные лампы для нагревания поверхностей; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; источники света факельные; колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; люстры; нити накала электрические; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; системы осветительные для летательных аппаратов; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фонари для автомобилей; факелы";

42-го класса "исследования научные; услуги научных лабораторий; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц, в том числе для производства ламп; консультации по технологическим вопросам; исследования технические; разработка программного обеспечения; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; дизайн промышленный; дизайн художественный; изучение технических проектов; интерьер-дизайн; испытания материалов; испытания текстильных изделий; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; контроль качества; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; оформление интерьера; составление технической документации; экспертиза инженерно-техническая" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Общество "Джей-Юви", в свою очередь, ссылается на то, что обозначение "" было разработано в качестве логотипа по договору авторского заказа от 07.09.2015 N Д-15-0915 (том 1, л.д. 19-21) и передано ему в качестве фирменного товарного знака с исключительными правами на него по акту от 23.09.2015 (том 1, л.д. 22, 23).

Из представленных истцом правоустанавливающих документов следует, что его прежнее фирменное наименование было общество с ограниченной ответственностью "Джелосил". На основании решения единственного участника от 27.12.2018 о переименовании общества и о внесении изменений в устав изменено фирменное наименование истца на:

полное фирменное наименование на русском языке - общество с ограниченной ответственностью "Джей-Юви";

сокращенное фирменное наименование на русском языке - ООО "Джей-Юви";

полное фирменное наименование на английском языке - "J-UV special light";

сокращенное фирменное наименование на английском языке - "J-UV" (том 1, л.д. 98).

Полагая, что действия иностранного лица по приобретению исключительного права на спорный товарный знак и по его дальнейшему использованию содержат признаки недобросовестной конкуренции, общество "Джей-Юви" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, выслушав явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

Признание действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции отнесено Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) к компетенции антимонопольных органов.

Вместе с тем согласно правовой позиции, изложенной в пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства", право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений. Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд.

Следовательно, лицо, считающее, что его права или законные интересы нарушены в результате совершения иным лицом недобросовестных действий по приобретению и использованию исключительных прав на средство индивидуализации, направленных на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и причиняющих или несущих вероятность причинения убытков, имеет право обратиться в арбитражный суд с иском о признании таких действий актом недобросовестной конкуренции, минуя административный порядок.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), дела по спорам о признании судом актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции на основании пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку решение суда по такому делу является в силу подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) основанием признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Учитывая то обстоятельство, что требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий лица по приобретению и использованию исключительного права, поданное в арбитражный суд, рассматривается в порядке искового производства, право на обращение с соответствующим иском возникает только у того лица, чьи права и законные интересы нарушены такими действиями (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а не у любого лица, которому стало известно о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции (в отличие от рассмотрения дела о нарушении конкуренции антимонопольным органом).

При этом бремя доказывания обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, возложено именно на него.

Таким образом, суду при рассмотрении искового заявления о признании действий юридического лица актом недобросовестной конкуренции надлежит установить наличие у истца заинтересованности в подаче такого иска, нарушения или угрозы нарушения действиями ответчика прав и законных интересов истца.

В обоснование своей заинтересованности общество "Джей-Юви" ссылается на то, что между ним и ответчиком имеются конкурентные отношения и что используемое истцом обозначение приобрело широкую известность до даты приоритета спорного товарного знака, а в действиях иностранного лица по регистрации средства индивидуализации имеются признаки недобросовестной конкуренции, поскольку они направлены на захват товарного рынка и устранение с него конкурента.

В силу части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

По смыслу положений пункта 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции конкуренция - это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (пункт 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Из приведенного определения понятия "недобросовестная конкуренция" следует, что для признания действий недобросовестной конкуренцией они должны одновременно выполнять несколько условий, а именно: они должны совершаться хозяйствующими субъектами; быть направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности; противоречить законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; причинить или быть способными причинить убытки другому хозяйствующему субъекту - конкуренту либо нанести ущерб его деловой репутации (причинение вреда).

Под направленностью действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ в предпринимательской деятельности понимается их объективная способность предоставить хозяйствующему субъекту такие преимущества. При этом сами преимущества означают такое превосходство над конкурентами, которое обеспечивает в том числе возможность увеличить размер получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании от указанных действий. Таким образом, действия хозяйствующих субъектов могут считаться направленными на получение преимуществ, если они позволяют хозяйствующим субъектам увеличить получаемую прибыль либо предотвратить ее неизбежное снижение.

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Так, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации актом недобросовестной конкуренции прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо имело нечестную цель.

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак, исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена прежде всего на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Приведенные выше нормы права, основанные на положениях статьи 10.bis Парижской конвенции, обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг.

Это обуславливает обязанность хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц).

Таким образом, судебная коллегия полагает, что для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак актом недобросовестной конкуренции подлежат установлению следующие обстоятельства:

факт использования спорного обозначения в том виде, в котором он зарегистрирован, иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

наличие на дату подачи спорной заявки конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения, либо намерение использовать его деловую репутацию;

причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Принимая во внимание изложенное, с учетом того, что дата приоритета спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 613906 является 16.03.2016, исходя из предмета спора, обществу "Джей-Юви" надлежит доказать, что на момент подачи заявки N 2016707984 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака, оно использовало соответствующее обозначение для индивидуализации производимых и реализуемых им товаров, а также что данное обозначение приобрело известность среди потребителей, и что ответчик, приобретая исключительное право на спорное обозначение, хотел воспользоваться узнаваемостью такого обозначения, а также что иностранное лицо имело намерение на недобросовестное конкурирование с истцом посредством использования исключительного права на товарные знаки с целью причинения ему вреда, и соответственно доказать, что на дату подачи указанной заявки между ними имелись конкурентные отношения.

В подтверждение довода об использовании истцом спорного обозначения в материалы дела представлены:

нотариальный протокол осмотра доказательства от 02.07.2019 (том 1, л.д. 28 оборот-35), из которого следует, что был осуществлен вход на используемый обществом "Джей-Юви" сайт в сети Интернет путем ввода пароля администратора и зафиксировано размещение обозначения истца по состоянию на 01.10.2015 (том 1, л.д. 34 оборот);

опубликованная на страницах 116-119 журнала "Высотные здания" N 1/16 (февраль - апрель) статья под названием "Качество воздушной среды", в которой использованы фотографии бактерицидных ламп с нанесенными на них обозначениями истца (том 1, л.д. 39-40; том 3, л.д. 160 оборот-162);

товарные накладные от 01.02.2016 N 9 (том 1, л.д. 61), от 02.02.2016 N 11 (том 1, л.д. 60), от 09.02.2016 N 14 (том 1, л.д. 62), от 19.02.2016 N 19 (том 1, л.д. 63, 66), от 14.03.2016 N 23 (том 1, л.д. 65), от 14.03.2016 N 24 (том 1, л.д. 64), в которых в разделе "отпуск груза разрешил" имеются изображения подписей и оттиска печати от имени общества "Джелосил";

договор поставки от 01.10.2015 N 308-15-2015 (том 3, л.д. 49-51);

договор об оказании услуг от 22.03.2016 N Д-83 (том 2, л.д. 124);

договор купли-продажи (поставки) товара от 18.04.2016 N Д-27-0416, по условиям которого являющийся поставщиком истец принял обязанность передать в собственность покупателя лампы для обеззараживания питьевой воды УФ излучением (том 1, л.д. 67-70);

договор поставки от 22.04.2016 N 154-15-2016, по условиям которого являющийся поставщиком истец принял обязанность передать в собственность покупателя устройство для чистки труб (том 1, л.д. 86-89);

договор купли-продажи товара от 31.05.2016 N Д-38-0516, по условиям которого являющийся поставщиком истец принял обязанность передать в собственность покупателя источники специального света УФ спектра (том 1, л.д. 90);

договор купли-продажи от 01.06.2016 N Д-40-0616 (том 3, л.д. 48);

договор поставки от 12.08.2016 N Д-12/08/16, по условиям которого являющийся поставщиком истец принял обязанность передать в собственность покупателя лампы бактерицидные низкого давления (том 1, л.д. 71-74);

гражданско-правовой договор на поставку расходных материалов для службы энергообеспечения для нужд МАУ "ДС "Олимпийский" от 24.10.2016 N 0843300016516000496-0136952-01, по условиям которого являющийся поставщиком истец принял обязанность передать в собственность покупателя, среди прочего, лампы амальгамные (том 1, л.д. 77-85);

договор поставки от 14.11.2016 N DR-ORL-11906/16, по условиям которого являющийся поставщиком истец принял обязанность передать в собственность покупателя специальные источники света УФ спектра (том 1, л.д. 75-76);

экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции от 25.03.2016 N 255 (том 1, л.д. 42);

сертификаты соответствия N ТС RU C-RU.АЖ26.В.00997 сроком действия с 30.11.2017 по 29.11.2022 (том 1, л.д. 43), N ТС RU C-RU.МЕ15.В.00293 сроком действия с 07.12.2015 по 07.12.2020 (том 1, л.д. 44), N ТС RU C-RU.АЖ26.В.01006 сроком действия с 30.11.2017 по 29.11.2022 (том 1, л.д. 45-46), выданную на продукцию, изготавливаемую обществом "Джелосил";

дипломы, сертификаты и договоры об участии истца в выставках в 2018 - 2019 годах (том 1, л.д. 48-56);

схема, фото стенда и заявка на технические услуги на выставке "Акватерм Москва 2018" (том 2, л.д. 116, 117);

благодарственное письмо, адресованное истцу от администрации городского округа Истра в 2019 году (том 1, л.д. 47);

свидетельство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 14.12.2017 об участии общества "Джелосил" в акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией (том 2, л.д. 115);

выписка из ЕГРЮЛ на общество с ограниченной ответственностью "Дорснаб консалтинг" по состоянию на 08.10.2019 (том 2, л.д. 118-122) и сертификат о дистрибуции с 01.01.2014 по 01.01.2016 (том 2, л.д. 123);

результаты поиска в Яндекс.директ о запуске в рекламу поискового слова "J-UV Special light" с 28.10.2015 (том 1, л.д. 57-59; том 3, л.д. 32-47);

сведения о количество запросов в Яндекс.директ слов "светодиодные лампы", "УФ лампы", "juv", "jelosil", "джелосил", "джей юви" (том 3, л.д. 10-15);

акты об оказанных услугах и счет-фактуры для оплаты услуг, оказанных обществом с ограниченной ответственностью "Яндекс" обществу "Джей-Юви" в период с января по март 2016 года (том 3, л.д. 52-71);

документы бухгалтерской и налоговой отчетности истца за 2015 - 2016 годы (том 3, л.д. 16-31);

сведения о способах лампового производствах, видах УФ ламп и других специальных ламп и комплектующих к ним, обозначенные истцом как скриншот его сайта в сети Интернет (том 4, л.д. 1-7).

В свою очередь, ответчик также представил доказательства использования им обозначения, зарегистрированного впоследствии в качестве спорного товарного знака:

декларация о соответствии производимой иностранным лицом продукции от 12.01.2015 (том 2, л.д. 24-25);

сертификат соответствия производимой иностранным лицом продукции по упаковочному листу от 21.09.2015 (том 2, л.д. 22-23);

скриншоты страниц официального сайта иностранного лица об истории создания компании, об особенностях технологии лампового производства (том 2, л.д. 27-32), включая заявление от 26.07.2016 о том, что иностранное лицо не имеет никакого отношения к обществу "Джелосил", г. Истра Московской области (том 2, л.д. 29). Наличие этого же заявления подтверждает истец, зафиксировав его в нотариальном протоколе осмотра доказательств от 19.06.2019 (том 1, 36 оборот-38);

каталог международной выставки "Акватэк" 25-27 сентября 2018 года, в котором в качестве участников указаны Jelosil UV Technology SA на стенде 3В1 и общество "Джелосил" на стенде 1Е8.2 (том 2, л.д. 33-34);

письмо посла Швейцарии от 08.08.2019 об участии ответчика в выставках в 2016 и в 2018 годах в составе официального павильона Швейцарии и представлении на них широкого ассортимента бактерицидных ламп собственного производства, предназначенных для дезинфекции воды и поверхностей и называемых "Jelosil special light", "Jelosil UVT", "J-UV special light", а также о регистрации иностранного лица с 2018 года при Швейцарском центре предпринимательства Swiss Business Hub (том 2, л.д. 35);

письмо члена правления и учредителя Феликса Петера Рудольфа Айгенхеера от 09.08.2018 о создании товарных знаков иностранного лица, включая спорный товарный знак, о значении использованных в них элементов и об их авторах, с приложением копии эскиза изобразительного элемента товарного знака, датированного 15.09.2014 (том 2, л.д. 36-38). Оригинал эскиза был представлен на обозрение истцу и судебной коллегии в судебном заседании 17.12.2019;

рекламная листовка о компании Jelosil UV Technology SA (том 2, л.д. 39-41);

нотариальные протоколы осмотра доказательств от 04.05.2016 (том 2, л.д. 42-49), от 08.06.2017 (том 2, л.д. 50-55), от 09.10.2018 (том 2, л.д. 56-60), от 12.12.2018 (том 2, л.д. 61-64), в которых зафиксирована информация, размещенная на официальном сайте истца в соответствующие даты;

извлечения из каталогов выставок, проведенных 16-19.06.2015, 03-09.11.2015, 31.10-03.11.2017 с участием иностранного лица (том 2, л.д. 65-67);

отчет "Информационный поиск в АС "Товарные знаки РФ" на сходство изобразительных элементов товарных знаков" по заказу от 16.12.2015 (том 2, л.д. 69-73);

скриншоты сайта иностранного лица от 18.07.2019 со сведениями о видах производимых и продаваемых им ламп (том 2, л.д. 75-76);

фотографии производимых и продаваемых иностранным лицом ламп с образцами маркировки спорным товарным знаком с обозначением типа, диаметра и веса лампы, а также даты "03/2015" (том 2, л.д. 77-80);

распечатка результатов поискового запроса в системе "Яндекс" по словам "бактерицидные ультрафиолетовые лампы купить" (том 2, л.д. 137-138).

Судебная коллегия полагает, что указанные документы однозначно свидетельствуют о том, что обе организации являются конкурентами, поскольку занимаются реализацией ламповых изделий специального назначения, предназначенных для особого круга потребителей, одновременно участвуют в тематических выставках и т.д.

Проанализировав вышеперечисленные письменные доказательства каждый в отдельности и в совокупности с иными материалами дела, судебная коллегия полагает, что они не подтверждают доводы истца о широкой известности используемого им обозначения при маркировке продаваемых им товаров, а напротив свидетельствуют о том, что иностранное лицо раньше истца использовало свое коммерческое обозначение, которое впоследствии зарегистрировало в качестве спорного товарного знака.

Представленные истцом экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, сертификаты соответствия на изготавливаемую им продукцию, дипломы, сертификаты об участии истца в выставках в 2018 - 2019 годах, схема и фото стенда на выставке "Акватерм Москва 2018", благодарственное письмо, адресованное истцу от администрации городского округа Истра в 2019 году, свидетельство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 14.12.2017 об участии общества "Джелосил" в акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, документы бухгалтерской и налоговой отчетности истца за 2015 - 2016 годы, а также результаты поиска и сведения о количество запросов в Яндекс.директ и в Яндекс.директ, равно как акты об оказанных услугах и счет-фактуры для оплаты услуг, оказанных обществом с ограниченной ответственностью "Яндекс" обществу "Джей-Юви" в период с января по март 2016 года, не содержат обозначения "", которое, как утверждает последнее, использовалось им при осуществлении экономической деятельности, в том числе в рекламе, при оформлении договоров, переписке с контрагентами и т.д.

Представленная истцом копия свидетельства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 14.12.2017 содержит подпись от имени "ген. директора" без расшифровки фамилии лица, учинившего ее, и изображение печати, на которой указано "*Союз*Торгово-промышленная палата Истринского муниципального района Московской области*", в связи с чем является некорректным утверждение истца о том, что его деятельность отмечена Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

Кроме того, указанные выше доказательства, за исключением документов бухгалтерской и налоговой отчетности истца за 2015 год, актов об оказанных услугах и счетов-фактуры для оплаты услуг, оказанных обществом с ограниченной ответственностью "Яндекс", созданы после даты приоритета спорного товарного знака (после 16.03.2016), что само по себе исключает возможность признания их достоверными доказательствами по делу.

Аналогичное мнение у суда в отношении договора об оказании услуг от 22.03.2016 N Д-83, договора купли-продажи (поставки) товара от 18.04.2016 N Д-27-0416, договора поставки от 22.04.2016 N 154-15-2016, договора купли-продажи товара от 31.05.2016 N Д-38-0516, договора купли-продажи от 01.06.2016 N Д-40-0616, договора поставки от 12.08.2016 N Д-12/08/16, гражданско-правового договора на поставку расходных материалов для службы энергообеспечения для нужд МАУ "ДС "Олимпийский" от 24.10.2016 N 0843300016516000496-0136952-01, договора поставки от 14.11.2016 N DR-ORL-11906/16, а также заявки на технические услуги на выставке "Акватерм Москва 2018" и договоров об участии истца в выставках в 2018 - 2019 годах.

Наряду с этим судебная коллегия отмечает, что ни к одному из вышеуказанных договоров истец не представил доказательства их исполнения, а копия договора поставки от 22.04.2016 N 154-15-2016 вовсе не содержит изображений подписи и печати генерального директора истца, в связи с чем невозможно сделать однозначный вывод о том, был ли он заключен.

Суд также критически оценивает доводы общества "Джей-Юви" о том, что опубликованная в журнале "Высотные здания" N 1/16 (февраль - апрель) статья "Качество воздушной среды" с использованными в ней фотографиями бактерицидных ламп, маркированных обозначением "" (том 1, л.д. 39-40; том 3, л.д. 160 оборот-162), свидетельствует о его широкой известности до даты приоритета спорного товарного знака.

Из содержания статьи не усматривается, что ее авторы освещают деятельность общества "Джей-Юви" (ранее общества "Джелосил") по производству и продаже ламповых изделий специального назначения. Из представленного иностранным лицом письма от 28.10.2019, подписанного одним из авторов этой статьи, напротив следует, что она посвящена бактерицидным лампам J-UV special light, производимым швейцарской компанией (том 2, л.д. 136).

Суд соглашается с возражениями ответчика о имеющейся неопределенности в отношении даты выпуска к читателю указанного номера печатного издания, поскольку, во-первых, сам номер журнала обозначен не конкретной календарной датой либо месяцем, а периодом "февраль - апрель", а, во-вторых, приведенные в нем на странице 4 выходные данные (том 3, л.д. 105 оборот) не содержат сведений о дате подписания в печать его макета либо о дате выхода из типографии всего тиража.

Из полученного представителем истца от учредителя журнала ответа на адвокатский запрос от 23.10.2019 следует, что материал для статьи был получен по электронной почте 28.12.2015, номер журнала сдан в типографию 22.03.2016, а готовый тираж получен 29.03.2016 (том 2, л.д. 140-142).

На основании изложенного судом установлено, что распространение указанного журнала со статьей, которой истец доказывает широкую известность используемого им обозначения, среди читательской аудитории могло иметь место только после даты приоритета спорного товарного знака.

Кроме того, приведенные в журнале схема распространения по подписке и по адресной рассылке (среди руководителей российского и столичного строительных комплексов, ведущих специалистов инвестиционных, девелоперских, проектных и строительных компаний России и Москвы, на мероприятиях, посвященных вопросам проектирования, строительства и управления высотными зданиями (выставки, конференции, семинары, круглые столы и т.д.), о чем указано на странице 144 журнала, при его тираже 5000 экземпляров, сами по себе не подтверждают фактическую читательскую аудиторию данного издания, не могут являться основанием для вывода о широте его распространения и известности.

Таким образом, из всех письменных доказательств, созданных до даты приоритета спорного товарного, в материалы дела истцом представлены:

публикация обозначения "" в сети Интернет на сайте истца по состоянию на 01.10.2015, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательства от 02.07.2019 (том 1, л.д. 34 оборот);

один договор поставки от 01.10.2015 N 308-15-2015 (том 3, л.д. 49-51) и шесть товарных накладных от 01.02.2016 N 9 (том 1, л.д. 61), от 02.02.2016 N 11 (том 1, л.д. 60), от 09.02.2016 N 14 (том 1, л.д. 62), от 19.02.2016 N 19 (том 1, л.д. 63, 66), от 14.03.2016 N 23 (том 1, л.д. 65), от 14.03.2016 N 24 (том 1, л.д. 64), на которых имеется изображение печати общества "Джелосил", в центре которого размещено обозначение истца.

По мнению судебной коллегии, в отсутствие сведений о посещаемости сайта истца в соответствующий период (с 01.10.2015 до 16.03.2016) не имеется оснований для вывода о широкой известности используемого им обозначения. Тем более это обстоятельство не подтверждается таким незначительным количеством товаросопроводительных документов, оформляемым истцом со своими контрагентами при осуществлении хозяйственной деятельности.

Судебная коллегия также критически оценивает сведения о способах лампового производствах, видах УФ ламп и других специальных ламп и комплектующих к ним, обозначенные истцом как скриншот его сайта в сети Интернет (том 4, л.д. 1-7), поскольку из приобщенной к материалами дела распечатки невозможно установить веб-адрес, по которому эти сведения размещены для неопределенного круга лиц, а также дату, по состоянию на которую сделан скриншот.

При этом представленные ответчиком декларация о соответствии производимой продукции от 12.01.2015 (том 2, л.д. 24-25), сертификат соответствия продукции по упаковочному листу от 21.09.2015 (том 2, л.д. 22-23), а также датированный 15.09.2014 эскиз изобразительного элемента товарного знака (том 2, л.д. 37) и фотографии производимых и продаваемых иностранным лицом ламп с образцами маркировки спорным товарным знаком с обозначением типа, диаметра, веса лампы и даты "03/2015" (том 2, л.д. 77-80) позволяют сделать вывод о том, что спорное изображение было создано ответчиком и введено им в гражданский оборот ранее, чем это сделал истец.

Выписка из ЕГРЮЛ на иную организацию (том 2, л.д. 118-122), которая не участвует в рассмотрении настоящего дела, но связана с истцом тем, что имеет того же единственного участника и единоличный исполнительный орган в лице генерального директора, и в период с 01.01.2014 по 01.01.2016 являлась дистрибьютором иностранного лица (том 2, л.д. 123) не только не подтверждает доводы истца о недобросовестных намерениях (целях) ответчика, а напротив опровергает их, поскольку очевидно, что лицам, контролирующим деятельность истца, до даты приоритета спорного товарного знака была известна продукция, производимая и выпускаемая ответчиком, в связи с чем включение ими в произвольную часть наименования ответчика слова "Джелосил", являющегося транслитерацией на русском языке части фирменного наименования иностранного лица, и последующее одновременное использование обозначения "" скорее свидетельствует о желании истца использовать деловую репутацию ответчика.

Заявляя о том, что действия ответчика по регистрации спорного товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции, общество "Джей-Юви" не представило доказательств того, что иностранное лицо намеревалось посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретения монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка, использовать его деловую репутацию либо имелась вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Судом установлено, что в производстве Арбитражного суда Московской области находится дело N А41-48761/2019 по иску иностранного лица к обществу "Джей-Юви" о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации, однако как следует из общедоступных сведений, опубликованных в сети Интернет в информационном ресурсе "Картотека арбитражных дел", исковое заявление поступило в арбитражный суд только 04.06.2019, то есть спустя два года после государственной регистрации спорного товарного знака.

Следовательно, доводы общества "Джей-Юви" в указанной части сводятся к субъективной оценке им действий иностранного лица и являются следствием предположений, которые документально не подтверждены.

При таких обстоятельствах исковые требования удовлетворению не подлежат.

На основании статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

В просительной части искового заявления общество "Джей-Юви" заявило о взыскании с ответчика в его пользу судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей, на оплату услуг нотариуса в размере 20 400 рублей и на оплату услуг представителя в размере 170 000 рублей.

При обращении в суд истцом была уплачена государственная пошлина в размере 6 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 25.06.2019 N 327 (том 1, л.д. 15, 141) и соответствует подпункту 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).

Реальность понесенных истцом судебных издержек на оплату услуг нотариуса истец доказывает справками нотариуса от 19.06.2019 на сумму 10 300 рублей (том 1, л.д. 36) и от 02.07.2019 на сумму 10 100 рублей (том 1, л.д. 28).

В отношении судебных издержек на оплату услуг представителя в размере 170 000 рублей в материалы дела не представлены доказательства того, что они понесены истцом. В судебном заседании 28.01.2020 представитель общества "Джей-Юви" подтвердил отсутствие таких документов.

Поскольку в удовлетворении исковых требований отказано, судебные расходы не подлежат возмещению за счет ответчика и относятся на истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Джей-Юви" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

В.В. Голофаев

С.П. Рогожин