Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 февраля 2020 г. N С01-11/2020 по делу N А40-222484/2018 Суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о защите исключительного права на промышленный образец, поскольку суды не установили, в какой момент у истца возникло исключительное право на спорный промышленный образец, в какой период оно действовало и когда оно фактически прекращено

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 февраля 2020 г. N С01-11/2020 по делу N А40-222484/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 11 февраля 2020 года.

Полный тест постановления изготовлен 13 февраля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Офис-Интерьер" (ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, эт. 3, пом. IV, ком. 11, оф. 10, Москва, 107497, ОГРН 1027700524796) на решение Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2019 по делу N А40-222484/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2019 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Проммебель" (ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 8, эт. 5, пом. IV, комн. 6, Москва, 111123, ОГРН 1027700335189) к обществу с ограниченной ответственностью "Офис-Интерьер" о защите исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 61881.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сегежа Групп" (пр. Ленина, 21, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185035, ОГРН 1077746362737) и общество с ограниченной ответственностью "Неф-Консалтинг" (ул. Волхонка, д. 6, эт. 4, пом. III, ком. 5, Москва, 119019, ОГРН 1097746506329).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Офис-Интерьер" Пирогов Ю.В. (по доверенности от 28.01.2020 N 28/1-ЮК).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Проммебель" (далее - истец, общество "Проммебель") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Офис-Интерьер" (далее - ответчик, общество "Офис-Интерьер") о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 61881 в размере 5 000 000 рублей (с учетом принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменения исковых требований).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сегежа Групп" (далее - третье лицо, общество "Управляющая компания "Сегежа Групп") и общество с ограниченной ответственностью "Неф-Консалтинг" (далее - третье лицо, общество "Неф-Консалтинг").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2019, исковые требования удовлетворены частично, с общества "Офис-Интерьер" в пользу общества "Проммебель" взыскана компенсация в размере 200 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 920 рублей, а в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанными решением и постановлением, общество "Офис-Интерьер" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части взыскания компенсации и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска в полном объеме.

По мнению ответчика, обжалуемые судебные акты были вынесены судами по формальным основаниям, без надлежащего исследования фактических обстоятельств и материалов дела, а также при неправильном применении норм материального права, выразившемся в неверном истолковании закона.

Как утверждает заявитель кассационной жалобы, вывод о наличии его вины в нарушении исключительного права истца на промышленный образец сделан судами нижестоящих инстанций на основе формального подхода.

Возражая против удовлетворения требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец, ответчик ссылался на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 21.06.2019, которым патент Российской Федерации N 61881 был признан недействительным полностью, однако, по его мнению, суды первой и апелляционной инстанций необоснованно проигнорировали данный довод, указав на то, что на момент совершения и выявления правонарушения патент являлся действующим.

В связи с изложенным общество "Офис-Интерьер" настаивает на неправильном применении судами норм материального права, поскольку признание патента недействительным полностью влечет его аннулирование с момента выдачи и получения приоритета, а также исключает вину ответчика и возможность его привлечения к гражданско-правовой ответственности.

В подтверждение своей позиции заявитель кассационной жалобы ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2019 по делу N СИП-533/2019, которым оставлено без удовлетворения заявление общества "Проммебель" о признании недействительным решения Роспатента от 21.06.2019, которым патент Российской Федерации N 61881 был признан недействительным полностью.

Общество "Проммебель" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просило отказать в ее удовлетворении и указало на необоснованность заявленных в ней доводов.

Как полагает истец, проведенной по делу судебно-технической экспертизой установлены обстоятельства использования в изделии (тумбочка подкатная с тканевой подкладкой) всех существенных признаков промышленного образца по патенту Российской Федерации N 61881.

По мнению общества "Проммебель", суды нижестоящих инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что в момент правонарушения патент действовал, что влечет для ответчика предусмотренную гражданским законодательством ответственность.

Истец указывает на то, что заявитель кассационной жалобы не приводит доказательств нарушений норм процессуального права, допущенных судами нижестоящих инстанций, а имеет цель получить иную оценку их выводов.

В судебном заседании представитель общества "Офис-Интерьер" поддержал в полном объеме доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить обжалуемые решение и постановление.

Иные лица, участвующие в деле и извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве относительно жалобы.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, общество "Проммебель" являлось правообладателем исключительного права на промышленный образец "Тумба мобильная" по патенту Российской Федерации N 61881 (дата подачи заявки 17.11.2005).

Поскольку истцу стало известно о том, что ответчик осуществляет хранение, предложение к продаже и продажу предмета офисной мебели "Тумбочка подкатная с тканевой накладкой" в торговом помещении общества "Офис-Интерьер" по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 2, он зафиксировал это в протоколе нотариального осмотра письменных и вещественных доказательств, на основании которого независимым патентным поверенным по заказу истца была проведена экспертиза, направленная на выявление факта использования в указанном товаре каждого из существенных признаков, содержащихся в патенте Российской Федерации N 61881.

Согласно сопоставительному анализу патентным поверенным было установлено, что изделие - "Тумбочка подкатная с тканевой накладкой" содержит все существенные признаки промышленного образца по патенту Российской Федерации N 61881.

Наряду с этим в распоряжение истца были переданы копии документов о поставке ответчиком третьему лицу - обществу "УК "Сегежа Групп" изделий - "Тумбочка подкатная с тканевой накладкой" в количестве 317 штук. Другим патентным поверенным по поручению истца произведен осмотр образца тумбы с применением видео- и фотосъемки и подготовлено экспертное заключение о наличии в тумбе каждого признака промышленного образца по патенту Российской Федерации N 61881, в котором в частности указано следующее:

в объекте исследования, а именно в изделии "Тумба, 3 ящика, подкладка зеленая", присутствуют все признаки промышленного образца, защищенного патентом Российской Федерации N 61881, нашедшие отражение на изображениях и приведенные в перечне существенных признаков;

объект исследования обладает совокупностью признаков, производящих такое же общее зрительное впечатление, какое производит промышленный образец, защищенный патентом Российской Федерации N 61881;

на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что промышленный образец, защищенный патентом Российской Федерации N 61881, использован в объекте исследования.

Поскольку общество "Проммебель" не давало ответчику согласия на использование спорного промышленного образца и не предоставляло каких-либо прав такого использования, оно обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации.

Вместе с тем в материалах дела имеются сведения, что решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.06.2019 патент Российской Федерации N 61881 на промышленный образец признан недействительным полностью.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции указал, что на момент реализации ответчиком изделия истец являлся правообладателем спорного промышленного образца, факт его незаконного использования ответчиком документально подтвержден представленными в материалы дела доказательствами, в том числе заключением, подготовленным по результатам судебной патентно-технической экспертизы, а также мнениями независимых патентных поверенных.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что на момент приобретения товара у ответчика истец как правообладатель имел исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего промышленного образца.

Вместе с тем, ссылаясь на пункт 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановления Пленума N 10), суд первой инстанции с учетом характера допущенного ответчиком нарушения, степени его вины, вероятных убытков истца, исходя из принципов разумности и справедливости, снизил размер компенсации до 200 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами, сделанными судом первой инстанции, оставил обжалуемое решение без изменения.

Исследовав изложенные в кассационной жалобе доводы с учетом устных пояснений представителя общества "Офис-Интерьер", Суд по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем оспариваются выводы нижестоящих судов об обладании истцом на момент выявления правонарушения исключительным правом на спорный промышленный образец ввиду признания патента недействительным полностью и как следствие о наличии вины ответчика и возможности его привлечения к гражданско-правовой ответственности.

Поскольку согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, обжалуемые судебные акты подлежат проверке лишь в указанной части.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

В силу подпункта 9 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) промышленный образец является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности.

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом.

В абзаце третьем статьи 1229 ГК РФ установлено, что использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

На основании пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1358 этого Кодекса. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на промышленный образец.

Как разъяснено в пункте 123 Постановления Пленума N 10, использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Таким образом, в предмет доказывания по спору о нарушении исключительного права на промышленный образец входит установление наличия у истца этого исключительного права, обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.

Судебная коллегия полагает, что установление перечисленных обстоятельств имеет существенное значение, поскольку от них зависит правильное рассмотрение дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно положениям статьи 1406.1 ГК РФ взыскание компенсации является одной из мер ответственности за нарушение исключительного права на промышленный образец, о применении которой вправе потребовать автор или иной правообладатель.

Пунктом 3 статьи 1354 ГК РФ предусмотрено, что охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

Как указывалось выше, в обоснование наличия исключительного права на промышленный образец общество "Проммебель" ссылалось на обладание им патентом Российской Федерации N 61881, действующим на момент выявления факта использования ответчиком указанного промышленного образца в реализуемых изделиях.

При этом доводы общества "Офис-Интерьер" о признании названного патента недействительным полностью были отклонены судами нижестоящих инстанции ввиду того, что соответствующее решение Роспатента было принято после выявления факта нарушения, а в период с 14.09.2016 по 10.11.2016 патент являлся действующим.

Между тем суды первой и апелляционной инстанции ошибочно не приняли во внимание положения пункта 5 статьи 1398 ГК РФ, на основании которого патент на промышленный образец, признанный недействительным полностью, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Как разъяснено в пункте 139 Постановления Пленума N 10, решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента. Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому был выдан патент, действия иных лиц по использованию промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным.

Вопреки приведенной норме права и данному ей толкованию, установив, что патент Российской Федерации N 61881 был выдан по заявке от 17.11.2005, суды первой и апелляционной инстанции не установили, в какой момент у истца возникло исключительное право на спорный промышленный образец, в какой период оно действовало и когда оно фактически прекращено.

По смыслу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правом на обращение в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обладает заинтересованное лицо.

Следовательно, правовым последствием выявления факта утраты соответствующего права либо законного интереса является отказ в удовлетворении иска.

Таким образом, при рассмотрении настоящего дела, несмотря на возражения ответчика, суды первой и апелляционной инстанций устанавливали факт и обстоятельства использования в изделиях ответчика всех существенных признаков спорного промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, без анализа наличия у истца исключительного права на этот промышленный образец.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Как неоднократно указывал суд высшей судебной инстанции (определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224 и от 15.08.2016 N 305-ЭС16-7224 по делу N А40-26249/2015) вопросы о наличии у истца исключительного права и об использовании его ответчиком (нарушении ответчиком исключительного права) являются вопросами факта, которые устанавливаются в судах первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что судами первой и апелляционной инстанций не были исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, обжалуемые решение и постановление приняты с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем указанные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 287 и части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, при новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо распределить судебные расходы согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2019 по делу N А40-222484/2018 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

В.В. Голофаев

Н.Н. Погадаев