Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2020 г. N С01-318/2020 по делу N СИП-370/2019 Суд отменил решение суда первой инстанции и признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении заявления о признании товарного знака общеизвестным, обязав Роспатент повторно рассмотреть указанное заявление, поскольку при принятии решения он не оценил, повлияли ли внесенные правообладателем изменения при использовании спорного обозначения на его существо и остался ли он узнаваемым для обычных потребителей соответствующего товара

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2020 г. N С01-318/2020 по делу N СИП-370/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 21 мая 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 мая 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Голофаева В.В. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (Заневский просп., д. 65, корп. 1, лит. А, пом. 1, 195112, Санкт-Петербург, ОГРН 1027810304950) на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по делу N СИП-370/2019

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.01.2019 об отказе в удовлетворении заявления о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" - Усков В.В., после перерыва (по доверенности от 01.01.2019 N ОК/17-8994), Немирко Е.Ю. (по доверенности от 01.01.2019 N ОК/19-1254);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-368/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (далее - общество "О'КЕЙ", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.01.2019 об отказе в удовлетворении заявления о признании с 01.01.2016 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации в отношении услуги 35-го класса "услуги магазинов по розничной продаже товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам кассационной жалобе общество, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В кассационной жалобе общество оспаривает вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для признания данного товарного знака общеизвестным с 01.01.2016 в отношении названных услуг 35-го класса МКТУ.

В обоснование жалобы общество "О'КЕЙ" указывает, что Роспатент и суд первой инстанции, сославшись на использование обществом обозначения "О'КЕЙ" в различных цветовых гаммах, не дали оценку имеющимся в деле доказательствам, подтверждающим использование этого обозначения в красно-белом цвете.

При этом общество обращает внимание на значительное количество имеющихся в материалах административного и судебного дел доказательств, свидетельствующих, по его мнению, о большом объеме рекламы на телевидении и в печатных изданиях, где спорное обозначение исполнено буквами красного цвета на белом фоне. Между тем Роспатент и суд не оценили соотношение материалов в красно-белой цветовой гамме и материалов в остальных цветовых сочетаниях, в то время как использование обозначения в иных цветовых сочетаниях составляет менее 1%.

Как указывает общество, Роспатент и суд не установили, повлияли ли графические отличия обозначений, приведенных в рекламных материалах и в других доказательствах, на существо заявленного обозначения с точки зрения его восприятия потребителями. Заявитель считает, что использование в представленных доказательствах обозначения "О'КЕЙ" в любом цветовом сочетании должно рассматриваться как использование одного и того же обозначения, поскольку изменение цвета шрифта и цвета фона, на котором используется данное обозначение, не влияет на его различительную способность.

Общество также ссылается на отсутствие оценки Роспатентом и судом первой инстанции доказательств, подтверждающих значительный объем рекламы на радио.

Кроме того, общество указывает на несоответствие выводов суда в отношении результатов исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее - ВЦИОМ) текстам этих исследований, которые, как считает заявитель кассационной жалобы, подтверждают широкую известность спорного обозначения вне зависимости от его исполнения.

В письменных объяснениях на кассационную жалобу Роспатент просит оставить без изменения обжалуемое решение, сославшись на его законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании 18.05.2020 был объявлен перерыв до 9 часов 30 минут 21.05.2020 в связи с технологическими проблемами участия в судебном заседании двух представителей общества путем использования веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел".

После перерыва рассмотрение кассационной жалобы продолжено в том же составе суда с участием представителей общества и Роспатента.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители общества поддержали содержащиеся в кассационной жалобе доводы, просили отменить обжалуемый судебный акт, удовлетворить заявление общества.

Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, государственная регистрация словесного товарного знака "" по заявке N 2003715426 с приоритетом от 11.08.2003 произведена 22.03.2004 за N 265651 на имя компании "Аксус Файненшиал Лтд." в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 15.10.2009 за N РД0055669, исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 265651 в отношении всех услуг было передано обществу "О'КЕЙ".

В Роспатент 29.06.2016 поступило заявление общества о признании с 01.01.2016 данного товарного знака общеизвестным в Российской Федерации в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги магазинов по розничной продаже товаров".

Впоследствии общество ходатайством от 28.09.2016 сократило перечень услуг, в отношении которых им испрашивалось признание товарного знака "О'КЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 265561 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, - для услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров".

В дальнейшем в спорный товарный знак 29.11.2016 были внесены изменения с указанием цветового сочетания "белый, красный", в результате чего товарный знак приобрел вид "".

В обоснование широкой известности в Российской Федерации оказываемых им услуг под обозначением "О'КЕЙ" обществом в Роспатент были представлены следующие доказательства:

годовой отчет O'KEY Group S.A. за 2014 год с переводом на русский язык;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества "О'КЕЙ";

распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru со списком городов, в которых находятся гипермаркеты и/или супермаркеты "О'КЕЙ";

письмо о количестве контрагентов общества "О'КЕЙ";

распечатка с сайта с доменным именем expert.ru с информацией о компаниях, которые вошли в рейтинг "Эксперт 400" 2015 года, посвященный крупнейшим компаниям Российской Федерации по объему реализации продукции;

распечатка с сайта с доменным именем okeydostavka.ru каталога интернет-магазина сети "О'КЕЙ";

копии свидетельств на товарные знаки общества "О'КЕЙ" с приложениями;

распечатка с сайта с доменным именем okmarket.ru с информацией о проекте "Собственные торговые марки";

презентация "Прайс на рекламные услуги сети гипермаркетов "О'КЕЙ" на 2016 год;

отчет общества "О'КЕЙ" об оказанных рекламных услугах в 2012 - 2014 годах;

формы документов общества "О'КЕЙ" для заключения договора на оказание рекламных услуг;

копии договоров на оказание рекламных услуг с закрытым акционерным обществом "Авеню-Промоушн: РД Северо-Запад", с обществом с ограниченной ответственностью "Русс Индор" с приложениями, актами приема-сдачи услуг, счетами-фактурами;

распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о рекламных возможностях в сети "О'КЕЙ";

копии дипломов, благодарственных писем, наград, полученных обществом "О'КЕЙ", а также информация с интернет-сайтов о наградах общества;

копия протокола о принятии в члены АКОРТ;

распечатка с сайта с доменным именем acort.ru с информацией о членах организации;

информация об исследовании Deloitte, посвященном сфере ритейла за 2015 год;

исследование общества с ограниченной ответственностью "Божоле" "Brand Capital", посвященное основным показателям бренда "О'КЕЙ" за 2014 год;

исследование Nielsen "Shopper Trends 2014-2015, Россия - Санкт-Петербург" ("Тенденции в покупательском поведении в 2014-2015");

копия договора между обществом "О'КЕЙ" и обществом с ограниченной ответственностью "Приор" Рекламное агентство" от 15.09.2010 N 30/07-171 с дополнительными соглашениями о продлении действия данного договора;

сведения по рекламе сети "О'КЕЙ" из печатных изданий за 2011 - 2014 годы;

копии справок от имени учредителей печатных изданий о размещении рекламы сети "О'КЕЙ";

таблицы, обобщающие сведения о рекламе сети "О'КЕЙ" на улицах;

копии фотографий, подтверждающих размещение рекламы сети "О'КЕЙ" на улицах в 2012 - 2014 годах;

копии эфирных справок касательно размещения рекламы сети "О'КЕЙ" на телевидении;

копии эфирных справок касательно размещения рекламы сети "О'КЕЙ" на радио;

рекламные ролики общества "О'КЕЙ" для телевидения и радио, доступные по ссылке: https://goo.gl/JWe9gX;

письмо общества "О'КЕЙ" о количестве закупленной и реализованной рекламной продукции;

распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о рекламных каталогах "О'КЕЙ";

примеры рекламных каталогов сети "О'КЕЙ";

копии актов между обществом "О'КЕЙ" и производителями рекламной продукции в отношении рекламных каталогов;

распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о картах постоянного покупателя сети "О'КЕЙ";

образец карты постоянного покупателя;

копии актов между обществом "О'КЕЙ" и производителями рекламной продукции в отношении карт постоянного покупателя;

распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о подарочных картах сети "О'КЕЙ";

образцы подарочных карт и купона;

копии актов между обществом "О'КЕЙ" и производителями рекламной продукции в отношении подарочных карт и/или купонов;

распечатка с сайта с доменным именем nic.ru в отношении принадлежности домена okmarket.ru с переводом на русский язык;

копия письма регистратора о принадлежности домена okmarket.ru обществу "О'КЕЙ";

распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okmarket.ru;

распечатка с сайта с доменным именем nic.ru в отношении принадлежности домена okeydostavka.ru с переводом на русский язык;

копия письма регистратора о принадлежности домена okeydostavka.ru обществу "О'КЕЙ";

распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okeydostavka.ru;

распечатка с сайта с доменным именем reksofl.ru касательно разработки компанией "Рексофт" интернет-магазина для сети "О'КЕЙ" и вручения компании "Рексофт" премии "Инноватор года 2014" за данный проект;

распечатка с сайта с доменным именем nic.ru в отношении принадлежности домена okeyinvestors.ru с переводом на русский язык;

копия письма регистратора о принадлежности домена okeyinvestors.ru обществу "О'КЕЙ";

распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okeyinvestors.ru;

распечатка с сайта с доменным именем vk.com главной страницы сообщества "Розничная сеть "О'КЕЙ";

распечатки с сайта с доменным именем vk.com главных страниц сообществ конкурентов сети "О'КЕЙ";

распечатка с сайта с доменным именем youtube.com страниц аккаунта marketokey с переводом на русский язык;

копия договора между обществом "О'КЕЙ" и обществом с ограниченной ответственностью "Экс Либрис" (далее - общество "Экс Либрис") от 01.07.2009 с приложением и дополнительными соглашениями;

примеры отчетов общества "Экс Либрис" за 2012 - 2014 годы по результатам мониторинга российских СМИ по теме "Российские торговые сети в информационном поле российских СМИ";

отчеты ВЦИОМ по результатам проведенных социологических опросов в отношении обозначения "О'КЕЙ" в 2015 и 2017 годах;

копии уведомлений о постановке общества "О'КЕЙ" на налоговый учет по месту нахождения обособленных подразделений;

ежеквартальный отчет за IV квартал 2016 г.;

сведения с сайтов о группе компаний "О'КЕЙ" и ее пресс-релиз по состоянию на 30.01.2017.

Всего представлено 107 томов доказательств.

Решением Роспатента от 19.04.2017 в удовлетворении заявления общества о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным отказано.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2017 по делу N СИП-354/2017, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2018, решение Роспатента от 19.04.2017 признано недействительным. Указанным решением суд обязал повторно рассмотреть заявление общества от 29.06.2016.

В ходе повторного рассмотрения заявления общество дополнительно представило в Роспатент следующие материалы:

распечатка сведений Министерства экономического развития Российской Федерации о системообразующих предприятиях;

распечатка сведений о рейтинге "Эксперт 400" за 2016 - 2017 годы;

распечатка сведений о рейтинге Forbes за 2015 - 2017 годы;

распечатка сведений о премиях и благотворительности заявителя;

распечатка сведений о партнерствах заявителя;

распечатка сведений об онлайн-магазине заявителя;

таблица о количестве населения и гипермаркетах заявителя в городах Российской Федерации;

распечатка отчета Colliers International;

копии эфирных справок телевизионных каналов и радиостанций.

По результатам повторного рассмотрения заявления общества от 29.06.2016 Роспатент принял решение от 30.01.2019, которым отказал в удовлетворении этого заявления.

При этом, сославшись на то, что используемое обществом цветовое и шрифтовое исполнение товарного знака влияет на его общее зрительное впечатление, а также на степень его узнаваемости и запоминаемости российским потребителем в качестве средства индивидуализации определенного лица в отношении конкретных товаров/услуг, Роспатент исходил из многообразия применяемых цветовых оттенков при использовании товарного знака "О'КЕЙ" для индивидуализации услуг магазинов, что не позволяет сделать вывод о широкой известности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 именно в цветовом сочетании, указанном в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр).

Роспатент отметил, что основная часть доказательств, представленных обществом в подтверждение длительного и интенсивного использования обозначения со словесным элементом "О'КЕЙ", касается использования иных обозначений и не имеет отношения к товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 265651, который охраняется именно в красном и белом цветовом сочетании и в определенном шрифтовом исполнении.

Вместе с тем Роспатент пришел к выводу о том, что анализ представленных обществом материалов и документов свидетельствует о широкой известности обозначения "О'КЕЙ" на территории Российской Федерации.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции поддержал вышеназванные выводы Роспатента.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав объяснения представителей общества и Роспатента, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, исходя из конкретных обстоятельств по делу, пришел к следующим выводам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд первой инстанции, принимая во внимание дату подачи обществом заявления о признании обозначения общеизвестным товарным знаком (29.06.2016), правомерно исходил из того, что законодательством, применимым для оценки правомерности выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, являются Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ), Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент).

В силу пункта 1 статьи 6.bis Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

На основании данной нормы критериями признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации являются:

широкая известность испрашиваемого обозначения:

в результате интенсивного использования;

на указанную в заявлении дату;

среди соответствующих потребителей;

в отношении товаров (услуг) заявителя.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента заявителем в Роспатент должны быть представлены подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить документы, содержащие следующие сведения:

об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются дата начала использования товарного знака; перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Положения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не содержат перечня доказательств, которыми может подтверждаться возможность признания товарного знака общеизвестным.

Подпункт 3 пункта 17 Административного регламента, который направлен на развитие нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, включает в себя примерный, неисчерпывающий перечень доказательств общеизвестности товарного знака, что прямо следует из самой формулировки указанной нормы права.

Как отмечено в статье 6.bis Парижской конвенции и в принятых резолюциях AIPPI (Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности), общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциирующийся с такими товарами как происходящими из определенного источника.

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15.04.1994 при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, государства-члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой на 34-й серии заседаний Ассамблеи государств - членов ВОИС 20-29.09.1999 (далее - Рекомендации ВОИС), компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Выбор предъявляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

В соответствии со статьей 2 Рекомендаций ВОИС при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

В статье 2 Рекомендаций ВОИС приводится ориентировочный перечень факторов, на основании которых можно сделать вывод - является обозначение общеизвестным или нет. Данные факторы могут лишь помочь компетентному органу сделать заключение об общеизвестности знака, но не предопределяют такое заключение. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств.

В некоторых случаях актуальность может иметь совокупность всех факторов, в других случаях актуальными могут быть лишь некоторые из них. И наконец, в ряде случаев все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными.

Для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его известность и узнаваемость фактическими и/или потенциальными потребителями того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; лицами, участвующими в обеспечении каналов распространения того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; деловыми кругами, занимающимися тем видом товаров и/или услуг, для которых используется знак и ассоциирование с источником происхождения товаров (оказания услуг) с использованием этого средства индивидуализации. Обширность и релевантность круга потребителей применительно к конкретному обозначению также должны определяться компетентным органом с учетом Рекомендаций ВОИС, что особенно актуально в отсутствие соответствующего регулирования на национальном уровне государства - члена Парижского союза.

В обжалуемом решении суд (как ранее и Роспатент в решении от 30.01.2019) верно отметил, что заявление подано обществом в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651, в связи с чем документы, прилагаемые заявителем в обоснование довода о том, что по состоянию на 01.01.2016 товарный знак является общеизвестным, должны касаться именно того знака, который он считает общеизвестным.

Вместе с тем, ссылаясь на многообразие применяемых цветовых оттенков при использовании товарного знака "О'КЕЙ" для индивидуализации услуг магазинов, не позволившее суду сделать вывод о широкой известности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 именно в указанном в Госреестре цветовом сочетании, суд не учел следующее.

В том случае, когда представленные доказательства касаются как того обозначения, которое заявитель считает общеизвестным, так и обозначения в отличающемся виде, необходимо в первую очередь вычленить и исследовать ту совокупность доказательств, в которой обозначение представлено именно в том виде, который заявляется для признания общеизвестным товарным знаком. В случае достаточности таких доказательств для подтверждения общеизвестности товарного знака исследования иных доказательств не требуется.

Если такие доказательства окажутся недостаточными, необходимо вычленить и исследовать также те доказательства, в которых спорное обозначение представлено в иной цветовой гамме (учитывая, что товарный знак словесный). При этом все представленные доказательства необходимо оценить в совокупности и установить, достаточно ли этой совокупности для признания конкретного обозначения общеизвестным товарным знаком.

В том случае, если и этой совокупности доказательств окажется недостаточно, подлежат исследованию иные доказательства, в которых спорное обозначение представлено в отличающемся виде.

При этом необходимо учитывать, что, действительно, по правилам статьи 1508 ГК РФ в качестве общеизвестного товарного знака может быть зарегистрировано обозначение только в том виде, в котором оно на испрашиваемую в заявлении дату было известно широким кругам потребителей.

Однако это не означает, что для подтверждения такой известности могут исследоваться доказательства использования обозначения исключительно в том виде, который заявляется для признания общеизвестным товарным знаком.

Известность конкретного обозначения может быть основана и на предшествующем использовании обозначений в отличающемся виде, если доказано, что потребитель перенес известность ранее использовавшегося обозначения на новое (заявленное для признания общеизвестным товарным знаком), в том числе, например, при незначительных отличиях, не обращающих на себя внимание потребителей.

Однако и Роспатент, и суд первой инстанции, указавшие на многообразие цветовых оттенков спорного обозначения в представленных доказательствах, не вычленяли доказательства, относящиеся непосредственно к спорному обозначению, и не устанавливали, является ли их объем достаточным, ограничившись лишь указанием на наличие в документах доказательств использования различных вариантов обозначений.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает обоснованной ссылку заявителя кассационной жалобы на то, что Роспатент и суд не оценили доводы общества о наличии в материалах дела значительного количества доказательств, подтверждающих использование спорного обозначения в красно-белом цвете, о большом объеме рекламы на телевидении и в печатных изданиях, где спорное обозначение исполнено буквами красного цвета на белом фоне. При этом в решении от 30.01.2019 Роспатент вообще не оценил сведения о рекламе на телевидении, в то время как суд первой инстанции ограничился указанием на то, что в видеороликах использовалось иное обозначение, содержащее иные словесные и изобразительные элементы, характеризующиеся иным композиционным построением и фоном, и не проанализировал влияние таких изменений на существо товарного знака с точки зрения восприятия потребителями. Между тем и этот вывод суда не основан на материалах дела, поскольку в видеороликах используется непосредственно то обозначение, которое заявлено на признание общеизвестным.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что 29.11.2016 Роспатент зарегистрировал изменения в спорный товарный знак, в результате которых вместо первоначально зарегистрированного обозначения "" оно приобрело вид "", изменилось цветовое сочетание - "белый, красный". Таким образом, сам Роспатент указал на то, что такие варианты исполнения обозначения не влияют на существо товарного знака.

Отклоняя довод общества о том, что использование им обозначения "О'КЕЙ" в различном цветовом и шрифтовом исполнении не влияет на восприятие российским потребителем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 и на его широкую известность, суд первой инстанции указал на непредставление обществом доказательств того, что графические отличия от товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 при использовании обозначений "О'КЕЙ" не повлияли на существо обозначения с точки зрения его восприятия российскими потребителями.

Между тем именно на Роспатенте лежит обязанность оценить, влияло ли на существо товарного знака с точки зрения восприятия потребителем отличие по графическому признаку исследуемого обозначения от заявленного, с учетом доводов заявителя.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2018 по делу N СИП-556/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 01.10.2018 отказано в передаче кассационной жалобы Роспатента для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), а также в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2020 по делу N СИП-196/2019.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что вопросы о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения при использовании обозначения на его существо - остался ли он узнаваемым для обычных потребителей соответствующего товара и не влияет ли известность прежнего обозначения на обозначение, используемое на дату подачи заявления, - являются вопросами факта, которые должны устанавливаться Роспатентом при рассмотрении заявления по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы об отсутствии оценки Роспатентом и судом первой инстанции доказательств, подтверждающих значительный объем рекламы на радио, президиум Суда по интеллектуальным правам считает возможным согласиться с ним в целом, принимая во внимание словесный характер спорного обозначения, обусловливающий возможность его звукового выражения (восприятия потребителями на слух). Между тем доказательства необходимо исследовать лишь в случае недостаточности доказательств, в которых обозначение представлено в том виде, который заявляется для признания общеизвестным товарным знаком.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции нельзя признать вынесенным с правильным применением норм материального права, а выводы суда - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

С учетом того что допущенные судом первой инстанции нарушения норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверного решения, оно не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание неправильное применение судом нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, выразившееся в неверном определении последовательности оценки доказательств для ее применения, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным, не направляя дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований (пункт 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку административный орган не обеспечил полноту рассмотрения доводов заявления от 29.06.2016 о признании спорного обозначения общеизвестным товарным знаком, не исследовал в достаточной мере доказательства, представленные обществом в обоснование этого заявления, президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для обязания Роспатента совершить соответствующие правоустанавливающие действия.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым признать недействительным решение Роспатента от 30.01.2019 как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1508 ГК РФ и обязать административный орган повторно рассмотреть заявление общества от 29.06.2016 с учетом настоящего постановления.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы, понесенные обществом "О'КЕЙ", подлежат возмещению за счет органа, принявшего ненормативный акт, признанный недействительным.

Вместе с тем обществом "О'КЕЙ" при подаче кассационной жалобы государственная пошлина уплачена в размере большем, чем это установлено подпунктами 3 и 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).

В связи с этим указанному лицу на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ из федерального бюджета подлежит возврату излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по делу N СИП-370/2019 отменить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2019 об отказе в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" о признании с 01.01.2016 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным в Российской Федерации в отношении услуги 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "услуги магазинов по розничной продаже товаров" как не соответствующее пункту 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть указанное заявление общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" с учетом настоящего постановления.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (ОГРН 1027810304950) 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей государственной пошлины за рассмотрение заявления и кассационной жалобы.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" из федерального бюджета 1 500 (Одну тысячу пятьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 10.03.2020 N 67529 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новосёлова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

В.В. Голофаев