Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 июня 2020 г. N С01-728/2020 по делу N А67-11450/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о защите исключительного права на товарный знак и фирменное наименование на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку ему следует установить истинную волю заявителя независимо от выбранного им правового обоснования, которое может быть ошибочным, и самостоятельно дать юридическую квалификацию заявленным требованиям

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 июня 2020 г. N С01-728/2020 по делу N А67-11450/2019

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.,

рассмотрев без вызова сторон кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кама-Запчасть" (ул. Вилюйская, д. 52А, г. Томск, 634059, ОГРН 1127017028490) на решение Арбитражного суда Томской области от 23.12.2019 по делу N А67-11450/2019 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2020 по тому же делу

по исковому заявлению публичного акционерного общества "КАМАЗ" (пр. Автозаводский, д. 2, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423827, ОГРН 1021602013971) к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кама-Запчасть" о защите исключительного права на товарный знак и фирменное наименование,

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "КАМАЗ" (далее - общество "КАМАЗ") обратилось в Арбитражный суд Томской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кама-Запчасть" (далее - общество "Кама-Запчасть") о взыскании 500 000 рублей компенсации за незаконное использование в период с 13.11.2012 по 31.05.2018 обозначения "КАМАЗ", сходного до степени смешения с общеизвестным товарным знаком Российской Федерации N 37 и фирменным наименованием истца.

Дело рассмотрено по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке упрощенного производства.

Решением Арбитражного суда Томской области от 23.12.2019, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2020, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми судом первой и апелляционной инстанции судебными актами, общество "Кама-Запчасть" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить, направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы оспаривает выводы судов первой и апелляционной инстанции в части определенного ими размера компенсации и неприменение правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление от 13.12.2016 N 28-П).

Обществом "КАМАЗ" 29.05.2020 представлен отзыв на кассационную жалобу ответчика, в котором истец доводы заявителя кассационной жалобы оспорил, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными законными и обоснованными.

В соответствии с частью 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба рассмотрена без вызова сторон.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 и 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество "КАМАЗ" зарегистрировано в качестве юридического лица Администрацией города Набережные Челны ТАССР 23.08.1990, 09.09.2002 сведения о названном обществе внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

Общество "КАМАЗ" является правообладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 37, зарегистрированный в отношении товаров 12-го класса "автомобили, а именно: большегрузные автомобили" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ общество "Кама-Запчасть" было зарегистрировано 31.11.2012 под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "КАМАЗ-ЗАПЧАСТЬ".

Полагая, что общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "КАМАЗ-ЗАПЧАСТЬ" (впоследствии переименовано в общество "Кама-Запчасть") незаконно использует в своем фирменном наименовании, а также в хозяйственной деятельности, связанной с реализацией запасных частей для автомобильной техники, обозначение сходное до степени смешения с названным общеизвестным товарным знаком и фирменным наименованием общество "КАМАЗ", последнее после направления досудебных претензий в адрес ответчика обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на общеизвестный товарный знак и фирменное наименование.

Исследовав и оценив представленные доказательства, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 54, 1225, 1229, 1252, 1473, 1474, 1475, 1484, 1489, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и принимая во внимание разъяснения высшей судебной инстанции, данные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) и в Обзоре практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденном информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 (далее - Обзор N 122), установил факт принадлежности обществу "КАМАЗ" исключительных прав на фирменное наименование и товарные знаки, которые возникли задолго до начала деятельности ответчика, а также факт нарушения ответчиком указанных исключительных прав путем использования обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием и товарными знаками истца, при осуществлении в период с 13.11.2012 по 31.05.2018 деятельности по продаже однородных товаров. При этом суд первой инстанции не усмотрел оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации, отклонив соответствующее заявление общества "Кама-Запчасть".

Устанавливая факт сходства до степени смешения, суд первой инстанции исходил из того, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и может быть разрешен с позиции рядового потребителя без назначения экспертизы; при этом, оценивая сходство обозначений, суд руководствовался также Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482.

Суд первой инстанции также установил, что ответчиком не представлено каких-либо доказательств использования спорных объектов интеллектуальной собственности истца на законных основаниях.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, отклонив доводы, приведенные в апелляционной жалобе ответчика.

В частности, апелляционный суд пришел к выводу о доказанности фактического осуществления ответчиком торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца по свидетельствам Российской Федерации N 348890, N 484465 и N 37. Апелляционный суд также указал, что совокупностью представленных в материалах дела доказательств подтверждается факт использования ответчиком в фирменном наименовании и деловой документации обозначений сходных до степени смешения с товарными знаками истца и его фирменным наименованием.

Суд апелляционный инстанции также отклонил приведенные в апелляционной жалобе доводы ответчика о наличии оснований для применения правовой позиции, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, также, как и суд первой инстанции, не усмотрев оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Рассмотрев кассационную жалобу общества "Кама-Запчасть", проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдения норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы ответчика в силу следующего.

Предмет иска - это избранный истцом способ защиты права, а основание иска - обстоятельства, на которых он основывает свои требования (пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности").

Таким образом, под основанием иска понимаются те обстоятельства, с которыми, как с юридическими фактами, связаны материально-правовые требования или само правоотношение в целом; предмет иска - это конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, указание истцом на субъективное право, о защите которого он просит суд и определяет итогом судебного разбирательства.

Из пункта второго резолютивной (просительной) части искового заявления общества "КАМАЗ" (том 1, л.д. 12), а также возражения истца на отзыв ответчика (том 2, л.д. 83) следует, что предметом иска по настоящему делу являлось взыскание компенсации за нарушение исключительных прав истца на общеизвестный товарный знак и фирменное наименование в суммарном размере 500 000 рублей. При этом из текста искового заявления общества "КАМАЗ" не представляется возможным установить, в каком размере компенсация заявлена истцом ко взысканию за нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак, а в каком за фирменное наименование.

Данные обстоятельства позволяют предположить, что компенсация за нарушение обоих принадлежащих истцу средств индивидуализации исчислена им в равных долях (абзац четвертый пункта 60 постановления N 10). Приведенное предположение косвенно подтверждается и обоснованием размера компенсации, приведенным на страницах шесть и семь искового заявления, из которого следует, что к взысканию была предъявлена суммарная компенсация за нарушение исключительных прав на оба объекта интеллектуальной собственности истца.

Таким образом, удовлетворяя исковые требования в заявленном размере, суд первой инстанции фактически взыскал компенсацию за нарушение исключительных прав истца на общеизвестный товарный знак и фирменное наименование.

При этом судом первой инстанции не принято во внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 1474 ГК РФ юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 этой статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты исключительные прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в числе которых возможность предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3).

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Как указывалось выше, иск общества "КАМАЗ" (его просительная часть) содержит требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на общеизвестный товарный знак (по свидетельству Российской Федерации N 37) и фирменное наименование, иных материально-правовых требований о применении иных способов защиты исключительного права истца на фирменное наименование, исковое заявление не содержит.

Вместе с тем нормы, содержащиеся в § 1 главы 76 ГК РФ, не содержат указания на возможность требования от нарушителя исключительного права на фирменное наименование выплаты компенсации вместо возмещения убытков.

Учитывая изложенное, взыскание судом первой инстанции с ответчика компенсации за нарушение исключительного права истца на фирменное наименование противоречит нормам действующего гражданского законодательства, исковые требования в соответствующей части не подлежали удовлетворению.

Кроме того, суд первой инстанции на первой странице обжалуемого решения указал, что предметом иска общества "КАМАЗ" являлось взыскание компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 48465, N 348890 и общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 37. Требования истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на фирменное наименование судом в вводной и описательной частях судебного решения не упоминается.

Вместе с тем из материалов рассмотренного по правилам упрощенного производства дела, в том числе обжалуемого решения суда первой инстанции, не следует, что в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции истец изменял предмет или основание исковых требований. Неизменность исковых требований общества "КАМАЗ" следует и из его возражения от 28.11.2019 на отзыв ответчика.

При этом следует отметить, что в мотивировочной части искового заявления истец указывал на обладание им исключительными правами на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 48465, N 348890 и общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 37. Однако, как указывалось выше, сформулированное в резолютивной (просительной) части искового заявление требование предъявлено в защиту упомянутого общеизвестного товарного знака и фирменного наименования истца.

По смыслу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд не вправе рассматривать требования, которые не соответствуют волеизъявлению истца. Обратное означает нарушение принципа диспозитивности арбитражного процесса.

Данная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2018 N 305-ЭС18-4373.

Согласно положениям пункта 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской задачей судопроизводства в арбитражном суде является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 04.06.2013 N 445/13, суду, учитывая доводы истца, приведенные в обоснование его требований, следует установить действительную цель обращения в суд с заявленными требованиями.

В соответствии со статьей 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд должен определить, из какого правоотношения возник спор и какие нормы права подлежат применению при разрешении дела.

Кроме того, суд первой инстанции также обязан установить действительную волю заявителя в отношении избранного им способа защиты нарушенного права исходя из оценки фактических обстоятельств дела, на что в том числе указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.04.2016 N 304-ЭС16-2291.

Таким образом, из приведенных разъяснений высших судебных инстанций вытекает, что суду следует установить истинную волю заявителя независимо от выбранного заявителем правового обоснования, которое может быть ошибочным, и самостоятельно дать юридическую квалификацию заявленным требованиям.

Согласно содержанию обжалуемых судебных актов суды безотносительно к требованиям истца, сформулированным в просительной части искового заявления, установили нарушение ответчиком исключительных прав истца не только на его фирменное наименование и на общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 37е, но и на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 348890, N 484465, однако в резолютивной части решения суда первой инстанции не указано, за нарушение исключительных прав на какие объекты интеллектуальной собственности взыскана компенсация и в каком размере за нарушение исключительного права на каждый объект.

Указанная ошибка (неопределенность) не была устранена и судом апелляционной инстанции.

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что обжалуемые судебные акты приняты с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование фактических обстоятельств дела, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить предмет и основания исковых требований, в том числе объекты интеллектуальной собственности, в защиту которых предъявлен иск; исходя из предмета и оснований иска, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае вывода суда о доказанности факта правонарушения ответчиком исключительного права (прав) истца на какие-либо объекты интеллектуальной собственности суду надлежит, исходя из предмета и оснований исковых требований, характера правонарушений, определить размер компенсации в соответствии с выбранным истцом способом ее расчета и после определения размера компенсации рассмотреть ходатайство ответчика о снижении размера компенсации в соответствии с критериями, приведенными в абзаце третьем пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановлении от 13.12.2016 N 28-П.

Кроме того, при новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо распределить судебные расходы согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу (рассмотрение) апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 288.2, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Томской области от 23.12.2019 по делу N А67-11450/2019 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2020 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

А.А. Снегур