Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 июля 2020 г. N С01-36/2020 по делу N А56-39132/2019 Суд отменил постановление апелляционной инстанции об отказе во взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и направил дело на новое рассмотрение, поскольку необходимо установить, содержат ли учредительные документы третьего лица какое-либо фирменное наименование на иностранном языке, а также проверить, внесены ли сведения о нем в публичный реестр

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 июля 2020 г. N С01-36/2020 по делу N А56-39132/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июня 2020 года.

Полный тест постановления изготовлен 2 июля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АРЕНДА МАШИН" (ул. Шипиловская, д. 64, корп. 1, эт. 1, пом. 147, ком. 1, РМ3П, Москва, 115682, ОГРН 1147748145115) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2020 по делу N А56-39132/2019

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "АРЕНДА МАШИН" к индивидуальному предпринимателю Некрасовой Оксане Евгеньевне (Санкт-Петербург, ОГРНИП 315784700184590) о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Лоджик Сити" (пр. Тореза, д. 98, корп. 1, лит. А, пом. 1Н, офис 321-В, Санкт-Петербург, 194017, ОГРН 1147847404627).

В судебном заседании приняли участи представители:

от общества с ограниченной ответственностью "АРЕНДА МАШИН" - Козловцев К.Н. (по доверенности от 28.01.2019);

от индивидуального предпринимателя Некрасовой Оксаны Евгеньевны - Невзорова И.В. (по доверенности от 12.11.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "АРЕНДА МАШИН" (далее - истец, общество "АРЕНДА МАШИН") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Некрасовой Оксане Евгеньевне (далее - ответчик, предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 500 000 рублей, об обязании прекратить использование доменного имени: https://logiccity24.ru/, об обязании прекратить размещение в сети Интернет по адресу https://logiccity24.ru/ обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком "Logic City" для обозначения услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, и однородных им, а также расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей и расходов на услуги нотариуса в размере 9 800 рублей.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.09.2019 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обжаловал его в суд апелляционной инстанции, который определением от 22.01.2020 перешел к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции и на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью "Лоджик Сити" (далее - третье лицо, общество "Лоджик Сити").

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2020 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении исковых требований отказано, с общества "АРЕНДА МАШИН" в пользу ответчика взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 рублей.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить постановление суда апелляционной инстанции, вынести по делу новый судебный акт.

Заявитель кассационной жалобы считает, что выводы суда апелляционной инстанций не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку сайт ответчика с обозначением "logic city" в доменном имени создан 20.03.2014, тогда как его фирменное наименование со сходным обозначением было зарегистрировано 20.11.2014, то есть истец полагает, что "когда ответчиком создавался сайт, то могло быть речи ни о каком средстве самостоятельной индивидуализации".

Наряду с этим заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с выводом суда апелляционной инстанции о том, что "сайт ответчика не содержит ни его фирменного наименования, на данных об ОГРН, ИНН, юридическом адресе организации с наименованием - обществе "Лоджик Сити", а у потенциальных клиентов истца может возникнуть четкое понимание о работе с иным не имеющим отношению к истцу обществу "Лоджик Сити".

По мнению заявителя кассационной жалобы, ответчик использует доменное имя для введения потенциальных клиентов истца в заблуждение, а не для индивидуализации своего юридического лица.

Предприниматель направил отзыв на кассационную жалобу, в котором просил отказать в ее удовлетворении и оставить обжалуемое постановление без изменения.

Как указывает ответчик, утверждение истца о создании сайта ответчика 20.03.2014 не соответствует действительности и вводит суд в заблуждение, поскольку он был зарегистрирован 20.03.2018.

Ответчик также указывает на то, что является учредителем организации с наименованием ООО "Logic City", для индивидуализации которой зарегистрировал доменное имя logiccity24.ru, и полагает, что использование фирменного наименования в доменном имени является обычной деловой практикой и способом индивидуализации юридического лица в сети Интернет.

Вопреки доводам истца, ответчик констатирует наличие на сайте описания реквизитов организации, включая фактический адрес ее местонахождения, и указания на вид деятельности - "транспортно-логистическая компания, осуществляющая перевозки грузов".

Ответчик обращает внимание на то, что материалами дела подтверждается, что учрежденное им ООО "Logic City" получило исключительное право на использование спорного обозначения в виде права на фирменное наименование с момента регистрации в качестве юридического лица (с 20.11.2014), что было значительно даты приоритета товарного знака истца (26.01.2017), в связи с чем ответчик опровергает доводы заявителя кассационной жалобы о введении в заблуждение его потенциальных клиентов.

Третье лицо письменный отзыв на кассационную жалобу не представило.

В судебном заседании представитель общества "АРЕНДА МАШИН" настаивал на удовлетворении кассационной жалобы, просил отменить обжалуемое постановление.

Представитель предпринимателя возражал против удовлетворения кассационной жалобы и поддержал доводы письменного отзыва.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о начале судебного процесса с его участием, а также о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе посредством публичного уведомления на официальном сайте суда в сети "Интернет", явку своих представителей в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения и постановления проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве относительно жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебных актов, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом апелляционной инстанции, 20.11.2014 в качестве юридического лица зарегистрировано ООО "Logic city", единственным участником и генеральным директором которого является ответчик - Некрасова Оксана Евгеньевна.

Названная организация имеет право на фирменное наименование, которое используется в доменном имени как способ индивидуализации юридического лица. Товарный знак истца в виде словесного обозначения "LOGIC CITY", зарегистрированный 08.11.2017 с датой приоритета 26.01.2017, имеет сходство до степени смешения с фирменным наименованием ООО "Logic city", и оба средства индивидуализации используются при осуществлении аналогичной деятельности и каждый из них намерен использовать свое средство индивидуализации в составе доменного имени.

Использование спорного обозначения осуществлялось ООО "Logic city" до даты приоритета товарного знака, а право на фирменное наименование третье лицо получило с момента регистрации в качестве юридического лица 20.11.2014, то есть ранее, чем возникло исключительное право истца на товарный знак.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что поскольку "доменное имя https://logiccity24.ru зарегистрировано ответчиком - учредителем ООО "Logic city" для целей индивидуализации данного юридического лица и фактически им используется, то факт регистрации доменного имени не может рассматриваться как нарушение исключительного права истца, а дата регистрации доменного имени не имеет правового значения".

При принятии обжалуемого постановления суд апелляционной инстанции руководствовался положениями статей 54, 1252, 1473, 1474, 1475, 1477, 1481, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам считает обжалуемое постановление подлежащим отмене по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Так, в силу положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, среди прочего, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Между тем из пункта 6 статьи 1252 ГК РФ следует, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Для целей названного пункта под частичным запретом на использование понимается в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Следовательно, в спорной ситуации бремя доказывания распределяется следующим образом: общество "АРЕНДА МАШИН" должно доказать наличие у него прав на товарный знак, в защиту которого подан иск, и факт его использования предпринимателем. В свою очередь, ответчик должен опровергнуть эти обстоятельства либо представить доказательства соблюдения требований гражданского законодательства при использовании обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Из текста искового заявления следует, что в обоснование заявленных требований истец ссылался на использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком в доменном имени logiccity24.ru и на сайте в сети Интернет по адресу: https://logiccity24.ru, на котором размещена реклама транспортных услуг, однородных услугам, оказываемым обществом "АРЕНДА МАШИН".

В обоснование своих требований истец представил многоцветную копию свидетельства на спорный товарный знак, а также нотариальный протокол осмотра вышеуказанного сайта.

Суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что спорный знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 634938 является комбинированным обозначением, включающим изобразительный элемент и словесные элементы, выполненные буквами русского и латинского алфавита белого, серого, синего и фиолетового цветов и цветовых сочетаний.

При этом доменное имя является единицей автономии в сети Интернет и представляет собой символьное обозначение, которое, как правило, написано буквами латинского алфавита и, исходя из положений главы 76 части четвертой ГК РФ средством индивидуализации юридических лиц, товаров и услуг не является.

Вопреки положениям статей 71, 168, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обжалуемое постановление не содержит выводов, каким образом суд апелляционной инстанций проанализировал сравниваемые знак обслуживания и доменное имя и в чем он усмотрел наличие между сходства до степени смешения.

Утверждая о том, что доменное имя logiccity24.ru и сайт в сети Интернет по адресу: https://logiccity24.ru используются третьим лицом, суд апелляционной инстанции не указал, на основании каких доказательств он пришел к этому выводу, что не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции полагает, что по смыслу положений статьи 1473, пункта 1 статьи 1474 ГК РФ средством индивидуализации юридического лица является его фирменное наименование.

В спорной ситуации ответчиком является индивидуальный предприниматель, в связи с чем вывод суда апелляционной инстанции о том, что фирменное наименование иной организации является способом индивидуализации деятельности ответчика основан на неправильном понимании норм материального права, поскольку каждый из них обладает самостоятельной правосубъектностью. По смыслу положений статьи 23 ГК РФ физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будучи самостоятельными участниками гражданских правоотношений, выступают в них под своими персональными данными (фамилией, именем, отчеством).

По мнению судебной коллегии, наличие корпоративных отношений между ответчиком и третьим лицом, обусловленное тем, что предприниматель является единственным участником и генеральным директором последнего, не влияет на правовой режим различных средств индивидуализации в гражданском обороте и не предоставляет ему право использовать фирменное наименование третьего лица в доменном имени.

Пунктом 2 статьи 1474 ГК РФ установлен прямой запрет на распоряжение исключительным правом на фирменное наименование.

Таким образом, факт внесения в ЕГРЮЛ записи о регистрации третьего лица ранее даты приоритета спорного знака обслуживания сам по себе не свидетельствует о законности использования его фирменного наименования в доменном имени и в адресе сайта ответчика.

Наряду с этим Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что в мотивировочной части обжалуемого постановления произвольная часть фирменного наименования третьего лица указана иначе, чем это внесено в ЕГРЮЛ и приведено в определении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020, которым суд перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам суда первой инстанции и привлек к участию в деле это третье лицо.

Так, согласно имеющейся в материалах дела выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 21.01.2020, сформированной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (т. 1, л.д. 153-158), полное фирменное наименование третьего лица - общество с ограниченной ответственностью "Лоджик Сити", сокращенное наименование - ООО "Лоджик Сити".

Между тем в мотивировочной части обжалуемого постановления суд апелляционной инстанции многократно называет третье лицо - ООО "Logic city", не указывая доказательство, на основании которого это установлено.

В силу абзаца второго пункта 1 статьи 1474 ГК РФ фирменные наименования юридических лиц на иностранных языках защищаются исключительным правом при условии их включения в ЕГРЮЛ.

С учетом изложенного суду апелляционной инстанции следовало установить, содержат ли учредительные документы третьего лица какое-либо фирменное наименование на иностранном языке, если да, то какое, после чего проверить, внесены ли сведения о нем в публичный реестр.

Кроме того, суд апелляционной инстанции не проводит сравнение между своим вариантом прочтения фирменного наименования третьего лица и спорным знаком обслуживания, в связи с чем суд кассационной инстанции считает необоснованным и преждевременным вывод о том, что они являются сходными до степени смешения.

Как неоднократно указывал суд высшей судебной инстанции (определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224 и от 15.08.2016 N 305-ЭС16-7224), вопросы о наличии у истца исключительного права и об использовании его ответчиком (нарушении ответчиком исключительного права) являются вопросами факта, которые устанавливаются в судах первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, обжалуемое постановление подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с неправильным применением норм материального права и несоответствием выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе правильно и на основании надлежащей оценки имеющихся в материалах дела доказательств установить обстоятельства дела, имеющие существенное значение для его правильного рассмотрения.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2020 по делу N А56-39132/2019 отменить.

Направить дело N А56-39132/2019 на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

В.В. Голофаев

И.В. Лапшина