Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2020 г. N С01-572/2020 по делу N А40-264503/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами первой и апелляционной инстанций не установлена стоимость права использования принадлежащего истцу товарного знака, в связи с чем нельзя признать законной и обоснованной определенную этими судами сумму подлежащей взысканию компенсации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2020 г. N С01-572/2020 по делу N А40-264503/2019

Суд по интеллектуальным правам в составе судьи Булгакова Д.А.,

рассмотрел без вызова сторон кассационную жалобу акционерного общества "Военторг" (ул. Б. Пироговская, д. 23, Москва, 119160, ОГРН 1097746264186) на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2019 по делу N А40-264503/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2020 по тому же делу, по исковому заявлению акционерного общества "Военторг" к индивидуальному предпринимателю Долбову Андрею Александровичу (ОГРНИП 316774600286474) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Военторг" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Долбову Андрею Александровичу (далее - предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 200 000 руб., расходов на приобретение вещественных доказательств в размере 580 руб., расходов по получению выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) в размере 230 руб.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2019 исковые требования удовлетворены частично.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2020 решение от 19.12.2019 оставлено без изменения.

Общество, не согласившись с вышеназванными судебными актами судов первой и апелляционной инстанций, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В обоснование доводов, изложенных в кассационной жалобе, общество указывает, что требования о взыскании компенсации были заявлены им на основании пункта 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходя из двукратной стоимости предоставления права использования товарного знака, представив в подтверждение стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака лицензионный договор от 27.04.2015 N 0022-ЛИС-15, зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 10.07.2015 за N РД0176844. Между тем судами не дана надлежащая правовая оценка представленным истцом доказательствам, суды уклонились от установления цены правомерного использования товарного знака и от определения размера компенсации заявленного истцом на основании пункта 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ.

Истец считает, что судами произвольно снижен заявленный размер компенсации до 10 000 рублей, в отсутствие доказательств несоответствия определенного договором размера платы за использование товарного знака.

Истец отмечает, что снижая заявленный размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак ниже минимального установленного законом предела, суды не учли, обстоятельство того, что в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствиями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснениями, изложенными в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление N 28-П) основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, поскольку в рамках настоящего дела истцом заявлены требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на один товарный знак.

По мнению общества, вывод судов о том, что достоверность стоимости лицензионного договора, предоставленного истцом сомнительна, так как сторонами договора являются связанные между собой лица, не свидетельствует об отсутствии оснований для защиты исключительных прав истца путем взыскания компенсации; факт аффилированности лиц, заключивших договор, не является обстоятельством исключающим принятие указанного договора за основу для расчета компенсации.

Указанные обстоятельства, как полагает общество, свидетельствуют о нарушении судами норм материального и процессуального права, о несоответствии выводов судов представленным в материалы дела доказательствам и являются основанием для отмены принятых по делу судебных актов.

Предприниматель направил отзыв на кассационную жалобу, в котором, ссылаясь на законность и обоснованности решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, просил отказать в удовлетворении кассационной жалобы истца.

В соответствии с частью 1 статьи 288.2. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, могут быть обжалованы в порядке кассационного производства по правилам, предусмотренным главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных указанной статьей.

Необходимости проведения судебного заседания при рассмотрении кассационной жалобы общества судебная коллегия не усмотрела. В силу части 3 статьи 288.2. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение кассационной жалобы по настоящему делу осуществляется без вызова сторон.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 и 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ" по свидетельству Российской Федерации N 520879, зарегистрированный 21.08.2014 в отношении в том числе товаров 18-го класса МКТУ "ремни", с датой приоритета от 11.04.2014.

Истцу стало известно о том, что ответчик в своей торговой точке предлагал к продаже товар - брючный ремень, обладающий признаками контрафактности, на пряжке которого нанесена имитация обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 520879.

В качестве доказательств нарушения права истцом в материалы дела представлены: товарный чек от 18.04.2019 N 9904, кассовый чек от 18.04.2019 N 008, фотокопии товара и видеозапись приобретения товара.

Посчитав, что указанным действием предпринимателем нарушено исключительное право общества на товарный знак, оно обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации.

При этом размер компенсации был рассчитан истцом в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определенной лицензионным договором от 27.04.2015 N 0022-ЛИС-15, заключенным между истцом и акционерным обществом "Военторг-Запад", в соответствии с которым вознаграждение истцу за использование принадлежащего ему товарного знака составляет 100 000 рублей.

Удовлетворяя частично исковые требования, суд первой инстанции установил наличие у истца исключительного права на указанное выше средство индивидуализации и установил факт нарушения ответчиком этого права.

В то же время, уменьшая размер компенсации до 10 000 руб., суд первой инстанции исходил из принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, наличия в материалах дела ходатайства ответчика о снижении компенсации в связи с разовостью нарушения, а также принял во внимание характер допущенного ответчиком нарушения и степень вины нарушителя.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотревший дело, признал взысканный судом первой инстанции размер компенсации законным и обоснованным.

При этом суд апелляционной инстанции, критически оценил представленный истцом в материалы дела в подтверждение стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака лицензионный договор, указав на то, что достоверность стоимости лицензионного договора является сомнительной, так как сторонами договора являются связанные между собой лица, учредителями которых является Министерство Обороны Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного законом предела.

Суд кассационной инстанции отмечает, что применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

При этом суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Требования указанной нормы распространяется, в том числе, и на установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, а также двукратного размера такой цены.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истцом в обоснование заявленных требований был представлен лицензионный договор, зарегистрированный Роспатентом на предоставление права использования вышеуказанного товарного знака, в связи с нарушением исключительного права на который заявлен иск в рамках настоящего спора. Вменяемое ответчику правонарушение совершено в период после подписания указанного договора.

Указанный договор, как усматривается из материалов дела и судебных актов, недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлялось, из числа доказательств по делу он не исключен.

Как усматривается из обжалуемых актов, фактически данный договор признан судом недостоверным доказательством применительно к доказыванию цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. При этом на основании части 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Как было указано выше, договор как таковой опорочен либо опровергнут иными материалами дела не был.

При этом судебная коллегия отмечает, что в случае, если судом отвергается доказательство, представленное истцом в целях установления действительной цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, то указанный вывод должен быть прямо указан в судебном акте и должным образом мотивирован. Кроме того, в данной ситуации, учитывая указанный выше предмет доказывания по данной категории дел, этот вопрос должен быть вынесен арбитражным судом первой инстанции на обсуждение, поскольку влечет необходимость оценки возможности удовлетворения иска.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон.

Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Однако в данном случае суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации определили размер компенсации по собственному усмотрению, которое должным образом мотивировано не было.

Расчет размера компенсации (10 000 рублей), с учетом доводов сторон, в обжалуемых судебных актах не приведен.

Согласно части 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "части 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"

Суд апелляционной инстанции фактически не исследовал и не дал правовой оценки доводу истца, изложенному в апелляционной жалобе, о необоснованности размера компенсации, присужденной к взысканию (10 000 рублей) судом первой инстанции, его произвольности по отношению к заявленному двукратному размеру стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Ранее данная правовая позиция была приведена в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3085, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-2988, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-4299, от 18.01.2018 N 305-ЭС17-16920.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 по делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, суды не лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

В рассматриваемом случае судами не установлена стоимость права использования принадлежащего истцу товарного знака, в том числе с учетом довода ответчика о наличии иного лицензионного договора, устанавливающего иную стоимость права использования принадлежащего истцу товарного знака (50 000 руб.), в связи с чем нельзя признать законной и обоснованной определенную судами сумму подлежащей взысканию компенсации.

На основании вышеизложенного, Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что суды при разрешении настоящего спора определили размер компенсации при неверном толковании подлежащих применению норм материального права и без учета представленных в материалы дела доказательств, в связи с чем судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены состоявшихся по делу судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо учесть вышеизложенное, определить размер подлежащей взысканию компенсации в соответствии с положениями закона, с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам нового рассмотрения данного дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2019 по делу N А40-264503/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2020 по тому же делу отменить.

Дело N А40-264503/2019 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья

Д.А. Булгаков