Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2020 г. N С01-736/2020 по делу N СИП-665/2019 Суд отменил вынесенное ранее судебное решение и направил дело о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку выводы суда первой инстанции о наличии у общества исключительного права на спорное обозначение, о способности спорного товарного знака ввести потребителей в заблуждение, а также о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом сделаны при неправильном применении норм права

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2020 г. N С01-736/2020 по делу N СИП-665/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 31 августа 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 сентября 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Аква Арте" (ул. Фруктовая, д. 7, корп. 1, оф. 5, эт. 2, Москва, 117556, ОГРН 1127746264788) на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2020 по делу N СИП-665/2019

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Аква Арте" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30, 1, Москва 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.05.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 21.01.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 688718.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Органик Фуд" (Варшавское ш., д. 42, комн. 4305, Москва, 115230, ОГРН 5087746323726) и иностранное лицо "PFM & Trading GmbH" (Floraweg 2, 6003 Luzern, Switzerland).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Аква Арте" - Шибаев Р.А. (по доверенности от 15.08.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-275/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Органик Фуд" - Савиных Т.В. (по доверенности от 25.10.2019);

от иностранного лица "PFM & Trading GmbH" - Савиных Т.В. (по доверенности от 08.10.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Аква Арте" (далее - общество "Аква Арте") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.05.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 21.01.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 688718.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Органик Фуд" (далее - общество "Органик Фуд") и иностранное лицо "PFM & Trading GmbH" (далее - компания).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2020 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, общество "Аква Арте" обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит отменить решение суда первой инстанции, дело направить на новое рассмотрение.

По мнению общества "Аква Арте", суд первой инстанции признал наличие у общества "Органик Фуд" исключительного права на противопоставленное обозначение в отсутствие доказательств этого.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что в материалах дела не имеется договора с автором произведения Демианом Сольером и доказательств оплаты обществом "Органик Фуд" вознаграждения за полученное исключительное право на это обозначение. При этом письмом автора произведения не может быть доказано наличие исключительного права у общества "Органик Фуд".

Общество "Аква Арте" полагает, что, вопреки выводам суда первой инстанции, единственная незначительная по объему партия товара, ввезенная на территорию Российской Федерации почти за три года до даты подачи заявки, по которой была произведена регистрация спорного знака N 688718, не может являться достаточным доказательством известности обозначения.

Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что копия статьи в журнале "Друг. Для любителей собак" за май 2015 г. также не является доказательством известности спорного обозначения, так как в материалах дела не содержатся сведения о выходе такого журнала, о его тираже, о количестве проданных экземпляров. Указанные обстоятельства, по мнению общества "Аква Арте", не могут свидетельствовать о том, что "была проведена значительная деятельность по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных спорным обозначением".

Общество "Аква Арте" полагает, что в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции незаконно возложил на него обязанность документально опровергать выпуск и распространение названного журнала.

Заявитель кассационной жалобы не согласен с тем выводом суда первой инстанции, что действия общества "Аква Арте" являются злоупотреблением правом. Данный вывод суда первой инстанции основан на том, что общество "Аква Арте" подало заявку на регистрацию знака, сходного до степени смешения с используемым другим лицом обозначением, и не осуществляло реальную деятельность по введению товаров с таким обозначением в оборот.

Вместе с тем суд первой инстанции не принял во внимание то, что рассматриваемое возражение против регистрации спорного товарного знака было подано через 19 рабочих дней с даты его регистрации.

Общество "Аква Арте" отмечает, что суд первой инстанции необоснованно не принял во внимание представленные в материалы дела доказательства, а именно договор от 28.12.2018 N 98 и технические условия ТУ 10.92.10-001-09220921-2019, указав, что они относятся к периоду "после регистрации товарного знака".

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции не стал устанавливать, существует ли документальное подтверждение приобретения спорным обозначением широкой известности, наличие у этого обозначения способности вызывать ассоциации у потребителей с определенным производителем, а также имели ли действия по регистрации спорного товарного знака со стороны правообладателя основной целью причинение вреда другим лицам.

В соответствии со статьей 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации общество "Органик Фуд" и компания представили отзыв на кассационную жалобу общества "Аква Арте", в котором не согласились с изложенными в ней доводами, считают их направленными на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств, полагают, что не имеется оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены судебного акта.

Роспатент представил письменные пояснения на кассационную жалобу общества "Аква Арте", в которых также не согласился с изложенными в ней доводами, считает их направленными на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств, полагает, что не имеется оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены судебного акта.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители общества "Аква Арте", Роспатента, общества "Органик Фуд" и компании.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества "Аква Арте" поддержал свою кассационную жалобу, просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента, общества "Органик Фуд" и компании возражали против удовлетворения кассационной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве и в письменных пояснениях, приобщенных к материалам дела, считали, что оснований для отмены судебного акта не имеется.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 688718 зарегистрирован на имя общества "Аква Арте" по заявке N 2017732945 (дата приоритета - 14.08.2017) в отношении товаров 5-го и 31-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в свидетельстве.

В Роспатент 21.01.2019 от общества "Органик Фуд" и компании поступило возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку в связи с несоответствием его регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 15.05.2019, которым удовлетворил возражение и признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 688718 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "аминокислоты для ветеринарных целей; добавки пищевые для животных; корма лечебные для животных; препараты ветеринарные; препараты диагностические для ветеринарных целей, добавки пищевые из протеина для животных" и товаров 31-го класса МКТУ "альгаробилла [корм для животных]; галеты для собак; жвачка для животных; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; известь для кормов; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; напитки для комнатных животных; препараты для откорма животных".

Административный орган установил, что согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку испрашивается для части товаров 5-го класса МКТУ, а именно "аминокислоты для ветеринарных целей; добавки пищевые для животных; корма лечебные для животных; препараты ветеринарные; препараты диагностические для ветеринарных целей" и части товаров 31-го класса МКТУ, а именно "альгаробилла [корм для животных]; галеты для собак; жвачка для животных; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; известь для кормов; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; напитки для комнатных животных; препараты для откорма животных".

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент отметил, что ранее даты приоритета спорного товарного знака общество "Органик Фуд" вело переписку по поводу создания по его заказу комбинированного обозначения "Delimill" для маркировки кормов для животных. При этом в данной деловой переписке с зафиксированными датами отправления сообщений, относящимися к периоду ранее даты приоритета, присутствуют и сами изображения упомянутого обозначения, а также упаковок для кормов, в состав которых входят словесный элемент "Delimill" и соответствующая графическая композиция, а дизайнер Демиан Сольер выступает в качестве автора этих графических произведений.

Административный орган также указал на то, что согласно материалам возражения в 2017 году маркетологу общества "Органик Фуд" Зинченко О.С. в рамках служебного задания было поручено разработать новые упаковки кормов для животных с измененным логотипом "Delimeal", что подтверждается приказом от 01.02.2017. Впоследствии общество "Органик Фуд" заключило договор от 30.06.2017 о производстве и дистрибуции сухих кормов для домашних животных по его заказу, на продукцию были получены все необходимые документы.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, Роспатент пришел к выводу о том, что именно подавшему возражение обществу "Органик Фуд" принадлежат исключительные права на графические произведения (логотип).

Проведя сравнительный анализ спорного товарного знака и графических произведений, Роспатент отметил, что указанные обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление в силу наличия в их составе тождественного или сходного изобразительного элемента в виде буквы "m" на фоне стилизованного земного шара, а также выполненных в одинаковой графической манере тождественных и сходных словесных элементов "Delimeal"/"Delimill".

Административный орган отклонил довод правообладателя о том, что спорный товарный знак не является тождественным обозначению "", указав на то, что норма пункта 9 статьи 1483 ГК РФ распространяется и на обозначения, сходные до степени смешения с указанными в ней объектами.

Таким образом, административный орган признал спорный товарный знак тождественным обозначению "" и сходным до степени смешения с остальными графическими произведениями, исключительные права на которые возникли ранее даты приоритета этого товарного знака у подавшего возражение общества "Органик Фуд".

Роспатент отметил, что в материалах заявки отсутствуют какие-либо сведения о согласии на государственную регистрацию спорного товарного знака на имя его правообладателя, а также о наличии определенного теми или иными документами спора, требующего разрешения в судебном порядке, в отношении авторского права на противопоставленные графические произведения.

В связи с изложенным Роспатент пришел к выводу о несоответствии спорного товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Изучив представленные с возражением материалы, свидетельствующие об осуществлении обществом "Органик Фуд" деятельности по введению в гражданский оборот кормов для животных под сходным и тождественным спорному товарному знаку комбинированными обозначениями "Delimill" / "Delimeal" как до даты приоритета спорного знака, так и после этой даты, принимая во внимание однородность реализуемых обществом "Органик Фуд" товаров 5-го и 31-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку, Роспатент констатировал наличие возможности введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров и, следовательно, несоответствие спорного товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в отношении указанных выше товаров.

Несогласие общества "Аква Арте" с названным решением административного органа послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Руководствуясь положениями статей 1483, 1508 ГК РФ, Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, с учетом постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), проанализировав представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции признал оспариваемый ненормативный правовой акт соответствующим законодательству, в связи с чем требование общества "Аква Арте" о признании оспариваемого решения недействительным оставил без удовлетворения.

Суд первой инстанции отметил, что доводы общества "Аква Арте" об отсутствии у компании заинтересованности в подаче возражения не могут быть основанием для признания решения Роспатента недействительным, поскольку возражение подано совместно компанией и обществом "Органик Фуд". Заинтересованность последнего в подаче возражения общество "Аква Арте" не оспаривало.

Суд первой инстанции признал правомерным вывод Роспатента о том, что до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака общество "Органик Фуд" ввело в гражданский оборот корма, маркированные спорным графическим обозначением, в то время как сведения о таком использовании обозначения обществом "Аква Арте" или иными лицами отсутствуют.

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что доводы общества "Аква Арте" о документальном подтверждении только одного случая ввоза товара на территорию Российской Федерации и о том, что число контрагентов, которым реализован товар, является недостаточным, не опровергают указанные обстоятельства и не свидетельствуют об ошибочности выводов Роспатента, сделанных исходя из совокупности представленных по делу доказательств.

Суд первой инстанции отклонил ссылки общества "Аква Арте" на то, что осуществление обществом "Органик Фуд" рекламы товаров на территории Российской Федерации не подтверждено документально, поскольку такие доводы опровергаются материалам дела.

Суд первой инстанции не принял доводы общества "Аква Арте" о неподтвержденности в достаточной мере приобретения обществом "Органик Фуд" исключительного права на обозначение, поскольку указанное лицо представило документы, свидетельствующие об осуществлении им деятельности по созданию логотипа.

Суд первой инстанции отметил, что общество "Аква Арте" не предъявило доказательства принадлежности ему либо другому лицу исключительного права на графическое произведение (логотип).

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции компания и общество "Органик Фуд" дополнительно представили заявление Демиана Сольера от 06.03.2020, в котором он подтверждает создание по заказу общества "Органик Фуд" дизайн-макетов упаковок для корма с обозначением "Delimill", а также передачу исключительного права на это обозначение обществу "Органик Фуд" в 2014 году.

На основании изложенного суд первой инстанции признал правомерным вывод Роспатента о несоответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что регистрация спорного товарного знака, а также возможная последующая деятельность под этим товарным знаком в области производства кормов способны ввести потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров, и, таким образом, о несоответствии предоставления правовой охраны спорному товарному знаку требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, для индивидуализации указанных в возражении товаров 5-го и 31-го классов МКТУ.

Суд первой инстанции отклонил доводы общества "Аква Арте" о недоказанности возникновения ассоциативных связей ввиду известности общества "Органик Фуд" как производителя кормов под спорным обозначением, указав, что такие доводы не опровергают документально подтвержденное использование обозначения именно обществом "Органик Фуд", как и отсутствие доказательств его использования обществом "Аква Арте" или иными лицами.

Проверив решение Роспатента на его соответствие законодательству, проанализировав сравниваемые обозначения, приняв во внимание обстоятельства использования обозначения, высокую степень сходства товарного знака "" и обозначений "", "", "", оригинальность композиций обозначения, суд первой инстанции не усмотрел оснований для признания неправомерными выводов Роспатента о возможности введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров.

Суд первой инстанции рассмотрел доводы компании и общества "Органик Фуд" о злоупотреблении правом обществом "Аква Арте" при приобретении исключительного права на спорный товарный знак и пришел к следующим выводам.

Что касается действий общества "Аква Арте" по регистрации обозначения, которое использовало другое лицо, суд первой инстанции указал, что в настоящем случае они не могут считаться добросовестными, поскольку имеют место копирование обозначения и регистрация его для однородных товаров для животных, в отношении которых обозначение в сопоставимый период времени уже использовало общество "Органик Фуд".

Так, суд первой инстанции отметил, что последовательность действий общества "Аква Арте" может свидетельствовать о приобретении названным обществом исключительного права на спорный товарный знак без первоначального намерения использовать обозначение в предпринимательской деятельности, исключительно для того, чтобы воспользоваться репутацией компании и общества "Органик Фуд" и воспрепятствовать последнему использовать обозначение, которое приобрело известность у контрагентов указанного общества (отсутствие иных добросовестных целей).

Исходя из совокупности установленных обстоятельств, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действия общества "Аква Арте" по регистрации спорного товарного знака с учетом последующих действий названного общества являются злоупотреблением правом, направленным на воспрепятствование использованию спорного обозначения компанией и обществом "Органик Фуд". При этом общество "Аква Арте" не опровергло доводы компании и общества "Органик Фуд" о наличии в его действиях признаков злоупотребления правом.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о сходстве сравниваемых обозначений, об однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товаров, реализуемых обществом "Органик Фуд", о наличии у Роспатента полномочий по рассмотрению возражений и принятию решений по результатам такого рассмотрения, а также о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении названных выводов президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, в отзыве и в письменных пояснениях на нее, заслушав мнения лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и доказательствам, представленным в материалы дела, пришел к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действующей на дату приоритета спорного товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492 ГК РФ) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1513 и подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, обладает только заинтересованное лицо.

При рассмотрении данной категории споров президиум Суда по интеллектуальным правам отмечал, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных произведениям, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, поэтому лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, являются только правообладатели известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу N СИП-414/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 N 300-ЭС17-10477 отказано в передаче дела N СИП-414/2016 в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра в порядке кассационного производства).

При таких обстоятельствах при оценке доводов о наличии или отсутствии у лиц, подавших возражение, права на такую подачу суд первой инстанции должен установить факт наличия у общества "Органик Фуд" либо у компании исключительного права на обозначения "", "" и "", сходные со спорным средством индивидуализации.

Согласно тексту решения Роспатента от 18.03.2019 окончательный дизайн обозначения "" был разработан дизайнером Damien Seiler и отправлен обществу "Органик Фуд" письмом от 04.02.2014. В свою очередь, логотипы "" и "" являлись итогом переработки обозначения "", произведенной маркетологом общества "Органик Фуд" в 2017 году.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом кассационной жалобы общества "Аква Арте" о том, что суд первой инстанции признал наличие у общества "Органик Фуд" исключительного права на противопоставленные обозначения без учета применимых норм права.

В качестве доказательств наличия такого права суд указал: "переписка, трудовой договор от 01.08.2011, приказ от 01.02.2017 и нотариально заверенное заявление Зинченко О.С.".

Суд также отметил, что "третьи лица при рассмотрении настоящего заявления дополнительно представили заявление Демиана Сольера от 06.03.2020, в котором он подтверждает создание по заказу общества "Органик Фуд" дизайн-макетов упаковок для корма со спорным обозначением, а также передачу исключительного права на обозначение обществу "Органик Фуд" в 2014 году".

Вместе с тем пунктом 3 статьи 1288 ГК РФ установлено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя (статья 1241 ГК РФ).

Кроме того, исключительное право на обозначение могло возникнуть непосредственно у общества "Органик Фуд" в случае создания графического произведения в пределах, установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (пункт 2 статьи 1295 ГК РФ).

В решении суда первой инстанции не содержатся какие-либо сведения о представлении обществом "Органик Фуд" в материалы дела допустимых доказательств, подтверждающих факт перехода исключительного права на графическое произведение "", в том числе договора об отчуждении исключительного права, принятия наследства и т.п. В решении суда отсутствуют и сведения о служебном характере данного произведения.

В ходе рассмотрения кассационной жалобы представитель общества "Органик Фуд" и компании признал отсутствие трудовых взаимоотношений между данными лицами и автором произведения.

Договор с автором произведения Демианом Сольером и доказательства выплаты обществом "Органик Фуд" вознаграждения за полученное исключительное право на это обозначение в материалах дела отсутствуют.

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, письмо автора произведения само по себе не может являться доказательством наличия исключительных прав у общества "Органик Фуд", поскольку это письмо не может подтверждать факт передачи исключительного права обществу "Органик Фуд" с учетом требований статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценку переписки между обществом "Органик Фуд" и автором графического произведения на предмет ее соответствия требованиям статьи 1234 ГК РФ суд первой инстанции не дал.

Вопрос об авторстве и правообладании в отношении логотипов "" и "", являющихся итогом переработки обозначения "", суд первой инстанции вообще не анализировал.

При таких обстоятельствах доводы заявителя кассационной жалобы о том, что наличие исключительных прав у общества "Органик Фуд" на противопоставленные обозначения установлено в нарушение применимых норм права, следует признать обоснованными.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действующей на дату приоритета спорного товарного знака) не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара либо его изготовителя.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам учитывает, что сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товара.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциацию с иным изготовителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителя стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2019 по делу N СИП-644/2018, от 05.04.2019 по делу N СИП-498/2018, от 30.07.2018 по делу N СИП-584/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 01.11.2018 N 300-ЭС18-17103 отказано в передаче дела N СИП-584/2017 в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра в порядке кассационного производства).

Таким образом, норма подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным изготовителем), не являющимся правообладателем товарного знака. При этом установление фактов разработки данного обозначения не правообладателем, а каким-либо другим лицом, использования обозначения иным производителем, а также размещения информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения именно пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товара.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении спорных товаров, о территории и объемах производства товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Следовательно, для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, подтверждающих не только производство товаров под сходным обозначением иного производителя, но и возникновение у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и их предшествующим производителем.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом кассационной жалобы общества "Аква Арте" о том, что суд первой инстанции не обосновал, по каким критериям статью в журнале "Друг. Для любителей собак" за май 2015 г. он признал достаточным доказательством того, что обществом "Органик Фуд" "была проведена значительная деятельность по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных спорным обозначением".

Кроме того, заслуживает внимания довод кассационной жалобы о нарушении судом первой инстанции положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выразившемся в возложении на общество "Аква Арте" обязанности документально опровергать выпуск и распространение названного журнала.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

Таким образом, факт подтверждения возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем в рассматриваемых спорах возложено на Роспатент и на привлеченное на стороне административного органа третье лицо, указывавшее на эти обстоятельства при рассмотрении возражения.

Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.05.2019 N 305-ЭС18-26293.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также соглашается с доводом кассационной жалобы общества "Аква Арте" о том, что суд первой инстанции признал действия названного общества злоупотреблением правом при неправильном применении статьи 10 ГК РФ и не стал устанавливать, существует ли документальное подтверждение приобретения спорным обозначением широкой известности и наличия у этого обозначения способности вызывать ассоциации у потребителей с определенным производителем, а также имели ли действия по регистрации спорного товарного знака со стороны правообладателя основной целью причинение вреда другим лицам.

На основании статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, статьи 10 ГК РФ, статей 4 и 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" с учетом разъяснений высшей судебной инстанции, изложенных в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и в пункте 169 Постановления N 10, суд первой инстанции верно указал, что квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, от намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки.

Цель лица, его намерения подлежат установлению с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

При этом с точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. Недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительного права на товарный знак недобросовестным.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами, регистрация товарного знака одним из них могла быть произведена с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей. Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

Как следует из обжалуемого решения, суд первой инстанции сделал вывод об известности обществу "Аква Арте" использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака, на основании представленных в материалы дела заявок на перевозку от 19.06.2015 N 5_2015 и от 18.02.2016 N 02_2016, транспортных накладных от 22.06.2015 и от 25.02.2016, товарных накладных от 19.06.2015 и от 24.02.2016 соответственно.

Вместе с тем в заявках на перевозку от 19.06.2015 N 5_2015 и от 18.02.2016 N 02_2016 в качестве заказчика указано не общество "Органик Фуд", а общество "Органик Фуд СПб"; в графе "Наименование груза" указано на сборный груз по товарным накладным ТОРГ-12 N А0000004065, А0000004066 от 19.06.2015 и N В0000001474, В0000001475 от 24.02.2016, которые в материалах дела отсутствуют; в заявках на перевозку и в транспортных накладных сведения о перевозке товара, маркированного обозначением "Delimill", отсутствуют.

Суд первой инстанции отметил: "В товарной накладной от 19.06.2015 N 4054 (т. 4, л.д. 135-136) и в счет-фактуре от 19.06.2015 N 4054 (т. 4, л.д. 137) присутствует товар "Полнорационный корм для собак" в ассортименте, с указанием кодов товара (в товарной накладной) и номера таможенной декларации 10225052/261114/00043 (в счет-фактуре). Номер таможенной декларации и коды товара (артикулы товара в таможенной декларации) позволяют установить, что обществу "АКВА АРТЕ" был передан корм, ввезенный по таможенной декларации от 26.11.2014 и маркированный обозначением "DELIMILL" (т. 4, л.д. 51-61)".

Вместе с тем указанная товарная накладная подтверждает факт передачи товара обществом "Органик Фуд" индивидуальному предпринимателю Гусевой Н.Ю. На основании каких документов суд первой инстанции пришел к выводу о том, что перевозчиком данного товара являлось общество "Аква Арте" (или это общество по каким-либо иным причинам имело доступ к данной товарной накладной), из текста обжалуемого решения не усматривается.

Таким образом, вывод суда первой инстанции об известности обществу "Аква Арте" использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака не может быть признан достаточно обоснованным.

Иные обстоятельства, необходимые для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, суд первой инстанции не исследовал.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также соглашается с тем доводом кассационной жалобы, что признание действий общества "Аква Арте" злоупотреблением правом только на основании самого факта подачи заявки на регистрацию сходного до степени смешения обозначения при отсутствии введения товаров в оборот лишь в течение 19 рабочих дней с момента регистрации товарного знака противоречит приведенным выше правовым подходам.

Принимая во внимание то, что выводы суда первой инстанции о наличии у общества "Органик Фуд" исключительного права на спорное обозначение, о способности спорного товарного знака ввести потребителей в заблуждение, а также о наличии в действиях общества "Аква Арте" признаков злоупотребления правом сделаны при неправильном применении норм права, без надлежащей оценки доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о необходимости отмены обжалуемого решения суда.

Согласно части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в отзыве и в письменных пояснениях на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о том, что обжалуемый судебный акт нельзя признать законным и обоснованным, в связи с чем он подлежит отмене.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения по настоящему спору требуются исследование и оценка доказательств и доводов сторон, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения заявления, дать оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и представленным в обоснование этих доводов доказательствам, привести мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты и на основе этого, исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Вместе с тем с учетом того, что обществом "Аква Арте" государственная пошлина за подачу кассационной жалобы уплачена в размере большем, чем установлено подпунктами 3 и 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, указанному лицу на основании пункта 1 статьи 333.40 этого Кодекса из федерального бюджета подлежит возврату излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 1500 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2020 по делу N СИП-665/2019 отменить.

Дело N СИП-665/2019 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Аква Арте" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную при подаче кассационной жалобы по чеку ордеру от 25.05.2020 (операция 4990).

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина