Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2020 г. по делу N СИП-450/2020 Суд признал частично не действительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против государственной регистрации товарного знака и обязал Роспатент повторно рассмотреть это возражение, поскольку им не дана оценка доводам заявителя о наличии у обозначения отличительных особенностей формы и различительной способности изображения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2020 г. по делу N СИП-450/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2021 г. N С01-1711/2020 по делу N СИП-450/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 24 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 29 сентября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Сидорской Ю.М.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Амеличкиной И.В.

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "КГ Строй Системы" (ул. Салова, д. 45, лит. Ж, пом./ком. 1-Н/17, г. Санкт-Петербург, 192102, ОГРН 1057813001795) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 28.02.2020, принятого по результатам рассмотрения поступившего 26.11.2019 возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018711953, в части отказа в предоставлении форме заявленного обозначения самостоятельной правовой охраны.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "КГ Строй Системы" - Резникова И.С. (по доверенности от 25.05.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности с использованием системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" - Козача А.С. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-276/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "КГ Строй Системы" (далее - заявитель, общество "КГ Строй Системы") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.02.2020, принятого по результатам рассмотрения поступившего 26.11.2019 возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018711953, в части отказа в предоставлении форме заявленного обозначения самостоятельной правовой охраны. В целях восстановления нарушенных прав заявитель просит зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 19-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) на основании заявки N 2018711953.

Заявитель полагает, что решение Роспатента от 28.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения в части предоставления правовой охраны форме упаковки принято при неправильном применении положений пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также с нарушением Роспатентом процедуры рассмотрения возражения на основании нижеследующего.

По мнению общества "КГ Строй Системы", заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой изображение оригинальной формы и дизайна упаковки товара, обладающее рядом четко различимых особенностей, не обусловленных функциональным назначением и позволяющих отличать его от иных упаковок, традиционно используемых на российском рынке для индивидуализации товаров 19-го класса МКТУ. Детальный перечень оригинальных элементов, дающих представление о форме упаковки, был приведен заявителем в тексте возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака.

Заявитель считает неподтвержденным материалами дела вывод Роспатента о том, что форма упаковки, представленная на регистрацию, незначительно отличается от других форм упаковки, обычно встречающихся на рынке, является традиционной, безальтернативной и определяется исключительно или главным образом функциональностью. Проведенное Роспатентом сравнение заявленного обозначения с альтернативными упаковками (страница 8 обжалуемого решения) не может служить подтверждением того, что спорное обозначение является стандартной упаковкой для товаров, в отношении которых испрашивается его правовая охрана, поскольку представленные изображения других упаковок очевидно существенным образом отличаются от заявленной формы упаковки и не содержат в себе тех оригинальных элементов, которыми обладает заявленное обозначение.

Заявитель полагает, что представленный с материалами возражений Отчет ВЦИОМ "Восприятие изображения упаковки для шпаклевки в отношении марки Danogips" (далее - Отчет ВЦИОМ) не получил надлежащей правовой оценки административного органа.

Общество "КГ Строй Системы" отмечает, что ссылки Роспатента на примеры иных упаковок, присутствующих на товарном рынке, являются нерелевантными, поскольку имеют другие пропорции, другой внешний вид крышки, существенные визуальные отличия от спорного обозначения.

Кроме того, заявитель указывает на допущенное Роспатентом нарушение процедуры рассмотрения возражений, предусмотренных п. 4.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Как считает заявитель, Роспатент необоснованно не принял во внимание наличие у заявителя исключительных прав на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 111930.

Заявитель отмечает, что в оспариваемом Решении также отсутствует какой-либо анализ функциональности формы, то есть связи элементов формы с набором определённых возможностей и способностью выполнять определенные функции. Равным образом в решении Роспатента не указано, каким именно образом выполнение функции упаковки как емкости для строительных материалов, например, шпаклевки, требует наличия приведенных заявителем отличительных особенностей ее формы.

Заявитель полагает противоречивыми выводы Роспатента относительно отсутствия доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования и одновременно с этим указание на подтвержденные объемы реализации товаров в упаковке заявленного вида на территории всех субъектов Российской Федерации, а также на проведение ряда маркетинговых мероприятий, направленных на формирование на рынке узнаваемости и высокой репутации производимой заявителем продукции; заявитель подчеркивает, что представленные в материалы заявки документы, свидетельствуют о широкой известности потребителям товаров в упаковке заявленного вида, значительных объемах продаж, а также обширной территории реализации этих товаров в Российской Федерации.

Кроме того, заявитель акцентирует внимание суда на том, что Роспатент не дал правовой оценки доводу о том, что элементы заявленного обозначения составляют единую композицию, которая по отношению к заявленным товарам является оригинальной (подпункт 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ).

Роспатент в отзыве на заявление полагает оспариваемое решение соответствующим нормам законодательства в области правовой охраны товарных знаков, в связи с чем просит отказать заявителю в удовлетворении требований.

Как указывает Роспатент, при вынесении оспариваемого решения им было установлено, что форма обозначения по заявке N 2018711953 обусловлена функциональным назначением упаковки заявленных товаров 19-го класса МКТУ, не является оригинальной, на основании вышеизложенного административный орган пришел к выводу о том, что форма ведра является неохраноспособным элементом.

Роспатент отмечает, что подобная упаковка в виде ведра используется различными производителями при производстве строительных растворов и смесей; довод заявителя, согласно которому форма упаковки, используемая различными производителями, существенно отличается от формы заявленного обозначения, является необоснованным.

Форма упаковки, представленная в обозначении по заявке N 2018711953, является традиционной для упаковки строительных растворов и смесей, незначительно отличается от других форм, встречающихся на рынке. В то же время оригинальность формы объемного обозначения должна быть ясно различима и восприниматься как товарный знак, а не как простой вариант уже известных форм упаковки.

Административный орган полагает необоснованным довод заявителя о том, что форма объемного обозначения по заявке N 2018711953 приобрела различительную способность в результате его интенсивного использования и ассоциируется у российских потребителей с конкретным производителем - обществом "КГ Строй Системы".

В отзыве на заявление Роспатент также отмечает, что довод заявителя об оригинальности формы заявленного обозначения, мотивированный ссылкой на факт предоставления правовой охраны промышленному образцу "Ведро" по патенту Российской Федерации N 111930, является необоснованным. Наличие прав на промышленный образец не дает оснований для вывода о том, что заявленное в качестве товарного знака обозначение обладает различительной способностью, поскольку это два разных объекта интеллектуальной собственности с различным правовым регулированием. При определении соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" устанавливается его отличие от аналогичных изделий промышленного или кустарно-ремесленного производства, в то время как при экспертизе объемного товарного знака должно быть установлено, что его форма является следствием оригинального исполнения и способна выполнять функции средства индивидуализации товаров определенного производителя.

По мнению административного органа, ссылки заявителя на другие регистрации товарных знаков неправомерны, поскольку делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств дела. Вышеизложенное подтверждается позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 08.11.2006 N 8215/06, согласно которому ссылки на определенную практику регистрации аналогичных товарных знаков не могут быть приняты во внимание в связи с тем, что не являются предметом спора и обстоятельства их регистрации должны рассматриваться отдельно.

Представитель общества "КГ Строй Системы" в судебном заседании поддержал заявленные требования, просил признать заявленное решение недействительным по доводам, изложенным в заявлении.

Представитель Роспатента в судебном заседании просил в удовлетворении заявленных требований отказать по доводам, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела, в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав правовую позицию представителей сторон, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, общество "КГ Строй Системы" 27.03.2018 обратилось в Роспатент с заявкой N 2018711953 о государственной регистрации объемного обозначения "" в качестве товарного знака в отношении товаров 19-го класса МКТУ и услуг 35-го классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Согласно приложению N 1 к заявке заявленное на регистрацию объемное обозначение представляет собой пластиковое ведро белого цвета, выполненное по индивидуальной пресс-форме, с металлической ручкой и зеленой крышкой, на боковой поверхности которого нанесено изображение, представляющее собой оригинальную комбинацию геометрических фигур, расположенных на двух уровнях. На первом уровне расположены четыре красные вертикальные изогнутые полосы, напоминающие математический знак "больше", справа от которых расположен зеленый параллелограмм. Несколько ниже, на втором уровне, расположен круг серого цвета, заключенный в окружность большего диаметра, поверх которого размещено стилизованное изображение шпателя, продолжением которого является красный пятиугольник, имеющий одной из сторон форму математического знака "больше".

Из материалов заявки не следует подробное описание формы ведра, отдельных конструктивных элементов, определяющих особенности его формы.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом было принято решение от 12.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, так как заявленное объемное обозначение для части товаров 19-го класса и соответствующих им услуг 35-го класса МКТУ в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой вид товара (упаковку), форма которого обусловлена только его функциональным назначением на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а для всех остальных товаров 19-го класса и услуг 35-го классов МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно производимого товара и оказываемых услуг.

Не согласившись с решением экспертизы, заявитель 26.11.2019 направил в Роспатент возражение, в котором скорректировал перечень товаров, для которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке N 2018711953, путем его сокращения до товаров 19-го класса МКТУ "гипс для внутренних работ; материалы строительные вязкие; обмазки [материалы строительные]; растворы строительные; сухие строительные смеси, в том числе, смеси цементные, смеси шпаклевочные, смеси гипсовые; цементы".

В тексте возражения заявитель приводил в числе прочего следующие аргументы:

заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой изображение оригинальной формы и дизайна упаковки товара, обладающих рядом четко различимых особенностей, не обусловленных функциональным назначением и позволяющих отличать ее от иных упаковок, традиционно используемых на российском рынке для реализации товаров 19-го класса МКТУ;

характерной особенностью композиционного построения заявленного обозначения является гармоничное сочетание композиционных элементов и стилизованной проработки корпуса и крышки;

наличие у заявителя патента на аналогичный промышленный образец подтверждает новизну и оригинальность формы и дизайна заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения;

оригинальность графического оформления упаковки подтверждает регистрация товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 688669;

форму упаковки заявленного обозначения и ее дизайнерское оформление необходимо рассматривать как единую композицию, которая имеет уникальное стилистическое решение, формирует облик обозначения, создающий характерный отличительный образ упаковки, отличный от восприятия составляющих ее элементов по отдельности;

заявитель является лидером среди производителей строительных материалов, занимающим существенную долю рынка;

заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение приобрело широкую известность среди потребителей благодаря его интенсивному использованию заявителем, а также проведению им активной рекламной кампании;

объемы реализации продукции в упаковке заявленного вида свидетельствуют об интенсивном использовании обозначения и его известности потребителям на всей территории Российской Федерации до даты приоритета;

заявителем представлены результаты социологического исследования, которые обуславливают вывод о том, что заявленное обозначение обладает совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его существования в качестве средства индивидуализации товаров.

Податель возражения назвал следующие отличительные особенности формы и дизайна заявленной упаковки (страница 2 возражения):

корпус ёмкости, выполненный в форме усеченного конуса с небольшим расширением к верхнему краю, имеющим четко-различимую ступеньку в верхней части;

проработка верхнего края корпуса кольцевым выступом и отходящими от него перпендикулярно к верхнему краю ребрами;

выполнение в верхней части корпуса оригинальной формы и конструкции утолщений под крепление ручки;

проработка корпуса оригинальной комбинацией графических элементов: стилизованный ярко-контрастный красный знак стрелки, состоящий из четырёх элементов и упирающийся в ярко-контрастный зеленый параллелограмм; круг в окружности, поверх которых расположено стилизованное изображения шпателя и оставленного им неровного рабочего следа, заканчивающегося повторяющимся стилизованным знаком стрелки;

колористическое решение графических и композиционных элементов (проработка корпуса в белом цвете, а крышки в контрастном зеленном цвете);

выполнение крышки уплощенной и имеющей утопленную большую часть верхней стороны с выступающим вверх кольцевым выступом, от которого внутрь отходят трапециобразные ребра;

выполнение крышки с центральным углублением с выступом;

проработка боковой внешней стенки крышки расширением к низу в виде "юбки";

отсутствие плотного прилегания боковой внешней стенки крышки к корпусу емкости.

По мнению заявителя, перечисленные особенности образуют внешний вид упаковки, который является уникальным и запоминается потребителям, в связи с чем обладает различительной способностью, достаточной для индивидуализации товаров конкретного производителя.

На основании изложенных доводов заявитель просил отменить решение Роспатента от 12.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке N 2018711953 для уточненного перечня товаров 19-класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения на названное решение экспертизы Роспатентом было принято решение о государственной регистрации обозначения с исключением из правовой охраны формы обозначения.

При вынесении оспариваемого решения административный орган пришел к выводу об отсутствии оригинальности объемного обозначения. Роспатент отметил, что анализ заявленного объемного обозначения показал, что оно представляет собой пластиковое ведро с крышкой и металлической ручкой, которые можно использовать для расфасовки, транспортировки и хранения различных сыпучих веществ (в том числе строительных смесей): такая упаковка компактна, герметична благодаря крышке, удобна, легко выдерживает разность температур. Сама по себе форма не способна индивидуализировать заявленные товары, чему свидетельствует широкое использование подобной формы упаковки различным производителями. Форма ведра сама по себе не является новой, не обладает оригинальностью, позволяющей потребителю выделить товар такой формы среди аналогового ряда и запомнить его. В этой связи форма заявленного ведра не обладает различительной способностью и не может быть включена в качестве охраняемого элемента в заявленное обозначение на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Роспатент отметил, что результаты социологического опроса в отношении формы ведра не могут быть учтены, поскольку индивидуализация заявленного обозначения происходит благодаря изобразительным элементам и их цветовому и композиционному решению.

Административный орган признал неубедительными доводы общества "КГ Строй Системы" о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его активного использования заявителем.

Отметив, что представленные заявителем результаты опроса действительно подтверждают факт известности заявленного обозначения среди специалистов отделочных работ (две трети респондентов знакомы с тестируемой упаковкой шпаклевки), представленные заявителем документы подтверждают объемы реализации товаров в упаковке заявленного вида на территории всех субъектов Российской Федерации (в том числе Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ за 2017 - 2018 гг.), указав, что до даты приоритета заявителем был реализован ряд маркетинговых проектов, направленных на формирование на рынке узнаваемости и высокой репутации производимой им продукции 19-го класса МКТУ в упаковке заявленного вида (таких как размещение рекламных объявлений на грузовых билбордах и грузовиках; проведение рекламных акций, распространение рекламных материалов), коллегия тем не менее не усмотрела, что форма ведра сама по себе без изобразительных элементов приобрела различительную способность в отношении товаров заявителя.

Полагая, что решение Роспатента от 28.02.2020 нарушает законные права и интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности, не соответствует требованиям действующего законодательства, общество "КГ Строй Системы" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного правового акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10)).

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта обществом "КГ Строй Системы" соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения установлены статьей 1248 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки (27.03.2018) правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), Правила N 56 в части, не противоречащей ГК РФ.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 этой статьи Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Пунктом 34 Правил N 482 установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Вместе с тем, как отмечает сам Роспатент в абзаце втором пункта 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), при оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена форма объемного обозначения только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

При этом, если форма является традиционной или безальтернативной, то обозначение может быть признано не обладающим различительной способностью (абзац первый пункта 1 статьи 1483 ГК РФ); если форма обусловлена только функциональным назначением, названное обозначение не соответствует подпункту 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.06.2018 N СИП-691/2017, от 13.07.2020 N СИП-948/2019.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации - адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

На то, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя, неоднократно обращалось внимание президиумом Суда по интеллектуальным правам (постановления от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015, от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015, от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016, от 19.03.2018 по делу N СИП-384/2017 и др.).

Аналогичный подход отражен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 по делу N 300-ЭС19-12932.

При проверке решения административного органа на предмет его соответствия положениям абзаца первого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ Суд по интеллектуальным правам отмечает, что охраноспособность заявленного обозначения подлежит оценке административным органом в отношении тех товаров, для которых обозначение заявлено на регистрацию (гипс для внутренних работ, материалы строительные вязкие, обмазки, растворы строительные, сухие строительные смеси, в том числе, смеси цементные, смеси шпаклевочные, смеси гипсовые, цементы).

Таким образом, для признания объемного обозначения обладающим различительной способностью и представления такому обозначению правовой охраны в качестве товарного знака, необходимо установить, что данное обозначение имеет обусловленную не только функциональным назначением форму и эта форма не является традиционной и безальтернативной для изделий того же назначения.

В оспариваемом решении Роспатент указал, что заявленное на регистрацию обозначение представляет собой пластиковое ведро с крышкой и металлической ручкой, которые можно использовать для расфасовки, транспортировки и хранения различных сыпучих веществ (в том числе строительных смесей), при этом, по мнению административного органа, сама по себе форма обозначения не способна индивидуализировать заявленные товары, чему свидетельствует широкое использование подобной формы упаковки различным производителями, форма ведра не обладает оригинальностью.

Между тем, вывод Роспатента об отсутствии у заявленного на регистрацию обозначения различительной способности ничем не мотивирован, не содержит ссылок на материалы административного дела.

В тексте решения (стр. 8) Роспатент указывает на широкое использование подобной формы упаковки различными производителями (в частности, производителями "Старатели", "Ярославские краски", "WEBER", "TERRACCO", "KNAUF", "Admiral Korea", "BTB", "BAUPROFFE").

Между тем, из текста решения Роспатента не усматривается, что административный орган провел детальный сравнительный анализ на предмет наличия на упаковках названных производителей отличительных особенностей формы обозначения, поименованных заявителем в тексте возражения (в том числе, корпус ёмкости, выполненный в форме усеченного конуса с небольшим расширением к верхнему краю, имеющим четко различимую ступеньку в верхней части; проработка верхнего края корпуса кольцевым выступом и отходящими от него перпендикулярно к верхнему краю ребрами; выполнение в верхней части корпуса оригинальной формы и конструкции утолщений под крепление ручки; выполнение крышки уплощенной и имеющей утопленную большую часть верхней стороны с выступающим вверх кольцевым выступом, от которого внутрь отходят трапециобразные ребра; выполнение крышки с центральным углублением с выступом; проработка боковой внешней стенки крышки расширением к низу в виде "юбки"; отсутствие плотного прилегания боковой внешней стенки крышки к корпусу емкости).

В отсутствие такого анализа вывод Роспатента об отсутствии оригинальности заявленного на регистрацию обозначения является преждевременным.

Проведенное Роспатентом сравнение заявленного обозначения с альтернативными упаковками (стр. 8 решения) не является подтверждением того, что спорное обозначение представляет собой стандартную упаковку для товаров, в отношении которых испрашивается его правовая охрана, поскольку из приведенных изображений не усматривается, что они содержат в себе все либо значительную часть отличительных элементов, которыми обладает заявленное обозначение. Между тем в силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность по доказыванию данного обстоятельства возложена на Роспатент.

Из оспариваемого решения Роспатента не усматривается, на основании каких доказательств и сведений административный орган сделал вывод о том, что указанная обществом форма обозначения (с учетом детально определенных заявителем в тексте возражения отличительных особенностей формы) является традиционной для изделий такого же назначения.

В тексте отзыва Роспатент указывает, что названные заявителем признаки обозначения не придают оригинальности форме обозначения, так как либо присутствуют в изделиях других производителей, либо не занимают доминирующего положения в оспариваемом обозначении, плохо визуализируются и обусловлены его функциональным назначением.

При этом административный орган в тексте отзыва также не анализирует, какие из признаков присутствуют в изделиях других производителей (с указанием совпадающих признаков), какие признаки не занимают доминирующего положения в обозначении. Кроме того, довод о том, что отличительные признаки формы обозначения обусловлены исключительно его функциональным назначением в тексте оспариваемого решения не обосновывался. Наличие в отзыве Роспатента дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность оспариваемого решения административного органа, не устраняет пороки этого решения, поскольку судебной проверке на предмет соответствия закону подлежит именно оспариваемый ненормативный правовой акт. В тексте оспариваемого решения Роспатент не ссылался на то, что отличительные признаки формы обозначения обусловлены функциональным назначением. Более того ни в оспариваемом ненормативном правовом акте, ни в отзыве не указано, каким именно образом выполнение функций ведра как упаковки для строительных смесей требует наличия приведенных заявителем особенностей формы.

При вынесении оспариваемого ненормативного правового акта Роспатент отметил, что результаты социологического исследования в отношении формы ведра не могут быть учтены, поскольку индивидуализация заявленного обозначения происходит благодаря изобразительным элементам и композиционному решению.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленный заявителем в материалы административного дела на стадии подачи возражения Отчет ВЦИОМ, суд полагает вышеприведенный вывод Роспатента противоречащим содержанию названного документа. В частности, согласно Опросу ВЦИОМ большинство специалистов отделочных работ (от 77% до 88% в зависимости от пар сравнения), считают, что упаковка заявленного обозначения не схожа с тестируемыми упаковками других производителей; респонденты называют форму и дизайн ведра и крышки, место соединения ведра и крышки в числе отличительных элементов упаковки (т. 4, л.д. 45, 46). Таким образом из буквального содержания Отчета ВЦИОМ усматривается, что потребители отличают заявленную упаковку в том числе и по особенностям ее формы.

Суд по интеллектуальным правам признает достаточно аргументированным довод заявителя о том, что возможности дизайнеров при создании формы упаковки товара практически не ограничены; единственной функциональной особенностью изделий, которую должен учесть дизайнер при создании внешнего вида упаковки, является наличие емкости и крышки, предотвращающей доступ к содержимому упаковки. При этом форма емкости, крышки, размер составных элементов, деталей, их соотношение, наличие дополнительных оригинальных дизайнерских элементов, их расположение никак не обусловлены функциональными особенностями упаковок строительных смесей.

С учетом изложенного, судебная коллегия приходит к выводу о том, что Роспатент не доказал, что заявленная форма является традиционной, безальтернативной (абзац первый пункта 1 статьи 1483 ГК РФ).

При проверке доводов заявителя о наличии у обозначения приобретенной различительной способности, судебная коллегия принимает во внимание следующее.

Из материалов административного дела и из пояснений представителя общества "КГ Строй Системы" в судебном заседании усматривается, что заявитель настаивает на том, что обозначение обладает различительной способностью, поскольку форма обозначения не является традиционной и безальтернативной, заявитель ссылается на оригинальное решение внешнего вида упаковки, в том числе детально описывает отличительные признаки обозначения. При этом представитель поясняет, что различительная способность обозначения укрепилась в результате активного использования обозначения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В силу пункта 35 Правил N 482 документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как отмечено в пункте 2.1 Рекомендаций N 39, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением; а также иные сведения.

В подтверждение наличия у обозначения различительной способности заявителем представлен в Роспатент значительный объем доказательств (в том числе, Отчет ВЦИОМ, сведения о зарегистрированном патенте на промышленный образец, выписки из ЕГРЮЛ и информационной системы Контур.Фокус, результаты поиска Google по запросу "Шпаклевка с зеленой крышкой", справка о географии и об объемах реализованной продукции в упаковке заявленного вида, распечатки с видеохостинга Youtube, содержащие сведения о количестве просмотров и дате публикации роликов о продукции в упаковке заявленного вида, распечатки архивных версий сайта, подтверждающие публикацию информации и предложения к продаже продукции в упаковке заявленного вида ранее даты приоритета, распечатка с "Whois сервис" и справка о принадлежности сайта https://www.danogips.ru/, на котором с 2014 года размещена информация о деятельности компании заявителя, а также производимой ею продукции в упаковке заявленного вида, статистика показов объявлений о продукции в упаковке заявленного вида в сети Интернет, документы, подтверждающие реализацию мероприятий, направленных на формирование на рынке узнаваемости и высокой репутации производимой им продукции 19-го класса МКТУ в упаковке заявленного вида, сведения о наличии нарушений в сети Интернет, отзывы контрагентов, подтверждающие длительность сотрудничества с заявителем по поставкам продукции в упаковке заявленного вида, выборка товарных накладных за период 2016 - 2017 на реализацию товара в упаковке заявленного вида, подобранная с целью подтверждения объемов, географии поставок, а также длительности и интенсивности использования спорного обозначения, договор оказания услуг от 19.08.2015 N 19082015 с приложениями, договор от 10.03.2016 N 16-005 на изготовление рекламных материалов, техническое задание к договору от 01.06.2017 N 01-06/01 на изготовление рекламных баннеров, дополнительное соглашение от 10.05.2017 N 7 к договору от 06.08.2015 на изготовление рекламных баннеров, дополнительное соглашение от 19.06.2017 N 9 к договору от 27.02.2017 на изготовление оригинал-макетов наружной рекламы, договор от 27.04.2017 N 05/0417 на оказание маркетинговых услуг, договор об оказании информационных услуг N R-4788 от 14/08/2017 с приложениями, дополнительное соглашение от 25.10.2017 N 10 к договору от 06.08.2015 N 10-08-2015 на оказание рекламных услуг по изготовлению тентов с рекламой, договор от 21.11.2018 N ZMR-1/21/11 на оказание маркетинговых услуг, договор N 18-009 возмездного оказания услуг, договор N И-ДГ-250490 от 25.04.2019 с приложениями, "пилотный" опрос потребителей.

Между тем в тексте оспариваемого решения административный орган не дал детальной оценки столь значительному объему доказательств. Роспатент ограничился указанием того, что констатировал факт известности заявленного обозначения специалистам в области строительных работ, указал, что представленные заявителем документы подтверждают объемы реализации товаров в упаковке заявленного вида на территории всех субъектов Российской Федерации и реализацию заявителем ряда маркетинговых проектов, направленных на формирование на рынке узнаваемости и высокой репутации производимой им продукции 19-го класса МКТУ в упаковке заявленного вида (таких как размещение рекламных объявлений на грузовых билбордах и грузовиках; проведение рекламных акций, распространение рекламных материалов). Роспатент не усмотрел приобретение различительной способности формой обозначения. При этом из мотивировочной части оспариваемого ненормативного правового акта не следует, по каким мотивам административный орган пришел к выводу о том, что форма обозначения не влияет на индивидуализацию товара.

В оспариваемом решении отсутствует также аргументация относительно того, по каким правовым основаниям Роспатент при решении вопроса о предоставлении правовой охраны форме обозначения не учел наличие у заявителя исключительных прав на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 111930 (дата приоритета 21.05.2018).

Предоставление правовой охраны заявленной упаковке в качестве промышленного образца (патент Российской Федерации N 111930) свидетельствует о том, что совокупность его существенных признаков неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты его приоритета, и является оригинальным, то есть особенности изделия имеют творческий характер.

Таким образом, предоставление правовой охраны соответствующему промышленному образцу, исходя из условий его охраноспособности (статья 1352 ГК РФ), может являться дополнительным доказательством оригинальности заявленной формы упаковки, которая до даты приоритета не использовалась ни одним хозяйствующим субъектом.

Как при определении соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность", так и при экспертизе объемного товарного знака подлежит установлению его отличие от других аналогичных изделий (в рассматриваемом случае упаковок для строительных смесей). В обоих случаях административный орган выявляет наличие у формы упаковки оригинальных отличительных признаков. В связи с чем установление соответствия промышленного образца (патент Российской Федерации N 111930) условию патентоспособности "оригинальность", а затем отрицание оригинальных признаков формы у объемного товарного знака по заявке N 2018711953 свидетельствует о непоследовательной позиции административного органа.

При таких обстоятельствах вывод Роспатента о том, что форма обозначения сама по себе не имеет различительной способности и исключении формы обозначения из правовой охраны, судебная коллегия полагает сделанным без исследования и оценки всех существенных признаков обозначения и обстоятельств дела, данный вывод не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

Пунктом 4.3 Правил N 56 предусмотрена обязанность Палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Как следует из комплексного толкования процедурных норм, предусмотренных Правилами N 56, решение Роспатента должно быть мотивированным, содержать выводы относительно доводов возражения и отзыва на него, а также относительно доказательств, представленных лицами в обоснование собственных правовых позиций.

Поскольку заявителем в обоснование возражения приводились ссылки на наличие у обозначения отличительных особенностей формы, на наличие различительной способности изображения, а также на обстоятельства, свидетельствующие, по мнению заявителя о приобретении обозначением различительной способности, в подтверждение таких доводов заявителем был представлен широкий перечень доказательств, указанные доводы и доказательства подлежали оценке как способные повлиять на выводы относительно обоснованности заявленного возражения.

Как разъясняется в пункте 136 постановления N 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Судом по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляется последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

В данном контексте для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

Непосредственная оценка судом документов, представленных с возражением, без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административные полномочия этого органа, что не предусмотрено пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ.

Между тем Роспатентом не дана оценка доказательствам, представленным заявителем в обоснование своей правовой позиции.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения заявителя являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение и принять мотивированное и соответствующее закону решение, что свидетельствуют как о незаконности принятого решения Роспатента от 28.02.2020, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов заявителя возражения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения общества "КГ Строй Системы" не дал оценку всем обстоятельствам, доводам и доказательствам заинтересованного лица. Изложенные допущенные нарушения имеют существенный характер, поскольку могли повлечь незаконность выводов Роспатента по результатам рассмотрения возражения, и не могут быть устранены на стадии последующего судебного контроля.

В связи с изложенным для восстановления нарушенных прав заявителя Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя от 26.11.2019 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению по заявке N 2018711953, с учетом настоящего решения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления, соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "КГ Строй Системы" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018711953 в части отказа в предоставлении форме заявленного обозначения самостоятельной правовой охраны как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 26.11.2019 возражение общества с ограниченной ответственностью "КГ Строй Системы" на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018711953 с учетом настоящего решения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "КГ Строй Системы" 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин