Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2020 г. N С01-998/2020 по делу N СИП-1084/2019 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным решения Роспатента, которым отказано в удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку факт использования спорного товарного знака несколькими лицами не является достаточным для вывода об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2020 г. N С01-998/2020 по делу N СИП-1084/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 12 октября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 октября 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Мындря Д.И. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" (ул. Шолохова, д. 1Б, г. Аксай, Ростовская обл., 346720, ОГРН 1126189001509) на решение Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2020 по делу N СИП-1084/2019 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 11.10.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 11.04.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 572840.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Чернусь Георгий Владимирович (Москва).

В судебном заседании приняли участие:

представитель общества с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" - Ковальчук Н.М. (по доверенности от 01.01.2020 N 04);

представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-275/41);

Чернусь Г.В. (лично, предъявлен паспорт);

представитель Чернуся Г.В. - Кудаков А.Ю. (по доверенности от 03.10.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.10.2019, которым отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 572840, и об обязании Роспатента повторно рассмотреть указанное возражение.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Чернусь Георгий Владимирович (далее также - правообладатель, третье лицо).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2020 в удовлетворении заявленного требования отказано.

Не согласившись с решением суда, общество обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, на нарушение норм процессуального права и на несоответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда, направить дело на новое рассмотрение в ином судебном составе.

Как полагает общество, суд не учел, что в нарушение пункта 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), Роспатентом не обеспечены условия для полного и объективного рассмотрения возражения, поскольку вопреки требованиям пункта 4.8 Правил N 56 коллегией Палаты не приняты дополнительные материалы общества, не изменяющие мотивы возражения, в нарушение пунктов 4.5, 4.6 Правил N 56 коллегией отказано в опросе эксперта; кроме того, судом необоснованно отказано в вызове эксперта в судебное заседание. Суд не оценил доводы общества о том, что в противоречие с пунктом 6.3 Правил N 56 заявление о нарушении коллегией процессуального порядка рассмотрения возражения было рассмотрено не руководителем Роспатента, а Палатой по патентным спорам, и о возможной заинтересованности председательствующего коллегии.

По мнению общества, в решении суда отсутствует вывод о том, что представленные обществом каталоги и товарные накладные могут быть положены в основу самостоятельного возражения. В решении суда не оценен также тот довод общества, что ему не была предоставлена возможность ознакомиться с дополнительными материалами, представленными правообладателем 12.09.2020. Общество считает неправомерными выводы суда о недоказанности наличия на выставке 2013 года продукции общества, содержащей спорное изображение, а также о невозможности установить факт его использования исходя из представленных обществом товарных накладных.

Общество также считает незаконным вывод суда, поддержавшего позицию Роспатента о недоказанности того, что спорное обозначение не является оригинальным и повторяет традиционную форму товара, выпускаемого различными производителями.

Общество считает не соответствующими материалам дела также и выводы Роспатента о разработке и об авторстве Чернуся Г.В. в отношении сборной модели совы и указывает на противоречивость позиции суда по указанному вопросу.

Общество полагает, что суд неправильно истолковал и не рассмотрел по существу его довод о наличии злоупотребления правом в действиях Чернуся Г.В. по регистрации товарного знака, совершенной в обход закона и с нарушением принципа эстоппель, указав на возможность заявить иск о признании соответствующих действий недобросовестной конкуренцией, что не позволило обществу реализовать права, предусмотренные подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), на обращение в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам приобщены к материалам дела пояснения к кассационной жалобе, в которых дополнительно раскрываются изложенные в ней доводы.

Роспатент представил письменные пояснения, в которых, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным, просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

Третье лицо в отзыве и в письменном пояснении, ссылаясь на законность обжалуемого судебного акта, просит оставить его без изменения.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, и настаивал на ее удовлетворении.

В судебном заседании представитель общества устно заявил дополнительный довод о нарушении судом первой инстанции требований части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку после замены судьи рассмотрение дела не было начато сначала.

Президиум Суда по интеллектуальным правам рассматривает указанное процессуальное действие по заявлению лишь в судебном заседании в устной форме нового, отсутствующего в кассационной жалобе и в пояснениях к ней довода, направленного на отмену судебного акта, с которым не были заблаговременно ознакомлены иные лица, участвующие в деле, как действие, свидетельствующее о нарушении порядка рассмотрения дел в суде кассационной инстанции (статья 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и злоупотребление процессуальными правами (часть 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в письменных пояснениях, пояснений по существу дополнительно заявленного довода дать не смог.

Представитель третьего лица выступил по доводам, приведенным в отзыве и в письменном мнении, просил оставить кассационную жалобу без удовлетворения. В отношении дополнительно заявленного обществом довода пояснил, что рассмотрение дела после замены судьи в суде первой инстанции производилось сначала.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Суд проверил заявленный представителем общества довод о нарушении судом первой инстанции положений части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно указанной норме в случае замены судьи, арбитражного заседателя в процессе рассмотрения дела судебное разбирательство должно быть произведено с самого начала.

Как разъяснено в пункте 3.10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", в соответствии с частью 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае замены судьи или состава суда в процессе рассмотрения дела судебное разбирательство должно быть произведено с самого начала. Вместе с тем судья, принявший дело к своему рассмотрению после произведенной замены, вправе по своему усмотрению совершить те или иные действия, названные в статье 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если таковые требуются для правильного и своевременного рассмотрения дела.

Из материалов дела следует, что в судебном заседании, открытом 27.05.2020 в составе председательствующего судьи Булгакова Д.А., судей Снегура А.А., Васильевой Т.В., на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 03.06.2020.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2020 произведена замена судьи Васильевой Т.В. судьей Силаевым Р.В. для рассмотрения заявления общества.

После перерыва 03.06.2020 рассмотрение дела было возобновлено в составе председательствующего судьи Булгакова Д.А., судей Снегура А.А., Силаева Р.В.

Для проверки довода заявителя кассационной жалобы президиумом Суда по интеллектуальным правам была прослушана аудиозапись состоявшегося 03.06.2020 судебного заседания и установлено, что рассмотрение дела после замены судьи произведено сначала, о чем было объявлено председательствующим в судебном заседании.

В связи с этим довод общества о нарушении судом первой инстанции требований части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не соответствует обстоятельствам дела.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, установленном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, объемное обозначение "" по заявке N 2014711318 с приоритетом от 09.04.2014 зарегистрировано Роспатентом 28.04.2016 в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 572840 в отношении товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя Чернуся Г.В.

Правовая охрана спорному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 28-го класса МКТУ "игрушки; автомобили [игрушки], средства транспортные [игрушки]; игрушки с подвижными частями, мобайлы [игрушки]; макеты [игрушки], модели [игрушки]; фигурки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины, пазлы; диски летающие [игрушки]; игрушки с сюрпризом [розыгрыш]; игры настольные; игры с кольцами; игры конструкторы; кубики строительные [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; устройства для игр; фигурки [игрушки]".

В Роспатент 11.04.2019 поступило возражение общества против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 572840 по основанию несоответствия его регистрации нормам абзаца первого, подпунктов 1, 3 и 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Податель возражения указывал, что сборные деревянные модели, в том числе и аналогичные спорному товарному знаку, присутствуют на рынке игрушек уже более 20 лет, производятся, импортируются в Российскую Федерацию и реализуются различными лицами, в связи с чем такое изображение не обладает различительной способностью: не может индивидуализировать товары конкретного лица. Общество ссылалось на то, что различные производители одного и того же товара должны иметь возможность указывать на упаковке его общепринятое наименование.

Общество также полагало, что спорное обозначение представляет собой вид товара (игрушки): фигуру совы, выполненную из плоских элементов, соединенных между собой соединительными элементами.

Кроме того, общество полагало, что регистрация спорного обозначения не соответствует требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как представляет собой форму (реалистичное изображение) товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товара: форма изделия обусловлена исключительно его функциональным назначением - конструктор, в результате сборки которого получается фигурка совы.

Помимо прочего, податель возражения приводил доводы о недобросовестности правообладателя при регистрации этого товарного знака, считал, что Чернусь Г.В. знал об использовании спорного обозначения различными лицами и зарегистрировал это обозначение для их вытеснения с рынка определенного товара.

Роспатент принял решение от 11.10.2019 об отказе в удовлетворении возражения, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 572840 оставлена в силе.

Принимая решение, административный орган исходил из того, что подателем возражения не были представлены доказательства в подтверждение своих доводов об отсутствии у спорного обозначения различительной способности вследствие использования такого обозначения различными производителями и реализующими товар лицами. Роспатент отметил, что отдельные доказательства введения в гражданский оборот обществом товара, содержащего спорное обозначение, не свидетельствуют о длительном и интенсивном использовании такого обозначения и о возникновении у потребителей ассоциативных связей с таким обозначением как используемым различными лицами.

Проанализировав спорное обозначение, Роспатент счел, что это объемное изображение не является реалистичным или схематическим изображением какого-либо из товаров 28-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, а представляет собой стилизованное изображение, обладающее оригинальностью; форма этого обозначения не является традиционной и безальтернативной (что подтверждается общедоступной информацией о различных формах игрушки-совы, представленной правообладателем).

Роспатент также отметил, что спорное обозначение не указывает на вид товара "фигурки (игрушки)", поскольку не является простым наименованием этого товара.

При этом в ходе рассмотрения возражения Роспатент не принял во внимание дополнительно представленные обществом материалы, указав на то, что они не относятся к словарно-справочным источникам, вследствие чего меняют мотивы поданного возражения.

Полагая, что указанное решение Роспатента не соответствует требованиям законодательства и нарушает его права и законные интересы, общество обратилось в суд с заявлением о признании его недействительным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Констатировав отсутствие в материалах административного дела доказательств интенсивного и длительного использования спорного обозначения различными лицами до даты приоритета товарного знака, суд согласился с позицией Роспатента о том, что из представленных с возражением материалов не следует вывод об отсутствии у спорного обозначения различительной способности.

Проанализировав спорное обозначение, суд первой инстанции признал правильными и выводы административного органа о том, что такое обозначение не представляет собой вид товара и не является реалистичным или схематическим изображением какого-либо из товаров 28-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Суд согласился с Роспатентом в том, что спорное обозначение представляет собой стилизованное изображение, обладающее оригинальностью; форма этого обозначения не является традиционной и безальтернативной.

Кроме того, судом рассмотрены и отклонены как не имеющие отношения к предмету спора ссылки общества на отсутствие доказательств авторства третьего лица в отношении сборной модели совы.

Судом также отклонены доводы заявителя о нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения и о наличии в действиях Чернуся Г.В. по государственной регистрации товарного знака злоупотребления правом ввиду несоответствия материалам дела.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения заявленного требования.

Проанализировав доводы кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по рассмотрению возражения общества и принятию решения по результатам такого рассмотрения, а также о применимом законодательстве, вследствие чего эти выводы суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяются.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32) к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Президиум Суда по интеллектуальным правам дополнительно считает необходимым отметить, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Суд первой инстанции рассмотрел и мотивированно отклонил довод общества о том, что спорный товарный знак не обладает различительной способностью ввиду его использования до даты приоритета различными производителями. Судом учтено, что самого факта такого использования недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

При этом суд принял во внимание то, что Роспатент верно оценил факторы, которые могли бы свидетельствовать о формировании или о вероятности формирования у потребителей соответствующих ассоциаций, в том числе: информация о других производителях сборной модели совы и об объемах произведенной и реализованной ими продукции, маркированной спорным обозначением; сведения о наличии рекламы товаров и их изготовителей в средствах массовой информации; сведения о степени информированности потребителей и об их восприятии спорного знака; иные документы, характеризующие длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

В результате этого анализа судом первой инстанции сделаны мотивированные и соответствующие материалам дела выводы об отсутствии оснований для констатации Роспатентом незаконности регистрации спорного товарного знака по мотиву отсутствия различительной способности в результате широкого и длительного использования разными производителями до даты его приоритета.

Оценив представленные обществом в Роспатент документы, суд первой инстанции пришел к тому выводу, что факт использования спорного товарного знака несколькими лицами, подтверждаемый обществом несколькими товарными накладными и участием до даты приоритета в одной выставке, не является достаточным для вывода об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности.

Довод общества о том, что суд первой инстанции не сопоставил артикулы товара, указанные в товарных накладных, и артикулы товара, указанные в каталогах, подлежит отклонению.

Во-первых, данный довод направлен на переоценку представленных обществом доказательств, что недопустимо в суде кассационной инстанции.

Во-вторых, даже если согласиться с обществом, что по накладным, относящимся к периоду до даты приоритета спорного товарного знака (от 24.04.2013, от 07.06.2013 и от 27.06.2013), действительно вводился в гражданский оборот товар, содержащий изображение, идентичное спорному обозначению, это не порочит выводы Роспатента и суда первой инстанции о том, что обществом не доказано широкое и длительное использование этого обозначения разными производителями и/или лицами, реализующими товар: три накладных о таком использовании свидетельствовать не могут.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил N 32 не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В силу недоказанности обществом применения спорного обозначения различными производителями это основание, приведенное обществом в возражении, также не могло привести к аннулированию спорного товарного знака.

Пунктом 2.3.2.3 Правил N 32 установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Как разъяснено в пункте 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, при оценке различительной способности объемных обозначений вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения - обусловлена она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность, является основным. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

С особым вниманием необходимо отнестись к решению вопроса о наличии различительной способности в том случае, если объемное обозначение представляет собой форму частей товара или самого товара. Такие обозначения можно отнести к указывающим на вид товара и на его функциональное назначение. Указание на вид товара и/или на его функциональное назначение нецелесообразно рассматривать как обстоятельство, препятствующее предоставлению правовой охраны в том случае, если объемное обозначение обладает различительной способностью за счет оригинальной, не обусловленной одной лишь функцией, формой выполнения.

Общим является следующий подход. Если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью.

Для подтверждения возможности предоставления правовой охраны форме товара (его части) или упаковке заявителем могут быть представлены сведения о наличии альтернативных форм выполнения такого же товара (его части) или упаковки, находящихся в обращении на рынке, которые свидетельствуют о возможностях для третьих лиц альтернативного выбора формы выполнения при сопоставимой стоимости изготовления.

Учитывая указанные положения, суд первой инстанции правомерно исследовал вопрос о том, обусловлена форма указанного объемного обозначения только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения и способна выполнять функции средства индивидуализации товаров определенного производителя.

Суд установил, что спорный товарный знак является объемным и представляет собой фигуру совы, выполненную из сборных плоских элементов, имеющих прорези для соединения их между собой в общую форму, причем отдельные плоские элементы соединены между собой соединительными элементами, а каждый плоский элемент является частью цельной формы совы.

Оценивая законность оспариваемого ненормативного правового акта, суд согласился с выраженной в нем позицией Роспатента о том, что спорное обозначение обладает оригинальностью, обусловленной авторской проработкой элементов, придающей обозначению различительную способность; спорный товарный знак не является реалистическим или схематическим изображением какого-либо из товаров 28-го класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, в связи с чем его нельзя отнести к объемным обозначениям, воспринимаемым в качестве указания на вид товара; форма спорного товарного знака не является традиционной и безальтернативной для товаров 28-го класса МКТУ, что подтверждается в том числе представленными правообладателем в Роспатент сведениями из общедоступных источников из сети Интернет, согласно которым на рынке существует большое количество разнообразных игрушек в виде фигурок сов.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также обращает внимание на то, что охраноспособность товарного знака определяется в отношении конкретного товара, для индивидуализации которого он зарегистрирован. В данном случае спорный товарный знак зарегистрирован не для товара "игрушка в форме совы". Применительно к конкретным товарам, для индивидуализации которых в действительности зарегистрирован спорный товарный знак, форма совы не является единственно возможной. Так, не выпускаются только в форме совы ни "игрушки", ни "автомобили [игрушки], средства транспортные [игрушки]", ни "игрушки с подвижными частями, мобайлы [игрушки]", ни "макеты [игрушки], модели [игрушки]", ни "фигурки [игрушки]", ни "головоломки из набора элементов для составления картины, пазлы", ни "диски летающие [игрушки]", ни "игрушки с сюрпризом [розыгрыш]", ни "игры настольные", ни "игры с кольцами", ни "игры конструкторы", ни "кубики строительные [игрушки]", ни "модели масштабные сборные [игрушки]", ни "модели транспортных средств масштабные", ни "транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]", ни "устройства для игр; фигурки [игрушки]". Возможные формы всех этих видов товаров отличаются большим разнообразием.

Кроме того, как правильно отметили Роспатент и суд первой инстанции, формы "игрушки в виде совы" также отличаются своим разнообразием, что было подтверждено правообладателем в отзыве на возражение и представленными с возражением материалами. Поэтому и применительно к "игрушке в виде совы" спорная форма не является безальтернативной.

Что же касается ее традиционности, то она может быть установлена через исследование доказательств использования различными производителями "игрушки в виде совы" такой формы. Однако, как уже указывалось, такие доказательства обществом представлены не были.

Общество фактически указывает на то, что та игрушка, которая в действительности вводится в гражданский оборот Чернусем Г.В., выглядит как зарегистрированный спорный товарный знак.

Вместе с тем этот факт не имеет никакого отношения к охраноспособности спорного товарного знака, определяемой исходя из обстоятельств регистрации знака, а не из обстоятельств его фактического использования. Изготовление товара в форме товарного знака и (или) распространение такого товара представляют собой способы использования товарного знака, охватываемые статьей 1484 ГК РФ.

Суд первой инстанции обоснованно принял во внимание выводы, сделанные президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 17.07.2019 по делу N СИП-872/2018, в котором рассматривался вопрос о соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ регистрации в качестве товарного знака на имя третьего лица иной объемной фигуры, созданной по аналогичному принципу.

Суд первой инстанции оценил также ссылки общества на недоказанность авторства третьего лица в отношении сборной фигурки совы, отметив, что они не подтверждаются материалами дела. Оценивая соответствующий довод общества, суд правомерно указал на то, что в данном деле разрешается вопрос о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем вопрос авторства не является предметом рассмотрения настоящего спора.

Судом проверены также доводы общества о нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения, установленной Правилами N 56.

Суд учел, что согласно пункту 2.5 Правил N 56 дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, установленными Правилами N 56.

Судом сделан правомерный вывод о том, что, поскольку дополнительно представленные обществом материалы не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, они признаются документами, изменяющими мотивы, приведенные обществом в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной. Мнение заявителя кассационной жалобы в отношении того, что суд должен был прямо указать в судебном акте на то, что представленные им дополнительные материалы могут быть положены в основу нового возражения, не основаны на нормах права, поскольку документальное обоснование каждого возражения общество, как и иной субъект права, формирует самостоятельно.

Оценивая довод общества о том, что на состоявшемся 12.09.2019 заседании коллегии Палаты по патентным спорам ему было неправомерно отказано в переносе заседания в целях ознакомления с дополнительными материалами, представленными правообладателем спорного товарного знака, суд учел, что материалы, представляющие собой копии таможенных деклараций, инвойсов, каталогов и иных документов, были представлены правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, которое состоялось 22.08.2019 и на котором присутствовал представитель общества. В отношении указанных документов в материалы административного дела представлены пояснения заявителя от 03.09.2019.

Что касается материалов, которые были представлены на заседании 12.09.2020, общество не пояснило в кассационной жалобе, какие из этих документов были положены в основу решения Роспатента и как они повлияли на законность оспариваемого ненормативного правового акта и решения суда.

В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для отмены судебного акта по указанному доводу общества.

Ссылки общества на то, что судом неправомерно не оценен довод об отсутствии у него возможности задать вопросы государственному эксперту по интеллектуальной собственности, проводившему проверку заявки на регистрацию спорного товарного знака, также не могут быть приняты. Вопрос о наличии оснований для вызова указанного лица в судебное заседание рассматривался судом по ходатайству общества, заявленному в порядке статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Ходатайство мотивированно отклонено судом ввиду того, что общество, с учетом предмета спора, не указало, какие конкретно обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить этот свидетель. Отсутствуют такие пояснения и в кассационной жалобе общества.

Вследствие этого не являются основанием для отмены судебного акта и ссылки общества на пункты 4.5, 4.6 Правил N 56, из которых не следует обязанность Палаты по патентным спорам в каждом случае опрашивать соответствующего эксперта и предоставлять участвующим в заседании лицам возможность задавать ему вопросы. Такая необходимость определяется исходя из существа рассматриваемого вопроса. В кассационной жалобе общество мотивированно не пояснило, ответы на какие вопросы должен был дать эксперт и каким образом непроведение опроса эксперта в настоящем случае повлияло на законность принятого решения.

Довод общества о том, что вопреки требованиям пункта 6.3 Правил N 56 заявление о нарушении коллегией Палаты по патентным спорам процессуального порядка рассмотрения возражения было рассмотрено не руководителем Роспатента, а Палатой по патентным спорам, также не является основанием для отмены судебного акта. Из материалов дела усматривается, что, помимо оценки этих обстоятельств, в заключении коллегии Палаты по патентным спорам, являющемся приложением к оспариваемому решению Роспатента, заявление общества на имя руководителя Роспатента, поступившее 21.11.2019 и содержащее доводы о наличии процедурных нарушений, было рассмотрено в административном порядке, о чем обществу был дан ответ от 11.12.2019.

Ссылки общества на возможную заинтересованность председательствующего коллегии Палаты по патентным спорам ссылками на материалы дела не подтверждены и основаны на предположении.

Что касается довода общества о том, что суд первой инстанции неверно квалифицировал его доводы о наличии в действиях правообладателя злоупотребления правом, чем нарушил его право на обращение в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании судебного акта, предусмотренное подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, то указанное утверждение также не соответствует материалам дела.

Соответствующий довод общества рассмотрен судом первой инстанции по существу с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 154, 171 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", исходя из приведенных обществом доводов и поданного в Роспатент возражения и отклонен. Суд установил, что сам по себе факт предъявления правообладателем после регистрации спорного товарного знака претензий и исков к лицам, использующим обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком, не свидетельствует о злоупотреблении правом, поскольку запрет правообладателя иному лицу использовать без его согласия обозначение, сходное до степени смешения или тождественное с его товарным знаком, соответствует понятию исключительного права на средство индивидуализации (статьи 1252, 1515 ГК РФ). Недобросовестная цель регистрации товарного знака судом не установлена. В связи с отсутствием доказательств длительного и интенсивного использования спорного обозначения иными производителями до даты приоритета товарного знака довод общества об известности Чернусю Г.В. такого использования является голословным.

При этом суд разъяснил обществу его право заявить самостоятельный иск при наличии в действиях правообладателя недобросовестной конкуренции. Такое требование обществом заявлено в Суд по интеллектуальным правам в деле N СИП-598/2019.

Принимая во внимание изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены решения суда первой инстанции и удовлетворения кассационной жалобы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы подлежат отнесению на ее подателя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2020 по делу N СИП-1084/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова

Д.И. Мындря