Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2020 г. по делу N СИП-545/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения о признании патента недействительным частично, поскольку группа изобретений по спорному патенту соответствует условиям патентоспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2020 г. по делу N СИП-545/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 октября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 22 октября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Лапшиной И.В., Голофаева В.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Исаковской А.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод" (ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603950, ОГРН 1025203731937) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 08.04.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 23.05.2018, против выдачи патента Российской Федерации N 2275368 на изобретение.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Sucampo AG (Baarerstrasse 22 6300 Zug ZG, Switzerland; Graben 5, CH-6300 Zug, Switzerland).

В судебном заседании приняли участие:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-269/41);

от иностранного лица Sucampo AG - Эхлас Т.В. и Воробьев В.А. (по доверенности от 02.12.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Нижегородский химико-фармацевтический завод" (далее - заявитель, общество "НХФЗ") 08.07.2019 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 08.04.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 23.05.2018, против выдачи патента Российской Федерации N 2275368 на изобретение.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Sucampo AG (далее - третье лицо, иностранное лицо).

В обоснование своих требований заявитель указал на несоответствие группы изобретений, охарактеризованной в уточненной формуле, представленной патентообладателем 26.09.2018, условиям патентоспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень".

Роспатент и третье лицо представили отзывы на заявление, в которых возражали против его удовлетворения, ссылаясь на законность и обоснованность оспариваемого решения.

Представители Роспатента и третьего лица в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных требований, полагая оспариваемый ненормативный правовой акт законным и обоснованным.

Общество "НХФЗ", надлежащим образом извещенное об арбитражном процессе по делу, а также о дате, времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направило. Дело рассмотрено в его отсутствие по правилам части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству заявитель ходатайствовал о назначении судебной экспертизы (т. 12 л.д. 82).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2020 на основании статей 55.1 и 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле привлечен специалист - советник Суда по интеллектуальным правам, кандидат химических наук Яковлев Руслан Юрьевич, который принял участие в судебных заседаниях 22.06.2020 и 27.07.2020 и ответил на вопросы суда и лиц, участвующих в деле.

Протокольным определением от 20.10.2020 ходатайство общества "НХФЗ" о назначении судебной экспертизы отклонено (т. 14 л.д. 151 оборот).

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей административного органа и третьего лица, оценив представленные доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает заявленное требование не подлежащим удовлетворению в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела, патент Российской Федерации N 2275368 на изобретение "Новые композиции и способы их стабилизации" (классификационные рубрики Международной патентной классификации - C07D 311/94 (2006.01), C07D 333/78 (2006.01), C07D 221/04 (2006.01), A61K 31/352 (2006.01), A61K 31/382 (2006.01), A61K 31/435 (2006.01), A61P 11/00 (2006.01)) был выдан Роспатентом по заявке от 13.10.2000 с конвенционным приоритетом от 15.10.1999 на имя иностранного лица со следующей формулой:

"1. Фармацевтическая композиция, содержащая бициклическое соединение формулы (I):

где А представляет собой -СООН или его функциональное производное;

X1 и Х2 представляют собой водород или галоген;

V1 и V2 представляют собой углерод;

W1 и W2 представляют собой

где R4 и R5 представляют собой водород, гидрокси;

Z представляет собой углерод, кислород, серу или азот;

R1 представляет собой насыщенный или ненасыщенный двухвалентный C1-С10-алифатический углеводородный остаток;

R2 представляет собой насыщенный или ненасыщенный C1-С10-алифатический углеводородный остаток;

R3 представляет собой водород, и глицерид.

2. Композиция по п. 1, в которой бициклическое соединение является соединением формулы (I), в которой

X1 и Х2 представляют собой галоген;

W1 представляет собой =O или группу, в которой один из R4 и R5 является водородом, а другой является гидрокси;

W2 представляет собой группу, в которой R4 и R5 оба являются водородом;

Z представляет собой кислород.

3. Композиция по п. 1, в которой глицерид является глицеридом жирной кислоты, содержащей 6-24 атома углерода.

4. Композиция по п. 3, в которой глицерид является глицеридом жирной кислоты, содержащей 6-20 атомов углерода.

5. Композиция по п. 1, в которой глицерид является смесью из 2 или более глицеридов.

6. Композиция по п. 1, в которой глицерид смешан с другим масляным растворителем.

7. Композиция по п. 6, в которой другой масляный растворитель является минеральным маслом.

8. Композиция по п. 1, которая находится в дозированной форме, пригодной для перорального введения.

9. Композиция по п. 8, которая приготовлена в виде капсулы.

10. Композиция по п. 1, которая находится в дозированной форме, пригодной для местного введения.

11. Композиция по п. 10, которая приготовлена в виде глазных капель.

12. Композиция по п. 1, в которой соотношение бициклическое/моноциклическое соединение составляет, по меньшей мере, 90:10.

13. Композиция по п. 1, в которой соотношение бициклическое/моноциклическое соединение составляет, по существу, 100:0.

14. Композиция по п. 1, в которой глицерид является триглицеридом.

15. Композиция по п. 14, в которой триглицерид содержит 6-24 атома углерода.

16. Композиция по п. 14, в которой триглицерид содержит 6-20 атомов углерода.

17. Композиция по п. 14, в которой триглицерид является триглицеридом каприловой кислоты и/или триглицеридом каприновой кислоты.

18. Композиция по п. 14, в которой триглицерид присутствует в количестве 1-5000000 частей по весу на одну часть по весу бициклического соединения.

19. Композиция по п. 18, в которой триглицерид присутствует в количестве 5-1000000 частей по весу на одну часть по весу бициклического соединения.

20. Композиция по п. 17, в которой триглицерид присутствует в количестве 10-500000 частей по весу на одну часть по весу бициклического соединения.

21. Композиция по любому из пп. 1-20, в которой бициклическое соединение имеет формулу

22. Композиция по любому из пп. 1-20, в которой бициклическое соединение имеет формулу

23. Способ стабилизации бициклического соединения формулы (I):

где А представляет собой -СООН или его функциональное производное;

X1 и Х2 представляют собой водород или галоген;

V1 и V2 представляет собой углерод;

W1 и W2 представляют собой

где R4 и R5 представляет собой водород, гидрокси;

Z представляет собой углерод, кислород, серу или азот;

R1 представляет собой насыщенный или ненасыщенный двухвалентный C1-С10-алифатический углеводородный остаток;

R2 представляет собой насыщенный или ненасыщенный, C1-С10-алифатический углеводородный остаток;

R3 представляет собой водород;

включающий стадию смешивания этого соединения с глицеридом.

24. Способ по п. 23, в котором бициклическое соединение является соединением формулы (1), в которой

X1 и X2 представляют собой галоген,

W1 представляет собой =O или группу, в которой один из R4 и R5 является водородом, а другой является гидрокси;

W2 представляют собой группу, в которой R4 и R5 оба являются водородом;

Z представляют собой кислород.

25. Способ по п. 23, в котором глицерид является глицеридом жирной кислоты, содержащей 6-24 атома углерода.

26. Способ по п. 25, в котором глицерид является глицеридом жирной кислоты, содержащей 6-20 атома углерода.

27. Способ по п. 23, в котором глицерид является смесью из 2 или более глицеридов.

28. Способ по п. 23, в котором глицерид смешан с другим масляным растворителем.

29. Способ по п. 28, в котором другой масляный растворитель является минеральным маслом.

30. Способ по п. 23, в котором композиция находится в дозированной форме, пригодной для перорального введения.

31. Способ по п. 30, в котором композиция приготовлена в виде капсулы.

32. Способ по п. 23, в котором композиция находится в дозированной форме, пригодной для местного введения.

33. Способ по п. 32, в котором композиция приготовлена в виде глазных капель.

34. Бициклическое соединение формулы (I):

где А представляет собой -СООН или его функциональное производное;

X1 и Х2 представляет собой галоген;

V1 и V2 представляет собой углерод;

W1 и W2 представляют

где R4 и R5 представляют собой водород;

Z представляет собой кислород;

R1 представляет собой насыщенный или ненасыщенный двухвалентный C1-С10-алифатический углеводородный остаток;

R2 представляет собой насыщенный или ненасыщенный двухвалентный C1-С10-алифатический углеводородный остаток;

R3 представляет собой водород.

35. Соединение по п. 34, которое представляет собой бициклическое соединение формулы (I), где X1 и Х2 являются фтором.

36. Фармацевтическая композиция, содержащая бициклическое соединение, представленное формулой (I):

где А представляет собой -СООН или его функциональное производное;

X1 и Х2 представляют собой водород или галоген;

V1 и V2 представляют собой углерод;

W1 и W2 представляют собой

где R4 и R5 представляет собой водород, гидрокси;

Z представляет собой углерод, кислород, серу или азот;

R1 представляет собой насыщенный или ненасыщенный C1-С10-алифатический углеводородный остаток;

R2 представляет собой насыщенный или ненасыщенный, C1-С10-алифатический углеводородный остаток;

R3 представляет собой водород.

37. Композиция по п. 36, в которой бициклическое соединение является соединением формулы (I), где X1 и Х2 представляют собой галоген.

38. Композиция по п. 37, в которой бициклическое соединение является соединением формулы (I), где X1 и Х2 представляют собой фтор.

39. Соединение по п. 34, которое имеет формулу

40. Соединение по п. 34, которое имеет формулу

41. Композиция по п. 36, в которой бициклическое соединение имеет формулу

42. Композиция по п. 36, в которой бициклическое соединение имеет формулу

В Роспатент 23.05.2018 поступило возражение общества "НХФЗ" против выдачи данного патента, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень".

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

К возражению приложены копии следующих источников информации:

патент ЕР 0430551, дата публикации 05.06.1991 (далее - [1]);

патент ЕР 0430552, дата публикации 05.06.1991 (далее - [2]);

патент ЕР 0435443, дата публикации 03.07.1991 (далее - [3]);

патент US 5166174, дата публикации 24.11.1992 (далее - [4]);

патент ЕР 0345951, дата публикации 13.12.1989 (далее - [5]);

патент US 5317032, дата публикации 31.05.1994 (далее - [6]);

патент ЕР 0690049, дата публикации 03.01.1996 (далее - [7]);

патент ЕР 0455448, дата публикации 06.11.1991 (далее - [8]);

патент JP S5350141, дата публикации 08.05.1978 (далее - [9]);

патент ЕР 0423697, дата публикации 24.04.1991 (далее - [10]);

патент JP S60169430, дата публикации 02.09.1985 (далее - [11]);

патент US 4431833, дата публикации 14.02.1984 (далее - [12]);

патент ЕР 04585588, дата публикации 27.11.1991 (далее - [13]);

патент US 4254145, дата публикации 03.03.1981 (далее - [14]);

патент US 5650172, дата публикации 22.07.1992 (далее - [15]);

справочное пособие Р. О'Брайен "Жиры и масла. Производство, состав и свойства, применение". Спб.: Профессия, 2007, на 10 л. (далее - [16]);

статья Горностаев Л.М. "Таутомерия органических соединений", Соросовский образовательный журнал, 1996, N 4, с. 33-38 (далее - [17]).

По результатам проверки доводов возражения о несоответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" Роспатент установил следующее.

В каждом независимом пункте 1, 23, 34 и 36 формулы по спорному патенту указано назначение изобретений.

Соединения по спорному патенту продемонстрировали фармацевтическую активность в различных биологических тестах, таких как исследование на энтеропулинг и на бронхорасширяющую активность, которых достаточно для того чтобы использовать обобщающий термин фармацевтическая (пункт 1 формулы), поскольку продемонстрировано использование композиций в разных областях медицины.

Общие схемы синтеза соединений формулы (I), на которых основываются изобретения по независимым пунктам 1, 23, 34 и 36, изложены на страницах 7, 12-14 описания спорного патента.

Однако получение конкретных соединений и стабилизованных композиций на их основе, раскрыты только в отношении однотипных представителей соединений формулы (I).

Наряду с этим реализация назначения, а именно наличие фармакологической активности показана только для соединений примеров А (соединение 1 - любипростон), В, С и D.

Следовательно, в описании к спорному патенту недостаточно сведений о возможности реализации назначения для всего объема соединений формулы (I).

С учетом изложенного административный орган констатировал, что группа изобретений по независимым пунктам 1, 23, 34 и 36, которые основаны на бициклических соединениях формулы (I), за исключением исследованных соединений примеров А, В, С и D не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".

Патентообладателем в корреспонденции от 26.09.2018 вместе с отзывом на возражение была представлена уточненная формула изобретения, содержащая следующую совокупность признаков:

"1. Фармацевтическая композиция, содержащая бициклическое соединение следующей формулы:

и глицерид.

2. Композиция по п. 1, в которой глицерид является глицеридом жирной кислоты, имеющей 6-24 атома углерода.

3. Композиция по п. 2, в которой глицерид является глицеридом жирной кислоты, имеющей 6-20 атомов углерода.

4. Композиция по п. 1, в которой глицерид является смесью из 2 или более глицеридов.

5. Композиция по п. 1, в которой глицерид смешан с другим масляным растворителем.

6. Композиция по п. 5, в которой другой масляный растворитель является минеральным маслом.

7. Композиция по п. 1, которая находится в дозированной форме, пригодной для перорального введения.

8. Композиция по п. 7, которая приготовлена в виде капсулы.

9. Композиция по п. 1, в которой соотношение бициклическое/моноциклическое соединение составляет по меньшей мере 90:10.

10. Композиция по п. 1, в которой соотношение бициклическое/моноциклическое соединение составляет, по существу, 100:0.

11. Композиция по п. 1, в которой глицерид является триглицеридом.

12. Композиция по п. 11, в которой триглицерид содержит 6-24 атома углерода.

13. Композиция по п. 11, в которой триглицерид содержит 6-20 атомов углерода.

14. Композиция по п. 11, в которой триглицерид является триглицеридом каприловой кислоты и/или триглицеридом каприновой кислоты.

15. Композиция по п. 11, в которой триглицерид присутствует в количестве 1-5000000 частей по весу на одну часть по весу бициклического соединения.

16. Композиция по п. 15, в которой триглицерид присутствует в количестве 5-1000000 частей по весу на одну часть по весу бициклического соединения.

17. Композиция по п. 14, в которой триглицерид присутствует в количестве 10-500000 частей по весу на одну часть по весу бициклического соединения.

18. Способ стабилизации бициклического соединения формулы (I):

где А представляет собой -СООН;

и представляют собой галоген;

и представляет собой углерод;

представляет собой =О;

представляют собой

или ,

где и оба являются водородом;

Z представляет собой кислород;

представляет собой насыщенный двухвалентный --алифатический углеводородный остаток;

представляет собой насыщенный --алифатический углеводородный остаток;

представляет собой водород, включающий стадию смешивания этого соединения с глицеридом.

19. Способ по п. 18, в котором глицерид является глицеридом жирной кислоты, имеющей 6-24 атома углерода.

20. Способ по п. 19, в котором глицерид является глицеридом жирной кислоты, имеющей 6-20 атома углерода.

21. Способ по п. 18, в котором глицерид является смесью из 2 или более глицеридов.

22. Способ по п. 18, в котором глицерид смешан с другим масляным растворителем.

23. Способ по п. 22, в котором другой масляный растворитель является минеральным маслом.

24. Способ по п. 18, в котором композиция находится в дозированной форме, пригодной для перорального введения.

25. Способ по п. 24, в котором композиция приготовлена в виде капсулы.

26. Бициклическое соединение следующей формулы:

.

27. Фармацевтическая композиция, содержащая бициклическое соединение, представленное следующей формулой:

.".

Проанализировав представленную иностранным лицом уточненную формулу, Роспатент установил, что, ограничив бициклические соединения формулы (I) до конкретного полученного и испытанного соединения любипростон, патентообладатель внес признаки зависимых пунктов в независимый пункт 18, в связи с чем уточненная формула в соответствии с пунктом 5.1. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56) была направлена на дополнительный информационный поиск.

По результатам проведения указанного поиска 04.12.2018 был представлен отчет и заключение экспертизы, согласно которым группа изобретений по уточненной заявителем формуле удовлетворяет условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", а пункты 1-17, 26, 27 уточненной формулы изобретения соответствуют условию патентоспособности "промышленная применимость".

При этом Роспатент не согласился с мнением экспертизы о том, что изобретение, раскрытое в независимом пункте 18 и зависимых от него пунктах 19-24 уточненной формулы, описывающих способ стабилизации соединения по пункту 26 и его ближайших структурных аналогов, не соответствуют условию патентоспособности "промышленная применимость" ввиду того, что примеры, представлены в описании к оспариваемому патенту не для всех входящих в группу соединений.

Как указано в оспариваемом решении, стабилизации подвергается бициклическая основа соединения, многочисленные "производные" соединений исключены из объема притязаний, также исключены ненасыщенные углеводородные цепи. Таким образом, стабилизации подвергается бициклическое соединение любипростон и соединения одинаковой с ним химической природы. Соединение любипростон исследовано в описании к оспариваемому патенту и признано в заключении соответствующим условию "промышленная применимость" (пункты 1-17, 25-26 уточненной формулы изобретения). Согласно действующим, на момент подачи заявки, правовым нормам, требуется подтверждение для соединений с разными по химической природе радикалами, которые в данном случае отсутствуют. При корректировке формулы сохранились все присутствующие в спорном патенте объекты группы изобретений, объекты не исключались, при этом и не добавлялись новые. Уточнение произведено путем ограничения притязаний в отношении ранее входивших в формулу соединений, поэтому требование единства изобретения в процессе уточнения формулы по спорному патенту не анализировалось.

На основании изложенного административный орган пришел к выводу о том, что обстоятельств, препятствующих признанию заявленного изобретения патентоспособным в объеме упомянутой выше уточненной формулы, не выявлено.

В отношении соответствия группы изобретений условию патентоспособности "новизна" Роспатент установил, что ни один из патентных документов [1]-[8] не описывает соединение любипростон, способ его стабилизации и композицию, содержащую простагландин бициклической структуры, такой как любипростон, лежащий в основе оспариваемой группы изобретений.

Изложенное явилось основанием для вывода о том, в источниках [1]-[8] буквально не указаны 13,14-дигидро-15-кето-простагландинов типа PGE1, а соответственно и не известен любипростон, лежащий в основе группы изобретений по независимым пунктам 1, 18, 26 и 27.

Анализируя соответствие группы изобретений условию патентоспособности "изобретательский уровень", административный орган отметил, что при анализе группы изобретений по оспариваемому патенту, ни один из патентов [1]-[15] не описывает бициклический 15-кето простагландин, такой как любипростон. Патенты [1]-[8] описывают моноциклические простагландины фармацевтического назначения, в связи с чем можно согласиться с лицом, подавшим возражение, что любой из патентов [1]-[8] может быть выбран в качестве наиболее близкого аналога, и, признавая в качестве такового патент [1], в котором описано применение моноциклических простагландинов для лечения сердечной дисфункции, Роспатент указал, что в описании к нему все соединения представлены структурной формулой или номенклатурой кето-типа (моноциклическая форма), однако декларативно отмечено, что не исключаются соединения полуацетального типа (бициклическая форма). Так, на странице 7 описания к патенту [1] отмечено, что когда простагландины имеют насыщенную связь между положениями 13 и 14 может быть гемиацетальное равновесие за счет образования гемиацеталя между гидрокси группой в положении 11 и кетоном в положении 15. Между тем конкретные соединения в бициклической таутомерной форме в патенте [1] не получали, не стабилизировали и в композиции не использовали; соединение любипростон и композиции на его основе в патенте [1] не раскрыты.

Вместе с тем Роспатент отметил, что технические решения, известные из патентов [2], [3] и [8] являются аналогами технического решения по патенту [1] и не содержат какой-либо дополнительной информации относительно получения простагландинов бициклической структуры, в связи с чем в сущности именно "стабилизованная бициклическая форма" является отличительным признаком группы изобретений по спорному патенту.

Как считает административный орган, техническое решение, известное из патента [6] включает в себя соединения 8 и 2, которые не входят в уточненную формулу группы изобретений по спорному патенту, но также подвергались исследованию на энтеропулинг (табл. 1, табл. 2). Соединения 2 и 8 имеют структурные отличия от соединения любипростон и от соединения в способе стабилизации по пункту 18 уточненной формулы, а именно характеризуются наличием двойной связи и эфирной группы. При этом в патенте [6], как и в патентах [5], [4] и [7] не упоминается возможность стабилизации бициклических форм 15-кето простагландинов в присутствии глицеридов.

Таким образом, Роспатент констатировал, что в уровне техники, представленном с доводами в возражении, не выявлены стабилизированные бициклические простагландины, которые могут быть использованы как фармакологически активные субстанции для использования в различных областях медицины, в связи с чем в возражении не представлены доводы, позволяющие признать независимые пункты 1, 26, 2 и 27 не соответствующими условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

На основании изложенного было принято оспариваемое решение от 08.04.2019 об удовлетворении поступившего 23.05.2018 возражения заявителя, о признании спорного патента недействительным частично и о выдаче нового патента с уточненной патентообладателем формулой изобретения.

Не согласившись с решением Роспатента от 08.04.2019, общество "НХФЗ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Заявитель выражает несогласие с выводом административного органа о соответствии изобретений по независимым пунктам 26, 27, 1 и 18 уточненной формулы спорного патента условию патентоспособности "новизна", поскольку название "любипростон" не фигурировало ни в материалах спорного патента, ни в источниках уровня техники, ни в возражении. В спорном патенте указанное соединение упоминалось как "7-[(1R,3R,6R,7R)-3-(1,1-дифторпентил)-3-гидрокси-2-оксабицикло[4.3.0]нонан-8-он-7-ил]гептановая кислота" по номенклатуре ИЮПАК через бициклическую таутомерную форму, а в возражении указанное соединение упоминалось как "16,16-дифтор-13,14-дигидро-15-кето-PGЕ1" по номенклатуре простагландинов, к классу которых относится указанное соединение, через моноциклическую таутомерную форму.

Как указывает заявитель, любипростон представляет собой международное непатентованное наименование (МНН) лекарственного вещества, для которого, поскольку оно существует в виде двух таутомеров, присвоены два регистрационных номера CAS 136790-76-6 и CAS 333963-40-9 для моноциклической таутомерной формы и бициклической таутомерной формы, соответственно:

С учетом данных фактов общество "НХФЗ" отмечает, что для обозначения указанного вещества можно использовать любое из приведенных выше наименований, однако с целью исключения разночтений оно использует "любипростон".

По мнению заявителя, Роспатент должен был проанализировать уровень техники на предмет раскрытия средства, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, то есть характеризующее бициклическую форму заявленного соединения, указанной структуры, однако он подменил анализ присущности признаков простым указанием на отсутствие "буквального" указания структуры соединения по пункту 26 уточненной формулы изобретения в противопоставленном источнике [1].

Общество "НХФЗ" настаивает на том, что в патентном документе [1] приведен конкретный экспериментальный пример получения и проведено измерение активности соединения "16,16-дифтор-13,14-дигидро-15-кето-PGЕ1", которое соответствует моноциклической таутомерной форме соединения (любипростона) по пункту 26 уточненной формулы изобретения, в котором указано, что соединения данной группы могут находиться как в моноциклической таутомерной форме (кето-форма), так и бициклической таутомерной форме (гемиацетальная-форма). При этом бициклическая таутомерная форма в силу природы явления таутомерии, то есть легкого самопроизвольного перехода таутомеров друг в друга с образованием динамического равновесия между ними, которое одновременно содержит молекулы таутомеров, всегда присутствует с тем или иным отношением к моноциклической форме в зависимости от условий среды.

Заявитель полагает, что обе формы - как моноциклическая, так и бициклическая, являются присущими соединению, которое можно изобразить посредством структуры по пункту 26 уточненной формулы изобретения и назвать любипростоном вследствие его химической природы, в связи с чем в уровне техники раскрыта моноциклическая форма соединения "16,16-дифтор-13,14-дигидро-15-кето-PGE1", которой присуща бициклическая форма того же вещества, изображенная в указанном пункте, а вывод Роспатента о соответствии изобретений по независимым пунктам 1, 18 и 27 уточненной формулы изобретения условию патентоспособности "новизна" основан на неправомерном отрицании известности любипростона по пункту 26 уточненной формулы изобретения.

Поскольку в противопоставленном источнике [1] раскрыта безводная лиофилизированная фармацевтическая композиция 13,14-дигидро-15-кето-16,16-дифтор-PGEl, заявитель указывает, что изобретение по пункту 27 уточненной формулы изобретения также не является новым. Изобретение по пункту 1 уточненной формулы изобретения отличается от изобретений по пунктам 26 и 27 только наличием в композиции глицерида. Учитывая имеющиеся в противопоставленном источнике [1] сведения о том, что инъецируемые композиции могут содержать неводные разбавители, такие как растительные масла, в частности оливковое масло, и что последнее указано в качестве подходящего глицерида в спорном патенте, общество "НХФЗ" полагает, что оно не является новым, равно как и изобретение по пункту 18 уточненной формулы изобретения, поскольку эффект стабилизации будет присущ таким композициям простагландинов, которые имеют в составе тот же самый глицерид.

Необоснованность вывода Роспатента о соответствии изобретений по независимым пунктам 26, 27, 1 и 18 уточненной формулы изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", заявитель усматривает в том, что неправомерно отрицается известность любипростона по пункту 26 уточненной формулы изобретения и нарушены положения подпунктов 2 и 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ.

Общество "НХФЗ" обращает внимание на то, что признак "стабилизованная бициклическая форма" отсутствует в уточненной формуле изобретения, в связи с чем не может быть отличительным признаком группы изобретений по пунктам 1, 18, 26 и 27 уточненной формулы, а кроме того в оспариваемом решении Роспатент не проводил оценку известности и влияния указанного отличительного признака на заявленный технический результат, а просто сослался на документ уровня техники US 5317032 [6], раскрывающий соединения 2 и 8, имеющие похожую структуру с любипростоном, но отличающиеся наличием двойной связи и эфирной группы, и имеющие аналогичную активность на энтеропулинг, и указал на отсутствие упоминания возможности стабилизации бициклических форм 15-кето простагландинов в присутствии глицеридов, что не соответствует действительности.

Заявитель полагает, что в описании спорного патента соединение по пункту 26 уточненной формулы изобретения тестировалось только в тесте на энтеропулинговую активность на странице 20 и бронхорасширяющую активность на страницах 21-22, однако в последней отсутствуют указания в какой таутомерной форме находилось соединение в момент введения. В примерах на энтеропулинг (активность кишечных скоплений) на страницах 20-21, описывается эффект равновесной смеси обеих таутомерных форм, а не отдельных таутомеров. При этом соотношение форм приведено для растворителя CDC13, который объективно нельзя вводить живым организмам, а в какой среде реально вводили соединение и какое соотношение таутомеров было в форме введения не раскрыто, то есть невозможно установить в отношении какой таутомерной формы достигается описанный фармакологический эффект и что он обеспечивается именно бициклической таутомерной формой.

В обоснование довода о несоответствии изобретений по независимым пунктам 26, 27, 1 и 18 уточненной формулы изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" общество "НХФЗ" ссылается на некорректность вывода Роспатента о достаточности исследований на энтеропулинг и на бронхорасширяющую активность для подтверждения степени обобщения термина "фармацевтическая", поскольку он подразумевает использование таких композиций для лечения любых известных и неизвестных заболеваний и состояний различного этиопатогенеза. Что касается любипростона, заявитель считает, что для оценки соответствия независимых пунктов 26, 27, 1 и 18 уточненной формулы изобретения Роспатент должен был оценить, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 указанного Кодекса) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 ГК РФ, - федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 этого Кодекса). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента обществом "НХФЗ" не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, решение от 08.04.2019 об удовлетворении возражения и о признании патента недействительным частично и о выдаче нового патента на изобретение с уточненной формулой принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается обществом "НХФЗ" в поданном в суд заявлении.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления Пленума N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на выдачу спорного патента (13.10.2000) применимыми правовыми актами для оценки патентоспособности изобретения являются Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.04.1998 N 82 (далее - Правила ИЗ).

При этом порядок рассмотрения возражения против выдачи патента, равно как и возражения на решение об его удовлетворении и признании патента недействительным определяется в соответствии с Правилами N 56.

Между тем судебная коллегия отмечает, что на странице 20 оспариваемого решения указано, что в правовую базу для оценки патентоспособности изобретения по спорному патенту административный орган включил Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам от 20.09.1993, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.11.1993 N 386 (далее - Правила от 20.09.1993), тогда как в представленном в суд отзыве на странице 2 имеется ссылка на вышеназванные Правила ИЗ.

Проанализировав процитированные в оспариваемом решении положения подзаконных нормативных правовых актов, судебная коллегия установила, что фактически при принятии оспариваемого решения административный орган руководствовался Правилами ИЗ, а не Правилами от 20.09.1993, но допустил при этом ошибочную ссылку в тексте оспариваемого решения.

На основании изложенного судебная коллегия исходит из того, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки патентоспособности изобретения по спорному патенту.

Согласно пункту 1 статьи 4 Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В силу подпункта 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступными до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

На основании подпункта 4 пункта 19.5.1 Правил ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с абзацем вторым подпунктом 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Подпунктом 3 пункта 19.5.2 Правил ИЗ установлено, что изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.3 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ;

выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Как предусмотрено подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 3.2.4.2 Правил ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

При описании каждого из аналогов приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению требуемого технического результата.

На основании пункта 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для отчетом о научно-исследовательский работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, является дата их поступления в эти органы.

Согласно пункту 4.9 Правил N 56 при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении могут быть признаны недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, действовавшими на дату подачи заявки.

При этом в силу пункта 5.1 Правил N 56 в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Суд по интеллектуальным правам признает обоснованным вывод Роспатента о соответствии группы изобретений по спорному патенту условиям патентоспособности "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень".

По мнению судебной коллегии, административный орган полно и всесторонне исследовал и оценил всю совокупность имеющихся в материалах поданного возражения документов, пришел в соответствии с вышеприведенными нормами права к обоснованному выводу о соответствии группы изобретений по спорному патенту всем названным условиям патентоспособности.

Оспариваемое решение административного органа отвечает требованиям законности, обоснованности и мотивированности, основано на правильном применении норм материального права, соблюдении порядка рассмотрения возражения, содержит надлежащее обоснование сделанных выводов.

Судебная коллегия отмечает, что доводам заявителя и третьего лица Роспатент дана оценка, а изложенные в обжалуемом решении выводы основаны на имеющихся в деле доказательствах и соответствуют фактическим обстоятельствам.

Довод заявителя о том, что Роспатент не провел анализ на предмет раскрытия средства, которому присущи признаки, идентичные всем признакам соединения по независимому пункту 26 уточненной формулы, по отношению к техническому решению, известному из патента [1], является несостоятельным, поскольку административным органом установлено, что ни один из патентных документов [1]-[8] не описывает соединение любипростон, способ его стабилизации и композицию, содержащую простагландин бициклической структуры, такой как любипростон, лежащий в основе оспариваемой группы изобретений.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в возражении верно отмечено, что в патентах [1]-[8] буквально не указаны "13,14-дигидро-15-кето-простагландины типа PGE1" и соответственно не известен и любипростон, лежащий в основе группы изобретений по независимым пунктам 1, 18, 26 и 27 уточненной формулы.

С учетом изложенного, вопреки доводам заявителя, из патентных документов [1]-[8] не известно средство (бициклическое соединение любипростон), которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте 26 уточненной формулы.

Судебная коллегия полагает правильным, что административный орган правильно признал необоснованным довод общества "НХФЗ" о том, что бициклическая форма соединения любипростон раскрыта в патенте [1] в силу явления таутометрии, поскольку теоретическая возможность существования любипростона в двух таутомерных формах не может свидетельствовать о реальном получении его бициклической формы. К тому же, как указывает сам заявитель в заявлении, приведенные в патенте [1] конкретные экспериментальные примеры относятся к получению и измерению активности соединения 16,16-дифтор-13,14-дигидро-15-KeTO-PGEl в моноциклической таутомерной форме.

Следовательно, соединения в бициклической таутомерной форме в патенте [1] не получали, не стабилизировали и в композиции не использовали, а потому конкретное соединение любипростон в бициклической таутомерной форме и композиции на его основе в патенте [1] не раскрыты.

Изложенное позволяет суду признать несостоятельным довод заявителя об отсутствии новизны у фармацевтических композиций по независимым пунктам 1 и 27 уточненной формулы по отношению к патенту [1], где, как указывает заявитель, раскрыта безводная лиофилизированная фармацевтическая композиция 13,14-дигидро-15-кето-16,16-дифтор-PGEl на основе растительного масла, в частности оливкового масла, а также об отсутствии новизны у изобретения по независимому пункту 18 уточненной формулы по отношению к патенту [1], поскольку стабилизация любипростона в бициклической таутомерной форме в этом патенте также не известна.

Таким образом, вывод Роспатента о соответствии группы изобретений, охарактеризованной в представленной патентообладателем уточненной формуле, условию патентоспособности "новизна" является обоснованным и соответствует положениям подпункта 3 пункта 19.5.2 Правил ИЗ.

Судебная коллегия принимает во внимание, что заявителем не оспаривается вывод административного органа о том, что техническое решение по патенту [1] является наиболее близким аналогом группы изобретений по спорному патенту, и отмечает, что заявитель не согласен с выводом о том, что признак "стабилизованная бициклическая форма" является отличительным признаком группы изобретений уточненной формулы по отношению к решению по патенту [1], и с тем, что не проведен анализ известности влияния данного отличительного признака на указанный технический результат.

Между тем в представленной патентообладателем уточненной формуле в качестве соединения, входящего в объекты по независимым пунктам 1, 18, 26 и 27, указано конкретное бициклическое соединение формулы I - любипростон. Согласно независимым пунктам 1 и 18 уточненной формулы бициклическое соединение формулы I любипростон стабилизируется глицеридом. При этом формула изобретения основана на описании к спорному патенту, в котором указано на то, что соединение любипростон стабилизировано путем растворения в триглицериде жирной кислоты, в результате чего стабильность любипростона значительно улучшается.

Вместе с тем ни один из патентов [1]-[15] не описывает бициклический 15-кето простагландин, такой как любипростон, а патенты [1]-[8] описывают моноциклические простагландины фармацевтического назначения.

В патенте [1], который является наиболее близким аналогом группы изобретений по спорному патенту описано применение моноциклических простагландинов для лечения сердечной дисфункции. При этом в описании к патенту [1] все соединения представлены структурной формулой или номенклатурой кето-типа (моноциклическая форма), однако декларативно отмечено, что не исключаются соединения полуацетального типа (бициклическая форма).

Как верно указывает административный орган, на странице 7 описания к патенту [1] отмечено, что когда простагландины имеют насыщенную связь между положениями 13 и 14 может быть гемиацетальное равновесие за счет образования гемиацеталя между гидроксигруппой в положении 11 и кетоном в положении 15, однако конкретные соединения в бициклической таутомерной форме в указанном патенте не получали, не стабилизировали и в композиции не использовали. Соединение любипростон и композиции на его основе в патенте [1] не раскрыты.

Таким образом, судебная коллегия считает правильным вывод Роспатента о том, что в сущности, именно стабилизованная бициклическая форма любипростона является отличительным признаком группы изобретений по спорному патенту по отношению к наиболее близкому аналогу, техническому решению по патенту [1].

Суд по интеллектуальным правам критически оценивает довод заявителя о том, что Роспатент не провел анализ известности влияния данного отличительного признака на указанный технический результат.

Как усматривается из оспариваемого решения, административным органом было установлено, что в описании к спорному патенту приведены необходимые примеры композиций с соединением любипростона, представлены необходимые данные по его биологической активности:

биологическая активность любипростона в тесте на энтеропулинг приведена в таблице 6 (примера А);

исследования на бронхорасширяющую активность любипростона приведены на страницах 21-22 описания к спорному патенту;

стабильность при хранении соединения любипростон в различных растворителях приведена в таблице 2.

Поскольку из названных исследований видно, что стабильность любипростона при растворении его триглицериде значительно улучшена, суд полагает, что Роспатент верно отметил на наличие в описании к спорному патенту сведений, подтверждающих влияние отличительного признака на указанный технический результат изобретения.

Вместе с тем технические решения, известные из патентов [2], [3] и [8], являются аналогами технического решения по патенту [1] и не содержат какой-либо дополнительной информации относительно получения простагландинов бициклической структуры. При этом в патенте [6], как и в патентах [5], [4], [7], не упоминается возможность стабилизации бициклических форм 15-кето простагландинов в присутствии глицеридов.

Техническое решение, известное из патента [6], включает в себя соединения 2 и 8, которые не входят в уточненную формулу группы изобретений, но также подвергались исследованию на энтеропулинг (таблицы 1 и 2). Соединения 2 и 8 имеют структурные отличия от соединения любипростон и от соединения в способе стабилизации по независимому пункту 18 уточненной формулы, а именно характеризуются наличием двойной связи и эфирной группы. При этом в патенте [6] так же, как и в патентах [5], [4], [7], не упоминается возможность стабилизации бициклических форм 15-кето простагландинов в присутствии глицеридов.

С учетом изложенного, вопреки доводам заявителя, в уровне техники, представленном вместе с доводами возражения, не выявлены стабилизированные бициклические простагландины, которые могут быть использованы как фармакологически активные субстанции для использования в различных областях медицины.

Довод заявителя о том, что в патенте [1] в экспериментальных примерах 5 и 6 описано фармацевтическое пероральное использование 16,16-дифтор-13,14-дигидро-15-кето-РСЕ2, вышеуказанного вывода не опровергает, поскольку данное соединение не является любипростоном и не приведены конкретные экспериментальные примеры с композициями на его основе, на что верно обратил внимание Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте.

Судебная коллегия считает необоснованным довод заявителя о том, что в иллюстрирующем бронхорасширяющую активность примере описания к спорному патенту отсутствует указание на то, в какой таутомерной форме находилось соединение в момент введения, поскольку в указанном примере описания к спорному патенту данные биологических испытаний получены для конкретного бициклического соединения 1 - любипростона.

Довод заявителя о том, что в содержащемся в описании к спорному патенту примере на энтеропулинг описывается эффект равновесной смеси обеих таутомерных форм, также является несостоятельным, поскольку тесты на энтеропулинг получены именно в отношении бициклического соединения 1 - любипростона.

Изложенное позволяет суду отклонить довод общества "НХФЗ" о том, что исходя из описания к спорному патенту невозможно установить, в отношении какой таутомерной формы достигается описанный фармакологический эффект.

Таким образом, вывод Роспатента о том, что в возражении не представлены доводы, позволяющие признать изобретения, охарактеризованные в независимых пунктах 1, 18, 26 и 27 уточненной формулы изобретения, не соответствующими условию патентоспособности "изобретательский уровень", является обоснованным и соответствует положениям пункта 1 статьи 4 Патентного закона, подпунктов 1 и 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ.

В отношении выводов административного органа о соответствии группы изобретений уточненной формулы условию патентоспособности "промышленная применимость" судебная коллегия полагает следующее.

Как верно отметил Роспатент, в своем заявлении общество "НХФЗ" само указывает на то, что соединения по спорному патенту продемонстрировали фармацевтическую активность в разных областях медицины, а именно в биологических тестах на энтеропулинг (активность кишечных скоплений) и на бронхорасширяющую активность.

Таким образом, вопреки доводам заявителя, представленной в описании к спорному патенту информации достаточно для признания того, что композиции по независимым пунктам 1 и 27 уточненной формулы изобретения являются фармацевтическими.

Довод заявителя о том, что в первичных материалах заявки N 2002112984 не представлены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретений в том виде, как они охарактеризованы в уточненной формуле, в частности, для соединения любипростон по независимому пункту 26, а также для композиций, содержащих любипростон, по независимым пунктам 1 и 27 уточненной формулы изобретения, не основан на материалах административного дела, поскольку:

на страницах 7 и 12-14 описания к спорному патенту приведены общие схемы синтеза соединений формулы (I), а также физико-химические константы (данные ИК-спектра), характеризующие структуры полученных бициклических соединений, в том числе соединения 1 - любипростон;

в таблицах 6 и 7 описания к спорному патенту для исследованных соединений представлены данные ЯМР-спектров, подтверждающие тот факт, что были получены и исследованы бициклические формы простагландиновых производных;

в таблице 2 описания к спорному патенту приведена информация о стабильности при хранении соединения любипростон в различных растворителях, и в частности о том, что стабильность любипростона при растворении его в триглицериде значительно улучшена;

в таблице 6, пример А описания к спорному патенту представлены данные по биологической активности композиций на основе любипростона в тесте на энтеропулинг;

на страницах 21-22 описания к спорному патенту приведены сведения об исследовании на бронхорасширяющую активность любипростона.

Следовательно, вопреки доводам заявителя, в материалах заявки N 2002112984 представлены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретений в том виде, как они охарактеризованы в независимых пунктах 1, 18, 26 и 27 уточненной формулы изобретения, а также подтверждена реализация назначения изобретений.

Учитывая изложенное, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что уточненная патентообладателем формула изобретения соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость" и положениям пункта 1 статьи 4 Патентного закона, пункта 19.5.1 и подпункта 3 пункта 3.2.4.5 Правил ИЗ.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что довод заявителя об очевидности для специалиста группы изобретений по уточненной формуле по отношению к техническим решениям, известным из патентов [1] и [2], противоречит его доводу о невозможности осуществления изобретений в том виде, как они охарактеризованы в представленной патентообладателем уточненной формуле.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, в связи с чем не может быть признано недействительным, в связи с чем у суда отсутствуют основания для удовлетворения заявленных требований.

Согласно статье 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в суд общество "НХФЗ" уплатило государственную пошлину в размере 3 000 рублей, что подтверждается чеком-ордером от 08.07.2019 (операция N 46) (т. 1 л.д. 27, т. 12 л.д. 1) и соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поскольку в удовлетворении требований отказано, судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.С. Четвертакова

Судьи

И.В. Лапшина

В.В. Голофаев