Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2020 г. N С01-1304/2020 по делу N А40-230070/2019 Суд отменил ранее вынесенные акты о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации отправил на новое рассмотрение, поскольку суды не оценили надлежащим образом фактические обстоятельства дела на предмет соотношения периода предпринимательской деятельности ответчика, указанного в представленной им справке, с периодом действия исключительного права на товарный знак, в течение которого использование товарного знака истца могло считаться незаконным

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2020 г. N С01-1304/2020 по делу N А40-230070/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 18 ноября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 ноября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Рогожина С.П., Снегура А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Минаева Алексея Владимировича (Москва, ОГРНИП 317774600271863) на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2020 по делу N А40-230070/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2020 по тому же делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Юнайтед Спайсез" (Алтуфьевское ш., д. 37, стр. 17, эт. 2, пом. 3, оф. В, Москва, 127410, ОГРН 1157746072110) к индивидуальному предпринимателю Минаеву Алексею Владимировичу о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 707508.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Юнайтед Спайсез" - Каширская Н.А. (по доверенности от 28.07.2020);

от индивидуального предпринимателя Минаева Алексея Владимировича - Комаров С.В. (по доверенности от 04.10.2019 N 77 АГ 2602123).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед Спайсез" (далее - общество "Юнайтед Спайсез", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Минаеву Алексею Владимировичу (далее - предприниматель, ответчик) о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 707508 и о взыскании компенсации в размере 1 236 845 рублей 98 копеек (с учетом принятого судом первой инстанции уточнения исковых требований).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2020 по делу N А40-230070/2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2020 по тому же делу, исковые требования удовлетворены в полном объеме. С предпринимателя в пользу общества "Юнайтед Спайсез" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707508 в размере 1 236 845 рублей 98 копеек.

Не согласившись с указанными судебными актами, предприниматель обратился в Суд о интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2020 по делу N А40-230070/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2020 по тому же делу отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование несогласия с принятыми по настоящему делу судебными актами предприниматель указывает на нарушение судами норм материального и процессуального права, которые, по мнению заявителя кассационной жалобы, привели к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

До судебного заседания в Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором общество "Юнайтед Спайсез" выразило несогласие с правовой позицией предпринимателя, полагая, что изложенные в кассационной жалобе доводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не опровергают законности и обоснованности принятых по настоящему делу судебных актов.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель предпринимателя поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по настоящему делу.

В ходе судебного заседания представитель общества "Юнайтед Спайсез" выступил с правовой позицией, возражал против доводов кассационной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между иностранным лицом Jaindi Export (PVT) Ltd. (далее - иностранное лицо) и обществом "Юнайтед Спайсез" был заключен контракт на поставку от 07.12.2016 N 6-15, согласно которому иностранное лицо продает, а общество "Юнайтед Спайсез" покупает корицу в палочках, масло из листьев коры корицы, масло цитронеллы и иные товары.

Согласно п. 1.8 контракта общество "Юнайтед Спайсез" вправе распространять приобретаемый товар на территории Российской Федерации и Содружества Независимых Государств как официальный и эксклюзивный (единственный) дистрибьютор продавца. Продавец обязуется в течение срока действия контракта не заключать аналогичных контрактов с третьими лицами с целью поставки товара на территорию Российской Федерации, а также обязуется воздерживаться от самостоятельной деятельности по реализации товара на территории Российской Федерации.

В соответствии с п. 9.1 контракта срок его действия определен до 31.12.2021 и до полного исполнения сторонами обязательств.

Истец является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 707508, зарегистрированного в отношении товаров 29, 30, 32-го классов и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, с датой приоритета 13.09.2018.

Обществу "Юнайтед Спайсез" стало известно о том, что предприниматель предлагает к продаже и реализует в сети "Интернет" товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, с использованием обозначения "Econutrena", сходным до степени смешения с товарным знаком истца. Данное обстоятельство подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств от 15.07.2018 N 77 АГ 0702820.

Общество "Юнайтед Спайсез" произвело закупку товара, маркированного обозначением "Econutrena", на сумму 1786 рублей. При этом реализация названной продукции была осуществлена от лица предпринимателя, что подтверждается, в том числе кассовым чеком от 18.07.2019 N 270. При этом общество "Юнайтед Спайсез" разрешения на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707508 предпринимателю не давало, лицензионных договоров с ним не заключало.

Полагая, что указанные действия предпринимателя нарушают принадлежащее обществу "Юнайтед Спайсез" исключительное право использования спорного товарного знака, последнее направило в адрес предпринимателя претензионное письмо с требованиями прекратить нарушение и выплатить компенсацию за нарушение исключительного права в размере 5 000 000 рублей. Однако данная претензия была оставлена предпринимателем без ответа.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "Юнайтед Спайсез" в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением.

На основании решения Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2020 по настоящему делу исковые требования общества "Юнайтед Спайсез" были удовлетворены в полном объеме.

При принятии решения суд первой инстанции исходил из доказанности факта принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 707508, а также из недоказанности ответчиком наличия предусмотренных законом или договором оснований, в силу которых предпринимателю принадлежит исключительное право или право использования спорного объекта интеллектуальной собственности.

Определяя размер компенсации за допущенное предпринимателем нарушение и удовлетворяя заявленные истцом требования в полном объеме, суд первой инстанции принял во внимание сведения, изложенные в представленной предпринимателем в материалы дела справке, из которой следует, что в период с 01.04.2019 по 07.07.2019 ответчик осуществил продажу товара на сумму 618 422 рубля 99 копеек. Исходя из избранного истцом способа расчета компенсации в виде двойной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, а также с учетом характера допущенного предпринимателем нарушения, срока незаконного использования спорного средства индивидуализации, степени вины правонарушителя, вероятных имущественных потерь истца, а также характера предпринимательской деятельности ответчика, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что компенсация в размере 1 236 845 рублей 98 копеек является разумной и справедливой.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, оставив обжалуемое решение без изменения.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав мнения представителей истца и ответчика, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для их отмены или изменения в силу следующего.

Как полагает предприниматель, судами первой и апелляционной инстанции необоснованно не были учтены обстоятельства, свидетельствующие об оригинальном происхождении продукции, содержащей обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком. А именно - по мнению заявителя кассационной жалобы, при оценке законности действий предпринимателя по использованию спорного обозначения суды не учли, что, продавая товары, предприниматель действовал на основании Договора аутсорсинга от 01.03.2019 N Б/Н, заключенного между ответчиком и обществом с ограниченной ответственностью "Лас-Флорес групп" (далее - общество "Лас-Флорес групп") и не закупал спорный товар, а лишь располагал им, в то время как общество "Лас-Флорес групп" имело действующий договор с официальным импортером иностранного лица - обществом с ограниченной ответственностью "Хелси Маркет" (далее - общество "Хелси Маркет").

Оценив законность принятых по настоящему делу судебных актов в пределах данного довода кассационной жалобы, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает невозможным согласиться с изложенной позицией предпринимателя по следующим основаниям.

Как указано в пункте 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вместе с тем согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на объект интеллектуальной собственности входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Как следует из обжалуемых судебных актов, факт принадлежности обществу "Юнайтед Спайсез" исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 707508 установлен судами первой и апелляционной инстанций, подтвержден материалами дела и не оспаривается предпринимателем.

Суд первой инстанции также установил, что общество "Юнайтед Спайсез" не давало предпринимателю согласия или разрешения на использование товарного знака при введении в гражданский оборот однородных товаров. При этом суд отметил, что доказательств, подтверждающих предоставление ответчику разрешения правообладателя на такое использование в материалах дела не имеется. Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что факт использования ответчиком товарного знака истца без согласия правообладателя подтвержден материалами дела и ответчиком не опровергнут. Указанный вывод был поддержан судом апелляционной инстанции.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций, оценив представленные в материалы дела доказательства и доводы сторон в их совокупности и взаимной связи в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пришли к обоснованному выводу о незаконном характере действий предпринимателя по использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707508 при предложении к продаже и реализации спорной продукции.

При этом указание предпринимателя на то, что судами не дана оценка всем представленным ответчиком в материалы дела доказательствам, отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку отсутствие в мотивировочной части обжалуемых судебных актов выводов, касающихся оценки каждого представленного в материалы дела доказательства или заявленного довода, не свидетельствует о том, что они не были исследованы и оценены судами.

Кроме того, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценка и исследование представленных в материалы дела доказательств не входят в компетенцию суда кассационной инстанции.

Как указано в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", при проверке соответствия выводов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) необходимо исходить из того, что суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Кодекса), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не допускается.

При таких обстоятельствах, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств, которые не были бы исследованы и оценены судами первой и апелляционной инстанций при определении характера действий ответчика по предложению к продаже и реализации спорной продукции, судебная коллегия полагает невозможным согласиться с изложенным доводом предпринимателя и отклоняет его как заявленный без учета компетенции суда кассационной инстанции.

Выражая несогласие с принятыми по настоящему делу судебными актами, заявитель кассационной жалобы также обращает внимание на то, что суды уклонились от оценки заявленного ответчиком довода о наличии признаков недобросовестности в поведении общества "Юнайтед Спайсез" как об основании для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Между тем, как отмечает предприниматель, истец, ответчик и общество "Лас-Флорес групп" находятся в давних хозяйственных отношениях; товарооборот продукции, маркированной обозначением "Econutrena", между обществом "Лас-Флорес групп" и обществом "Юнайтед Спайсез" за период 2018-2019 годы составил более 1 500 000 рублей. Таким образом, по мнению заявителя кассационной жалобы, незаконное использование спорного товарного знака ответчиком было вызвано намеренными действиями общества "Юнайтед Спайсез" по созданию условий для совершения такого правонарушения, а также его бездействием после проведения контрольной закупки и до момента направления досудебной претензии в адрес ответчика.

По мнению заявителя кассационной жалобы, непринятие судами первой и апелляционной инстанций действий по проверке и оценке данного довода свидетельствует о допущенном ими нарушении норм процессуального права и является основанием для отмены принятых по настоящему делу судебных актов.

В отношении данного довода кассационной жалобы судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым высказать следующее.

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 3 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Как следует из правовой позиции, изложенной в пункте 159 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

При этом неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 ГК РФ), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства. Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, статьи 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если, исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

В Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 N 310-ЭС15-12683 по делу А08-8801/2013 указано, что с учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.

Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, что установлено судами по настоящему делу, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Как следует из обжалуемых судебных актов, при проверке довода предпринимателя о наличии признаков недобросовестности в поведении общества "Юнайтед Спайсез" суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что ответчик не был лишен возможности самостоятельно оценить законность собственных действий по использованию обозначения "Econutrena", принимая во внимание наличие сведений о государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707508 в общедоступных источниках информации.

Кроме того, суды учли, что недобросовестность действий общества "Юнайтед Спайсез" по государственной регистрации спорного товарного знака не была установлена в предусмотренном законом порядке.

При этом ответчиком в материалы дела не были представлены доказательства, подтверждающие, что действия по государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707508 были осуществлены истцом исключительно с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение. Напротив, как установили суды, основываясь на представленных в материалы дела доказательствах, после регистрации исключительного права на спорный товарный знак истец незамедлительно предпринял действия для его реального использования.

Таким образом, принимая во внимание предусмотренную действующим законодательством презумпцию добросовестности участников гражданских правоотношений, а также исходя из недоказанности ответчиком обстоятельств, которые могут свидетельствовать о наличии признаков недобросовестности в поведении истца, оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу об отсутствии признаков недобросовестности в действиях общества "Юнайтед Спайсез", связанных с защитой нарушенного исключительного права на спорный товарный знак.

Основания для переоценки установленных судами первой и апелляционной инстанции обстоятельств у суда кассационной инстанции отсутствуют.

С учетом изложенного приведенный довод предпринимателя не может быть принят во внимание судебной коллегией Суда по интеллектуальным правам и отклоняется ею как не опровергающий законности и обоснованности принятых по настоящему делу судебных актов.

В обоснование несогласия с обжалуемыми судебными актами заявитель кассационной жалобы также отмечает, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суды не дали оценку доводам ответчика о неразумности испрашиваемой истцом суммы компенсации и о необходимости снижения ее размера ниже минимального предусмотренного законом предела.

Между тем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает невозможным согласиться с данным доводом кассационной жалобы ввиду нижеследующего.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных названным Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом, как указано в пункте постановления от 23.04.2019 N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как следует из правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", отступление от требований справедливости, равенства и соразмерности при взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации в пределах, установленных подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации во взаимосвязи с абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса, за нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации может иметь место, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам даже с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

В то же время, как указано в пункте 64 постановления от 23.04.2019 N 10, положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Между тем, как установлено судами первой и апелляционной инстанций, в основание исковых требований общества "Юнайтед Спайсез" был положен факт реализации продукции с использованием лишь одного товарного знака. Таким образом, вопреки доводу предпринимателя, предусмотренные законом основания для снижения заявленного размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, отсутствовали.

При таких обстоятельствах приведенный довод кассационной жалобы отклоняется судебной коллегией Суда по интеллектуальным правам как заявленный без учета фактических обстоятельств дела.

Вместе с тем, выражая несогласие с принятыми по настоящему делу судебными актами, предприниматель обращает внимание на то, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суды первой и апелляционной инстанций исходили из не соответствующих действительности сведений о размере стоимости реализованной ответчиком продукции с использованием спорного товарного знака.

Оценив законность обжалуемых судебных актов с учетом данного довода кассационной жалобы, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с позицией ответчика в силу следующего.

Как разъяснено в пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Из чего следует, что применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судами на основании данных о стоимости контрафактного товара, который был реализован ответчиком после возникновения исключительного права на спорный товарный знак.

Доводы ответчика о несогласии с приведенным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании заявленной истцом стоимости реализованной ответчиком контрафактной продукции и должны подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Как следует из материалов настоящего дела, исковое требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 707508 было заявлено обществом "Юнайтед Спайсез" исходя из двукратной стоимости товара, на некотором был незаконно размещен спорный товарный знак.

При принятии решения и постановления по настоящему делу суды исходили из того, что стоимость реализованной ответчиком контрафактной продукции составила 618 422 рубля 99 копеек. С учетом данного обстоятельства суды пришли к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 1 236 845 рублей 98 копеек.

Между тем, как усматривается из материалов дела, предпринимателем была представлена справка о продажах продуктов, в том числе имеющих маркировку "econutrena" за период с 01.04.2019 по 31.07.2019.

Как следует из содержания этой справки, за указанный период предпринимателем "было продано заказов на общую сумму 618 422 99 рублей: АПРЕЛЬ - 48 949,58 / МАЙ - 121 786,50 / ИЮНЬ - 184 178,50 / ИЮЛЬ - 263 508,41. В том числе заказов в состав которых входили товары с маркой "econutrena" на общую сумму 73 759 руб. 08 коп., в том числе заказ из контрольной закупки на сумму 1 786 рублей. Всего реализовано товаров под маркой "econutrena" на общую сумму 13 333 руб 35 коп., в том числе товаров из контрольной закупки на сумму 1 456 руб. Получено агентское вознаграждение (25%) от продажи товаров под маркой "econutrena" на сумму 3 333 руб 34 коп., в том числе от контрольной закупки 364 руб."

Таким образом, из представленной в материалы дела справки об осуществленных предпринимателем продажах не следует, что стоимость реализованного им товара, на котором был незаконно размещен товарный знак истца, составила 618 422 рубля 99 копеек. Суды первой и апелляционной инстанций ошибочно учли общую стоимость всей реализованной ответчиком продукции, а не стоимость товаров, на которых был незаконно использован спорный товарный знак.

Как следует из кассационной жалобы и подтверждается материалами дела, предприниматель указывал на данные обстоятельства как при рассмотрении настоящего дела в суде первой инстанции, так и при подаче апелляционной жалобы, однако он не был надлежащим образом исследован и оценен судами.

Таким образом, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом кассационной жалобы о том, что в нарушение подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, судами не было установлено количество реализованной предпринимателем контрафактной продукции, что указывает на недостоверность и на необоснованность произведенного судами расчета компенсации.

Кроме того, как следует из обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции, при определении размера подлежащей взысканию суммы компенсации суд апелляционной инстанции исходил из того, что "срок незаконного использования товарного знака наступил именно с даты подачи заявки (начало приоритета) - 13.09.2018, в соответствии с применяемой на тот момент ч. 1 ст. 1491 ГК РФ" (абзац второй страницы 6 постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2020 по делу N А40-230070/2019).

Между тем согласно правовой позиции, изложенной в пункте 155 постановления от 23.04.2019 N 10, положения статьи 1491 ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, являются нарушением исключительного права на товарный знак.

Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Дата подачи заявки служит лишь моментом отсчета срока действия исключительного права и определяет согласно пункту 1 статьи 1494 ГК РФ дату приоритета (в частности, в целях применения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).

При таких обстоятельствах судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суды не оценили надлежащим образом фактические обстоятельства дела на предмет соотношения периода предпринимательской деятельности ответчика, указанного в представленной им справке, с периодом действия исключительного права на товарный знак, в течение которого использование товарного знака истца могло считаться незаконным.

Таким образом, судами первой и апелляционной инстанций не была надлежащим образом установлена совокупность фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для определения размера подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Учитывая изложенное, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с приведенным доводом кассационной жалобы и полагает, что противоречащий имеющимся в материалах дела доказательствам вывод судов первой и апелляционной инстанций относительно размера подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак сделан без учета всей совокупности фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения настоящего спора. Таким образом, обжалуемые судебные акты в указанной части являются незаконными и необоснованными.

Как было отмечено ранее, в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исследование и оценка представленных доказательств, равно как установление фактических обстоятельств по делу не входят в компетенцию суда кассационной инстанции, в связи с чем указанные нарушения не могут быть устранены судебной коллегией Суда по интеллектуальным правам на стадии рассмотрения кассационной жалобы.

Таким образом, поскольку для принятия законного и обоснованного решения в указанной части требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства и определить размер компенсации за нарушение исключительного права с учетом фактических обстоятельств дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2020 по делу N А40-230070/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2020 по тому же делу отменить.

Дело N А40-230070/2019 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Отменить приостановление исполнения решения Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2020 по делу N А40-230070/2019 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2020 по тому же делу, установленное определением Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур