Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 2 октября 2012 г. N Ф03-2943/12 по делу N А04-6161/2011

ГАРАНТ:

См. также Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 11 марта 2013 г. N Ф03-498/13

г. Хабаровск

02 октября 2012 г.

А04-6161/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 25 сентября 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 02 октября 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

в составе:

Председательствующего: Барбатова А.Н.

Судей: Карпушиной Т.Н., Лесненко С.Ю.

при участии:

от истца: Ковтун А.Ю., доверенность от 30.12.2011 N 84

от ответчика: представитель не явился

от третьего лица: представитель не явился

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Бильярдный клуб "Абриколь"

на постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2012

по делу N А04-6161/2011 Арбитражного суда Амурской области

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Фадеев С.М., в апелляционном суде судьи Волкова М.О., Дроздова В.Г., Тихоненко А.А.

По иску закрытого акционерного общества "Фоксель"

к обществу с ограниченной ответственностью Бильярдный клуб "Абриколь"

третье лицо: Благовещенская городская общественная организация "Федерация бильярдного спорта"

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

Закрытое акционерное общество "Фоксель" (далее - ЗАО "Фоксель", ОГРН 1082724005980, место нахождения: 680042, г. Хабаровск, ул. Воронежская, 128) обратилось в Арбитражный суд Амурской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Бильярдный клуб "Абриколь" (далее - ООО Бильярдный клуб "Абриколь"; ОГРН 1102801012775, место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, 55) о взыскании 60 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "Абриколь", зарегистрированного за истцом и охраняемого по свидетельствам от 17.12.2001 N 231951 и от 26.04.2006 N 305678.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 10.01.2012 в удовлетворении иска отказано. Решение мотивировано тем, что словесное обозначение "Абриколь", являющееся бильярдным термином и используемое ответчиком совместно с изобразительным обозначением в виде овала бордового цвета с окантовкой тремя линиями (бордового, белого, золотого цвета), внутри которого расположен стилизованный рисунок кия и верхней сферы шара, символизирующих шпагу с эфесом, визуально отлично от защищаемого товарного знака истца, что исключает возможность их смешения и введения потребителей в заблуждение. Кроме того, доказательств сходства фактически оказываемых ответчиком услуг и услуг, указанных в свидетельствах истца на товарный знак, истцом не представлено. Поскольку деятельность истца и ответчика не является идентичной, осуществляется в разных субъектах Российской Федерации, а сам термин "абриколь" является общепринятым термином в бильярде, то основания для признания ответчика незаконно использующим товарный знак "Абриколь", как средство индивидуализации истца, отсутствуют.

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2012 решение суда первой инстанции от 10.01.2012 отменено, иск ЗАО "Фоксель" удовлетворен: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 60 000 руб. за незаконное использование товарного знака. Апелляционный суд исходил из того, что в силу пункта 14.4.2 Правил составления, подачи, и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, товарный знак истца и используемое ответчиком обозначение сходны до степени смешения, а сравнительный анализ видов деятельности, осуществляемых истцом по 41 и 42 классам МКТУ, и видов деятельности, осуществляемых ответчиком согласно его уставу и выписке из ЕГРЮЛ, позволяют придти к выводу о совпадении у истца и ответчика большинства видов деятельности и услуг.

В кассационной жалобе и дополнениях к ней ООО Бильярдный клуб "Абриколь" считает постановление апелляционного суда от 06.04.2012 незаконным и необоснованным, а решение суда первой инстанции - соответствующим нормам права и обстоятельствам дела, и просит принять законное решение из числа предусмотренных статьей 287 АПК РФ.

В обоснование жалобы ответчик приводит доводы о нарушении апелляционным судом статей 7-9, 41, 262 АПК РФ, поскольку апелляционный суд рассмотрел доводы истца, ранее не приводившиеся в суде первой инстанции, и не предоставил возможность ответчику и третьему лицу подготовить возражения против этих доводов. Апелляционный суд вышел за пределы своей компетенции, так как вопреки изложенным в иске требованиям истца о защите товарного знака по свидетельству N 305678 в отношении товаров (услуг) 41 класса МКТУ рассмотрел ещё и вопрос о защите товарного знака истца по свидетельству N 231951 в отношении товаров (услуг) 42 класса МКТУ. Делая вывод о том, что ответчик использует товарный знак "Абриколь" в вывеске своего клуба, в рекламе, сети Интернет, апелляционный суд не привел конкретные доказательства этого и не учел, что ответчик с 2010 года не использует этот товарный знак для индивидуализации своих услуг среди потребителей. Указывая на наличие сходства до степени смешения товарного знака истца с обозначением, используемым ответчиком, а также об оказании сторонами аналогичных услуг, апелляционный суд не привел в своем постановлении мотивы, по которым не согласился с противоположными выводами суда первой инстанции в этой части. Ответчик, кроме того, ссылается на отсутствие негативных последствиях для истца и на отсутствие у последнего убытков; на оказание сторонами услуг, причем не схожих, в разных субъектах Российской Федерации, что исключает введение потребителей их услуг в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги; на наличие в Российской Федерации большого числа юридических лиц, использующих в своем фирменном наименовании и при оказании услуг в бильярдных клубах слово "Абриколь", а также просит учесть, что имеется принятое в июле 2012 года и не оспоренное истцом решение Роспатента и заключение коллегии палаты по патентным спорам о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "Абриколь" по свидетельству N 305678, и сохранении её действия в отношении услуг 41 класса МКТУ, за исключением бильярда.

В отзыве на кассационную жалобу и в дополнениях к отзыву (письменных пояснениях) ЗАО "Фоксель" опровергает доводы ответчика, указывает на раскрытие своих доводов по апелляционной жалобе до принятия апелляционным судом постановлении и о праве ответчика ознакомиться с дополнением к апелляционной жалобе в период с 28 марта до 03 апреля 2012; о несостоятельности довода ответчика о том, что апелляционный суд вышел за пределы своей компетенции, поскольку в исковом заявлении и письменных пояснениях в суде первой инстанции истец неоднократно ссылался на нарушение ответчиком товарного знака "Абриколь", зарегистрированного за истцом по двум свидетельствам. По мнению истца, ссылка ответчика на недоказанность использования им товарного знака "Абриколь", несогласие ответчика с выводом апелляционного суда о сходстве до степени смешения товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения, а также несогласие с выводом об идентичности оказываемых сторонами услуг опровергаются материалами дела. Истец считает правильным применение апелляционным судом положений статей 1248, 1477, 1515 ГК РФ и Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N 5/29, ссылается на правоприменительную практику и просит оставить постановление апелляционного суда от 06.04.2012 без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебных заседаниях арбитражного суда кассационной инстанции представитель ЗАО "Фоксель" поддержал доводы кассационной жалобы, дал пояснения по тексту жалобы и дополнений к ней и пояснил, что решение Роспатента о признании частично недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку истца "Абриколь" по свидетельству N 305678 к настоящему времени не оспорено.

Представитель ООО Бильярдный клуб "Абриколь", извещавшегося о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, в судебных заседаниях кассационной инстанции не участвовал.

Третье лицо отзыв на кассационную жалобу не представило и своего представителя в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции не направило.

Проверив в соответствии со статьей 286 АПК РФ и с учетом доводов кассационной жалобы законность постановления Шестого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2012, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа считает, что указанное постановление подлежит отмене по следующим основаниям.

Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций установили, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "Абриколь":

- по свидетельству от 17.12.2001 N 231951 с приоритетом от 26.03.2001 сроком действия по 26.03.2021 в отношении товаров (услуг) 42 класса МКТУ (обеспечение пищевыми продуктами; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический, и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование, услуги, которые не могут быть отнесены к другим классам);

- по свидетельству от 26.04.2006 N 305678 с приоритетом от 22.03.2005 сроком действия по 22.03.2015 в отношении товаров (услуг) 41 класса МКТУ (воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий).

Товарный знак "Абриколь" является словесным и выполнен шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква "А" - заглавная.

ООО Бильярдный клуб "Абриколь" зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц 14.10.2010.

Спор возник в связи с тем, что ЗАО "Фоксель" считает ответчика незаконно использующим товарный знак "Абриколь" при осуществлении своей деятельности в названии бильярдного клуба, вывеске, рекламе, в том числе в Интернете, то есть без разрешения истца-правообладателя и без заключения с ним лицензионного договора.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Исключительное право на товарный знак может быть использовано для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Согласно подпункту 1 пункта 4 указанной статьи Кодекса правообладатель вправе по своему выбору требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Учитывая, что в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение, судам следовало установить, допущено ли ответчиком правонарушение в отношении товарного знака, зарегистрированного за истцом и охраняемого свидетельствами N 231951 и N 305678, и в чем оно заключается.

Отказывая в иске, суд первой инстанции на основании графического и визуального сравнения товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения исходил из того, что словесное обозначение "Абриколь", используемое ответчиком совместно с изобразительным обозначением, не сходно до степени смешения с товарным знаком истца в силу различий по цветовой гамме, графическому изображению, стилю написания, поэтому не способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего соответствующие услуги.

Кроме того, суд первой инстанции установил, что истец не представил доказательств сходства услуг, оказываемых истцом и ответчиком, и признал, что их деятельность не может быть признана идентичной.

При этом суд первой инстанции указал, что представленные в дело доказательства не позволяют сделать вывод, каким образом и при осуществлении каких видов деятельности истец использует зарегистрированный за ним товарный знак "Абриколь". Между тем указанные обстоятельства имеют значение для сопоставления оказываемых сторонами услуг в целях установления факта нарушения права истца на товарный знак.

Апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя требования истца, сделал противоположные выводы.

В соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 271 АПК РФ в постановлении арбитражного апелляционного суда должны быть указаны мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью или в части.

Из постановления апелляционного суда от 06.04.2012 следует, что требования названной нормы АПК РФ судом апелляционной инстанции не выполнены.

Так, апелляционный суд в постановлении от 06.04.2012 указал, что сравнительный анализ товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком, свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Однако при этом апелляционный суд не привел мотивы, по которым опроверг вывод суда первой инстанции об отсутствии такого сходства, также основанный на сравнении товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком. Причем в решении суда первой инстанции приведены мотивы, по которым суд пришел к указанному выводу, тогда как противоположный вывод апелляционного суда таких мотивов не содержит.

Кроме того, апелляционный суд признал, что сравнительный анализ осуществляемых истцом и ответчиком видов деятельности позволяет сделать вывод о совпадении большинства видов деятельности и услуг. Как следует из постановления от 06.04.2012, апелляционный суд сравнивал виды деятельности истца и ответчика, перечисленные в их уставах и выписках из ЕГРЮЛ.

Между тем апелляционный суд не установил, какие из совпадающих, по его мнению, видов деятельности (оказываемых услуг), имеющих отношение к услугам по 41 и 42 классу МКТУ, истец и ответчик осуществляют фактически. Апелляционный суд не привел мотивы, по которым не согласился с выводом суда первой инстанции об отсутствии в деле доказательств сходства услуг, оказываемых истцом и ответчиком, и идентичности их деятельности.

Также апелляционный суд не опроверг вывод суда первой инстанции о том, что имеющиеся в деле доказательства не позволяют сделать вывод об использовании истцом зарегистрированного за ним товарного знака "Абриколь" при осуществлении деятельности (оказании услуг).

При изложенных обстоятельствах постановление апелляционного суда от 06.04.2012 не может быть признано соответствующим требованиям статьи 271 АПК РФ, а также статьи 71 АПК РФ, поэтому подлежит отмене на основании части 3 статьи 288 АПК РФ как принятое с нарушением норм процессуального права, которые могли привести к принятию неправильного судебного акта. Дело подлежит направлению в Шестой арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение, при котором суду следует повторно рассмотреть спор в соответствии с требованиями статей 268-271 АПК РФ, а также с учетом доводов истца и возражений ответчика.

Руководствуясь статьями 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2012 по делу N А04-6161/2011 Арбитражного суда Амурской области отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Шестой арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

А.Н. Барбатов

Судьи

Т.Н. Карпушина С.Ю. Лесненко