Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23 мая 2013 г. N Ф04-2270/13 по делу N А46-26712/2012

г. Тюмень

23 мая 2013 г.

Дело N А46-26712/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 21 мая 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 мая 2013 года.

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:

председательствующего Перминовой И.В.

судей Кокшарова А.А.

Поликарпова Е.В.

при ведении протокола помощником судьи Кропочевой Л.В.

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Научно - производственный комбинат "ЭТИС", общества с ограниченной ответственностью "ЭТИС-Сервис", индивидуального предпринимателя Кабанова Аркадия Аркадьевича на постановление от 07.03.2013 Восьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Зиновьева Т.А., Веревкин А.В., Еникеева Л.И.) по делу N А46-26712/2012 по заявлению индивидуального предпринимателя Кабанова Аркадия Аркадьевича к обществу с ограниченной ответственностью "Научно - производственный комбинат "ЭТИС" (644012, Омская область, г.Омск, ул.Лермонтова, 179 "А", 28, ОГРН 1075543011070, ИНН 5504201844) о пресечении нарушения исключительных прав, о взыскании компенсации, о взыскании морального вреда.

Путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Омской области (судья Беседина Т.И.) в заседании участвовали представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Научно - производственный комбинат "ЭТИС" - Зорин Д.А. по доверенности от 15.01.2013, Шишурина Т.А. по доверенности от 15.01.2013;

от общества с ограниченной ответственностью "ЭТИС-Сервис" - Зорин Д.А. по доверенности от 15.01.2013;

индивидуальный предприниматель Кабанов А.А. (личность удостоверена паспортом), представители индивидуального предпринимателя - Рабецкий С.С. по доверенности от 27.03.2012 (сроком действия три года), Гордеева Н.Н. по доверенности от 27.03.2012 (сроком действия три года).

Суд установил:

индивидуальный предприниматель Кабанов Аркадий Аркадьевич (далее - Предприниматель, истец) обратился в Арбитражный суд Омской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комбинат "ЭТИС" (далее - ООО "НПК "ЭТИС", Общество, ответчик) об обязании прекратить использование при предоставлении услуг обозначения "ЭТИС", сходного до степени смешения с комбинированным товарным знаком истца "ЭТИС"; удалить обозначение и запретить его использование в материалах, документации, рекламе, вывесках, в сети "Интернет"; опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газете "Коммерческие Вести"; о взыскании 1 500 000 руб. компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, о взыскании 20 000 руб. компенсации морального вреда, о пресечении нарушения исключительных прав Предпринимателя на товарный знак "ЭТИС" путем запрета ответчику использовать в сети "Интернет" "etisomsk.ru" товарный знак, принадлежащий истцу, а также о взыскании 20 000 руб. судебных издержек, понесенных в связи с оплатой услуг представителя.

Решением от 12.12.2012 Арбитражного суда Омской области (судья Целько Т.В.) в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением от 07.03.2013 Восьмого арбитражного апелляционного суда принят отказ Предпринимателя от исковых требований в части пункта 2 искового заявления - пресечения нарушения исключительных прав Предпринимателя путем использования (администрирования) доменного имени "etisomsk.ru" в сети Интернет, производство по делу в указанной части прекращено. Решение суда отменено, принят по делу новый судебный акт. Исковые требования удовлетворены частично: на ООО "НПК "ЭТИС" возложена обязанность по прекращению использования обозначения "ЭТИС" в сфере оказания услуг 35, 37, 38, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ); удалению обозначения "ЭТИС" и прекращения его использования в материалах, документации, рекламе, вывесках, в сети Интернет; с ООО "НПК "ЭТИС" взыскано в пользу Предпринимателя 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 10 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 5 866, 67 руб. расходов на оплату государственной пошлины по иску. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано.

ООО "НПК "ЭТИС" обратилось с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм процессуального права (пункты 12, 13 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации); несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела; неисполнимость постановления апелляционной инстанции; неправомерное взыскание компенсации, просит отменить постановление апелляционной инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции. Подробно доводы ООО "НПК "ЭТИС" изложены в кассационной жалобе.

В порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ООО "ЭТИС-Сервис" обратилось с кассационной жалобой, в обоснование которой указывает, что судебным актом, принятым апелляционной инстанцией, нарушены права и законные интересы ООО "ЭТИС-Сервис", не привлеченного к участию в деле.

В отзыве на кассационные жалобы Предприниматель считает доводы кассационных жалоб необоснованными, а постановление суда апелляционной инстанции принятым при правильном применении норм материального права и при отсутствии нарушений норм процессуального права. Просит оставить его без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения.

В свою очередь Предприниматель также обратился с кассационной жалобой, в которой просит изменить постановление апелляционной инстанции в части размера взысканной компенсации, ссылаясь на то, что взысканная сумма в размере 100 000 рублей не возмещает истцу последствия нарушения его прав и просит принять в этой части новый судебный акт, удовлетворив его требования о взыскании с Общества в его пользу компенсацию в размере 1 500 000 рублей. Подробно доводы Предпринимателя изложены в кассационной жалобе.

Общество отзыв на кассационную жалобу Предпринимателя к моменту рассмотрения дела не представило.

В судебном заседании стороны поддержали свои доводы и возражения, изложенные в кассационных жалобах и отзыве.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалоб, отзывов на них, заслушав представителей сторон, кассационная инстанция не находит оснований для отмены постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судами установлено, что на имя Предпринимателя зарегистрирован товарный знак "ЭТИС", что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 382408 в отношении товаров 09, 11 и услуг 35 (реклама), 37 (строительство), 38 (телекоммуникации), 42 (научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки) классов МКТУ (приоритет товарного знака 14.12.2007, зарегистрирован 26.06.2009, срок действия до 14.12.2017) и свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 451250 в отношении товаров 11 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ (приоритет товарного знака 03.12.2009, зарегистрирован 17.01.2012, срок действия до 03.12.2019).

Ссылаясь на то, что с 14.12.2007 по настоящее время ООО "НПК "ЭТИС" использует товарный знак истца для привлечения внимания потребителей к информации о предлагаемых к продаже товарах и услугах, которые являются однородными товарам и услугам, защищаемым товарным знаком истца "ЭТИС" по кругу потребителей и рынку сбыта, Предприниматель полагает, что ответчик нарушает его исключительное право на товарный знак "ЭТИС" N 451250 и N 382408, в связи с чем обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь абзацем вторым пункта 4 статьи 54, пунктом 4 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в пункте 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29), пунктом 18 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", исходил из того, что запись о государственной регистрации ООО "НПК "ЭТИС" при создании внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 05.12.2007, то есть ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица до даты приоритета, установленного в отношении обозначения "ЭТИС"; доказательств использования соответствующего обозначения для индивидуализации соответствующих товаров, работ или услуг Предпринимателем не представлено.

Рассматривая дело в порядке апелляционного производства, суд апелляционной инстанции исходил из того, что предметом исследования в настоящем деле является установление обстоятельств, связанных с использованием ООО "НПК "ЭТИС" товарного знака "ЭТИС" N 451250 и N 382408, представляющего словесную аббревиатуру "ЭТИС", выполненную оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в сочетании серо-голубого и красного цветов, зарегистрированного Предпринимателем и являющегося обладателем исключительных прав на товарный знак; исковые требования не связаны с использованием ответчиком фирменного наименования ООО "НПК "ЭТИС".

Отменяя решение суда первой инстанции, и частично удовлетворяя требования Предпринимателя, арбитражный суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями подпункта 14 пункта 1 статьи 1225, пункта 1 статьи 1477, статьями 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, во взаимосвязи с имеющимися в материалах дела доказательствами, пришел к выводу о нарушении ООО "НПК "ЭТИС" исключительного права Предпринимателя на товарный знак (знак обслуживания) "ЭТИС".

Кассационная инстанция, поддерживая вывод суда апелляционной инстанции, исходит из положений норм материального права, указанных в судебном акте, и обстоятельств, установленных по делу.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалах дела доказательства: фотографии, распечатки из сети "Интернет", публикации из газет, суд апелляционной инстанции установил, что ответчиком словесное обозначение "ЭТИС" используется в материалах, документации, рекламе, вывесках.

Довод ответчика о том, что спорное графическое изображение на вывесках расположено под названием другого юридического лица (ООО "ЭТИС-Сервис") был предметом рассмотрения апелляционной инстанции, которая, отклоняя его, исходила из того, что название "ЭТИС" используется для обозначения группы предприятий, включая ООО "НПК "ЭТИС", объединенных одним составом участников обществ (учредитель Пашковский А.Н.), осуществляющих деятельность в одном сегменте рынка услуг (за исключением "ЭТИС-НЕДВИЖИМОСТЬ"), позиционирующих в средствах массовой информации свою деятельность в качестве группы компаний, что следует из рекламы, интервью учредителя, участия в выставках.

Учитывая, что со стороны ООО "НПК "ЭТИС" отказа от распространения в отношении него подобной рекламной информации не последовало, мер, направленных на исключение упоминания о себе в средствах массовой информации, ответчик также не предпринял, суд апелляционной инстанции обоснованно указал, что при таких обстоятельствах не имеет правового значения тот факт, какое из юридических лиц, входящих в группу компаний "ЭТИС", выступало непосредственным заказчиком распространения рекламных услуг всех перечисленных юридических лиц.

Поскольку информация об ответчике распространена в средствах массовой информации и в рекламной продукции с целью привлечения внимания потенциальных потребителей к информации о предлагаемых услугах, вывод суда апелляционной инстанции об использовании ООО "НПК "ЭТИС" спорного товарного знака в своей предпринимательской деятельности является правильным.

Доказательств, опровергающих данный вывод суда, Обществом в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Оценивая тождественность или сходство до степени смешения между использованным ответчиком словесным обозначением "ЭТИС" и товарным знаком Предпринимателя "ЭТИС", апелляционная инстанция исходила из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации), и разъяснений, содержащихся в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".

При этом суд апелляционной инстанции принял во внимание не только графическую (визуальную), звуковую (фонетическую), смысловую (семантическую) схожесть до степени смешения используемого ответчиком словесного обозначения "ЭТИС" с товарным знаком истца "ЭТИС", позволяющую произвести эффект сохранения устойчивого восприятия у потребителей услуг ООО "НПК "ЭТИС" как услуг, предлагаемых истцом, но и тот факт, что услуги, в отношении которых Предпринимателю предоставлена защита товарного знака (знака обслуживания) "ЭТИС", и услуги, оказываемые ответчиком, однородны.

При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о том, что Общество, используя в своей предпринимательской деятельности словесное обозначение "ЭТИС", размещая его в материалах, документации, рекламе, вывесках, в сети Интернет, нарушает исключительные права Предпринимателя на товарный знак (знак обслуживания) "ЭТИС", является обоснованным.

Исходя из изложенного, суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 62 Постановления N 5/29, правомерно удовлетворил

требования истца в части обязания ООО "НПК "ЭТИС" прекратить использование обозначения "ЭТИС" в сфере оказания услуг 35, 37, 38, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ); удаления обозначения "ЭТИС" и прекращения его использования в материалах, документации, рекламе, вывесках, в сети Интернет.

Довод Общества о том, что постановлением апелляционной инстанции наложен запрет на использование обозначения "ЭТИС" в фирменном наименовании, не нашел своего подтверждения.

Довод ответчика о том, что фотографии, содержащие графическое изображение элементов товарного знака, являются недостоверными доказательствами, поскольку не позволяют установить дату их изготовления, необоснован, так как на всех представленных фотографиях имеется дата, свидетельствующая о том, когда они были сделаны (л.д. 84-86, 105, 106 том 1, л.д. 10,11, 19-23 том 2), а на газетах указана дата и номер выпуска.

Доводы Общества сводятся к наличию у него права на фирменное наименование, тогда как по настоящему спору данные обстоятельства не входят в предмет рассмотрения, на что указано судом апелляционной инстанции.

В целом доводы Общества, изложенные в кассационной жалобе, направлены на переоценку выводов апелляционной инстанции, сделанных на основе полного и всестороннего исследования представленных в материалы дела доказательств и соответствующих установленным по делу обстоятельствам, поэтому в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отклонению.

Поскольку факт нарушения ответчиком исключительных прав Предпринимателя подтвержден материалами дела, суд обоснованно признал правомерными требования истца о взыскании с Общества компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак.

Определяя размер компенсации в сумме 100 000 рублей, арбитражный суд апелляционной инстанции руководствовался разъяснениями, содержащимися в пунктах 43.2 и 43.3 Постановления N 5/29, и исходил из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера допущенного нарушения, срока незаконного использования товарного знака (знака обслуживания), степени вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, возможных убытков, что не противоречит статьям 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и соответствует обстоятельствам дела с учетом принципов разумности, справедливости и соразмерности.

Довод Предпринимателя о том, что размер взысканной компенсации не возмещает истцу последствия нарушения его прав, документально не подтвержден.

Ссылка истца на наличие лицензионного договора и получение по нему доходов, кассационной инстанцией отклоняется, поскольку данный довод не был предметом рассмотрения в суде; в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие позицию Предпринимателя.

При таких обстоятельствах кассационная жалоба Предпринимателя удовлетворению не подлежит.

По результатам рассмотрения кассационных жалоб ООО "НПК "ЭТИС" и Предпринимателя Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа приходит к выводу о том, что суд апелляционной инстанции полно и всесторонне исследовал доказательства по делу, дал им правильную оценку и не допустил нарушения или неправильного применения норм материального права.

Нарушения либо неправильного применения норм процессуального права, в том числе предусмотренных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при рассмотрении дела не установлено.

При таких обстоятельствах оснований для отмены постановления апелляционной инстанции и удовлетворения кассационных жалоб ООО "НПК "ЭТИС" и Предпринимателя не имеется.

Кассационная жалоба ООО "ЭТИС-Сервис" подана в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Указанная жалоба принята Федеральным арбитражным судом Западно-Сибирского округа к производству с целью проверки фактов нарушения прав и законных интересов ООО "ЭТИС-Сервис" оспариваемым судебным актом и, соответственно, наличия у него права на обжалование постановления суда апелляционной инстанции в кассационном порядке.

Согласно статье 273 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации право кассационного обжалования вступивших в законную силу судебных актов первой и апелляционной инстанций имеют лица, участвующие в деле (статья 40 Кодекса) и иные лица в случаях, предусмотренных в Кодексе.

Лица, не участвующие в деле, о правах и обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт (статья 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

ООО "ЭТИС-Сервис", ссылаясь на то, что в мотивировочной части постановления апелляционной инстанции содержится ссылка об использовании ООО "ЭТИС-Сервис" словесного и графического изображения товарного знака истца, считает, что суд апелляционной инстанции принял решение о правах и обязанностях ООО "ЭТИС- Сервис", не привлеченного к участию в деле.

Однако постановление апелляционной инстанции не содержит решения о каких-либо правах ООО "ЭТИС-Сервис", не возлагает на него какие-либо обязанности, поэтому на ООО "ЭТИС-Сервис" не могут распространяться положения статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем производство по кассационной жалобе ООО "ЭТИС-Сервис" подлежит прекращению применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 150, пунктом 1 части 1 статьи 287, частью 1 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

постановил:

постановление от 07.03.2013 Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А46-26712/2012 оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комбинат "ЭТИС" и индивидуального предпринимателя Кабанова Аркадия Аркадьевича - без удовлетворения.

Производство по кассационной жалобе общества с ограниченной ответственностью "ЭТИС-Сервис" прекратить.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

И.В. Перминова

Судьи

А.А. Кокшаров Е.В. Поликарпов