Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 11 февраля 2013 г. N Ф09-7203/11 по делу N А71-2765/2011

Екатеринбург

11 февраля 2013 г.

Дело N А71-2765/2011

ГАРАНТ:

См. также Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2012 г. N 17АП-5568/11

См. также Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2012 г. N 17АП-1597/12

См. также Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 ноября 2011 г. N Ф09-7203/11 по делу N А71-2765/2011

См. также Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 сентября 2011 г. N 17АП-5568/11

См. также Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 июля 2011 г. N 17АП-5568/11

Резолютивная часть постановления объявлена 05 февраля 2013 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 февраля 2013 г.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Сулейменовой Т.В.,

судей Платоновой Е.А., Лазарева С.В.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Зыкиной Татьяны Михайловны на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.06.2012 по делу N А71-2765/2011 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2012 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании принял участие представитель компании "Шаньтоу С.Е.З.Е-Шэн Гармент Ко., Лтд" (далее - компания) - Захаров Р.А. (доверенность от 07.06.2010).

Компания обратилась в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к предпринимателю Зыкиной Т.М. о признании товара, предлагаемого к продаже ответчиком, контрафактным; обязании ответчика прекратить реализацию товаров, маркированных товарным знаком "LAFЕI-NIER" и сходными с ним до степени смешения обозначениями; изъятии у ответчика и уничтожении за счет ответчика контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, вывесок, на которых размещено обозначение "LAFЕI-NIER" и сходные до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком обозначения и взыскании 500 000 руб. компенсации.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 14.06.2011 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Ультрамар" (далее - общество "Ультрамар").

В судебном заседании 28.04.2012 истец на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым просил:

1. признать товар, предлагаемый к продаже ответчиком, контрафактным;

2. обязать ответчика прекратить реализацию товаров, маркированных товарным знаком "LAFЕI-NIER" по свидетельству N 228658, правообладателем которого является истец, и сходными до степени смешения обозначениями "LAFEI STAR", "LAFEI PIZZA", "LAFEI KUNSAI", "LAFEI LIWEI";

3. изъять у ответчика и уничтожить за счет ответчика контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, вывески, на которых размещены обозначения, сходные до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком по свидетельству N 228658 в количестве 13616 единиц (хранившихся по адресу: г. Казань, ул. Нариманова, 50);

4. взыскать с ответчика 500 000 руб. компенсации.

Ходатайство истца об уточнении исковых требований судом первой инстанции удовлетворено.

Определением председателя Арбитражного суда Удмуртской Республики от 25.05.2012 на основании ч. 2 ст. 152 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срок рассмотрения дела продлен до шести месяцев.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.06.2012 (судья Сидоренко О.А.; с учетом определения об исправлении арифметической ошибки от 29.09.2012) исковые требования удовлетворены частично. Товар, предлагавшийся к продаже ответчиком в качестве индивидуального предпринимателя, маркированный товарным знаком "LAFEI-NIER" по свидетельству N 228658, правообладателем которого является истец, и сходными с ним до степени смешения обозначениями "LAFEI STAR", "LAFEI PIZZA", "LAFEI KUNSAI", "LAFEI LIWEI", признан контрафактным, постановлено изъять у ответчика и уничтожить за его счет контрафактный товар. С предпринимателя Зыкиной Т.М. в пользу истца взыскано 50 000 руб. 00 коп. компенсации. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2012 (судьи Дружинина Л.В., Масальская Н.Г., Рубцова Л.В.) решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе предприниматель Зыкина Т.М. просит обжалуемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на нарушение судами ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 6, 10, 66, 71, 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела доказательствам, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела. Заявитель полагает, что она предприняла все зависящие от нее меры по соблюдению норм действующего законодательства, поскольку на момент заключения лицензионного договора использования товарного знака "LAFEI-NIER" от 10.06.2009 N 3 общество "Ультрамар" являлось правообладателем товарного знака "LAFEI-NIER" в соответствии со свидетельством N 328349. По ее мнению, спорная продукция введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации с согласия истца. Товар с товарным знаком "LAFEI-NIER" на протяжении длительного времени ввозился на территорию Российской Федерации. Предприниматель Зыкина Т.М. также считает, что суд в нарушение ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о назначении экспертизы для проведения сравнительного анализа образцов джинсовой одежды, изъятой у ответчика, с образцами одежды, представленными истцом, в целях подтверждения факта реализации оригинальной продукции, произведенной истцом. Заявитель указывает на неправомерность отказа в удовлетворении ходатайства ответчика об истребовании у Следственного управления при Управлении внутренних дел по городскому округу Химки изъятых в ходе обыска доказательств приобретения предпринимателем Зыкиной Т.М. на вторичном рынке оригинального товара, изготовленного истцом (договоры купли-продажи, товарные накладные и спецификации индивидуального предпринимателя Рощина Т.Л., общества с ограниченной ответственностью "Виктори").

В пояснениях к кассационной жалобе компания возражает против изложенных в ней доводов, считает их необоснованными, просит оставить в силе обжалуемые судебные акты.

Законность решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами, компания является правообладателем товарного знака "LAFEI NIER" по свидетельству N 228658 с приоритетом от 20.06.2002 в отношении товаров 25 класса МКТУ, включающим в себя словесный элемент "LAFEI-NIER", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

За обществом "Ультрамар" 20.06.2007 произведена регистрация права на товарный знак по свидетельству N 328249 с приоритетом от 26.09.2005 в отношении услуг 35 класса МКТУ - продажа, реализация товаров народного потребления (текстильной промышленности).

Товарный знак по свидетельству N 328249 представляет собой словесное обозначение "LAFEI-NIER", выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с простановкой знака дефиса между ними.

Обществом "Ультрамар" (лицензиар) и предпринимателем Зыкиной Т.М. (лицензиат) подписан лицензионный договор использования товарного знака "LAFEI-NIER" от 10.06.2009 N 3, в соответствии с условиями которого лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора за уплачиваемое лицензиатом вознаграждение право использования товарного знака, выполненного согласно свидетельства на товарный знак "LAFEI-NIER" (N 328249 с приоритетом от 26.09.2005, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации 20.06.2007, срок действия регистрации истекает 26.09.2012).

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) от 29.06.2010, вынесенным в том числе по заявлению компании, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 328249 признано недействительным полностью.

Компания, ссылаясь на отсутствие у общества "Ультрамар" права на товарный знак по свидетельству N 328249, ничтожность лицензионного договора от 10.06.2009 N 3, заключенного между обществом "Ультрамар" и предпринимателем Зыкиной Т.М.; незаконное использование предпринимателем Зыкиной Т.М. товарного знака истца (размещение товарного знака на рекламной вывеске у входа в магазин, размещение рекламы джинсовой одежды с указанным товарным знаком в сети Интернет, реализация одежды с указанным товарным знаком, а также сходными до степени смешения обозначениями "LAFEI STAR", "LAFEI PIZZA", "LAFEI KUNSAI", "LAFEI LIWEI"), обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя исковые требования, суды исходили из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу подп. 1 п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими законами.

Согласно п. 1 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В силу п. 2 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (п. 3 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2010 года предпринимателем Зыкиной Т.М. на торговой точке, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нариманова, 50 осуществлена реализация одежды, на которой использовались обозначения "LAFEI-NIER", "LAFEI STAR", "LAFEI PIZZA", "LAFEI KUNSAI", "LAFEI LIWEI", сходные до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец - компания по свидетельству N 228658.

Факт продажи ответчиком указанной одежды подтверждается договором аренды нежилого помещения от 01.02.2010, договором купли-продажи товара с обществом с ограниченной ответственностью "Приоритет" от 24.11.2010, товарными накладными от 26.11.2010, счетом от 24.11.2010 N 1, платежным поручением от 25.11.2010 N 10. Данное обстоятельство ответчиком не оспаривается.

При таких обстоятельствах, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств передачи в порядке, предусмотренном ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, ответчику исключительных прав на использование товарного знака истца, суды пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.

Как установлено судами, решением Роспатента от 29.06.2010, вынесенным в том числе по заявлению компании, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 328249 признано недействительным полностью. При этом Роспатент пришел к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству N 328249 противоречит п. 3 ст. 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 04.08.2011 по делу N А40-98432/2010 обществу "Ультрамар" отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Роспатента от 29.06.2010 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 328249 недействительным полностью.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2010 по делу N А40-15920/2009 договор купли-продажи товаров народного потребления с правом эксклюзивной поставки от 01.03.2005 между обществом "Ультрамар" и истцом признан незаключенным ввиду отсутствия доказательств ее совершения компанией, действия общества "Ультрамар", выразившиеся в подаче заявки на регистрацию товарного знака "LAFEI-NIER" по заявке N 2005724372, признаны злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2010 по делу N А40-126246/2009 обществу "Ультрамар" запрещено использовать обозначение "LAFEI-NIER", сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 228658 в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайтах www.lafei-nier.ru, www lafeinier.ru, а также использовать обозначение "LAFEI-NIER" в доменных именах lafei-nier.ru, lafeinier.ru.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2010 по делу N А40-126224/09 обществу "Ультрамар" запрещено использовать обозначение "LAFEI-NIER", а также сходные с ним до степени смешения обозначения, при индивидуализации товаров по 25 классу МКТУ, в частности, путем размещения обозначения "LAFEI-NIER" и сходных с ним до степени смешения обозначений на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 ст. 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае признания предоставления правовой охраны товарного знака недействительным свидетельство на товарный знаки и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются.

Учитывая, что после принятия решения Роспатентом (29.06.2010) ответчик продолжал предлагать к продаже и реализовывать товары, маркированные товарным знаком истца (договор купли-продажи товара с обществом с ограниченной ответственностью "Приоритет" от 24.11.2010, товарные накладные от 26.11.2010, счет от 24.11.2010 N 1, платежное поручение от 25.11.2010 N 10), суды пришли к правильному выводу о нарушении ответчиком прав истца.

Кроме того, ответчиком не отрицается, что спорная продукция приобретена ею у общества "Ультрамар", признанного нарушителем исключительного права истца на товарный знак.

При таких обстоятельствах суды правомерно удовлетворили требования о признании названного товара контрафактным, об обязании изъять у ответчика и уничтожить за его счет контрафактный товар и взыскании с предпринимателя Зыкиной Т.М. в пользу истца 50 000 руб. компенсации.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что она не является нарушителем исключительных прав истца ввиду введения джинсовой одежды с обозначением "LAFEI-NIER" в гражданский оборот на территории Российской Федерации с согласия истца, что в силу статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак, отклоняется, поскольку доказательств введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия предлагаемой ответчиком к продаже продукции, не представлено.

Ссылка предпринимателя Зыкиной Т.М. на необоснованность отклонения судом ходатайства о назначении экспертизы для проведения сравнительного анализа образцов джинсовой одежды, изъятой у ответчика, с образцами одежды, представленными истцом, в целях подтверждения факта реализации оригинальной продукции, произведенной истцом, не принимается. При отсутствии доказательств введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации предлагаемой ответчиком к продаже продукции (в том числе оригинальной) непосредственно правообладателем или с его согласия уполномоченными импортерами, данное обстоятельство не имеет правового значения для разрешения спора.

Довод заявителя кассационной жалобы о неправомерности отказа в удовлетворении ходатайства ответчика об истребовании у Следственного управления при Управлении внутренних дел по городскому округу Химки изъятых в ходе обыска доказательств приобретения предпринимателем Зыкиной Т.М. на вторичном рынке оригинального товара, изготовленного истцом, был рассмотрен судом апелляционной инстанции, ему дана надлежащая правовая оценка. В названном ходатайстве отсутствуют ссылки на документы, свидетельствующие о том, что реализуемая ответчиком продукция введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия уполномоченными импортерами. То обстоятельство, что ответчик приобретал продукцию у общества "Ультрамар", а то, в свою очередь, у других лиц, не может само по себе свидетельствовать о введении данной продукции в оборот на территории Российской Федерации с согласия компании или уполномоченных ею лиц (т.7 л.д.141). На приобретение продукции именно у этих лиц и наличие соответствующих доказательств, ответчик не ссылался.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в силу ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены обжалуемых судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено, кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 29.06.2012 по делу N А71-2765/2011 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2012 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Зыкиной Татьяны Михайловны - без удовлетворения.

Председательствующий

Т.В. Сулейменова

Судьи

Е.А. Платонова С.В. Лазарев