Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2021 г. N С01-1938/2020 по делу N А32-9927/2020 Суд отменил апелляционное определение, оставив в силе решение суда первой инстанции о частичном взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, поскольку доказаны факты наличия у истца исключительного права на спорный товарный знак и нарушения ответчиком данного права путем реализации товара, на упаковке которого нанесено изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2021 г. N С01-1938/2020 по делу N А32-9927/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 9 февраля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Булгакова Д.А., Мындря Д.И.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Курганинский мясоптицекомбинат" (ул. Д. Бедного, д. 288, г. Курганинск, р-н. Курганинский, Краснодарский край, 352430, ОГРН1022304132509) на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2020 по делу N А32-9927/2020,

по иску закрытого акционерного общества "Микояновский мясокомбинат" (ул. Талалихина, д. 41, стр. 14, Москва, 109316, ОГРН 1027739019934) к закрытому акционерному обществу "Курганинский мясоптицекомбинат" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества "Курганинский мясоптицекомбинат" посредством онлайн-заседания - Шпан Д.А. (по доверенности от 13.01.2021);

от закрытого акционерного общества "Микояновский мясокомбинат" - Ременников И.Г. (по доверенности от 12.12.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат" (далее - общество "Микояновский мясокомбинат") обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Курганинский мясоптицекомбинат" (далее - общество "Курганинский мясоптицекомбинат") с требованиями о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 590927 в размере 5 254 595 рублей, и о возложении на общество "Курганинский мясоптицекомбинат" обязанности опубликовать за свой счет резолютивную часть решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газете "Кубанские новости" размером не менее 1/8 полосы.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.10.2020 исковые требований удовлетворены частично. С общества "Курганинский мясоптицекомбинат" в пользу общества "Микояновский мясокомбинат" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 590927 в размере 2 627 297 рублей. Суд обязал общество "Курганинский мясоптицекомбинат" опубликовать за свой счет резолютивную часть решения, с указанием о допущенном нарушении исключительных прав общества "Микояновский мясокомбинат" и о действительном правообладателе товарного знака "Светская" по свидетельству Российской Федерации N 590927 в газете "Кубанские новости", размером не менее 1/8 полосы. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суд от 02.12.2020 решение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.10.2020 изменено: с общества "Курганинский мясоптицекомбинат" в пользу общества "Микояновский мясокомбинат" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 590927 в размере 5 254 595 рублей. В остальном решение оставлено без изменения.

Не согласившись с постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2020, общество "Курганинский мясоптицекомбинат" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить постановление суда апелляционной инстанции.

В поданной кассационной жалобе ответчик выражает несогласие с выводом суда апелляционной инстанции об отсутствии в спорной ситуации критериев, приведенных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П) и в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - Постановление N 40-П), являющихся основаниями для снижения размера компенсации, полагает, что судом первой инстанции были обоснованно учтены указанные позиции в данном деле и снижен размер компенсации до однократной стоимости товаров, на которых незаконно размещен спорный товарный знак.

Ответчик считает, что вывод суда апелляционной инстанции о повторности допущенного нарушения является ошибочным, так как нарушение исключительных прав истца, допущенное ответчиком и установленное в рамках настоящего дела и дела N А32-10181/2020, было допущено в один день, претензии истца в рамках данных судебных дел были направлены в один день.

Вывод суда апелляционной инстанции о повторности нарушения, по мнению ответчика, не соответствует материалам дела, так как в материалах настоящего дела отсутствуют доказательства повторности нарушений со стороны ответчика после получения претензии истца.

Ссылаясь на имеющиеся в материалах дела доказательства (копия оборотно-сальдовой ведомости), заявитель кассационной жалобы считает, что им было доказано обстоятельство того, что реализация спорного товара с обозначением "Светская" не является существенной частью деятельности общества "Курганинский мясоптицекомбинат", поскольку согласно представленным доказательствам, количество реализованного спорного товара в процентном соотношении от общего объема продукции ответчика составляет всего 0,22%.

Ответчик считает также, что материалами дела подтверждено обстоятельство того, что нарушение не носило грубый характер, поскольку ответчик после получения претензии истца принял все необходимые меры по прекращению нарушений прав истца; о прекращении реализации колбас "Светская" сообщил истцу письмом от 12.09.2019.

Помимо изложенного ответчик отмечает, что просил суд учесть его тяжелое финансовое положение, в подтверждение которого представил письмо банка от 14.09.2020 N 586, копии кредитных договоров, вместе с тем данное обстоятельство не было учтено судом апелляционной инстанции.

Истец представил отзыв на кассационную жалобу, в котором, ссылаясь на то, что доводы ответчика направлены на переоценку выводов суда апелляционной инстанции, просит оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, изложенные ими в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами общество "Микояновский мясокомбинат" является правообладателем словесного товарного знака "Светская" по свидетельству Российской Федерации N 590927, зарегистрированного 14.10.2016 в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, со сроком действия исключительного права до 09.09.2024, приоритет от 09.09.2014.

Истцом в августе 2019 года при проведении контрольных мероприятий по использованию товарных знаков, был выявлен факт реализации колбасы производства общества "Курганинский мясоптицекомбинат" в Краснодарском крае, маркированной обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 590927.

В подтверждение факта использования ответчиком обозначения "Светская" при маркировке выпускаемой продукции истцом в материалы дела представлены: фотографии с изображением контрафактного товара, кассовый чек от 19.08.2019.

При этом как утверждал истец, права на использование указанного товарного знака ответчику предоставлены не были.

22.08.2019 истец направил в адрес ответчика претензию N 17-05/1009/2019 с требованием о прекращении использования обозначения "Светская" и о выплате компенсации.

Ответным письмом от 12.09.2019 исх. N 765 ответчик сообщил истцу о прекращении реализации колбас "Светская", прекращении действия декларации о соответствии данного товара и отзыве сертификата соответствия, однако в добровольном порядке компенсацию не выплатил.

Полагая, что использованием ответчиком спорного обозначения "Светская" без заключения соответствующего договора с правообладателем нарушены исключительные права истца на принадлежащий ему объект интеллектуальной собственности, общество "Микояновский мясокомбинат" обратилось в суд с настоящим иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Компенсация истцом рассчитана на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а именно в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, в сумме 5 254 595 руб.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1248, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, признав доказанными факты наличия у истца исключительного права на спорный товарный знак и нарушения ответчиком указанного права путем реализации товара, на упаковке которого нанесено изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения иска.

При этом исследовав и оценив в совокупности и взаимной связи представленные в дело доказательства по правилам главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о применении к спорным правоотношениям правовых позиций, изложенный в постановлении N 28-П и в постановлении N 40-П, и возможности снижения в рассматриваемом случае размера компенсации, определенного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ до однократного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, что составило 2 627 297 руб.

Изменяя решение суда от 02.10.2020, суд апелляционной инстанции согласился с установленными судом первой инстанции фактами наличия у истца права на подачу иска и нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак, однако, указав на отсутствие оснований для применения к спорным правоотношениям правовых позиций, изложенных в постановлении N 40-П, ввиду того, что ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие о несоразмерности определенной суммы компенсации последствиям нарушения, о том, что нарушение допущено ответчиком впервые и использование спорных объектов не является существенной частью деятельности ответчика и не носит грубый характер, констатировал отсутствие оснований для снижения размера заявленной компенсации и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав представителей сторон, явившихся в судебное заседание, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Как установлено судами и не оспаривается лицами, участвующими в деле, обществом "Микояновский мясокомбинат" доказано наличие исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 590927 и факт нарушения ответчиком указанных прав истца.

Выводы судов в этой части не являются предметом обжалования в порядке кассационного производства, в связи с этим не подлежат проверке.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, рассчитанной в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Согласно пункту 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Как отмечено в пункте 62 Постановления N 10, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно абзацу шестому пункта 61 Постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции отмечает, что определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Как следует из содержания судебных актов, судами установлена двукратная стоимость контрафактных товаров, составляющая 5 254 595 руб. (4321 кг. объема реализованной колбасы "Светская" * 608 руб. 03. коп. (средняя стоимость реализованной продукции) * 2).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в Постановлении N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении N 40-П, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может быть менее стоимости права использования товарного знака).

Судебная коллегия отмечает, что снижение судом размера компенсации ниже низшего размера было возможно при соблюдении критериев, приведенных в Постановлении N 28-П и Постановлении N 40-П, при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Как следует из материалов дела, ответчиком было представлено мотивированное ходатайство о снижении заявленного размера компенсации.

Из содержания решения от 02.10.2020 следует, что судом первой инстанции дана оценка доводам ответчика, изложенным в ходатайстве о снижении размера компенсации и представленным в материалы дела доказательствам.

Так, суд первой инстанции, оценив в совокупности и взаимной связи представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу о возможности применения в рассматриваемом случае правовых позиций, изложенных в Постановлении N 28-П и Постановлении N 40-П, и снижения размера компенсации до однократного размера стоимости контрафактных товаров, поскольку установил добровольное прекращение ответчиком использования товарного знака истца сразу после получения претензии и обстоятельство того, что правонарушение совершено ответчиком впервые, а также учел характер допущенного нарушения (по неосторожности), тяжелое материальное положение ответчика (значительные суммы кредитования) и незначительный объем реализации спорного товара маркированного обозначением "Светская" в процентном соотношении от общего объема реализованных ответчиком колбасных изделий (0,22%).

Частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

В соответствии с пунктами 12 и 13 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле; а также мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью или в части.

Не соглашаясь с выводами суда первой инстанции о возможности применения в рассматриваемом случае правовых позиций изложенных в Постановлении N 28-П и Постановлении N 40-П, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие наличие оснований для снижения определенного истцом размера компенсации.

При этом, в нарушение пунктов 12 и 13 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции, изменяя решение суда исключительно по причине несогласия с данной судом оценкой обстоятельств и материалов дела, не привел в обжалуемом постановлении какие-либо мотивы, в частности не опроверг установленные судом первой инстанции обстоятельства, на основании которых суд установил совокупность условий для снижения размера компенсации ниже установленного законом минимального предела, а также не указал, на основании каких иных доказательств он сделал противоположные выводы.

Суд кассационной инстанции полагает, что суд первой инстанции обоснованно учел следующие обстоятельства: добровольное прекращение использования спорного товарного знака сразу после получения соответствующей претензии от истца, совершение правонарушения в отношении указанного товарного знака впервые, незначительный объем реализации колбасы "Светская" в процентном соотношении от общего объема реализованных ответчиком колбасных изделий (0,22%), характер допущенного нарушения (по неосторожности), тяжелое материальное положение ответчика, которые подтверждены соответствующими доказательствами (письмо от 12.09.2019 N 765, уведомление о прекращении действия деклараций о соответствии, копия оборотно-сальдовой ведомости, письмо банка от 14.09.2020 N 586, копии кредитных договоров) и не опровергнуты истцом документально, в связи с этим правомерно снизил заявленный размер компенсации.

Вопреки выводам суда апелляционной инстанции и доводам истца, заявленным в отзыве на кассационную жалобу, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что в рассматриваемом случае отсутствует признак повторности правонарушения, поскольку проведенные истцом контрольные закупки колбасных изделий, производимых ответчиком, в рамках настоящего дела и дела N А32-10181/2020 совершены в один незначительный временной интервал (разница в три дня).

Суд кассационной инстанции отмечает, что для констатации судом факта повторного нарушения исключительных прав (неоднократного), должен быть временной интервал после обнаружения факта нарушения, уведомления ответчика об этом (направление претензии), отсутствием правовой реакции на претензию и после этого фиксации повторного факта нарушения исключительных прав принадлежащих правообладателю.

Таким образом, суд кассационной инстанции находит необоснованным вывод суда апелляционной инстанции о неоднократном нарушении ответчиком исключительных прав истца.

С учетом изложенного, судебная коллегия суда кассационной инстанции приходит к выводу о том, что суд первой инстанции правомерно исходил из доказанности наличия обстоятельств для снижения заявленного размера компенсации до однократного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак истца, что составило 2 627 297 руб. компенсации.

Вывод суда первой инстанции соответствует материалам дела и правовым позициям, изложенным в Постановлении N 28-П и Постановлении N 40-П.

С учетом изложенного, поскольку выводы суда апелляционной инстанции противоречат установленным фактическим обстоятельствам и представленным сторонами спора доказательствам, которые были предметом исследования и оценки суда первой инстанции, тогда как судом первой инстанции фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств при правильном применении норм материального права и с соблюдением норм процессуального права, в силу пункта 5 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене, а решение суда первой инстанции оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2020 по делу N А32-9927/2020 отменить, решение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.10.2020 по тому же делу оставить в силе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря